Un abogado especializado en marcas ha recopilado de forma sistemática información sobre el régimen de marcas de la India, desde una visión general del sistema hasta la presentación de solicitudes, el examen, el registro, la renovación, la oposición, la anulación y la respuesta ante infracciones, además de incluir comparaciones con el régimen japonés y aspectos prácticos a tener en cuenta. Le invitamos a utilizar este documento para elaborar estrategias de marcas de las empresas japonesas que estén considerando entrar en el mercado indio.
Puntos clave de este artículo
INDIA TRADEMARK
Guía completa sobre el sistema y la práctica de las marcas en la India para empresas japonesas, elaborada por un abogado especializado en propiedad industrial. Ofrece una explicación sistemática en siete secciones, desde la solicitud hasta el ejercicio de los derechos, pasando por una comparación con el sistema japonés.
Índice
El régimen de marcas de la India se rige por la Ley de Marcas de 1999 (The Trade Marks Act, 1999) y su reglamento de aplicación, el Reglamento de Marcas de 2017.La administración de las marcas es competencia de la Oficina de Propiedad Intelectual de la India (CGPDTM), que se encarga del registro y la protección de las marcas, así como de la prevención de su uso indebido. La India es parte del Convenio de París (al que se adhirió en 1998) y del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, y en 2013 se adhirió al Protocolo del Arreglo de Madrid (sistema de solicitud internacional de marcas).
Según la Ley de Marcas de la India, una «marca» es un «signo que pueda representarse gráficamente y que permita distinguir los productos o servicios de una persona de los de otras». Concretamente, pueden registrarse como marcas las letras, los nombres, las etiquetas, los dibujos, los números, los símbolos, la forma de los productos, el embalaje, las combinaciones de colores, así como las combinaciones de estos elementos o los signos equivalentes.
Tipos de marcas registrables
En la India, cualquier persona que utilice su propia marca o tenga la intención de utilizarla puede presentar una solicitud de registro de marca (tanto personas físicas como jurídicas). También pueden presentar solicitudes los residentes en el extranjero, pero en ese caso deberán designar a un representante en la India (por ejemplo, un agente de marcas) y presentar la solicitud ante la Oficina de Registro de Marcas competente según la ubicación de dicho representante.
Las oficinas de registro de marcas de la India se encuentran en cinco localidades del país: Bombay, Delhi, Chennai, Calcuta y Ahmedabad, y la oficina competente se determina en función de la dirección del solicitante (o de su representante).
| Concepto | Requisitos y contenido |
|---|---|
| Idioma de la solicitud | Inglés o hindi (las empresas extranjeras suelen realizar los trámites en inglés) |
| Solicitud | Presentar el formulario TM-A, etc. |
| Representación de la marca | Representación precisa de los elementos gráficos, caracteres, etc. (los caracteres que no sean del alfabeto inglés deben traducirse o transcribirse al inglés) |
| Datos del solicitante | Nombre y apellidos, dirección (en el caso de personas jurídicas: denominación, domicilio social y forma jurídica) |
| Productos y servicios designados | Descripción basada en las 45 clases de la Clasificación de Niza |
| Documentos de derecho de prioridad | En el momento de reivindicar la prioridad del Convenio de París (con traducción al inglés) |
| Declaración de uso | Requisito específico de la India. Se debe indicar claramente si se está utilizando o se prevé utilizar la marca; si se está utilizando, se debe especificar la fecha de la primera utilización |
| Pruebas de uso | En caso de uso actual, declaración jurada (Affidavit) o facturas, etc. |
| Poder | Si se actúa a través de un representante, se requiere un poder notarial (Power of Attorney). |
Requisitos específicos de la India: en el momento de la solicitud es necesario declarar el estado de uso en el territorio indio. Si ya se está utilizando, se debe especificar la fecha de primer uso y se exigirá adjuntar una declaración jurada (Affidavit) o pruebas documentales (facturas, documentos de ventas, etc.) que acrediten el uso.
La India sigue la Clasificación de Niza y cuenta con un total de 45 clases, por lo que es posible presentar solicitudes para varias clases en una sola solicitud. Además, en la India se admiten las marcas en serie (un sistema que permite registrar varias marcas similares en una sola solicitud), por lo que, por ejemplo, se pueden solicitar y registrar como «serie» marcas similares que difieran en el color o en una pequeña parte de la inscripción (un sistema que no existe en Japón). Asimismo, también se regulan las marcas asociadas (un sistema que permite gestionar marcas similares de forma conjunta).
La solicitud de marcas se realiza mediante solicitud electrónica en línea o presentación en papel. La Oficina de Propiedad Intelectual de la India cuenta con un sistema integral de solicitud electrónica, y en el caso de las solicitudes en línea, las tasas oficiales son ligeramente más económicas (medida de fomento de la solicitud electrónica). Al ser un país signatario del Protocolo del Arreglo de Madrid, también es posible designar a la India a través del Arreglo de Madrid basándose en una solicitud o registro de base en Japón.
Tras la presentación de la solicitud, se lleva a cabo en primer lugar un examen de forma, en el que se comprueban los datos consignados en la solicitud, la integridad de la documentación presentada, el pago de las tasas, así como la adecuación de la clasificación y la denominación de los productos y servicios designados. Si no se detectan problemas de forma, se pasa al examen de fondo.
Dos requisitos del examen de fondo
Este examen de fondo se lleva a cabo de forma centralizada en Bombay, donde se encuentra la sede de la Oficina de Registro de Marcas de la India, y el examinador realiza una comparación con la base de datos de marcas anteriores.
Si existen motivos de denegación o condiciones, el examinador emite un informe de primer examen (First Examination Report) y lo notifica al solicitante. Por lo general, el solicitante debe presentar un escrito de alegaciones o una solicitud de corrección en el plazo de un mes a partir de la recepción de la notificación (si existe una razón justificada, es posible solicitar una prórroga del plazo). También existe la posibilidad de mantener una entrevista (audiencia) con el examinador, para lo cual se recurre a videoconferencias.
Importante: En la India se ha abolido el sistema de apelación similar al de Japón, por lo que, si la solicitud es denegada en el examen, el solicitante deberá interponer un recurso de anulación ante el Tribunal Superior.
Las marcas que han recibido una resolución de registro se publican inmediatamente en el Boletín de Marcas (Trade Marks Journal) y se hacen públicas. El Boletín de Marcas es un boletín oficial electrónico que se publica semanalmente (normalmente los lunes) en el sitio web oficial de la Oficina de Propiedad Intelectual de la India.
Cualquier persona puede presentar una oposición contra una solicitud publicada en el boletín dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación.
| Contenido | Contenido |
|---|---|
| Certificado de registro | Se expide en formato PDF con firma electrónica |
| Periodo de validez | 10 años a partir de la fecha de solicitud |
| Duración total del proceso | Una media de entre 2 y 3 años (24 a 36 meses). *Se puede acortar si se utiliza el sistema de examen acelerado |
La vigencia de los derechos de marca en la India está fijada en 10 años a partir de la fecha de solicitud. El titular de la marca puede mantener el registro presentando una solicitud de renovación (Renewal) antes de que expire dicho plazo. El periodo de prórroga por renovación también es de 10 años, y es posible renovarlo cada 10 años de forma prácticamente indefinida.
Plazo de gracia más largo que en Japón
Aunque se haya dejado pasar el plazo de renovación, se concede un periodo de gracia (grace period) de 6 meses tras la expiración durante el cual se puede realizar el trámite de renovación pagando una tasa adicional. Además, en la India, incluso tras la caducidad, es posible solicitar la restablecimiento del registro (Restoration) como medida de salvamento especial, siempre que se haga en un plazo de entre 6 meses y 1 año. En Japón, solo es posible la renovación por omisión dentro de los 6 meses siguientes a la expiración; una vez transcurrido este plazo, no se puede restablecer el derecho.
Aunque no se exige la presentación de pruebas de uso en el momento de la renovación, las marcas que no se hayan utilizado en absoluto durante los cinco años siguientes al registro corren el riesgo de que terceros soliciten su cancelación por falta de uso. De conformidad con el artículo 47 de la Ley de Marcas de la India, si una marca no se ha utilizado de buena fe en el territorio indio en el plazo de cinco años desde la fecha de registro (en la práctica, cinco años y tres meses desde la fecha de registro), cualquier parte interesada puede solicitar la cancelación del registro de dicha marca.
Aspectos prácticos: este plazo es más largo que el de la «anulación por falta de uso durante tres años» de Japón, por lo que es importante que las empresas que se expandan a la India generen un historial de uso de la marca lo antes posible tras el registro.
Si se producen cambios en el nombre o la dirección del titular tras el registro de la marca, o en caso de cesión de los derechos de marca, se recomienda solicitar la modificación del registro (cambio de datos) en el registro de marcas. La Ley de Marcas de la India permite la libre cesión y transferencia de marcas, por lo que es posible ceder (Assignment) tanto las marcas registradas como las marcas en trámite (ya sea con fondo de comercio o sin él).
Además, en la India existe un sistema de concesión de licencias, y es posible registrar un contrato de licencia en la Oficina de Registro de Marcas en virtud del sistema de usuarios registrados (Registered User). Si se registra como usuario registrado, se producen efectos jurídicos tales como que el historial de uso mediante la concesión de la licencia se considere uso por parte del propio titular de la marca.
En la India existe un plazo de oposición de cuatro meses a partir de la publicación del boletín de marcas. Los terceros interesados pueden iniciar un procedimiento para impedir el registro de la marca solicitada presentando el formulario de oposición (Notice of Opposition) correspondiente.
| Fases | Plazos y procedimientos |
|---|---|
| Oposición | En un plazo de cuatro meses a partir de la publicación |
| Contracontestación | En un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación (si no se presenta, la solicitud se considerará abandonada) |
| Presentación de pruebas | Opositor → Solicitante → Pruebas de refutación del oponente |
| Audiencia | Ambas partes exponen sus argumentos y presentan pruebas ante el funcionario de audiencia (Hearing Officer) |
| Plazo de tramitación | Puede llevar varios años (hay casos de entre 5 y 10 años) |
Modificación legislativa de 2021: debido a la supresión de la Comisión de Apelación de Propiedad Intelectual (IPAB), las apelaciones contra las resoluciones de oposición serán competencia de los Tribunales Superiores de cada estado (Tribunal Superior de Delhi, Tribunal Superior de Bombay, etc.).
Incluso después de que el registro sea definitivo, las partes interesadas pueden solicitar la rectificación o cancelación del registro si concurren determinadas circunstancias.
| Motivos de cancelación o nulidad | Ejemplos concretos |
|---|---|
| Registro indebido o viciado | Falta de carácter distintivo, marcas prohibidas, registro que infringe derechos anteriores de terceros |
| Inactividad | Se considera falta de uso durante 5 años |
| Obtención indebida | Solicitudes especulativas presentadas sin intención de uso, registros con fines ilícitos |
| Incumplimiento de las condiciones de registro | Incumplimiento de condiciones como la limitación a un uso específico |
| Abuso de derechos, etc. | Conflicto con otras leyes (Ley de derechos de autor, Ley de protección de nombres de empresas) y competencia desleal con marcas notoriamente conocidas no registradas |
Gran diferencia con respecto a Japón: el sistema de anulación y nulidad de la India no se lleva a cabo mediante un procedimiento administrativo, sino que se asemeja más a un procedimiento judicial. Las partes interesadas pueden presentar una solicitud (Formulario TM-O) ante la Oficina de Registro de Marcas o interponer directamente una demanda ante el Tribunal Superior competente.
En la India, la infracción de los derechos de marca (Trademark Infringement) se refiere al uso, sin la autorización del titular, de una marca idéntica o que pueda dar lugar a confusión con una marca registrada, en el ámbito de productos o servicios idénticos o similares a los designados. En el caso de que la marca registrada sea notoriamente conocida, el uso por parte de terceros en productos o servicios no similares también puede ser objeto de una orden de cesación por constituir un acto de competencia desleal o de dilución.
Además, independientemente de que exista o no un registro, el acto de utilizar indebidamente los productos o las indicaciones comerciales de un tercero de forma que se genere confusión constituye un acto ilícito denominado «passing off», por lo que es posible solicitar una reparación civil.
El titular de una marca puede interponer una demanda civil contra el infractor y obtener una resolución judicial. En la India, la competencia en primera instancia de los litigios por infracción de marcas recae principalmente en los tribunales de distrito de cada estado, aunque algunos tribunales superiores, como los de Delhi, Bombay (Mumbai) y Madrás (Chennai), tienen competencia en primera instancia.
Medidas de reparación que puede ordenar el tribunal
La infracción maliciosa de los derechos de marca y la fabricación y venta de productos falsificados se tratan como delitos, y se imponen severas sanciones penales a los actos que constituyan falsificación de marcas, etc.
| Tipos de infracción | Sanciones |
|---|---|
| Falsificación de marcas (primera infracción) | Prisión de 6 meses a 3 años + multa de 50 000 a 200 000 rupias (equivalente a entre 90 000 y 360 000 yenes) |
| Falsificación de marcas (reincidencia) | El límite máximo se eleva aún más, con penas más severas |
| Uso indebido de marcas no registradas | Prisión de hasta 3 años o multa (o ambas) |
El titular de los derechos puede presentar una denuncia ante las autoridades policiales, obtener una orden de registro y, con la colaboración de la policía, llevar a cabo redadas en almacenes y tiendas para incautar los productos falsificados y prohibir su venta.
En la India también existen medidas fronterizas en materia de derechos de propiedad intelectual (Border Measures), por lo que los titulares de marcas pueden detener las imitaciones en la fase de importación registrando previamente ante las autoridades aduaneras sus marcas registradas y la información sobre los artículos infractores.
Aunque el sistema de marcas de la India tiene muchos puntos en común con el de Japón, existen diferencias importantes en cuanto al marco legal y su aplicación. A continuación se resumen los aspectos prácticos que deben tener en cuenta las empresas japonesas a la hora de presentar solicitudes de marcas y ejercer sus derechos en la India.
| Aspecto | Japón | India |
|---|---|---|
| Sistema de solicitud | Principio estricto de la prioridad de la solicitud | Coexistencia del principio de prioridad y el principio de uso |
| Declaración de uso | No es necesaria una declaración de uso en el momento de la solicitud | Declaración de uso actual o previsto en el momento de la solicitud; si se está utilizando, se deben adjuntar pruebas |
| Momento de presentación de la oposición | En un plazo de dos meses tras el registro (oposición posterior) | Antes del registro o en un plazo de cuatro meses tras la publicación (oposición previa) |
| Competencia en materia de procedimientos de nulidad y anulación | Sección de Juicios de la Oficina de Patentes (juicio administrativo) | Tribunal Superior (procedimiento judicial) |
| Legitimación para solicitar la anulación | Cualquier persona puede solicitarla | Limitado a las partes interesadas |
| Plazo de anulación por falta de uso | 3 años | 5 años + 3 meses |
| Plazo de prórroga de la renovación | Solo 6 meses tras el vencimiento | 6 meses tras la expiración + restablecimiento (Restoration), hasta un máximo de 1 año |
| Sistema de marcas de uso generalizado | No existe un sistema de registro previo | Existe un sistema de registro de marcas notoriamente conocidas desde 2017 |
| Marcas en serie | No | Sí (se permite el registro conjunto de marcas similares) |
Diferencia más importante: en la India se da más importancia que en Japón a los derechos no registrados derivados del uso. El artículo 34 de la Ley de Marcas de la India establece que, incluso en el caso de una marca registrada, el uso continuado por parte de quien haya comenzado a utilizarla de buena fe antes de su registro no constituirá una infracción (derecho de uso anterior). Es fundamental que las empresas japonesas investiguen previamente si otras empresas del mismo sector ya están utilizando esa marca en el país y, en caso de que haya un usuario anterior, no inicien a la ligera el desarrollo de la marca en el mercado local.
En la India, es necesario declarar en el momento de la solicitud si la marca está «en uso» o «sin usar (prevista para su uso)»; en caso de estar en uso, existe la obligación de indicar concretamente la fecha de primer uso y presentar pruebas de dicho uso. Si existen marcas competidoras, se considera más ventajoso para el examen y las oposiciones seleccionar la opción de «solicitud basada en el uso» y adjuntar pruebas suficientes.
Mientras que la India cuenta con un sistema de oposición previa al registro (tras la publicación de la solicitud), Japón tiene un sistema de oposición posterior al registro. En la India, si se presenta una oposición, el registro queda en suspenso hasta que se resuelva, lo que puede alargar el proceso; por ello, es necesario contar con una estrategia de respuesta a la oposición (obtención de consentimientos, negociaciones de conciliación, etc.) antes de que se conceda el derecho.
Aunque en Japón no existe un sistema oficial de listas de marcas notoriamente conocidas, en la India se estableció en 2017 un sistema de registro de marcas notoriamente conocidas, por el que, previa solicitud a la Oficina de Marcas, se puede obtener la certificación oficial de que la marca de la empresa es una marca notoriamente conocida (Well-Known Trademark) y su inclusión en la lista. Una vez certificada, se obtiene una protección sólida que permite rechazar las solicitudes de marcas similares de terceros incluso para productos y servicios no similares, por lo que merece la pena que las empresas con marcas de renombre internacional consideren su uso.
Un sistema propio de la India derivado del antiguo derecho anglosajón
Aunque el marco básico del sistema de marcas de la India es similar al de Japón, existen diversos aspectos prácticos a tener en cuenta, como la gran importancia que se concede al «uso», las diferencias en los órganos de resolución y los procedimientos (centrados en los tribunales superiores tras la abolición de la IPAB), el sistema de oposición previa, la cancelación por falta de uso durante cinco años y el sistema de registro de marcas notoriamente conocidas.A la hora de presentar una solicitud de marca y obtener los derechos en la India, la clave del éxito reside en elaborar una estrategia acorde con el sistema jurídico local y estar preparado para aspectos que difieren de la percepción japonesa (como la alegación de uso anterior, la respuesta a oposiciones o el riesgo de cancelación por falta de uso).
El bufete de propiedad intelectual Ebolix ofrece un amplio apoyo en la solicitud y el ejercicio de derechos de marcas en los principales países, incluida la India. Desde la investigación de derechos de uso anterior hasta la preparación de pruebas de uso, pasando por la respuesta a oposiciones y denegaciones, la gestión de infracciones y las estrategias de registro de marcas notoriamente conocidas, nuestro equipo de abogados especializados en propiedad intelectual, con amplia experiencia práctica y en colaboración con representantes locales, se encargará de su caso.
*Este artículo se ha elaborado con fines informativos generales basándose en la página web oficial de la Oficina de Propiedad Intelectual de la India (CGPDTM), la Ley de Marcas de la India (Ley de 1999), el Reglamento de Marcas de 2017, documentos de la OMPI y JETRO, así como comentarios de bufetes de abogados locales. Para la evaluación concreta de casos individuales, se recomienda consultar a expertos, incluidos agentes locales.
AUTOR
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).