Si vas a utilizar un diseño de personaje creado por ti mismo, no debería haber ningún problema. Sin embargo, en el ámbito empresarial real, lo más habitual es encargar el diseño a terceros, ¿no es así? En estos casos, es necesario dejar claras las relaciones de derechos sobre el diseño del personaje. De lo contrario, pueden surgir conflictos incluso aunque se haya obtenido el registro de la marca.
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Aconsejé que se registrara la marca cuando se desarrollara un negocio utilizando el personaje (véase el artículo siguiente).
Si se utiliza un diseño de personaje creado por uno mismo, no debería haber ningún problema. Sin embargo, en la práctica empresarial, lo más habitual es encargar el diseño a terceros. En estos casos, es necesario aclarar la situación de los derechos sobre el diseño del personaje. De lo contrario, pueden surgir conflictos incluso si se ha obtenido el registro de la marca.
La ciudad de Hikone convocó un concurso para elegir un personaje emblemático con motivo de la celebración del 400.º aniversario de la construcción del castillo de Hikone.En las bases del concurso se estipulaba que todos los derechos de propiedad (derechos de autor) sobre el personaje seleccionado pertenecerían al Comité Organizador del 400.º Aniversario (que posteriormente se cederían a la ciudad de Hikone). El personaje seleccionado era una adorable gata blanca con un casco. Sí, se trata de la famosa Hikonyan. Una vez cedidos los derechos de autor, la ciudad de Hikone registró el personaje seleccionado como marca (registro de marca n.º 5104692).
Sin embargo, el autor de Hikonyan inició un procedimiento de mediación civil contra la ciudad de Hikone y el Comité Organizador para exigir el cese del uso de la ilustración. ¿Por qué se produjo este conflicto a pesar de que se habían tramitado los derechos de autor y se había completado el registro de la marca?
Los derechos de autor son un conjunto de diversos derechos (derechos derivados). Entre los derechos derivados se encuentran el derecho a copiar libremente la obra, el derecho a modificar su contenido y el derecho a subirla a Internet, entre otros, y cada uno de ellos existe como un derecho independiente, como el derecho de reproducción, el derecho de adaptación y el derecho de comunicación pública. Por ejemplo, es posible establecer una gestión de derechos del tipo: «Se puede copiar libremente, pero no se concede el derecho a subirla a Internet».
Importante: Entre los derechos derivados, el derecho a modificar el contenido de la obra (derecho de adaptación) es especial, ya que existe una disposición según la cual, si no se especifica expresamente en el contrato que se permite la modificación del contenido, el derecho de adaptación permanece en manos del cedente (en la mayoría de los casos, el creador de la ilustración) (artículo 61, apartado 2, de la Ley de Derechos de Autor).
Por otra parte, aparte de los derechos de autor (derechos derivados), existen los derechos morales del autor. Se componen de los tres derechos siguientes.
Derecho de integridad
Derecho a que no se modifique el contenido sin autorización
Derecho de divulgación
El derecho a que no se publique la obra sin su consentimiento
Derecho de indicación del nombre
Derecho a que se indique el nombre del autor
Nota: Estos derechos no son transferibles. Es decir, aunque se cedan los derechos de autor, los derechos morales del autor seguirán perteneciendo al creador de la ilustración (autor).
Volvamos al caso Hikonyan. En este caso, aunque en el reglamento se establecía que «todos los derechos de propiedad (derechos de autor) y demás derechos pertenecen al Comité Organizador del 400.º Aniversario», no existía ninguna disposición relativa al derecho de adaptación ni a la modificación del contenido.El creador de las ilustraciones alegó que los derechos de autor cedidos se referían únicamente a los tres tipos de ilustraciones en cuestión, y que no se había autorizado la creación de ilustraciones con otras poses ni la fabricación de trajes o peluches (es decir, no se habían cedido los derechos de adaptación), lo que dio lugar a un conflicto.
Los tres tipos de ilustraciones objeto de la cesión
Pose saltando
Pose sentada
Pose blandiendo una espada
Además, a pesar de que la ilustración original no tenía cola, el peluche creado por la ciudad de Hikone sí la tenía, por lo que se presentó una solicitud de mediación alegando que se trataba de una modificación arbitraria del contenido de la obra y que infringía el derecho de integridad.
En el caso de Hikonyan, la falta de claridad en la gestión de los derechos de autor derivó en un conflicto. Teniendo en cuenta este caso, cuando se encargue el diseño de un personaje a un tercero, preste atención a los siguientes puntos en el contrato de cesión de los derechos de autor de dicho diseño.
Si no se especifica claramente que se cede el derecho de adaptación, que es uno de los derechos derivados, existe la posibilidad de que se produzca un conflicto, como en el caso de Hikonyan. En este caso, también hay que aclarar el tratamiento de los derechos de las obras modificadas (ilustraciones con poses diferentes, peluches, etc.; lo que en términos legales se denomina «obras derivadas»).
Punto clave: especificar que los derechos de adaptación y los derechos sobre las obras derivadas pertenecen al cesionario
Los derechos morales del autor no pueden cederse. En su lugar, se puede evitar el ejercicio de dichos derechos indicando expresamente en el contrato que no se ejercerán.
Sin embargo, desde el punto de vista del creador del diseño del personaje, este tipo de contrato puede resultar difícil de aceptar, ya que, en algunos casos, le impediría protestar ante cualquier modificación, por muy grave que fuera.
Recomendación: aunque, en principio, se renuncie al ejercicio de los derechos morales del autor, es recomendable establecer que, en caso de modificaciones como la corrección o el procesamiento del diseño del personaje, se requiera la autorización del creador del diseño (autor), de modo que se pueda gestionar la obra en cierta medida.
En cualquier caso, cuando el creador del diseño del personaje y el usuario son personas diferentes, es importante que haya comunicación y cesiones mutuas entre ambas partes para que ninguna resulte perjudicada y el negocio pueda desarrollarse sin problemas.
Por cierto, en el caso de Hikonyan, finalmente se acordó que el autor crearía las versiones de Hikonyan con poses diferentes.
Cabe señalar que los derechos de marca no solo se aplican a los elementos idénticos, sino también a los similares (dentro del ámbito de la similitud). Aunque es previsible que un personaje adopte diversas poses, no es necesario registrar todas ellas como marcas. Si se registra como marca una de las poses estándar, las demás quedarán incluidas en el ámbito de la similitud y, por lo tanto, podrán protegerse.
En cuanto al diseño de personajes, hay que asegurarse de gestionar adecuadamente los derechos de autor antes de proceder al registro de la marca, para poder utilizarla sin problemas en el ámbito empresarial. En nuestro despacho también atendemos consultas sobre derechos de autor. Si tiene alguna duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX, despacho de propiedad intelectual. Abogado representante
Asiste a clientes de una amplia gama de sectores, como TI, fabricación, startups, moda y medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).