Resumen del sistema de marcas de Nepal | Explicación de un agente de la propiedad industrial | Explicación de un agente de la propiedad industrial

Marco jurídico y fundamento legal del régimen de marcas

El régimen de marcas en Nepal está regulado por la **«Ley de Patentes, Diseños y Marcas» (Patent, Design and Trademark Act)**, una ley general que abarca también las patentes y los diseños. Esta ley se promulgó el 30 de agosto de 1965 (año 2022 del calendario nepalí) y derogó la ley anterior, promulgada en 1936.Posteriormente, se modificó en 1987, 1991, 2006 y 2010, y constituye la base jurídica del régimen actual. La protección de las marcas está regulada en el capítulo IV (artículos 16 a 19) y en el capítulo V de esta ley única.

En virtud de dicha ley, en Nepal se aplica el principio de «primero en presentar la solicitud» (first-to-file), por lo que los derechos de marca solo se generan mediante el registro. Aunque es posible reivindicar derechos basados en marcas no registradas (por ejemplo, en casos de usurpación de denominación), el éxito es extremadamente difícil, por lo que, en principio, es necesario el registro. La vigencia de los derechos de marca es de siete años a partir de la fecha de registro, y a partir de entonces es posible renovarlos tantas veces como se desee cada siete años (véase más adelante).Cabe señalar que en 2024 está a punto de ser aprobado por el Parlamento un nuevo proyecto de ley de propiedad industrial que renovará por completo la ley anterior; con esta nueva ley se prevé una ampliación significativa del régimen en consonancia con los estándares internacionales, incluyendo la protección de marcas notoriamente conocidas e indicaciones geográficas, la creación de regímenes de marcas de servicio, marcas colectivas y marcas de certificación, y el refuerzo de la prohibición de actos de competencia desleal.

Tipos de marcas registrables

Tipos de marcas registrables en Nepal: se incluyen los caracteres (signos), los dibujos y logotipos, los símbolos, las formas tridimensionales, las combinaciones de colores y sus combinaciones.Tanto las marcas de productos como las marcas de servicios están protegidas, y se corresponden con las clases 1 a 34 (productos) y 35 a 45 (servicios) de la Clasificación Internacional (Clasificación de Niza). Nepal adopta la Clasificación de Niza, por lo que, en el momento de la solicitud, los productos y servicios designados deben indicarse por clases según dicha clasificación. Solo se admite una marca por clase en una misma solicitud, no siendo posible presentar solicitudes para varias clases.

Marcas que no pueden registrarse: Como motivos generales de denegación del registro, no se admiten los nombres propios de terceros, los signos denominativos o descriptivos, las banderas y escudos nacionales o de organismos internacionales, los signos carentes de carácter distintivo, los signos contrarios al orden público y a las buenas costumbres, los signos que puedan dar lugar a confusión y las indicaciones geográficas. Además, la legislación vigente no incluye entre los objetos de protección las marcas no tradicionales, como las marcas sonoras o olfativas, por lo que no pueden registrarse.Por otra parte, las marcas tridimensionales (marcas que consisten en una forma tridimensional) son registrables, y en cuanto a los caracteres, se ha introducido el régimen de marcas de caracteres estándar, que no especifica el tipo de letra.

(Restricciones del régimen legal vigente) La actual Ley de Patentes, Diseños y Marcas no contiene disposiciones relativas a las marcas colectivas ni a las marcas de certificación, por lo que estos regímenes no existen. Asimismo, en lo que respecta a las marcas extranjeras notoriamente conocidas o famosas, si no están registradas, la legislación vigente no establece disposiciones claras de protección, y se ha señalado que, en caso de que otra persona las haya registrado con anterioridad, la protección no se extiende a ellas (en el nuevo proyecto de ley está prevista la creación de disposiciones para la protección de las marcas notoriamente conocidas).

Trámites y plazo desde la solicitud hasta el registro

Procedimiento: Para registrar una marca en Nepal, primero hay que presentar una solicitud de marca ante el Departamento de Industria (Department of Industry, abreviado DOI). La solicitud se presenta mediante un formulario específico, acompañado de la documentación necesaria y el pago de las tasas (la documentación necesaria se detalla más adelante). Tras la presentación de la solicitud, se llevan a cabo un examen de forma y un examen de fondo, en los que se comprueba si hay deficiencias en la documentación, errores de clasificación, falta de carácter distintivo de la marca o conflictos con marcas registradas anteriormente por terceros.En Nepal, en el examen se tienen en cuenta también los motivos de denegación relativos (conflicto con solicitudes anteriores), por lo que, si existe conflicto con marcas registradas existentes o con solicitudes anteriores, se emite una resolución de denegación o una notificación con condiciones de registro. Si se notifica un motivo de denegación, el solicitante debe presentar una réplica o una corrección; si aún así no se resuelve el problema, la solicitud será desestimada.

Si se supera el examen, se procede a la publicación (anuncio) en el Boletín Oficial. Tras la publicación, los terceros pueden presentar una oposición dentro de un plazo determinado (el sistema de oposición se describe más adelante). Si no se presenta ninguna oposición, o si esta es desestimada, la marca queda definitivamente registrada. En el momento del registro se abona la tasa de registro y la Oficina de Industria emite el **Certificado de Registro (Registration Certificate)**.

Plazo: El tiempo que transcurre desde la presentación de la solicitud hasta la emisión del certificado de registro varía en función del estado del examen y de si se presentan oposiciones, pero en los casos sin complicaciones suele ser de unos 12 a 18 meses. En la práctica, suelen pasar unos días desde la presentación de la solicitud hasta la notificación de admisión, varios meses hasta la finalización del examen, y tras el período de publicación y oposición (de unos 3 a 4 meses), si no hay ningún problema, la marca suele registrarse en aproximadamente un año. No obstante, si se presentan oposiciones o surgen cuestiones controvertidas durante el examen, se necesitará más tiempo.

Documentación necesaria para la solicitud, tasas y sistema de representación

Documentos necesarios: Según la notificación emitida por la Oficina de Industria en mayo de 2023, los documentos que deben presentarse al solicitar una marca en Nepal son los siguientes:

• Formulario de solicitud (en el que se deben indicar los datos del solicitante, la marca y los productos o servicios, siguiendo el formato establecido)

• Muestras de la marca (4 ejemplares de la marca que se presenta): es necesario adjuntar a la solicitud 4 muestras nítidas de la marca.

• Certificado de registro en el país de origen o documentos de derecho de prioridad (original o copia compulsada): si el solicitante es una persona jurídica o física extranjera, deberá presentar un documento que acredite que la marca está registrada en su país de origen o en otro país (el certificado de registro original o una copia compulsada). Si se reivindica el derecho de prioridad en virtud del Convenio de París, se presentará el certificado de prioridad en original o en copia compulsada.

• Poder notarial (Power of Attorney): poder notarial en caso de delegar el procedimiento de solicitud en un representante. Se presentará el original o una copia certificada por notario. El poder notarial debe incluir la firma y el sello del solicitante, así como las firmas de dos testigos, y además debe estar certificado por un notario.

Además, en el caso de los solicitantes residentes en Nepal, es posible que se exija una copia del certificado de registro mercantil, entre otros documentos, pero, en principio, los documentos mencionados anteriormente son los imprescindibles. Asimismo, se recomienda adjuntar una traducción al nepalí de los documentos redactados en idiomas extranjeros (el idioma oficial es el nepalí).

Tasas: La solicitud de marca está sujeta a las tasas oficiales correspondientes. Los principales gastos oficiales son los siguientes (1 rupia nepalí ≈ 0,9 yenes):

• Tasa de solicitud: 2.000 rupias nepalíes (a pagar en el momento de presentar la solicitud)

• Tasa de registro: 5.000 rupias nepalíes (a pagar tras la resolución de registro y antes de la emisión del certificado)

• Tasa de oposición: 1.000 rupias nepalíes (necesaria para presentar una oposición contra una marca de terceros publicada)

• Tasa por la expedición de una copia del certificado de registro: 1.000 rupias nepalíes

• Tasa de renovación: 500 rupias nepalíes (a abonar en el momento de la renovación, dentro del plazo que se indica más adelante)

*Las cantidades anteriores corresponden a tasas oficiales; en la práctica, se incurrirá en gastos adicionales, como los honorarios del representante.

Sistema de representación: En Nepal, cuando una empresa extranjera o un residente extranjero presenta una solicitud de marca, lo habitual es realizar los trámites a través de un representante con domicilio en el país. Sin embargo, desde el punto de vista legal, aunque el solicitante no tenga domicilio (sede) en Nepal, no es obligatorio proporcionar una dirección local, y tampoco está prohibido que un extranjero actúe como representante. No obstante, en la práctica, por motivos lingüísticos y de tramitación, lo habitual es encargar el asunto a un abogado o representante especializado en propiedad intelectual del país.Se recomienda designar a un representante local para facilitar las comunicaciones con la Oficina de Industria, la preparación de la documentación y su traducción al nepalí, así como la recepción de notificaciones oficiales dirigidas a una dirección local. Además, la presencia de un representante local resulta indispensable en caso de que se reclame la prioridad de París o se produzca un litigio en el país.

Sistemas de recurso, como el de oposición y el de anulación o nulidad

Oposición (Opposition): Una vez que la solicitud de marca se publica en el boletín oficial, cualquier tercero con intereses en el registro de dicha marca puede presentar un escrito de oposición en un plazo de 35 días a partir de la fecha de publicación. El plazo de oposición es relativamente corto, de poco más de un mes tras la publicación (※se prevé ampliarlo a 90 días tras la entrada en vigor de la nueva ley).Si se presenta una oposición, el solicitante debe presentar un escrito de contestación (contradeclaración) en un plazo determinado para defender su marca. La Oficina de Industria tomará una decisión tras considerar los argumentos tanto del oponente como del solicitante; si se admite la oposición, se denegará el registro de la solicitud de marca en cuestión. Si se desestima la oposición, la solicitud pasará a la fase de registro.Las partes que no estén de acuerdo con la resolución sobre la oposición pueden recurrir ante los tribunales en un plazo de 35 días a partir de la notificación de la resolución.

Cancelación e invalidez del registro de marcas: En Nepal existe un sistema de cancelación para las marcas registradas, tal y como se describe a continuación.

• Cancelación por falta de uso: si la marca no se utiliza en el territorio nepalí en el plazo de un año desde su registro, la Oficina de Industria podrá, de oficio y tras realizar las investigaciones necesarias, cancelar el registro de dicha marca. Esto se basa en lo dispuesto en el artículo 18C de la Ley de Patentes, Diseños y Marcas, y se caracteriza por exigir un uso inmediato tras el registro (la falta de uso continuado durante un año da lugar a la cancelación). Antes de la cancelación, se concede al titular de la marca la oportunidad de exponer los motivos legítimos para evitarla.

• Nulidad del registro (anulación de oficio): incluso después del registro, si se comprueba que la marca en cuestión incurre en alguna de las causas de inregistrabilidad establecidas en el artículo 18(1) de la Ley, la Oficina de Industria puede **anular (invalidar) el registro de dicha marca de oficio**.Esto se basa en lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3, y puede aplicarse, por ejemplo, si tras el registro se descubre que la marca en cuestión entra en conflicto con una marca notoriamente conocida de un tercero o si vulnera el orden público y las buenas costumbres. No obstante, tampoco en este caso se procede a la anulación de forma inmediata, sino que se establece que, antes de la anulación, se debe conceder al titular de la marca la oportunidad de presentar sus alegaciones.

Además de lo anterior, en caso de que una marca registrada haya sido solicitada o registrada indebidamente por un tercero, las partes interesadas pueden interponer una demanda ante los tribunales para solicitar la nulidad de dicho registro. Asimismo, se permite que el propio titular de la marca renuncie al registro (cancelación). En cualquiera de los casos, si no se está de acuerdo con la resolución de primera instancia, existe la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo.

Período de protección tras el registro y procedimiento de renovación

Como se ha mencionado anteriormente, la vigencia de los derechos de marca en Nepal es de siete años a partir de la fecha de registro. Una vez vencida la vigencia, es posible mantener los derechos de marca renovándolos cada siete años tantas veces como se desee. No hay límite en el número de renovaciones, ya que la eficacia de los derechos de marca se prorroga con cada renovación.

Trámites de renovación: El titular de la marca debe presentar la solicitud de renovación en un plazo de 35 días a partir de la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del registro y abonar la tasa de renovación establecida (500 rupias). Se trata de un procedimiento establecido en el artículo 23B de la Ley de Patentes, Diseños y Marcas, y el plazo habitual de renovación es de 35 días a partir de la fecha de vencimiento (*En la práctica actual no se admiten los trámites de renovación antes de la fecha de vencimiento).En caso de que no se pueda renovar dentro de este plazo, existe un período de prórroga de seis meses durante el cual es posible realizar la renovación mediante el pago de una tasa de prórroga de 1.000 rupias (una vez transcurridos los seis meses, el derecho se extingue).En el momento de la renovación, se debe presentar el formulario de solicitud de renovación prescrito (Formulario 2(d), etc.) ante la Oficina de Industria, y se lleva a cabo el procedimiento de anotación en el certificado de registro. Aunque no se emite un nuevo certificado de registro para la marca renovada, esta sigue figurando como válida en el registro.

Situación de adhesión a los sistemas internacionales y medidas adoptadas

Adhesión a los convenios internacionales: Nepal se adhirió al Convenio de París (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial) en marzo de 2001 y es uno de los países miembros de la Unión de París. Por lo tanto, es posible acogerse al sistema de reivindicación de prioridad basado en el Convenio de París; al presentar una solicitud en Nepal en un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación en otro país miembro de la Unión, se puede reivindicar la prioridad con respecto a la fecha de presentación anterior en el extranjero.Además, en abril de 2004 se adhirió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y cumple con las obligaciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Por otra parte, Nepal se adhirió en 2006 al Convenio de Berna (derechos de autor) y es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid, etc.: En la actualidad, Nepal no es parte del Arreglo y del Protocolo de Madrid (sistema de solicitud internacional de marcas). Por lo tanto, no es posible presentar una solicitud internacional mediante el sistema de Madrid designando a Nepal como país de destino, y para obtener derechos de marca en el territorio nepalí es necesario presentar una solicitud nacional directamente en Nepal. Del mismo modo, el sistema de marcas de la Unión Europea de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) y otros sistemas de marcas unificados regionales tampoco se aplican en Nepal.

El Gobierno de Nepal está estudiando la posibilidad de adherirse en el futuro al Protocolo de Madrid con el fin de armonizar la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional, pero, a fecha de 2025, esto aún no se ha materializado.Aunque el nuevo proyecto de ley de propiedad industrial tampoco hace referencia directa al sistema de Madrid, se espera que, a medida que avance la mejora del sistema nacional, disminuyan los obstáculos para la adhesión. Además, Nepal adopta de hecho las clasificaciones internacionales de marcas, como la Clasificación de Niza y la Clasificación de Viena (clasificación de figuras), y las aplica en los documentos de solicitud. Si bien no participa en la cooperación internacional en materia de examen de marcas (TM5 o el sistema de marcas de la ASEAN, entre otros), participa activamente en diversos programas de formación y cooperación de la OMPI.

Medidas contra la infracción de los derechos de marca y sistema de ejecución

Recursos civiles y ejecución: En Nepal, la reparación de la infracción de los derechos de marca se lleva a cabo principalmente mediante procedimientos civiles (administrativos). En virtud de la Ley de Patentes, Diseños y Marcas, la primera instancia de los litigios relacionados con la infracción de marcas no corresponde a los tribunales, sino a la Dirección General de Industria (DOI). El titular de la marca presenta ante la DOI una solicitud en la que solicita medidas de reparación, como el cese de los actos de infracción por parte del infractor o una indemnización por daños y perjuicios, y la DOI dicta una resolución tras investigar los hechos.La Dirección de Industria tiene competencia para dictar órdenes de cesación, conceder indemnizaciones por daños y perjuicios, así como ordenar el registro y la incautación de los productos infractores. De este modo, la Dirección de Industria desempeña una función cuasi judicial y actúa como tribunal de primera instancia en los litigios por infracción. Las partes que no estén de acuerdo con la resolución de la Dirección de Industria pueden recurrir ante el Tribunal Superior (instancia de apelación) y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo.

• Plazo para presentar la demanda: Para solicitar una reparación por infracción de los derechos de marca, es necesario presentar una solicitud ante la Oficina de Industria en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de la infracción. Si se supera este plazo, existe el riesgo de que la solicitud de reparación no sea admitida por haber prescrito. Por lo tanto, es importante recopilar pruebas rápidamente en cuanto se detecte la infracción y presentar la solicitud ante la Oficina de Industria a través de un representante local.

• Requisitos: Para obtener una reparación civil, es imprescindible que la marca esté válidamente registrada. En cuanto a las marcas no registradas en Nepal, como se ha mencionado anteriormente, en teoría es posible solicitar al tribunal una reparación basada en el passing off (prácticas de competencia desleal), pero la prueba es difícil y apenas hay casos de éxito.

Existencia de sanciones penales: En Nepal, la infracción de los derechos de marca no está sujeta a sanciones penales. Es decir, no se llevan a cabo actuaciones penales directas, como detenciones o procesamientos por parte de la policía por la infracción de la marca en sí, sino que la infracción de la marca se trata como un asunto de litigio civil (※en cuanto a la infracción de los derechos de autor, la policía puede intervenir y se prevén sanciones penales).No obstante, el artículo 19 de la Ley de Patentes, Diseños y Marcas establece que, en caso de incumplimiento de las órdenes emitidas por la Oficina de Industria, se impondrá una multa de hasta 100 000 rupias nepalíes y la confiscación de los artículos infractores, por lo que es posible imponer una multa como sanción administrativa a los infractores de los derechos de marca.Además, el nuevo proyecto de ley incluye una disposición que eleva considerablemente el límite máximo de las multas por infracciones graves de marcas registradas (hasta un máximo de 1 millón de rupias), con el fin de aumentar el efecto disuasorio.

Sistema de ejecución: Como medidas contra los productos que infringen los derechos de marca, además de las órdenes de cesación y las reclamaciones por daños y perjuicios en el ámbito civil, existen los siguientes medios.

• Control en la frontera por parte de las aduanas: La Ley de Aduanas y la Ley de Control de Importaciones y Exportaciones de Nepal contienen disposiciones para impedir la importación y exportación de productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual.El titular de la marca puede solicitar a las autoridades aduaneras la suspensión de la importación de productos falsificados que utilicen sin autorización su marca registrada. En ese caso, si se presenta la solicitud acompañada de la documentación necesaria, como el certificado de registro de la marca y la factura, la aduana procederá a la suspensión o incautación de los artículos en cuestión. Aunque la ley no especifica un plazo concreto para la solicitud, es importante actuar con rapidez antes de que los productos infractores crucen la frontera.La Ley de Control de Importaciones y Exportaciones establece que, con el fin de proteger la propiedad intelectual, el Gobierno puede prohibir o restringir la importación y exportación de determinados productos, por lo que, si es necesario, es posible detener la distribución de los productos infractores mediante discreción administrativa.

• Intervención policial (limitada): Aunque la infracción de marcas registradas no constituye en sí misma un delito penal, la policía puede iniciar una investigación si la infracción se corresponde con otros delitos (por ejemplo, estafa o infracción de la Ley de Competencia Desleal) o si se produce de forma concomitante con otros delitos contra la propiedad intelectual, como la infracción de los derechos de autor.Además, se ha informado de que, a partir de 2022 aproximadamente, se reforzarán las medidas de control mediante la promulgación de una nueva ley, ante las denuncias de que el aumento de la circulación de falsificaciones de marcas extranjeras en el mercado está obstaculizando la inversión extranjera. Como parte de esta iniciativa, se está estudiando reforzar las redadas en colaboración con la policía y las aduanas, especialmente en lo que respecta a las falsificaciones más graves.

• Otras vías de recurso: El titular de una marca puede interponer, al margen de una demanda civil, una reclamación de restitución de enriquecimiento sin causa o una reclamación de indemnización por daños y perjuicios basada en un acto ilícito contra el infractor. Asimismo, en lo que respecta a la interrupción de la distribución de productos falsificados, se observan casos en los que, según sea necesario, se lleva a cabo una vigilancia del mercado en colaboración con asociaciones sectoriales y organizaciones internacionales de protección de marcas, y se presiona a las autoridades administrativas.En los últimos años, Nepal se ha esforzado por sensibilizar sobre la propiedad intelectual y, en 2017, formuló una política de propiedad intelectual en la que se situaba el refuerzo de la protección de la propiedad intelectual como una prioridad nacional. Se espera que, en el futuro, junto con la entrada en vigor de la nueva ley, se refuercen aún más las medidas contra la infracción de los derechos de marca.

[Bibliografía] Sitio web oficial de la Oficina de Industria de Nepal (Departamento de Propiedad Intelectual), «WIPO Lex» de la OMPI (información sobre leyes y tratados de Nepal), «Resumen del sistema de derechos de propiedad intelectual en los países vecinos de la India (edición de Nepal)» de la Organización de Promoción del Comercio de Japón (JETRO), informe de investigación en el extranjero de la Oficina de Patentes de Japón y JETRO, Boletín de la INTA, informe local de Apex Law Chamber, diversos comunicados de prensa, etc.