El régimen de diseños industriales de la República Federativa de Brasil presenta numerosas diferencias con respecto al de Japón, por lo que para proteger y aprovechar los diseños en ese país es necesario contar con un conocimiento actualizado del sistema y una estrategia adecuada. En este artículo se resume el régimen de registro de diseños industriales de Brasil, incluyendo los trámites desde la solicitud hasta el registro, el examen y la duración de la protección, la relación con las solicitudes internacionales (Sistema de La Haya), los métodos de ejercicio de los derechos, así como los aspectos prácticos y las estrategias que las empresas japonesas deben tener en cuenta.
Índice
Para presentar una solicitud de registro de diseño en Brasil, es necesario redactar los documentos de la solicitud en portugués. Los principales documentos necesarios son los siguientes:
Solicitud (información básica del solicitante y del creador, como nombre, dirección y nacionalidad; denominación del diseño; clase de la clasificación de Locarno, etc.)
Dibujos o fotografías (que representen visualmente el diseño de forma adecuada; en el caso de objetos tridimensionales, se recomienda presentar al menos seis vistas, como las vistas frontal, lateral, superior, inferior y en perspectiva)
Descripción (explicación de la forma y el diseño del modelo) y reivindicaciones (reivindicaciones que especifican el objeto de protección del derecho de diseño)
Poder (POA) (necesario cuando se presenta la solicitud a través de un representante. Si el solicitante es una empresa extranjera, existe la obligación de designar a un representante residente en el país, y es necesario presentar un poder en el que se le deleguen las facultades para los procedimientos administrativos y judiciales. No es necesario que el poder esté notariado ni certificado).
Certificado de cesión (documento que acredita la cesión de derechos del creador al solicitante, en caso de que este no sea el propio creador. Oficialmente se denomina «declaración de consentimiento del inventor (creador)» y puede presentarse en el momento de la solicitud o posteriormente)
Certificado de prioridad (se presenta cuando se reivindica la prioridad de una solicitud anterior en otro país. Brasil es miembro del Convenio de París, por lo que es posible presentar una solicitud reivindicando la prioridad en un plazo de seis meses a partir de la solicitud japonesa. En ese caso, es necesario presentar el certificado de prioridad expedido por la Oficina Japonesa de Patentes en un plazo de 90 días, junto con una traducción al portugués y una declaración de que el contenido coincide. No obstante, es posible omitir la presentación de documentos si se proporciona el código a través del Servicio de Acceso Digital (DAS).)
Nota: Requisitos del solicitante – En Brasil, tanto las personas físicas como las jurídicas, residentes o no residentes, pueden presentar solicitudes de diseño. En el momento de la solicitud, se debe indicar el nombre del creador (diseñador) y, si el solicitante no es el creador, se debe indicar que se ha cedido el derecho. Además, se pueden registrar en una sola solicitud varias variantes de un diseño que tengan el mismo uso y las mismas características (hasta un máximo de 20).Por ejemplo, se permite incluir hasta 20 propuestas en una sola solicitud para variaciones que solo difieran en detalles como el color o las dimensiones. De este modo, se pueden proteger conjuntamente las variaciones relacionadas, pero no se pueden incluir en una sola solicitud varios diseños con usos o conceptos de diseño diferentes. Si se incluyen varios diseños inadecuados, será necesario, en un plazo de 60 días a partir de la notificación de motivos de denegación por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Brasil, reducir la solicitud a un solo diseño o presentar una solicitud dividida.
Una vez presentados los documentos mediante solicitud electrónica (en línea), se lleva a cabo un examen de formalidades. En este examen se comprueba el cumplimiento de los requisitos formales, como la ausencia de omisiones en la solicitud, los planos o la información necesaria, así como el cumplimiento del requisito de unidad (una sola solicitud por diseño, aunque se admiten hasta un máximo de 20 variaciones). Si no hay problemas de formalidad, el diseño se publica en el boletín oficial al mismo tiempo que se dicta la resolución de registro.Por el contrario, si existen problemas como la falta de documentación o el incumplimiento del requisito de unidad, se emite una notificación de motivos de denegación (Office Action) y se concede la oportunidad de presentar una corrección o un escrito de alegaciones en un plazo de 60 días a partir de la publicación de la notificación en el boletín. Si se responde adecuadamente, se procede al registro; sin embargo, hay que tener en cuenta que, si no se responde dentro del plazo, la solicitud será desestimada (se considerará abandonada).En los últimos años ha mejorado la eficiencia del examen y, en los casos que transcurren sin contratiempos, la tendencia es que el registro se produzca en un plazo de entre 4 y 6 meses desde la presentación de la solicitud (incluso si se produce una respuesta a un procedimiento por defectos de forma, el trámite solo se retrasa unos meses). Por otra parte, en Brasil no se cobra ninguna tasa especial de registro en el momento del registro.
En cuanto al sistema de publicación, las solicitudes de diseños industriales en Brasil se publican, en principio, al mismo tiempo que se registran. A diferencia de las patentes, no hay una publicación provisional tras un periodo determinado desde la presentación de la solicitud, por lo que esta permanece confidencial mientras está en trámite. No obstante, si el solicitante lo desea, puede solicitar **la confidencialidad durante 180 días desde la presentación (aplazamiento temporal del examen)**. En este caso, la tramitación no se inicia inmediatamente tras la presentación, sino que se puede retrasar la publicación hasta un máximo de 180 días, y el procedimiento de examen se reanuda una vez finalizado el periodo de confidencialidad.Se trata de un sistema que puede utilizarse, por ejemplo, cuando se desea retrasar la publicación para que coincida con el momento del lanzamiento del producto.
Una de las principales características del sistema de diseños industriales de Brasil es el **«principio de no examen». En cuanto a los requisitos sustantivos, como la novedad y la originalidad, no se realiza ningún examen antes del registro, por lo que se registra inmediatamente si se cumplen los requisitos formales (en otras palabras, se trata de un sistema de registro en el que no se realiza una evaluación oficial de la novedad en el momento de la solicitud**). Por lo tanto, aunque permite obtener los derechos rápidamente, hay que prestar atención a la validez sustantiva de los derechos tras el registro.
Tras el registro, el titular del derecho de diseño (solicitante) puede solicitar a la Oficina de Patentes un examen de fondo (examen de novedad y originalidad). Se trata de un sistema voluntario, por lo que, si no se presenta la solicitud, el derecho se mantiene sin examen hasta el vencimiento del plazo. La solicitud de examen conlleva el pago de una tasa establecida (355 reales a fecha de 2023).Si, como resultado del examen de fondo, se determina que el diseño registrado carece de novedad o originalidad —por ejemplo, si se trata de un diseño ya conocido—, se iniciará de oficio un procedimiento de nulidad y existe la posibilidad de que se cancele el registro. Por lo tanto, se recomienda solicitar el examen de fondo antes de ejercer los derechos (como enviar una advertencia por infracción o interponer una demanda) y obtener un resultado positivo (el visto bueno de la Oficina de Patentes).Si en el examen de fondo se reconocen la novedad y la originalidad, será más fácil defenderse en caso de que la parte contraria alegue la nulidad en un conflicto por infracción, lo que aumentará la estabilidad de los derechos.
Cabe señalar que, en los nuevos criterios de examen de diseños que entrarán en vigor en octubre de 2023, se ha pasado a admitir la técnica de reivindicación de «diseños parciales». Tradicionalmente, en Brasil no existía un régimen de diseños parciales, por lo que se interpretaba que no era posible proteger únicamente una parte del producto mediante el registro de un diseño. Sin embargo, en la actualidad es posible excluir una parte del producto como «parte de referencia» mediante una representación con líneas discontinuas (punteadas), lo que permite reivindicar, en la práctica, únicamente el diseño de dicha parte.Es necesario incluir en la descripción una declaración de exclusión (declaración de no inclusión) en la que se indique que la parte representada con líneas discontinuas no está incluida en el alcance de los derechos. Cabe destacar que, gracias a este cambio, ahora es posible proteger en Brasil el diseño de una parte característica del producto, en lugar del producto en su totalidad, de una forma similar al sistema de diseños parciales de Japón.
La vigencia del derecho de diseño en Brasil es de 10 años a partir de la fecha de solicitud. Además, se puede prorrogar cada 5 años hasta un máximo de tres veces, por lo que la protección se extiende hasta un máximo de 25 años a partir de la fecha de solicitud. Es decir, tras el transcurso de los 10 años, mediante el pago de la tasa de renovación correspondiente, es posible una prórroga de 5 años por tres veces (un total de 15 años de prórroga).
En la práctica, el plazo para el pago de la primera tasa de mantenimiento vence al quinto año tras el registro. Si se abona la primera tasa de mantenimiento dentro del plazo (en los cinco años siguientes a la solicitud), se mantiene el periodo de protección inicial de 10 años; a partir de entonces, se puede prorrogar el periodo de protección pagando las tasas de renovación en el décimo, el decimoquinto y el vigésimo año, respectivamente.El plazo de pago de las tasas de renovación vence el año anterior a la expiración de cada período de protección; si se supera el plazo, se admite el pago atrasado con un recargo, siempre que se realice en un plazo de seis meses. Cabe señalar que no hay tasas de registro que se devenguen en el momento del registro (los primeros cinco años están incluidos en los gastos de la solicitud). Además, el procedimiento de prórroga puede realizarse hasta un máximo de tres veces (25 años en total), y una vez transcurridos los 25 años no es posible renovar el derecho de diseño.
Una vez obtenido el derecho de diseño en Brasil, conviene conocer cómo se pueden ejercer los derechos frente a las imitaciones y los actos de infracción.
Demanda civil por infracción: en caso de sospecha de infracción del derecho de diseño, se ejercerá el derecho interponiendo una demanda civil ante un tribunal estadual. La competencia recaerá en el tribunal del lugar de residencia del demandante (titular del derecho) o del lugar donde se haya producido la infracción. Como medidas de reparación, es posible solicitar una orden de cesación (cesación provisional mediante medidas cautelares y cesación definitiva mediante sentencia sobre el fondo) o reclamar una indemnización por daños y perjuicios.Para obtener medidas cautelares (cese provisional), es necesario demostrar que se cumplen los requisitos generales, como la probabilidad de ganar el juicio o el riesgo inminente de invalidez. La duración del procedimiento judicial depende de la carga de trabajo del tribunal competente, pero lo habitual es que transcurran entre dos y tres años desde la interposición de la demanda hasta la sentencia.Cabe señalar que el demandado puede alegar la nulidad del diseño registrado (por falta de novedad, etc.) como defensa en el proceso. Aunque el proceso por infracción y el de nulidad son, en principio, procedimientos distintos, en ocasiones se tratan de forma conjunta, y el tribunal puede suspender provisionalmente el proceso (hasta que se dicte la resolución de nulidad) tras evaluar previamente la validez del derecho.
Procedimiento penal: La infracción de los derechos de diseño puede considerarse un delito según la legislación brasileña. Concretamente, están sujetos a sanciones penales los actos de fabricar, vender, importar o exportar un diseño registrado sin autorización, así como los actos de vender o poseer imitaciones del mismo con fines lucrativos.El titular del derecho (y el titular de un derecho de explotación exclusiva) puede presentar una denuncia penal ante la policía y, si se dicta sentencia condenatoria, el infractor puede ser sancionado con multas o penas de prisión. No obstante, dado que el procedimiento penal conlleva una elevada carga probatoria y altos costes procesales, en la práctica lo habitual es recurrir primero a medidas civiles (advertencias o solicitudes de cesación) y considerar la vía penal solo en casos graves.
Medidas fronterizas (Border Measures): Las autoridades aduaneras brasileñas cuentan con un sistema que permite detener productos falsificados en el momento de su importación o exportación, a petición del titular del derecho de diseño. El titular del derecho proporciona a la aduana información detallada sobre los artículos sospechosos de infracción, así como los datos de su registro de diseño, y solicita su vigilancia. Si la aduana detecta la importación o exportación de artículos muy similares al diseño registrado, retiene temporalmente la mercancía en cuestión y notifica al titular del derecho.Una vez recibida la notificación, el titular del derecho debe solicitar rápidamente, mediante un procedimiento judicial, una orden formal de retención y decomiso. El plazo de tramitación varía según el caso, pero las medidas aduaneras constituyen un medio eficaz para prevenir la distribución de productos falsificados.
Como se ha indicado anteriormente, en Brasil es posible hacer frente a la infracción de los derechos de diseño a través de vías civiles, penales y administrativas (aduanas). Cabe señalar que en Brasil no existe un sistema de protección para los diseños no registrados, por lo que, en caso de imitación de un diseño no registrado, es necesario considerar la posibilidad de solicitar una reparación basada en la ley de derechos de autor o en la ley de competencia desleal. Por lo tanto, el registro previo del diseño es indispensable para su protección.
Como se ha mencionado anteriormente, para mantener el derecho de diseño es necesario pagar las tasas de mantenimiento y renovación en el plazo establecido (a partir del quinto año). A continuación se explica a grandes rasgos el sistema de tasas.
Tasas oficiales: se estima que el importe total de las tasas oficiales necesarias para mantener el derecho de diseño durante un máximo de 25 años desde la solicitud asciende aproximadamente a 2.200 reales brasileños (BRL, unos 390 dólares estadounidenses). Esta cantidad incluye las tasas oficiales desde el registro inicial hasta tres renovaciones, y las tasas de cada renovación son, en general, económicas (en el caso de los solicitantes particulares, existen además medidas de reducción o exención).En el momento de la solicitud, se abona la tasa de solicitud establecida al presentar la solicitud y los planos. Además, si se reivindica la prioridad, se aplicarán tasas adicionales.
Anualidades de mantenimiento y tasas de renovación: en Brasil, se abona una anualidad de mantenimiento en el quinto año para mantener los derechos hasta el décimo año y, a partir de entonces, se pagan tasas de renovación en el décimo, el decimoquinto y el vigésimo año para prorrogar el plazo de vigencia de los derechos.Por ejemplo, si una empresa desea mantener sus derechos durante los 25 años completos, deberá realizar un total de cuatro pagos (en el quinto, décimo, decimoquinto y vigésimo año), lo que supone un importe total de aproximadamente 2.200 BRL, tal y como se ha mencionado anteriormente. El importe exacto de las tasas de renovación puede variar debido a modificaciones legislativas, por lo que es importante consultar la lista de tarifas del INPI en cada ocasión. Si no se realizan los trámites de prórroga, los derechos caducarán, aunque es posible realizar el pago atrasado si se hace en un plazo de seis meses.
Honorarios de los representantes: lo anterior se refiere a las tasas que se abonan a las autoridades públicas; para la presentación y el mantenimiento de la solicitud, también se deben abonar los honorarios de los representantes locales. Los honorarios de los representantes varían según el despacho, pero, en general, se considera que, en comparación con el nivel de precios de Brasil, son ligeramente inferiores o similares a los de Japón. En el caso de las empresas japonesas, es habitual que se contrate a un representante local a través de un despacho de patentes japonés; en ese caso, hay que tener en cuenta que se generarán gastos tanto en la parte japonesa como en la local.
Brasil se adhirió al sistema de registro internacional de diseños (Arreglo de La Haya, en su versión revisada de Ginebra) con efecto a partir del 1 de agosto de 2023. De este modo, las empresas japonesas pueden designar a Brasil a través de una solicitud internacional de La Haya y obtener derechos de diseño en el territorio brasileño. El uso de la solicitud internacional ofrece la ventaja de poder gestionar de forma centralizada la protección de diseños en varios países, pero es necesario prestar atención a los requisitos específicos de Brasil.
Aspectos a tener en cuenta al designar a Brasil: cuando se designa a Brasil en una solicitud internacional (solicitud DM), se exige que el solicitante (titular) sea el propio creador. Si la solicitud se presenta a nombre de una persona jurídica distinta del creador, es necesario adjuntar en el formulario una declaración en la que se indique que se ha recibido una cesión del creador. Este requisito puede cumplirse a través del procedimiento de solicitud internacional (sistema eHague). Además, en lo que respecta a la presentación de documentos de prioridad, para la designación de Brasil se recomienda incluir el código DAS al reivindicar la prioridad.En caso de no disponer del código DAS, es necesario presentar los documentos de prioridad (con traducción) ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Brasil, a través de un representante local, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de publicación del boletín internacional.
Requisito de unidad y división: aunque en la solicitud internacional de La Haya es posible incluir varios diseños en una sola solicitud, en Brasil, como se ha mencionado anteriormente, solo se admiten hasta un máximo de 20 diseños (incluidas las variantes) en una solicitud de diseño, y además deben limitarse al mismo uso y las mismas características.Por lo tanto, si, por ejemplo, en la solicitud internacional se presentan conjuntamente diseños de productos diferentes, el examinador brasileño podría rechazar la parte designada para Brasil por «incumplimiento del requisito de unidad del diseño». Incluso en caso de rechazo, siempre que se haga dentro de los 60 días siguientes a la notificación de la Oficina Brasileña de Propiedad Intelectual, se permite designar un único diseño que se mantenga y presentar una solicitud de división local para el resto.Para las solicitudes divisas, es necesario abonar directamente a la Oficina de Patentes de Brasil las tasas nacionales correspondientes, ya que cada una de ellas pasa a ser una solicitud nacional. Por lo tanto, es importante bien diseñar la estructura de la solicitud internacional de tal forma que cumpla de antemano los requisitos de unidad de diseño de Brasil (por ejemplo, dividiendo los diseños según sea necesario y presentando solicitudes internacionales separadas para cada uno), bien tener en cuenta la posibilidad de presentar solicitudes divisas tras una denegación.
Examen y respuesta: Aunque se presente a través del Sistema de La Haya, el contenido y los criterios del examen que lleva a cabo la Oficina de Patentes de Brasil son los mismos que para las solicitudes nacionales.Si se detectan vicios de forma o incumplimiento de los requisitos, se enviará una notificación de denegación (comúnmente conocida como «Notificación A») a través de la OMPI. En ese caso, si no se presenta un escrito de respuesta a través de un agente local en un plazo de 60 días, la parte designada para Brasil quedará definitivamente denegada. En otras palabras, hay que tener en cuenta que, incluso utilizando la solicitud internacional, será necesario responder en el idioma local y contratar a un agente (por el contrario, se recomienda colaborar con un agente local de confianza en Brasil, incluso cuando se designe a este país en la solicitud internacional).
Cuando una empresa extranjera o un no residente presenta una solicitud de diseño en Brasil, es imprescindible la participación de un abogado o agente local. La legislación brasileña establece que las personas con domicilio en el extranjero deben designar de forma permanente a un agente cualificado con domicilio en el territorio brasileño.El agente designado tiene la facultad de recibir notificaciones de la Oficina de Patentes y de representar al solicitante en los procedimientos y en los juicios. Aunque no se presente el poder (POA) en el momento de la solicitud, este será válido a efectos procesales si se presenta en un plazo de 60 días a partir de la presentación de la solicitud (si no se presenta dentro del plazo, la solicitud será rechazada). El poder debe ir firmado por el solicitante (la empresa), pero no es necesario que esté certificado por un notario ni que cuente con la autenticación consular, por lo que la carga administrativa es relativamente leve.En el caso de las empresas japonesas, normalmente es un despacho de patentes de Japón el que se encarga de los trámites en colaboración con un representante local, pero en el POA se designa directamente al representante local.
Además, también se necesita un abogado local para el ejercicio de los derechos (litigios) tras la obtención de los mismos. En Brasil, solo las personas con titulación de abogado pueden actuar como representantes ante los tribunales. Si una empresa japonesa solicita una orden de cesación o una indemnización por daños y perjuicios en el país, es imprescindible que un abogado brasileño interponga la demanda. Por lo tanto, un aspecto práctico importante es seleccionar un representante local o un bufete de abogados de confianza que se encargue de todo el proceso, desde la obtención de los derechos hasta su ejercicio.
A continuación se resumen los principales motivos de denegación de las solicitudes de diseños industriales en Brasil y las oportunidades de respuesta que se ofrecen al solicitante.
Incumplimiento de los requisitos de forma y de la unidad de invención: la falta de documentos obligatorios, las deficiencias en la redacción de la solicitud o la inclusión de varios diseños diferentes en una misma solicitud se señalan, en primer lugar, durante el examen de forma. En muchos casos, estos aspectos pueden subsanarse y se notifican en forma de requerimiento de corrección (Office Action), en lugar de una denegación. Si el solicitante toma las medidas necesarias, como presentar la documentación que falte o presentar una solicitud divisional, en un plazo de 60 días, el examen podrá continuar. Si no se responde dentro del plazo, la solicitud se considerará desestimada (abandonada).
Diseños no aptos para el registro: Los diseños que no están sujetos a protección en virtud de la Ley de Diseños Industriales se rechazan desde el principio. Concretamente, las obras de carácter puramente artístico (que no se destinan a un uso industrial) no constituyen diseños, y tampoco se pueden registrar los diseños que atenten contra el orden público y las buenas costumbres, los que vulneren la reputación o la imagen de terceros, o los que profanen creencias religiosas.Además, las formas comunes o inevitables de los objetos (por ejemplo, formas geométricas puras como esferas o cubos, o formas funcionalmente estandarizadas como tornillos o engranajes) se consideran «carentes de carácter decorativo» y no pueden registrarse como diseños. Del mismo modo, tampoco pueden registrarse las formas que tienen como único objetivo garantizar la funcionalidad (es decir, aquellas cuya forma viene determinada por su función). En estos casos, es difícil subsanarlos mediante correcciones, por lo que se denegarán en la fase de examen.
Ámbito de las correcciones: se admiten las correcciones por defectos de forma, pero los cambios en los planos tras la presentación de la solicitud están estrictamente limitados. En particular, cuando se reivindica la prioridad, los cambios que no coincidan totalmente con los planos de la solicitud de prioridad se considerarán una adición de elementos nuevos, lo que conlleva el riesgo de que se rechace la corrección o se pierda la prioridad.Las normas de examen de diseños de Brasil exigen que los planos sean «idénticos a los de la solicitud de prioridad», por lo que tampoco se permite sustituir los planos posteriormente para armonizarlos con la solicitud de prioridad. Por lo tanto, es necesario examinar cuidadosamente los planos que se presentan en el momento de la solicitud y, si es necesario, adoptar estrategias como realizar correcciones espontáneas lo antes posible tras la presentación.
Como se ha indicado anteriormente, en Brasil las oportunidades de corrección se limitan básicamente a los aspectos formales, y los defectos relacionados con los requisitos sustantivos (como la violación del orden público y las buenas costumbres o la falta de carácter decorativo) resultan fatales. No obstante, es posible presentar un recurso (juicio) contra la resolución de denegación. Se puede presentar una solicitud de juicio en la que se expongan los motivos de la impugnación en un plazo de 60 días a partir de la fecha de notificación de la denegación en el Boletín Oficial, y se llevará a cabo una nueva revisión por parte de un examinador interno.En el procedimiento de juicio se establece un plazo para que terceros presenten sus opiniones; además, el examinador emite un nuevo dictamen y se concede al solicitante la oportunidad de presentar una nueva réplica. Si, como resultado del juicio, se revoca la denegación, se procede directamente al registro; si se mantiene, se puede considerar la posibilidad de recurrir a la vía judicial (litigio).
El sistema de diseños de Brasil no cuenta con un régimen de oposición en la fase de solicitud. Por lo tanto, aunque un tercero desee oponerse a una solicitud de diseño, no dispone de medios para intervenir oficialmente antes del registro. Si se descubre una solicitud de diseño de un competidor, lo habitual es observar primero si dicho diseño se registra y, una vez registrado, estudiar las medidas a tomar.
Procedimiento de nulidad tras el registro: una vez registrado el diseño, se puede solicitar un procedimiento de nulidad (procedimiento administrativo de anulación del registro). Cualquier persona puede presentar la solicitud (basta con ser parte interesada) y, en ocasiones, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) puede iniciarlo de oficio. La solicitud de nulidad debe presentarse en un plazo de cinco años a partir de la fecha de publicación del registro.Transcurridos los cinco años, en principio no se admiten procedimientos de nulidad ante el INPI. No obstante, se considera que la interposición de una demanda de nulidad ante los tribunales (Tribunales Federales) sigue siendo posible tras este plazo. Como motivos de nulidad pueden alegarse la falta de requisitos formales (por ejemplo, la falta de unidad de invención) o la falta de requisitos sustantivos (por ejemplo, la falta de novedad o de originalidad). En el procedimiento de nulidad se solicita a la Oficina de Patentes la cancelación del registro y, si no se está de acuerdo con la resolución de la Oficina, se puede recurrir en última instancia a la revisión judicial.
Excepción de nulidad: como se ha mencionado anteriormente, en un proceso por infracción, el demandado puede alegar la nulidad del diseño registrado como método de defensa. En este caso, una característica distintiva es que puede dictarse una sentencia que niegue la validez únicamente entre las partes del proceso en cuestión (efecto inter partes). Es decir, existe la posibilidad de que se dicte una resolución según la cual, en el contexto del proceso por infracción, el derecho sobre el diseño en cuestión no pueda ejercerse frente al demandante, sin necesidad de pasar por un procedimiento formal de nulidad ante el Tribunal Federal. No obstante, esta resolución no afecta directamente a terceros.Si otros desean que se declare la nulidad, deberán interponer por separado un procedimiento de nulidad o una demanda de nulidad.
En general, puede decirse que en Brasil los cinco años posteriores a la concesión del derecho son un periodo de alto riesgo de nulidad. Si se desea impugnar un diseño registrado por un tercero, es recomendable solicitar un procedimiento de nulidad dentro de este plazo; por su parte, los titulares de los derechos deben tener en cuenta que, una vez transcurridos los cinco años desde el registro, el riesgo de nulidad administrativa se reduce (aunque sigue existiendo la posibilidad de que se impugne ante los tribunales).
Por último, resumimos los puntos y estrategias que las empresas japonesas deben tener en cuenta a la hora de proteger y aprovechar los diseños en Brasil.
Obtención temprana de los derechos y aprovechamiento de la prioridad internacional: dado que Brasil aplica un sistema de registro sin examen, el tiempo transcurrido entre la solicitud y el registro tiende a ser más corto en comparación con otros países. Si se desea obtener los derechos rápidamente para coincidir con el lanzamiento del producto, la solicitud en Brasil es una opción válida. Si se presenta la solicitud en Brasil en un plazo de seis meses desde la solicitud de diseño en Japón, se puede reivindicar la prioridad de París; además, a partir de 2023 también se podrá utilizar la solicitud internacional de La Haya.Si, tras presentar la solicitud en Japón, se tiene en mente el mercado brasileño como destino para el lanzamiento del producto, conviene considerar la posibilidad de presentar la solicitud en Brasil lo antes posible (o designar a Brasil en la solicitud internacional). Cabe señalar que la legislación brasileña reconoce un período de gracia de 180 días en materia de novedad, por lo que la divulgación propia realizada en los seis meses anteriores a la solicitud no se considera una pérdida de novedad.En caso de que una empresa japonesa haya hecho público el diseño, por ejemplo, durante la presentación de un producto, aún existe la posibilidad de obtener protección mediante una solicitud en Brasil, siempre que se haga en un plazo de seis meses. No obstante, tenga en cuenta que, por regla general, una vez transcurrido el plazo de prioridad (seis meses), ya no será posible obtener protección.
Solicitud conjunta de diseños derivados: en Japón existe el sistema de diseños relacionados, pero la norma básica es una solicitud por diseño. Por el contrario, en Brasil es posible presentar en una sola solicitud hasta 20 variaciones de un mismo concepto. En el caso de productos con múltiples diseños derivados, como diferentes colores o cambios en los detalles, resulta más eficiente desde el punto de vista de los costes presentar una solicitud conjunta que agrupe todos los diseños. No obstante, si se mezclan diseños no relacionados, la solicitud será denegada, por lo que conviene consultar con el agente para determinar el alcance de la agrupación.Además, mientras que en Japón existe la estrategia de presentar posteriormente una solicitud de diseño relacionado para incluir diseños similares que no se incluyeron en la solicitud inicial, en Brasil, si se presenta una solicitud separada para un diseño similar tras la publicación, la propia solicitud anterior podría convertirse en un obstáculo. Por lo tanto, es recomendable incluir en la solicitud inicial, en la medida de lo posible, todas las variaciones que se deseen proteger.
Tratamiento de los diseños parciales: como se ha mencionado anteriormente, desde 2023 también es posible en Brasil presentar reivindicaciones parciales mediante líneas discontinuas. Sin embargo, no se trata de un sistema independiente como el de los diseños parciales de Japón, y aún hay pocos antecedentes de este procedimiento. Si una empresa japonesa desea proteger solo una parte de un producto en Brasil, deberá limitar hábilmente el alcance de los derechos en los planos mediante el uso de líneas discontinuas. En este caso, no olvide indicar en la memoria descriptiva que las partes marcadas con líneas discontinuas no están incluidas en los derechos.La protección parcial de diseños es eficaz para combatir las imitaciones, pero existe la posibilidad de que el examinador rechace el registro si considera que dicha parte tiene una «forma común» (especialmente en el caso de la forma de piezas que, por sí solas, carecen de originalidad). Se puede considerar una estrategia eficaz cuando, aunque sea parcial, se trata de una característica visual destacada.
Representante local y asistencia lingüística: El idioma oficial de Brasil es el portugués, por lo que los documentos que se presentan ante la Oficina de Patentes y los boletines oficiales están redactados en portugués. Dado que a las empresas japonesas les resulta difícil comunicarse directamente, es imprescindible designar a un representante local de confianza.Afortunadamente, en las solicitudes en Brasil no se requiere la certificación notarial del poder, por lo que los trámites son fluidos; sin embargo, al elegir un agente con experiencia en casos de empresas japonesas, se pueden evitar errores debidos a diferencias culturales o de prácticas comerciales. Especialmente en caso de que sea necesario responder a una denegación a través del Sistema de La Haya, es necesario redactar una respuesta en portugués en un plazo breve de 60 días tras la notificación de la OMPI, por lo que conviene establecer de antemano un sistema de comunicación con el agente local.
Ejercicio de los derechos y uso del examen de fondo: en Brasil se admiten las demandas de cesación y de indemnización por daños y perjuicios ante la infracción de los derechos de diseño, y en casos graves se contempla incluso el enjuiciamiento penal.Cuando los productos falsificados salen al mercado, lo habitual es enviar primero una carta de advertencia (Cese y Desistimiento) por correo certificado, instando a la cesación voluntaria. Si la infracción persiste, se interpone una demanda civil y, si es necesario, se recurre también a la retención en aduana. En este punto, la clave es la estabilidad (validez) del derecho. Los derechos obtenidos sin examen son rápidos, pero conllevan el riesgo de que el infractor alegue su nulidad.Aprovechar la solicitud de examen de fondo mencionada anteriormente para obtener una garantía de la novedad y originalidad de los derechos de la empresa constituye un arma poderosa en la estrategia procesal. Especialmente en Brasil, dado que puede iniciarse un procedimiento de nulidad de oficio en función del resultado del examen del examinador, se puede decir que, por el contrario, los derechos reconocidos por el examinador gozan de mayor fiabilidad. Por lo tanto, cuando una empresa japonesa obtenga un derecho de diseño en Brasil, se recomienda solicitar activamente el examen de fondo para los diseños de mayor importancia, a fin de garantizar la máxima seguridad.
Gestión de costes: Las tasas oficiales de los diseños en Brasil son relativamente bajas y, dado que existe la ventaja de poder presentar una solicitud conjunta para múltiples variantes, es posible lograr una protección amplia con una buena relación calidad-precio. Sin embargo, es importante calcular el coste total teniendo en cuenta las fluctuaciones del tipo de cambio y los honorarios de los representantes locales, y estudiar los diseños por orden de prioridad.Por ejemplo, en el caso de productos cuyo mercado local no sea muy grande, se debe evaluar la relación coste-eficacia de la solicitud y decidir, dentro de una estrategia global de propiedad intelectual, si es posible cubrirlos mediante marcas o derechos de autor en lugar de diseños. Es necesario establecer un equilibrio: presentar sin dudar las solicitudes de los diseños fundamentales y presentar las de los diseños secundarios según sea necesario.
Con esto, hemos explicado de forma exhaustiva el sistema de diseños de Brasil y los puntos prácticos más relevantes.Aunque Brasil se está acercando a los estándares internacionales gracias a su adhesión al Arreglo de La Haya en 2023 y a la entrada en vigor de nuevos criterios de examen, sigue siendo una jurisdicción única en la que persisten el principio de no examen y procedimientos propios. Para las empresas japonesas, es importante estar atentas a las últimas tendencias y colaborar con expertos locales para obtener y utilizar adecuadamente los derechos. Esperamos que el contenido de este artículo resulte de utilidad para proteger con seguridad los diseños de su empresa en el mercado brasileño.
Bibliografía y fuentes: Ley de Propiedad Industrial de Brasil (Ley n.º 9.279/96), Manual de Diseños del INPI, 2.ª edición (revisión de 2023), ICLG «Designs 2025 – Brazil», columna «El sistema de diseños de Brasil» de HARAKENZO, entre otros.
AUTOR
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, la Web3 y las FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).