El régimen de diseños industriales de México se ha reformado profundamente con la nueva Ley de Propiedad Industrial, que entró en vigor en 2020, y se ha adaptado a los estándares internacionales. En este artículo se ofrece una visión general del régimen, dirigida a los profesionales japoneses, en la que se explican los requisitos de registro de los diseños industriales en México, los trámites de solicitud, la duración de la protección y la relación con el Arreglo de La Haya.
Índice
Para obtener el registro de un diseño en México, es necesario cumplir dos requisitos principales: la novedad y la aplicabilidad industrial. Se exige que el diseño sea nuevo a nivel mundial (que tenga un aspecto propio y claramente diferenciado en comparación con los diseños conocidos) y no podrá registrarse si se considera que es una combinación de diseños existentes o que es sustancialmente idéntico a un diseño conocido. Además, es condición indispensable que dicho diseño pueda ser objeto de una producción industrial o artesanal (aplicabilidad industrial).
Por otra parte, la protección del diseño se limita a la estética del producto (características decorativas), por lo que no se puede proteger como diseño cuando la forma, etc., está determinada por razones puramente funcionales (es decir, cuando la forma depende únicamente de la función). Por ejemplo, las partes de la estructura o la forma que solo cumplen una función técnica del producto no pueden protegerse mediante un derecho de diseño, y se considera que dichos elementos inventivos deben tramitarse mediante una patente o un modelo de utilidad.
El procedimiento de solicitud de diseños en México se ajusta en líneas generales al proceso de solicitud de patentes y se desarrolla según el siguiente flujo.
El plazo necesario desde la solicitud hasta el registro se estima, en casos sin complicaciones, en aproximadamente un año y medio a dos años (puede variar en función de la complejidad del caso y de si se presentan oposiciones). En los últimos años, la introducción de la solicitud electrónica ha mejorado la eficiencia del procedimiento.
El objeto de protección (definición de diseño) está claramente establecido en la ley. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México clasifica los objetos protegidos como diseños (diseños industriales) en los dos tipos siguientes.
Como se ha indicado anteriormente, en México los diseños relacionados con la estética de los productos son objeto de derechos de diseño. Solo los diseños registrados pueden ser objeto de protección, y en México no existe un sistema de protección para los diseños no registrados, como el que se observa en el régimen de diseños comunitarios de la Unión Europea. Al obtener un derecho de diseño, se concede el derecho exclusivo de solicitar medidas cautelares o una indemnización por daños y perjuicios contra terceros que fabriquen, utilicen, vendan o importen el diseño registrado sin autorización.
Es posible la superposición de los derechos de diseño con otros derechos de propiedad intelectual, por lo que se puede considerar su aplicación en paralelo a la protección mediante derechos de autor o marcas. Los diseños artísticos pueden estar protegidos por derechos de autor y, si la forma del producto en sí misma tiene carácter distintivo, también pueden protegerse como marcas tridimensionales. No obstante, dado que los requisitos y efectos de cada uno de estos derechos difieren, es necesario realizar una valoración estratégica para determinar qué derecho utilizar para la protección.
La Ley de Diseños Industriales de México establece una excepción a la pérdida de novedad (período de gracia) según la cual, bajo ciertas condiciones, no se considera que el diseño haya perdido su novedad aunque se haya divulgado antes de la solicitud.Concretamente, si el creador del diseño (diseñador) o sus sucesores han dado a conocer dicho diseño (mediante publicación, exhibición, puesta en práctica o presentación en una exposición, etc.) en los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud (o a la fecha de prioridad, en caso de que se reivindique esta), se considera que dicho hecho de divulgación no menoscaba la novedad del diseño.
El período de gracia es de 12 meses. Aunque el propio diseñador haya dado a conocer el producto en una presentación o feria comercial, o haya publicado el diseño en Internet, si presenta la solicitud de registro de diseño en México en el plazo de un año a partir de esa fecha, se aplazará la pérdida de novedad por divulgación propia. Sin embargo, en la práctica, lo más seguro es presentar la solicitud antes de la divulgación, sin depender del período de gracia.
Para acogerse a esta excepción, es necesario que el autor de la divulgación sea el titular del derecho (aunque no existe una disposición expresa sobre la divulgación o filtración no autorizada por parte de terceros, se entiende que, por lo general, las filtraciones debidas a actos de competencia desleal también pueden estar protegidas). La legislación mexicana no establece claramente los requisitos procesales para acogerse al período de gracia, por lo que se considera que estos se determinarán de manera sustantiva durante el proceso de examen, según sea necesario.
Los planos (o fotografías) que se presentan en la solicitud de diseño también deben cumplir ciertos requisitos y aspectos prácticos a tener en cuenta.
El plazo de vigencia del derecho de diseño en México se calcula a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Una vez concedido el registro del diseño, se concede un plazo de protección de cinco años con carácter retroactivo a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Dado que este plazo de cinco años comienza automáticamente en la fecha de presentación de la solicitud, en el momento del registro ya se han asegurado los derechos correspondientes a los primeros cinco años.
Puntos clave del período de protección: el registro inicial tiene una validez de cinco años a partir de la fecha de solicitud. A partir de entonces, se puede renovar cada cinco años, con un máximo de cuatro renovaciones (lo que permite mantener el derecho de diseño durante un máximo de 25 años en total a partir de la fecha de solicitud). Transcurridos los 25 años, el derecho de diseño expira y el diseño pasa a ser de dominio público.
Según la antigua legislación mexicana, el plazo de vigencia de los diseños era de 15 años (sin posibilidad de renovación), pero la reforma legislativa de 2018 y la nueva Ley de Propiedad Industrial, que entró en vigor en 2020, permitieron ampliar dicho plazo. De este modo, se ha logrado una protección de hasta 25 años, en consonancia con los países de Europa y América y con el Sistema de La Haya.En cuanto al procedimiento de renovación, basta con pagar la tasa de renovación antes de que expire cada periodo de 5 años; además, en caso de olvido del plazo, en algunos casos se concede un periodo de gracia (normalmente, los pagos atrasados de hasta 6 meses se aceptan previo pago de un recargo).
México es parte del Convenio de París, por lo que es posible reivindicar la prioridad si se presenta la solicitud en México en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera solicitud de diseño industrial en un país extranjero, incluido Japón. Para reivindicar la prioridad, es necesario declarar la fecha de prioridad y el país de la solicitud prioritaria en el momento de presentar la solicitud en México, y presentar posteriormente, en un plazo de tres meses, un certificado oficial de la solicitud prioritaria (documentación de prioridad; copia certificada por la oficina de patentes del país de la solicitud). Si la documentación de prioridad no está en español, se exigirá adjuntar una traducción al español.Además, es necesario abonar al IMPI la tasa correspondiente por cada reivindicación de prioridad.
El plazo para reivindicar la prioridad es de seis meses, y el plazo para presentar los documentos de prioridad es de tres meses. Es importante tener en cuenta que, si no se cumplen estos requisitos dentro de los plazos establecidos, no se reconocerá la prioridad, lo que podría suponer una desventaja a la hora de evaluar la novedad.
En México se aplica un sistema de publicación temprana de las solicitudes de diseños industriales. Tras superar el examen de forma, el contenido de la solicitud se publica inmediatamente en el Boletín Oficial (Boletín de la Propiedad Industrial) y, en principio, no existe un sistema que permita mantenerla en secreto.Es posible presentar oposiciones dentro de un plazo determinado a partir de la publicación (tres meses según la legislación vigente), por lo que el contenido del diseño se da a conocer al público de forma temprana. Por ello, si se tiene previsto presentar una solicitud de marca o publicar una obra antes de la solicitud de diseño, se recomienda una estrategia que dé prioridad a la solicitud de diseño, teniendo en cuenta el riesgo de que dichos actos de divulgación menoscaben la novedad del diseño.
La modificación o corrección del contenido de una solicitud de diseño, una vez presentada, se limita, en principio, al ámbito del contenido divulgado en el momento de la solicitud. No se permite añadir nuevos planos ni modificar la forma del diseño, ya que ello supondría una modificación del resumen del contenido de la solicitud. Por otra parte, en caso de que se señalen irregularidades durante el examen de forma o el examen de fondo, se admiten correcciones que no alteren sustancialmente el alcance del diseño, como la corrección de errores tipográficos menores o la adición de explicaciones para mayor claridad.
Por ejemplo, son casos típicos la corrección de un número de referencia erróneo en los planos o la adición de una nota en la descripción para aclarar el significado de una línea discontinua. Además, si el examinador señala que se incumple el requisito de unidad, es posible dividir la solicitud y transferir parte del diseño a una solicitud separada.Cabe señalar que, en México, también es posible modificar el nombre del diseño o los datos del solicitante que figuran en la solicitud; sin embargo, el cambio de titularidad (cambio de solicitante) tras la presentación de la solicitud se limita, en principio, a los casos de cesión, y requiere el registro ante el IMPI.
Aunque en México no existe una distinción institucional similar al «diseño parcial» japonés, en la práctica es posible presentar solicitudes de diseño que protejan únicamente una parte del producto. En ese caso, se utiliza la técnica de dibujar con línea continua solo la parte sobre la que se reivindican derechos en el plano que representa el producto completo, y el resto con líneas discontinuas, etc. Al indicar claramente en la descripción que las partes con líneas discontinuas no son aquellas para las que se solicita el registro del diseño, se pueden obtener derechos únicamente sobre las partes indicadas con línea continua.
Por ejemplo, si se desea proteger únicamente el diseño de los iconos de la pantalla de un smartphone, se puede presentar la solicitud representando el contorno del propio smartphone con una línea discontinua y la parte de los iconos con una línea continua en color. De este modo, incluso si se trata de elementos de diseño parciales, es posible obtener protección efectiva mediante el uso ingenioso de los planos.
En México es posible incluir varios diseños (variantes) en una sola solicitud de diseño. Sin embargo, esto está sujeto a la condición de que se reconozca que dichos diseños están estrechamente relacionados entre sí y constituyen un único concepto de diseño. El examinador analiza los puntos en común de cada diseño incluido en la solicitud y determina si se cumple el requisito de unidad (unicidad).
Por ejemplo, si se trata de variaciones de una silla basadas en un mismo concepto (como la presencia o ausencia de reposabrazos), se puede permitir agruparlas en una sola solicitud. Si se presenta una solicitud con una combinación que no cumple el requisito de unidad, durante el proceso de examen se exigirá una solicitud divisional. Cabe señalar que en México no existe un sistema de diseños relacionados, como el de Japón, en el que se vinculen los diseños mediante solicitudes separadas. No se establece una relación oficial entre las solicitudes divisionales, por lo que cada una de ellas constituye un derecho independiente.
La reparación de la infracción de los derechos de diseño en México se lleva a cabo principalmente mediante procedimientos administrativos.El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es el organismo competente en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual y tiene la facultad de determinar la existencia de una infracción de los derechos de diseño y de dictar órdenes de cesación, entre otras medidas. El artículo 213, inciso XV, de la Ley de la Propiedad Industrial de México establece que «el acto de reproducir o imitar un diseño registrado sin el consentimiento del titular» constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial.
La fabricación y venta de productos muy similares a un diseño registrado constituye una infracción si se considera que se trata de una imitación, incluso si existen algunas diferencias en el diseño.El titular del derecho de diseño, al descubrir un producto sospechoso de infringir sus derechos, puede presentar ante el IMPI una solicitud administrativa de cesación (denuncia de infracción). Si, tras la investigación, el IMPI determina que existe infracción, puede dictar contra el infractor una orden de suspensión de la fabricación y venta, o una orden de cesación, y, en algunos casos, imponer medidas tales como el embargo o la incautación del producto, o la imposición de una multa. La resolución de la infracción mediante el procedimiento administrativo suele tardar aproximadamente un año, aunque depende del caso.
Además de las medidas administrativas del IMPI, el titular del derecho de diseño puede solicitar la ejecución forzosa de una orden de cesación o presentar una demanda de indemnización por daños y perjuicios mediante un proceso civil. Sin embargo, en México suele ser habitual que el IMPI determine primero si existe infracción desde el punto de vista administrativo y que ese resultado se refleje en la demanda de indemnización civil, lo que constituye una característica distintiva en comparación con otros países, ya que la aplicación de la ley se centra principalmente en la vía administrativa. Cabe señalar que, por lo general, los actos de infracción de los derechos de diseño no son objeto de sanciones penales.Asimismo, la Aduana (autoridad aduanera), en su calidad de órgano auxiliar del IMPI, coopera en la incautación de productos falsificados a petición de este.
En México existe un sistema de doble vía que, si bien se basa en los recursos administrativos, también recurre en última instancia a los recursos judiciales (juicios) para hacer valer los derechos. El titular del derecho presenta primero una denuncia de infracción ante el IMPI y, si no está de acuerdo con el resultado, puede recurrir mediante un recurso administrativo o interponiendo una demanda ante los tribunales federales. Para ejercer los derechos con rapidez, es importante preservar las pruebas de los productos infractores lo antes posible y presentar la denuncia ante el IMPI de forma adecuada.
Arreglo de La Haya: El Arreglo de La Haya (Convenio de Ginebra de 1999) entró en vigor en México el 6 de junio de 2020. Los solicitantes de los países miembros del Arreglo de La Haya, entre los que se incluye Japón, pueden obtener la protección de diseños en México mediante una solicitud internacional de diseño única a través de la OMPI.
En los últimos años, México se ha adherido al Arreglo de La Haya (Arreglo de Ginebra de 1999), que constituye un sistema internacional de registro de diseños. El 6 de marzo de 2020 depositó el instrumento de aceptación de la adhesión ante la OMPI, y el Arreglo de La Haya entró en vigor para México el 6 de junio de ese mismo año. Cuando se publica una solicitud de registro internacional que designa a México y se remite al IMPI a través de la OMPI, el IMPI examina su contenido de la misma manera que lo haría con una solicitud nacional.
Al adherirse al Arreglo de La Haya, México ha establecido varias declaraciones y anexos. Los puntos principales son los siguientes.
Cuando una empresa japonesa desea proteger un diseño en México, existen dos opciones: (1) la solicitud directa (presentada ante el IMPI a través de un agente local) y (2) la designación de México en una solicitud internacional de La Haya. En el segundo caso, aunque se benefician de la centralización de los trámites y de la posibilidad de presentar la solicitud en inglés, es recomendable contar con el apoyo de un experto debido a la complejidad de las respuestas a las notificaciones y a la gestión de las divisiones.
A continuación se muestra una tabla que resume los aspectos principales del régimen de diseños industriales de México.
| Aspecto | Resumen (sistema de diseños de México) |
|---|---|
| Objeto de protección | Aspecto decorativo de productos industriales o artesanales. Se protegen los diseños bidimensionales (planos de diseño) y tridimensionales (modelos de diseño). Las formas puramente funcionales no están protegidas. |
| Requisitos de registro | Se requiere novedad (que difiera claramente de los diseños conocidos) y aplicabilidad industrial. La forma o el patrón no deben ser muy similares a diseños existentes. No se pueden registrar características que se basen únicamente en la función. |
| Excepciones a la pérdida de novedad | Si la solicitud se presenta en un plazo de 12 meses desde la divulgación por parte del creador (titular del derecho), dicha divulgación no menoscaba la novedad (período de gracia). Se incluyen, por ejemplo, la exposición en ferias o la publicación en la página web de la propia empresa. |
| Procedimiento de solicitud | Tras presentar la solicitud ante el IMPI, se lleva a cabo un examen de forma → publicación de la solicitud → plazo de oposición (3 meses tras la publicación) → examen de fondo → resolución de registro y pago de la tasa de registro, con lo que se adquieren los derechos. Si todo va bien, el registro se obtiene entre un año y medio y dos años desde la presentación de la solicitud. |
| Requisitos de los planos | Se debe presentar una representación detallada del diseño mediante planos o fotografías. Se deben incluir las vistas múltiples necesarias para mostrar adecuadamente la forma y el patrón generales del producto. Se debe adjuntar una descripción de los planos para aclarar las partes que no se reivindican, como las indicadas con líneas discontinuas. |
| Plazo de protección | Válido durante 5 años a partir de la fecha de solicitud. Se puede renovar cada 5 años y prorrogar hasta un máximo de 25 años. Se pueden realizar hasta 4 renovaciones (25 años en total). |
| Derecho de prioridad | De conformidad con el Convenio de París, se puede reivindicar el derecho de prioridad si la solicitud se presenta en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la solicitud anterior en un país extranjero, como Japón. Es necesario indicar el país y la fecha en el momento de la solicitud y presentar el certificado de prioridad (con traducción al español) en un plazo de tres meses. |
| Diseños parciales | El sistema de diseños parciales no está tipificado. Sin embargo, en los planos, es posible obtener derechos sobre un diseño parcial representando con líneas continuas únicamente la parte del producto que se desea proteger y utilizando líneas discontinuas para el resto. |
| Solicitud múltiple de diseños | Es posible (se pueden presentar solicitudes con múltiples variantes). No obstante, solo se admiten diseños que pertenezcan a un único concepto de diseño. Si no se cumplen los requisitos de unidad, se indicará que se presente una solicitud dividida. No existe un régimen de diseños relacionados. |
| Infracción y aplicación | Las medidas son principalmente administrativas. El IMPI determina si existe infracción (imitación) y, si se considera que la hay, impone la suspensión de la fabricación y la venta, así como órdenes de cesación y multas. La resolución suele tardar aproximadamente un año desde la presentación de la solicitud. |
| Solicitud internacional (La Haya) | País miembro (en vigor desde junio de 2020). Es posible designar a México en una solicitud de La Haya desde Japón. Los criterios de examen y los procedimientos del IMPI son los mismos que para las solicitudes nacionales. El requisito de unidad se aplica también a las solicitudes internacionales. No es posible aplazar la publicación. |
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
EVORIX, despacho de propiedad intelectual. Abogado representante
Asiste a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, en todo el proceso, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y las FinTech. Miembro de varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).