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A la hora de registrar una marca, a menudo nos preguntan si es mejor hacerlo a nombre de una persona física o de una persona jurídica. Esta cuestión no se limita a los derechos de marca, sino que es un tema importante común también a los derechos de patente, de diseño y de modelo de utilidad.
Aunque es frecuente que muchas personas opten por «registrarlo a nombre de una empresa por costumbre» o «lo soliciten a título individual», el registro a nombre de una persona física y el registro a nombre de una empresa presentan ventajas e inconvenientes distintos. En este artículo, analizaremos las características de cada uno.
En primer lugar, veamos en una tabla las principales diferencias entre el nombre de una persona física y el de una persona jurídica.
| Criterios de comparación | A nombre de una persona física | A nombre de una empresa |
|---|---|---|
| Riesgo de adquisición | No se ve afectado por la adquisición | Posibilidad de transferencia tras la adquisición de la empresa |
| Trámites en caso de fusión o adquisición | Es necesario realizar un registro de transferencia por separado | Traspaso automático por cesión de acciones (no se requieren trámites) |
| Publicación de la dirección | Se hace pública la dirección particular | Se hace pública la dirección de la empresa |
| Riesgo de procedimiento de cancelación por falta de uso | Existe riesgo si la empresa está en uso | Es fácil que el titular del derecho y el usuario coincidan |
| Examen acelerado | En caso de uso por parte de una sociedad, no se cumplen las condiciones | Es probable que el solicitante y el usuario coincidan |
| Sucesión | Es necesario realizar los trámites de sucesión | La sociedad continúa (no es necesaria la sucesión) |
La mayor ventaja de poseer los derechos de marca a nombre de una persona física es que no se ve afectada por la adquisición de la empresa (incluidas las adquisiciones hostiles).
En el caso de estar a nombre de una sociedad, si esta es adquirida, los derechos de marca se transfieren junto con la empresa. Sin embargo, si están a nombre de una persona física, los derechos de marca siguen perteneciendo a dicha persona aunque cambie la titularidad de la empresa.
Casos de aplicación concretos: la titularidad a nombre del presidente es eficaz cuando existe riesgo de adquisición hostil o cuando se desea proteger una marca importante separándola del control de la empresa.
La ventaja de mantener los derechos de marca a nombre de una sociedad es que los trámites se simplifican en caso de fusiones y adquisiciones (M&A) o de compra de la empresa.
En el caso de una sociedad, al transferir las acciones, los derechos de marca se transfieren junto con la sociedad, por lo que no es necesario realizar trámites de transferencia individuales (solicitud de registro de transferencia de derechos de marca). Dado que el registro de transferencia de derechos de marca conlleva un coste de 30 000 yenes en timbres por cada caso, esto supone un importante ahorro de costes para las empresas que poseen muchos derechos de marca.
Ejemplo concreto en cuanto a costes: si se poseen 50 derechos de marca, realizar el registro de transferencia de forma individual supondría un gasto de 1,5 millones de yenes solo en sellos (30 000 yenes x 50 casos). Si se transfieren las acciones a nombre de la sociedad, este gasto no es necesario.
El registro a nombre de una persona física presenta algunas desventajas que hay que tener en cuenta.
Al presentar la solicitud a nombre de una persona física, la dirección del titular se hace pública en el registro y la base de datos de la Oficina de Patentes. Es decir, existe la posibilidad de que terceros conozcan la dirección de su domicilio particular. Si desea evitar que se haga pública la dirección de su domicilio particular, debería considerar la posibilidad de presentar la solicitud a nombre de una sociedad.
Si la entidad que utiliza realmente la marca es una sociedad, pero el titular de los derechos de marca es una persona física, se produce una discrepancia entre el titular y el usuario. En este caso, existe el riesgo de que un tercero solicite un procedimiento de anulación por falta de uso.
Por supuesto, es posible evitar la anulación si se puede demostrar, mediante un contrato u otro documento, que el particular ha concedido una licencia de uso a la empresa. Sin embargo, se puede prevenir este riesgo desde el principio haciendo coincidir al titular del derecho con el usuario.
Nota: Si el titular del derecho de marca es una sociedad y el usuario también es una sociedad, se pueden evitar riesgos innecesarios y los gastos de respuesta ante un procedimiento de cancelación por falta de uso.
En el caso de que el titular sea una persona física, si ocurriera algo inesperado al titular, los herederos deberán realizar el «trámite de solicitud de registro de transferencia por sucesión». El trámite de registro de transferencia también es necesario en caso de cesión a un tercero.
Un caso frecuente es el de quienes, al iniciar su actividad como autónomos, registran la marca a nombre de una persona física y posteriormente se constituyen como sociedad. En este caso, dado que se mezclan los bienes personales con los de la sociedad, se recomienda transferir la marca a nombre de la sociedad.
La principal desventaja del registro a nombre de la sociedad es que, en caso de adquisición de la empresa, los derechos de marca se transfieren junto con ella.
Especialmente en el caso de una adquisición hostil, existe el riesgo de perder los derechos de marca de forma involuntaria. Si se desea evitar este riesgo, una medida posible es cambiar a nombre del presidente, a título personal, solo los derechos de marca importantes. Si están a nombre del presidente, la adquisición de la empresa no afectará a los derechos de marca.
El examen de una marca suele tardar unos 12 meses, pero si se recurre al sistema de «examen acelerado», se puede recibir el resultado del examen en unos dos meses desde la presentación de la exposición de motivos.
Sin embargo, uno de los requisitos del examen acelerado es que el «solicitante de la marca» y el «usuario (quien utiliza la marca en la práctica)» sean la misma persona.
Importante: si el solicitante es una persona física (por ejemplo, a nombre del propio presidente) y el usuario es una persona jurídica (por ejemplo, la empresa del presidente), no se cumplen los requisitos del examen acelerado, ya que el solicitante y el usuario no coinciden. Si se prevé recurrir al examen acelerado, es necesario elegir cuidadosamente el titular en el momento de la solicitud.
Si necesita asesoramiento personalizado sobre la elección del titular de los derechos de marca, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho. Un abogado especializado en marcas se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible.
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Nuestros abogados especializados en marcas le asesorarán de forma gratuita sobre la opción más adecuada, ya sea a nombre de una persona física o de una persona jurídica.
Última actualización: 10 de enero de 2023
AUTOR
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las empresas emergentes, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y las FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).