Sin embargo, por otro lado, los problemas relacionados con la propiedad intelectual (patentes) son constantes. «Al intentar solicitar una patente por los resultados de una investigación conjunta, surgió un conflicto con la universidad sobre la titularidad de los derechos», «el momento de la publicación del artículo no coincidió y ya no se pudo obtener la patente»: estos casos no son en absoluto infrecuentes.
La mayoría de los problemas relacionados con las patentes en la colaboración entre la industria y la universidad se deben a la falta de acuerdos previos o a diferencias de percepción entre ambas partes. En otras palabras, si se cuenta con los conocimientos adecuados y se formalizan los contratos pertinentes, es posible prevenir muchos de estos problemas.
En este artículo, tras analizar las razones por las que suelen surgir problemas de patentes en la colaboración entre la industria y la universidad, se explica de forma exhaustiva información útil para la práctica, desde los cinco puntos clave que las empresas deben tener en cuenta y ejemplos reales de problemas, hasta las ventajas de consultar a un agente de patentes.
Índice
Los problemas de patentes en la colaboración entre la industria y la universidad no se deben únicamente a «deficiencias en el contrato». En el fondo, existen diferencias estructurales entre la universidad y la empresa. A continuación, analizaremos en detalle las tres razones principales por las que suelen surgir problemas.
Para las empresas, el objetivo de la investigación conjunta es obtener beneficios mediante la comercialización. El objetivo final es plasmar los resultados de la investigación en productos o servicios y asegurar una ventaja competitiva en el mercado. Por ello, existe un fuerte incentivo para utilizar la tecnología de forma exclusiva y evitar que la utilicen los competidores.
Por su parte, el objetivo de la universidad es la publicación de resultados académicos y la retribución del conocimiento a la sociedad. Los criterios de evaluación de los investigadores se basan en la redacción de artículos, su presentación en congresos y su contribución al desarrollo de la ciencia. Las patentes son, en última instancia, «una forma de los resultados», y su exclusividad es, en cierta medida, incompatible con la misión de la universidad.
Esta diferencia de objetivos genera un conflicto fundamental a la hora de negociar la titularidad de los derechos y el alcance de su uso. Las empresas quieren «utilizarla de forma exclusiva», mientras que las universidades quieren «retribuirla ampliamente a la sociedad»: si se inicia una investigación conjunta sin salvar esta brecha, surgirán problemas en el momento en que se obtengan los resultados.
Comparación de los objetivos de las empresas y las universidades
Empresa: Comercializar los resultados de la investigación y establecer una ventaja competitiva. Desea el uso exclusivo de la patente.
Universidad: Publicación de los resultados académicos y retorno del conocimiento a la sociedad. La publicación de artículos y la evaluación del rendimiento de los investigadores son importantes. La política habitual es conceder licencias de patentes de forma amplia. Comprender
esta diferencia fundamental de objetivos y acordarla cuidadosamente en la fase de negociación del contrato es el primer paso para evitar problemas.
| Puntos de comparación | Empresa | Universidad |
|---|---|---|
| Objetivo final | Comercialización y obtención de beneficios | Contribución académica y transferencia de conocimientos |
| Actitud respecto a las patentes | Deseo utilizarlo de forma exclusiva | Deseo conceder licencias de forma amplia |
| Prioridad de la publicación de los resultados | Priorizar la confidencialidad | Priorizar la publicación temprana |
| Criterios de evaluación | Ventas y cuota de mercado | Número de artículos, citas y premios |
| Horizonte temporal | Corto-medio plazo (lanzamiento de productos) | Medio-largo plazo (investigación básica) |
Otra gran diferencia entre las empresas y las universidades es que estas últimas no explotan (comercializan ni venden) sus propias patentes. En el caso de la investigación conjunta entre empresas, existe la posibilidad de que ambas partes exploten la patente, por lo que se puede alcanzar un cierto equilibrio mediante el acuerdo de que «cada parte puede explotar libremente las patentes compartidas».
Sin embargo, en el caso de las universidades, aunque posean una patente, no fabrican productos por sí mismas. Por lo tanto, para las universidades, el valor de las patentes reside en los ingresos por licencias. Es habitual un mecanismo denominado «compensación por no explotación», en el que la universidad recibe una compensación de la empresa a cambio de no explotar la patente; sin embargo, suelen surgir problemas en torno al importe y las condiciones de dicha compensación.
Además, existe la posibilidad de que la universidad conceda licencias de la patente compartida a terceros (incluidos los competidores de la empresa). Aunque es una situación que, naturalmente, la empresa desea evitar, no son infrecuentes los casos en los que la universidad se muestra reacia a restringir las licencias a terceros, debido a su política de «retribuir ampliamente a la sociedad».
Muchas universidades disponen de modelos (plantillas) para los contratos de investigación conjunta en el marco de la colaboración entre la industria y la universidad. Las empresas, especialmente las pymes y las startups que colaboran por primera vez con una universidad, pueden firmar sin examinar detenidamente el contenido, pensando que «como es un contrato elaborado por la universidad, no habrá ningún problema».
Sin embargo, no es raro que los modelos de contrato de las universidades contengan condiciones que favorecen a la universidad. Por ejemplo, hay casos en los que se incluyen cláusulas como que todos los resultados de la investigación conjunta pertenecen a la universidad, que la universidad puede conceder licencias a terceros libremente o que no se imponen restricciones a la publicación de artículos.
Para las empresas, aceptar estas condiciones tal cual puede suponer que, a pesar de haber invertido una gran cantidad de fondos en investigación, no puedan aprovechar plenamente los resultados. El contrato es el punto de partida de la negociación, por lo que es imprescindible mantener una postura firme a la hora de negociar los puntos importantes para la propia empresa, aunque se utilice el modelo como base.
⚠ Riesgos de los contratos tipo
Los modelos de contrato de las universidades se redactan con el objetivo de proteger los intereses de la universidad. Si se incluyen tal cual cláusulas como «la titularidad de los resultados corresponde a la universidad», «libertad para conceder licencias a terceros» o «sin restricciones para la publicación de artículos», existe el riesgo de que la empresa, a pesar de asumir los gastos de investigación, no pueda aprovechar plenamente los resultados. Es imprescindible que un experto revise el contrato y que se aclaren los puntos que deben negociarse.
Para evitar problemas relacionados con las patentes en la colaboración entre la industria y la universidad, es extremadamente importante confirmar y negociar a fondo los aspectos importantes relacionados con la propiedad intelectual antes de firmar un contrato de investigación conjunta. A continuación, explicamos en detalle los cinco puntos clave que las empresas deben tener en cuenta.
✅ Punto 1: Titularidad de la patente
Se debe acordar claramente si los derechos de patente de las invenciones surgidas de la investigación conjunta pertenecen a la universidad o a la empresa, o si se comparten. La forma de atribución es el punto que tiene mayor impacto en el negocio de la empresa.
La titularidad de la patente es el punto de negociación más importante en la colaboración entre la industria y la universidad. Es necesario establecer claramente quién posee los derechos de patente sobre las invenciones surgidas como resultado de la investigación conjunta. Existen tres patrones generales de titularidad:
(1) Copropiedad: es el modelo en el que la universidad y la empresa son copropietarias de los derechos de patente. Aunque es el más habitual, las patentes en copropiedad están sujetas a la disposición de la Ley de Patentes que establece que «no se pueden conceder licencias a terceros sin el consentimiento de la otra parte», por lo que es necesario llegar a un acuerdo por separado sobre la política de concesión de licencias.
(2) Atribución exclusiva a la empresa: es el modelo en el que la empresa es la única titular de los derechos de patente. Aunque ofrece la mayor libertad a la empresa, dado que la universidad cede los resultados de la investigación, suele exigirse una contraprestación adecuada o condiciones de retrocesión de la licencia.
(3) Atribución exclusiva a la universidad: es el caso en el que la universidad es la única titular de los derechos de patente y concede la licencia a la empresa. Para la empresa, un punto clave es si puede asegurarse una licencia exclusiva.
?? Puntos clave de la negociación
En caso de copropiedad, es imprescindible especificar no solo la proporción de participación, sino también el tratamiento de los «derechos de licencia a terceros». Según el artículo 73, apartado 3, de la Ley de Patentes, no se puede conceder una licencia a terceros sin el consentimiento de los copropietarios, pero es posible establecer disposiciones diferentes en el contrato. Desde el punto de vista de la empresa, se recomienda encarecidamente incluir una cláusula que restrinja la concesión de licencias a la competencia.
✅ Punto de verificación 2: Indemnización por no explotación
Dado que la universidad no explota la patente por sí misma, se acuerda que la empresa pague una indemnización a la universidad cuando explote la patente. El método de cálculo de la indemnización y las condiciones de pago son cuestiones de negociación importantes que inciden directamente en los ingresos.
La compensación por no explotación es la regalía que la empresa paga a la universidad como compensación por el hecho de que, en el caso de una patente compartida, la universidad no explota la patente por sí misma (no fabrica el producto). Según la Ley de Patentes, cada copropietario de una patente compartida puede explotarla libremente; sin embargo, dado que la universidad carece de la capacidad para hacerlo, solo la empresa obtiene beneficios. Este mecanismo sirve para equilibrar esa situación.
Existen diversos modelos para calcular la compensación por no explotación, pero los más habituales son un porcentaje fijo de las ventas (regalías recurrentes) o un pago único (pago inicial). En el caso de las regalías recurrentes, al estar vinculadas a las ventas, si el producto se vende mucho, la compensación también será elevada.
Las empresas deben comprobar cuidadosamente si el porcentaje de la compensación por no explotación es adecuado, si existe un límite máximo, si el plazo de pago está limitado y si el alcance de los productos objeto de la compensación está claramente definido. Los acuerdos ambiguos pueden dar lugar a disputas en el futuro.
?? Puntos clave de la negociación
La tasa de la compensación por no explotación varía según el sector y el ámbito tecnológico. Por lo general, se considera que el porcentaje de referencia es de entre el 1 % y el 5 % de las ventas, aunque hay universidades que proponen tasas más elevadas. Se puede reducir el riesgo para la empresa incluyendo un límite máximo (cap) o una cláusula de revisión de la tasa tras un periodo determinado.
✅ Punto de control 3: Momento de la publicación del artículo
Aunque la publicación de artículos es indispensable para los investigadores universitarios, si el contenido de la investigación se da a conocer antes de la solicitud de patente, existe el riesgo de que no se pueda obtener la patente debido a la pérdida de novedad. Es imprescindible coordinar el momento de la publicación y el de la solicitud.
El momento de la publicación del artículo es uno de los puntos más fáciles de pasar por alto, pero extremadamente importantes, en la colaboración entre la industria y la universidad. En el sistema de patentes, si el contenido de la invención se hace público antes de la solicitud, en principio se pierde la «novedad» y ya no es posible obtener la patente.
Para los investigadores universitarios, la publicación de artículos es un asunto de máxima importancia que incide directamente en la evaluación de su rendimiento. Aunque es comprensible el deseo de los investigadores de «publicar cuanto antes», lo que realmente desean las empresas es que se espere a que se complete la solicitud de patente antes de publicar.
En los contratos, es habitual incluir cláusulas del tipo «se notificará a la otra parte al menos X días antes de la publicación del artículo y se consultará sobre la necesidad de presentar una solicitud de patente». Normalmente, se establece un plazo de preaviso de entre 30 y 90 días. El procedimiento consiste en completar los trámites de solicitud de patente dentro de ese plazo y, posteriormente, autorizar la publicación del artículo.
⚠ Riesgo de pérdida de novedad
Si el contenido de la invención se da a conocer en un artículo o en una presentación en un congreso antes de la solicitud de patente, en principio se pierde la novedad y ya no es posible obtener la patente. En Japón existe el régimen de «excepciones a la pérdida de novedad» (en el plazo de un año desde la fecha de solicitud), pero dado que en muchas solicitudes en el extranjero no se aplica, hay que prestar especial atención si se está planteando una estrategia de patentes global. La regla de oro es publicar el artículo una vez completada la solicitud de patente.
?? Puntos clave de la negociación
Se recomienda garantizar un plazo de notificación previa de al menos 60 días para la publicación de artículos. La preparación de la solicitud de patente (redacción de la memoria descriptiva, preparación de los planos, trámites de aprobación interna, etc.) requiere un tiempo determinado. Además, conviene establecer de forma concreta el método de notificación previa (por escrito o por correo electrónico) y el proceso de consulta posterior a la notificación.
✅ Punto de control 4: Propiedad intelectual preexistente
Se debe aclarar el tratamiento de la propiedad intelectual que cada parte poseía antes del inicio de la investigación conjunta (propiedad intelectual preexistente). Si se difumina la línea divisoria entre los resultados de la investigación conjunta y la tecnología existente, esto puede dar lugar a graves problemas.
La propiedad intelectual preexistente (IP preexistente) es la propiedad intelectual que cada parte poseía antes del inicio de la investigación conjunta. Por ejemplo, se incluyen las patentes relacionadas con la tecnología de fabricación que posee una empresa o la tecnología básica que los investigadores de la universidad han acumulado a lo largo de sus investigaciones anteriores.
Si la línea divisoria entre los resultados de la investigación conjunta (propiedad intelectual derivada) y la propiedad intelectual de fondo es ambigua, pueden surgir disputas sobre la atribución, del tipo «esta tecnología ya era propiedad de la universidad» o «no, es un resultado que ha surgido por primera vez en la investigación conjunta».
Además, cuando el uso de la propiedad intelectual de fondo sea indispensable para la aplicación de los resultados de la investigación conjunta, es necesario establecer de antemano las condiciones de la licencia. En particular, en los casos en que no sea posible la comercialización sin utilizar la tecnología básica de la universidad, las condiciones de la licencia de la propiedad intelectual de fondo tendrán un impacto significativo para la empresa.
?? Puntos clave de la negociación
Antes de firmar un contrato de investigación conjunta, es importante elaborar una lista de la propiedad intelectual de fondo de ambas partes y confirmarla por escrito. Asimismo, deben especificarse claramente en el contrato las condiciones de la licencia (gratuita o onerosa, exclusiva o no exclusiva, etc.) en caso de que sea necesaria la propiedad intelectual de fondo de la otra parte para la aplicación de los resultados de la investigación conjunta.
✅ Punto de control 5: Asunción de los gastos de solicitud y mantenimiento
Se debe aclarar el porcentaje de asunción de los gastos de solicitud de patente, solicitud de examen, anualidades (gastos de mantenimiento) y solicitud en el extranjero. Dado que los gastos se producen a largo plazo, se trata de un punto importante que incide directamente en la planificación presupuestaria.
La obtención y el mantenimiento de una patente conllevan unos costes mayores de lo que se imagina. Incluso en el caso de una solicitud nacional, se requieren gastos de solicitud, de solicitud de examen, de registro y, además, anualidades (gastos de mantenimiento) cada año. Si se tiene en cuenta también la solicitud en el extranjero, se suman los gastos de traducción y los honorarios de los representantes en cada país, por lo que no es raro que el coste por solicitud alcance varios millones de yenes.
En el caso de las patentes compartidas, si no se acuerda de antemano cómo se repartirán estos gastos, surgirán quejas del tipo «la universidad no quiere asumir los gastos» o «es injusto que la universidad tenga derechos cuando solo la empresa está asumiendo los gastos».
Por lo general, los gastos se reparten en función de la proporción de participación, pero no son infrecuentes los casos en los que, en la práctica, la empresa asume la totalidad de los costes. En tal caso, es importante negociar para garantizar derechos (como el derecho de explotación exclusiva) que estén a la altura de la carga económica asumida por la empresa.
?? Puntos clave de la negociación
A la hora de acordar la distribución de los gastos, hay que tener en cuenta no solo las solicitudes nacionales, sino también los costes de las solicitudes en el extranjero. Además, establecer cómo se gestionarán las participaciones en caso de que una de las partes renuncie a asumir los gastos (por ejemplo, mediante la cesión de la participación a la otra parte) puede ayudar a prevenir futuros conflictos. Dado que los gastos de mantenimiento se prolongan durante un largo periodo, también es importante establecer normas para el caso de que se renuncie a los derechos a mitad del proceso.
| N.º | Punto de verificación | Aspectos principales a verificar | Nivel de riesgo |
|---|---|---|---|
| 1 | Titularidad de la patente | Atribución compartida o exclusiva, porcentaje de participación, posibilidad de concesión de licencias a terceros | Prioridad máxima |
| 2 | Indemnización por falta de explotación | Tasa, importe máximo, plazo de pago, alcance de los productos objeto | Más importante |
| 3 | Momento de la publicación del artículo | Plazo de notificación previa, proceso de consulta, autorización de publicación tras la finalización de la solicitud | Alto |
| 4 | Propiedad intelectual de fondo | Elaboración de una lista de la propiedad intelectual existente, condiciones de licencia y delimitación de los resultados | Alto |
| 5 | Costes de solicitud y mantenimiento | Proporción de los gastos, costes de las solicitudes en el extranjero, normas en caso de renuncia a los derechos | Medio |
A continuación, presentamos dos casos típicos de problemas que pueden surgir en la práctica de la colaboración entre la industria y la universidad. En ambos casos, se trata de situaciones que se podrían haber evitado con un contrato adecuado y medidas preventivas. Le invitamos a aplicarlos a la situación de su empresa para identificar los riesgos.
Una pequeña y mediana empresa, la empresa A, estaba llevando a cabo una investigación conjunta sobre nuevos materiales con el laboratorio B de una universidad nacional. La investigación avanzaba a buen ritmo y se estaban obteniendo resultados revolucionarios. La empresa A tenía previsto solicitar una patente sobre estos resultados y comercializarlos como un nuevo producto.
Sin embargo, un profesor asociado del laboratorio B presentó los resultados de la investigación en un congreso internacional sin consultar a la empresa A. Aunque el profesor tenía la justificación de que quería cumplir con el plazo de presentación de una importante revista científica, esta presentación hizo que el contenido de la invención se hiciera público.
En Japón, gracias al régimen de «excepciones a la pérdida de novedad», existía la posibilidad de presentar la solicitud si se seguían determinados trámites; sin embargo, las solicitudes que la empresa A tenía previstas en Europa y China se hicieron imposibles. Como resultado, la empresa A se vio obligada a revisar en profundidad su estrategia global de patentes, lo que le hizo perder competitividad en los mercados extranjeros.
⚠ Lección de este caso
Este problema se habría podido evitar si en el contrato de investigación conjunta se hubieran especificado «la obligación de notificar previamente los artículos y las presentaciones en congresos (con un mínimo de 60 días de antelación)» y «un periodo de aplazamiento de la presentación hasta la finalización de la solicitud de patente». Es importante incluir en el contrato un proceso de autorización de la presentación a través del departamento de propiedad intelectual de la universidad, para evitar que los investigadores puedan publicar por decisión propia.
La empresa emergente C puso en marcha su negocio basándose en los resultados de la investigación del profesor D de una famosa universidad privada. El contrato de investigación conjunta utilizó prácticamente sin modificaciones el modelo de la universidad, y se acordó que la patente fuera compartida entre la universidad y la empresa. En cuanto a la compensación por no explotación, se limitó a una ambigua mención de que «se negociaría por separado».
Cuando los productos de la empresa C tuvieron éxito en el mercado y las ventas crecieron rápidamente, la TLO (organización de transferencia de tecnología) de la universidad exigió una elevada compensación por no explotación equivalente al 8 % de las ventas. La empresa C consideró que este porcentaje era injustamente alto, dado que había sufragado la mayor parte de los gastos de investigación y había llevado a cabo un desarrollo tecnológico propio para la comercialización del producto; sin embargo, las negociaciones se complicaron porque en el contrato no se especificaba un porcentaje concreto.
Finalmente, tras un largo proceso de negociación en el que participaron un agente de la propiedad industrial y un abogado, se logró reducir el porcentaje, pero el retraso en el plan de negocio durante el periodo de negociación y los elevados honorarios de los abogados supusieron un duro golpe para la startup.
⚠ Lección de este caso
Las condiciones de la compensación por no explotación no deben dejarse «sujetas a acuerdo posterior», sino que deben especificarse claramente en la fase de contratación la tasa concreta, el importe máximo y las condiciones de pago. Especialmente en el caso de las startups, si se comprometen a pagar regalías elevadas en una fase en la que las ventas futuras son inciertas, la propia supervivencia del negocio se ve amenazada. Se debe considerar el establecimiento de tasas escalonadas en función del volumen de ventas o la fijación de un importe máximo.
Para prevenir problemas de propiedad intelectual en la colaboración entre la industria y la universidad, la participación de un agente de la propiedad industrial, en su calidad de experto, resulta extremadamente eficaz. A continuación, se exponen las tres grandes ventajas que se obtienen al consultar a un agente de la propiedad industrial.
Ventajas de la revisión del contrato
Los abogados especializados en propiedad industrial son expertos versados en la legislación sobre propiedad intelectual, incluida la Ley de Patentes. Son capaces de detectar con precisión las cláusulas que entrañan riesgos para la empresa en los modelos de contrato presentados por la universidad y de proponer modificaciones. Revisan desde un punto de vista especializado las cláusulas relativas a la propiedad intelectual —como la atribución de patentes, la indemnización por falta de explotación, las restricciones a las licencias a terceros o el alcance de la obligación de confidencialidad— y formulan propuestas de modificación concretas para proteger los intereses de la empresa.
Ventajas del apoyo en las negociaciones
Las oficinas de transferencia de tecnología (TLO) y los departamentos de propiedad intelectual de las universidades cuentan con una amplia experiencia en negociaciones sobre propiedad intelectual. Si la empresa no aborda las negociaciones con un nivel de especialización equivalente o superior, corre el riesgo de que se le impongan condiciones desfavorables. Los abogados especializados en patentes pueden proponer un punto de acuerdo razonable basándose en los precios de mercado del sector y en casos de negociación anteriores. Además, dado que pueden ofrecer asesoramiento jurídico tras comprender el contenido técnico, actúan como puente entre los técnicos y el departamento jurídico.
Ventajas de la creación de una red de patentes
Para aprovechar al máximo los resultados de la investigación conjunta, es indispensable presentar solicitudes de patente de forma estratégica. Los abogados especializados en propiedad industrial pueden identificar, entre los resultados de la investigación, las invenciones que deben protegerse mediante patente, y diseñar estrategias para construir una cartera de patentes que incluya no solo la patente básica, sino también las patentes relacionadas y las patentes de mejora. Además, elaboran planes de solicitud desde una perspectiva global, incluyendo el momento adecuado para presentar solicitudes nacionales e internacionales, el uso de la solicitud internacional PCT y las estrategias para obtener derechos en cada país.
La colaboración entre la industria y la universidad puede ser una gran fuente de innovación para las empresas, pero también existe el riesgo de que los problemas relacionados con la propiedad intelectual echen por tierra los resultados obtenidos con tanto esfuerzo. A continuación, resumimos los cinco puntos clave presentados en este artículo.
Colaboración entre la industria y la universidad: 5 puntos clave para prevenir problemas de patentes
Si se comprueban bien estos puntos de antemano y se celebra un contrato adecuado, se pueden prevenir muchos problemas. Además, a la hora de negociar el contrato o de elaborar la estrategia de patentes, se recomienda encarecidamente consultar a un agente de la propiedad intelectual, que es un experto en la materia.
Para que la colaboración entre la industria y la universidad resulte verdaderamente valiosa, no descuidemos la preparación en materia de propiedad intelectual.
¿Por qué no prevenir de antemano los problemas de patentes en la colaboración entre la industria y la universidad?
Desde la revisión de los contratos de investigación conjunta hasta la negociación de indemnizaciones por falta de explotación y la elaboración de estrategias de solicitud de patentes, nuestros
expertos en propiedad intelectual le ofrecen un servicio integral. No dude en ponerse en contacto con nosotros para una primera consulta
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AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las empresas emergentes, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y las FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).