La práctica de patentes en EE. UU. tiene una estructura «híbrida» en la que el Título 35 (35 U.S.C.) constituye el núcleo, y el 37 C.F.R. (Reglamento de aplicación), el MPEP (Prácticas de Examen), la jurisprudencia (Tribunal Supremo y CAFC) y las directrices de la USPTO regulan de forma interrelacionada el alcance de los derechos, el examen y los litigios.
Cuatro puntos clave que hay que tener en cuenta en la práctica de las patentes estadounidenses
La «ley primaria» del sistema de patentes de EE. UU. es el 35 U.S.C. (Ley de Patentes), cuyo núcleo lo constituyen el §101 (objeto de la patente), el §102 (novedad y estado de la técnica), el §103 (no obviedad) y el §112 (requisitos de la descripción), entre otros.La aplicación de los procedimientos se concreta en el 37 C.F.R. (Reglamento de aplicación) y en el MPEP (Manual of Patent Examining Procedure), al que recurren los examinadores y los profesionales del sector (por ejemplo: formularios y plazos para la reivindicación de prioridad, IDS, renuncia y restablecimiento, etc.).
En el ámbito administrativo, la Oficina es la entidad responsable, según la ley, de la concesión de patentes y el registro de marcas, así como de la facilitación de información. En la práctica, las tres funciones siguientes conforman las «normas efectivas» de funcionamiento del sistema:
| Foro | Competencia y características | Fundamento |
|---|---|---|
| Tribunales federales de primera instancia | Competencia exclusiva en litigios por infracción de patentes (los tribunales estatales no tienen competencia) | 28 U.S.C. §1338 |
| CAFC (Tribunal Federal de Apelación del Circuito) | Líneas básicas del control judicial de las resoluciones de la PTAB | Por el diseño del sistema |
| ITC (Comisión de Comercio Internacional de EE. UU.) | En la práctica de la infracción de productos importados, un foro independiente especializado en medidas cautelares (órdenes de exclusión) | 19 U.S.C. §1337 |
La elección del tipo de solicitud es inseparable del momento de la publicación, el grado de madurez de la I+D, el plan de financiación y el plan de obtención de datos. Se organizará en torno al eje de «¿qué se utiliza para fijar la fecha de prioridad y entrar en el examen estadounidense?».
| Elemento | Solicitud provisional (Provisional) | Solicitud no provisional | Transición a EE. UU. a través del PCT |
|---|---|---|---|
| Situación jurídica | Puede servir de base para la prioridad nacional (marco del §119) | Puerta de entrada al examen en EE. UU. (directamente vinculada a los requisitos del §112, etc.) | Inicio de la fase nacional en virtud del §371 |
| Plazo de prioridad aproximado | En principio, debe pasar a ser no provisional en un plazo de 12 meses | En caso de estar vinculada a una prioridad extranjera (Convenio de París), el plazo de 12 meses es la norma según el Convenio | El plazo de transición a EE. UU. es, en principio, de 30 meses a partir de la fecha de prioridad |
| Volumen de la documentación | La calidad de la «divulgación que respalda las reivindicaciones futuras» es determinante (no se pueden añadir elementos nuevos) | Es imprescindible que la descripción cumpla con el §112(a) y que las reivindicaciones estén bien diseñadas | Coherencia entre el texto original (PCT) y los requisitos de EE. UU. (traducción al inglés, declaración jurada, tasas) |
| Tasa oficial (Large) | 325 $ | 350 $ básicos + tasas de búsqueda, examen y publicación | Base de la fase nacional 350 $, etc., más búsqueda y examen |
| Casos de uso típicos | Obtención de una fecha de prioridad temprana, previsión de datos adicionales, atención a inversores | Examen y obtención de derechos tempranos, punto de partida para la división y la continuación | Procedimientos paralelos en distintos países, ganar tiempo, rediseño basado en la búsqueda internacional |
Partiendo de la premisa de que se trata de una solicitud no provisional, el conjunto de documentos prácticos se compone de lo siguiente:
| Documentación | Aspectos prácticos |
|---|---|
| Especificación | Cumplir los requisitos de descripción (art. 112(a)), que incluyen la descripción escrita, la habilitación y el mejor modo de realización, es «el aspecto más importante de la gestión de riesgos en la práctica estadounidense». |
| Reivindicaciones (claims) | Anticipando la interpretación y los ataques de nulidad en las fases posteriores (OA, litigios, PTAB), se diseñan simultáneamente la definición de términos, los ejemplos, la profundidad de las formas de realización y la «jerarquía de reivindicaciones». |
| Juramento/declaración (oath/declaration) | Marco de la firma y el juramento del inventor (§115, 37 C.F.R.) |
| ADS (hoja de datos de la solicitud) | Presentación de datos bibliográficos y reivindicaciones de prioridad, etc., en formato estandarizado (37 C.F.R. 1.76) |
| Tasas | Estructura por niveles: tasa básica + búsqueda + examen + publicación + tasa por reivindicaciones excedentes, etc. |
Los «hitos» institucionales se dividen en: (i) publicación a los 18 meses (§122, con excepciones), (ii) plazo de respuesta a la OA (SSP + prórroga), (iii) concesión y emisión, y (iv) anualidades de mantenimiento. En cuanto a la respuesta a la OA, la normativa prevé un sistema de prórrogas (37 C.F.R. 1.136), por lo que, si no se puede responder a tiempo, se aplica el pago de una tasa de prórroga.
PTA (ajuste de la duración de la patente): si el retraso en el examen supera un umbral determinado, puede producirse un ajuste de la duración de la patente en función de retrasos superiores a tres años (aunque se deducen los retrasos imputables al solicitante).
Suponiendo una solicitud de utilidad típica (no provisional), se extraen solo los conceptos básicos (las tasas por reivindicaciones excedentes, por tamaño, traducción, IDS, RCE, etc., se tratan por separado).
| Categoría | Tasa de solicitud provisional | No provisional: tasa de solicitud básica | Tasa de búsqueda | Tasa de examen | Tasa de expedición |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande | 325 $ | 350 $ | 770 $ | 880 $ | 1.290 $ |
| Pequeño | 130 $ | 140 $ | 308 $ | 352 $ | 516 $ |
| Micro | 65 $ | 70 $ | 154 $ | 176 $ | 258 $ |
Descuento para pequeñas y microempresas: dado que existe una base normativa (por ejemplo, la reducción del 60 % para pequeñas empresas), es más seguro tratar la determinación y el mantenimiento de la elegibilidad (impacto de licencias, empresas relacionadas, cesiones, etc.) como una «obligación de continuidad».
Las anualidades están diseñadas legalmente con base en «3 años y 6 meses / 7 años y 6 meses / 11 años y 6 meses», y tienen una estructura de tres niveles que incluye un periodo de gracia de 6 meses, recargos y la aceptación de pagos atrasados (no intencionados) bajo ciertas condiciones.
| Plazo | Anualidades (Large / Small / Micro) | Periodo de gracia Recargo por demora | Plazo aproximado para la aceptación de pagos atrasados tras el periodo de gracia (solicitud) |
|---|---|---|---|
| 3,5 años | 2150 $ / 860 $ / 430 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Ejemplo: retraso de hasta 2 años: 2.260 $ (Large), etc. |
| 7,5 años | 4.040 $ / 1.616 $ / 808 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Ídem |
| 11,5 años | 8.280 $ / 3.312 $ / 1.656 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Ídem |
| Disposiciones | Requisitos | Aspectos prácticos |
|---|---|---|
| §101 | Objeto de la patente: procesos, máquinas, productos manufacturados, composiciones de materia, etc. | Se excluyen los conceptos abstractos, las leyes naturales y los objetos naturales. El método de dos pasos de Alice/Mayo es el eje central de la práctica de examen |
| §102 | Novedad: no debe haber conocimiento público, uso público, comercialización, publicaciones o patentes anteriores a la fecha efectiva de presentación | Tras la AIA, se aplica el principio del «primer inventor en presentar la solicitud». Existe un periodo de gracia (1 año) |
| §103 | Progresividad: la diferencia con respecto a la técnica anterior no debe ser evidente para un experto en la materia | Tras el caso KSR, se evalúan de forma flexible el «sentido común, la motivación y la previsibilidad». |
| §112 | Requisitos de descripción: descripción escrita / habilitación / mejor modo / claridad | Desde el caso Amgen, se ha endurecido la exigencia de habilitación para los géneros funcionales |
Doble riesgo: hay que tener en cuenta que, dado que los artículos 101 y 112 «difícilmente se complementan entre sí», si se abstrae demasiado en el artículo 101, no se sustenta en el artículo 112, y si se refuerza el artículo 112, se corre el riesgo de caer en un concepto abstracto en el artículo 101.
| Sentencia | Punto central | Aplicación a la práctica |
|---|---|---|
| Alice (2014) |
Conceptos abstractos (software/métodos de negocio) | Según el método de dos pasos de Mayo, la mera implementación de un concepto abstracto o el uso general de un ordenador no suelen constituir un «concepto inventivo». La clave está en diseñar las reivindicaciones siguiendo el esquema «problema técnico → medio técnico → efecto técnico». |
| Mayo (2012) |
Leyes naturales y correlación diagnóstico/tratamiento | No basta con las leyes naturales más «aplicarlas», sino que es necesario limitarlas a una aplicación inventiva específica. En biología y diagnóstico, es importante un diseño que las vincule con procedimientos, procesos y sistemas de medición concretos |
| Myriad (2013) |
Productos de la naturaleza y ADNc | La mera aislamiento de ADN que existe en la naturaleza tiende a negarse la patentabilidad. El ADNc puede tratarse como algo distinto de la «sustancia natural en sí misma». Se acumulan simultáneamente la composición artificial (modificación, diseño de secuencias, dotación de funciones, limitación de usos) y la aplicabilidad del §112 |
| KSR (2007) |
Marco de evaluación de la no obviedad | Se descarta la rigidez formal del «TSM» y se evalúan con flexibilidad el sentido común del experto en la materia, los motivos de diseño y la previsibilidad de las combinaciones. Es importante que el diseño demuestre «con pruebas» los resultados inesperados, el «teaching away» y los impedimentos a la combinación |
| Amgen contra Sanofi (2023) |
Habilitación (género funcional) | Se exige una divulgación que permita a un experto en la materia poner en práctica «el alcance completo de la reivindicación», y se aplica un criterio estricto a las reivindicaciones de género que abarcan ampliamente en función de la funcionalidad. Teniendo en cuenta el número de ejemplos representativos, la diversidad estructural y el grado de dependencia del cribado, aumentan las estrategias de recopilación de datos y de división de las reivindicaciones |
El núcleo de la infracción es la ejecución sin autorización (fabricación, uso, oferta de venta, venta e importación) (§271(a)), y existen tipos derivados como la infracción por inducción (§271(b)). En los litigios se construyen en paralelo los tres elementos siguientes:
Interpretación de las reivindicaciones según el criterio Phillips: el CAFC establece un marco de interpretación que parte del texto de las reivindicaciones y da importancia a las pruebas intrínsecas, como la memoria descriptiva y el historial de examen. En lugar de crear un «diccionario favorable» para el litigio, es importante que las definiciones y el diseño de las realizaciones sean coherentes desde el momento de la solicitud.
| Disposiciones | Contenido | Aspectos prácticos |
|---|---|---|
| §283 | Medida cautelar (injunction) | El tribunal podrá dictar medidas cautelares de conformidad con el principio de equidad |
| §284 | Indemnización por daños y perjuicios | La ley prevé la posibilidad de triplicar la indemnización (los requisitos para la triplicación se concretan en la jurisprudencia) |
| §285 | Honorarios de abogados | Excepcionalmente, en «casos excepcionales», se concederán honorarios razonables de abogados a la parte ganadora |
| §286 | Prescripción | Limitación de la reparación para infracciones anteriores a seis años |
| §287 | Marcado y notificación | El marcado deficiente de los productos puede limitar la indemnización por daños y perjuicios |
Tres puntos clave en el diseño: (1) en el ámbito de los productos, organizar el sistema de marcado desde el inicio; (2) diseñar la notificación de infracción (cuándo, a quién, en relación con qué reivindicación y qué forma de realización) de manera coherente con los procedimientos judiciales, la ITC y la PTAB; (3) no descuidar los «puntos débiles» de la argumentación, teniendo en cuenta el traslado de las costas (§285).
La ITC puede constituir un foro estratégico para obtener medidas correctivas, como órdenes de exclusión, sobre productos importados. El fundamento se encuentra en 19 U.S.C. §1337 (Sección 337).
Puntos fuertes de la ITC
La AIA introdujo un marco para impugnar de forma multifacética la validez de las reivindicaciones tras la concesión mediante procedimientos administrativos, y la PTAB se convirtió en el órgano principal de resolución. Las resoluciones de la PTAB (como la remisión de IPR/PGR) pueden ser objeto de recurso ante el CAFC según el sistema.
| Procedimiento | Solicitante | Tasas gubernamentales (principales) | Objetivo principal |
|---|---|---|---|
| IPR (Inter Partes Review) |
En principio, un tercero (normalmente el presunto infractor) | Solicitud (≤20 reivindicaciones) 23 750 $ + 28 125 $ tras la admisión |
Recurso de nulidad paralelo al tribunal de primera instancia, obtención de suspensión, baza de negociación |
| PGR (Revisión posterior a la concesión) |
En principio, un tercero | Solicitud (≤20 reivindicaciones) 25 000 $ + tras la concesión 34 375 $ |
Acción de nulidad global temprana (los requisitos de admisión y el período de aplicación difieren de los del IPR) |
| CBM (sistema histórico) |
Ámbito limitado | En el baremo de tasas, el mismo marco que el PGR | Recursos tras la concesión en el sector financiero, etc. (véanse casos anteriores) |
Trampas presupuestarias: hay que tener en cuenta que los costes de la revisión de la AIA incluyen, además de la tasa de solicitud, una «tasa posterior a la institución» que se cobra por separado.
Las tasas de mantenimiento son necesarias principalmente para las patentes de utilidad (y las de reemisión), y están reguladas por ley en cuanto a los plazos de vencimiento (3 años y 6 meses, 7 años y 6 meses, 11 años y 6 meses), el período de gracia de 6 meses y la aceptación de pagos atrasados por retrasos involuntarios.
En cuanto a la renuncia y la reactivación de los procedimientos de solicitud, se centra en las peticiones de reactivación basadas en el artículo 37 C.F.R. 1.137 (retraso involuntario), y la USPTO especifica claramente los documentos necesarios (respuesta requerida, tasa, declaración de retraso involuntario, etc.).En cuanto a la duración de la patente, el §154 establece el diseño de la duración del texto y el PTA (ajuste por demora). En el ámbito de los productos farmacéuticos, etc., el §156 establece la prórroga (PTE) derivada del cumplimiento de la normativa.
Plazos para la reivindicación de prioridad (trampas): el MPEP establece, en principio, plazos como la «regla de los 4 meses/16 meses» (el que sea posterior de 4 meses desde la presentación en EE. UU. o 16 meses desde la presentación en el extranjero) para la reivindicación de prioridad extranjera, y deja claro que no es posible prorrogarlos. Dado que recurrir a remedios a posteriori (solicitudes) aumenta considerablemente los costes y la incertidumbre, se debe implementar la obtención y presentación de ADS y documentos de prioridad en el momento de la solicitud.
La transición de la PCT a EE. UU. está diseñada, en principio, para entrar en la fase nacional 30 meses después de la fecha de prioridad, y el marco de los procedimientos en EE. UU. se establece en el §371. En la reivindicación de derechos basada en una solicitud internacional, se pueden exigir, según sea necesario, copias certificadas, traducciones al inglés, etc. (§365).
| Ámbito | Tendencia |
|---|---|
| §101 (Software/IA) | Publicación en el Boletín Oficial de las Directrices de Práctica de Patentes (PEG) de 2019 y actualizaciones posteriores. En 2024 se presentarán directrices auxiliares para la evaluación de la admisibilidad, incluyendo la IA |
| Inventores de IA | Tras la publicación de la guía de 2024, se publicará una guía revisada y sustitutiva en 2025. Se establece que la IA es una herramienta y que el inventor es una persona física |
| Biotecnología (§112, habilitación) | A raíz del caso Amgen contra Sanofi, se endurecerán los criterios de habilitación para el género funcional. La USPTO también publicará una nota explicativa sobre la práctica de examen |
| Funcionamiento de la PTAB | Se publicaron en el Boletín Oficial la norma definitiva sobre el MTA (2024) y la propuesta de norma sobre el funcionamiento del sistema de IPR (2025), y se sigue actualizando el diseño del sistema (descubrimiento, coordinación de litigios paralelos, prácticas de corrección). |
| Estadísticas del año fiscal 2025 | Se han publicado las tasas de admisión a trámite y la distribución de resultados, lo que permite incorporar en la evaluación de los casos la «probabilidad de llegar al final del procedimiento». |
En la práctica de las patentes estadounidenses, el diseño de las reivindicaciones teniendo en cuenta el triángulo de los artículos 101, 103 y 112, y la solidez de la memoria descriptiva con vistas al criterio Phillips, marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso en los procedimientos de examen, litigio y PTAB.Desde la interacción entre los tribunales federales de distrito, la ITC y la PTAB, hasta los requisitos de reparación en materia de medidas cautelares, daños y perjuicios y marcado (artículos 283 a 287), pasando por la gestión de las anualidades y los plazos de los derechos de prioridad, son muchos los aspectos que las empresas japonesas deben tener en cuenta tanto en el plano «ofensivo» como en el «defensivo».Una respuesta estratégica basada en la línea jurisprudencial de Alice/Mayo/Myriad/KSR/Amgen y en las últimas tendencias de las directrices de la USPTO se traduce directamente en la maximización del valor de la propiedad intelectual en el mercado estadounidense.
El bufete de propiedad intelectual Ebolix ofrece un amplio apoyo en la solicitud y el ejercicio de derechos de patente en los principales países, incluido Estados Unidos. Desde el diseño de estrategias para solicitudes provisionales y a través del PCT, hasta la respuesta a notificaciones de oficina (OA), los procedimientos ante la PTAB y la gestión de litigios por infracción, le atenderán abogados especializados en propiedad industrial con amplia experiencia práctica que colaboran con representantes locales.
*Este artículo se ha elaborado con fines informativos generales basándose en el Título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), el Título 37 del Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), el Manual de Procedimiento de Patentes (MPEP), los documentos públicos de la USPTO y la jurisprudencia del Tribunal Federal de Apelaciones (CAFC) a fecha de abril de 2026. Para la evaluación concreta de casos individuales, se recomienda consultar a expertos, incluidos abogados especializados en patentes estadounidenses.
AUTOR
Takefumi Sugiura
Representante y abogado de patentes del bufete de propiedad intelectual EVORIX
Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como TI, fabricación, startups, moda y medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de revisión y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Miembro de varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de Patentes de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de Patentes (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).