En el artículo anterior, expliqué la importancia de realizar un estudio de propiedad intelectual antes de iniciar un negocio para reducir el riesgo de infringir derechos.
Índice
Cuando se lleva a cabo una investigación, se elabora un informe de investigación que resume los resultados. Sin embargo, en el ámbito de la propiedad intelectual también existen documentos como los informes periciales y los dictámenes. Estos documentos tienen usos y fines diferentes, por lo que es importante distinguirlos y utilizarlos adecuadamente.
En este artículo explicaremos detalladamente las diferencias entre ellos y presentaremos en qué situaciones deben utilizarse.
El informe de investigación es un documento que resume los resultados de la investigación sobre las relaciones de derechos de patentes, diseños y marcas. Se utiliza principalmente para verificar si los productos o servicios de la propia empresa infringen los derechos de propiedad intelectual de otras empresas.
Usos principales
El informe de investigación es eficaz para la gestión de riesgos antes de iniciar un negocio, pero no se utiliza directamente en juicios ni para el ejercicio de derechos.
Un informe pericial es un documento en el que un experto evalúa la infracción de una patente o el alcance de los derechos de un diseño o una marca, y que puede utilizarse como prueba en juicios o procedimientos de resolución de litigios.
En comparación con una investigación de propiedad intelectual general, se lleva a cabo un análisis más amplio, tal y como se indica a continuación.
Puntos que se examinan en un informe pericial
Quizás piense: «Si es necesario para el juicio, ¿no basta con solicitar el informe pericial en ese momento?», pero en algunos casos eso puede ser demasiado tarde.
Supongamos, por ejemplo, que la empresa X envía una carta de advertencia a un competidor alegando que «está infringiendo una patente». Sin embargo, si en realidad no se da el caso de infracción de la patente, la empresa X corre el riesgo de que se le reclame una indemnización por daños y perjuicios por haber obstaculizado la actividad comercial de la otra parte.
Para evitar este tipo de problemas, es importante realizar un peritaje antes de enviar la carta de advertencia, a fin de confirmar si existe infracción y la validez de los derechos.
⚠ Derechos que requieren especial atención: los
derechos de modelo de utilidad A diferencia de las patentes, los derechos de modelo de utilidad no pueden ejercerse sin obtener un «Informe de evaluación técnica de modelos de utilidad». Dado que es imprescindible realizar una evaluación previa, se requiere un enfoque más prudente.
Aunque el contenido del informe preliminar tiene el mismo nivel de especialización que el del informe pericial, se trata de un documento que se utiliza principalmente como material de referencia para la toma de decisiones dentro de la empresa o con los socios comerciales. Rara vez se utiliza como prueba en los tribunales, por lo que es más fácil entenderlo si se considera como un informe pericial simplificado.
Principales usos del informe preliminar
En particular, cuando la escala del negocio es grande y se requiere una decisión prudente, el uso de un dictamen permite obtener una opinión más objetiva.
La Oficina de Patentes cuenta con un sistema denominado «resolución», que permite obtener una valoración oficial sobre el alcance de los derechos de patentes, diseños y marcas.
Qué se obtiene con la resolución
Dado que la resolución es una decisión de un organismo público, constituye una prueba sólida en los tribunales o en las negociaciones. Sin embargo, la resolución también tiene sus inconvenientes.
⚠ Aspectos a tener en cuenta sobre las resoluciones
Por ello, es importante valorarlo con cautela junto con los informes periciales y los dictámenes.
Hasta aquí hemos explicado cuatro tipos de documentos relacionados con la propiedad intelectual. En la siguiente figura se pueden ver de un vistazo las características de cada uno y cuándo utilizar cada uno.
Figura 1: Comparación de las características de los documentos relacionados con la propiedad intelectual y sus ámbitos de aplicación Como
se puede ver, cada documento tiene un uso claramente diferenciado. A continuación, explicaremos cómo elegir al experto adecuado.
Puntos clave a la hora de solicitar un informe pericial o un dictamen
En el ámbito de la propiedad intelectual, la especialización varía según el campo. Por ejemplo, en el caso de las patentes, son adecuados los expertos en electricidad, química o ingeniería mecánica, mientras que para las marcas registradas lo son aquellos versados en estrategia de marca. Elegir al agente de la propiedad industrial adecuado es la clave del éxito.
| Nombre del documento | Finalidad | Principales situaciones de uso |
|---|---|---|
| Informe de investigación | Gestión de riesgos previa al proyecto | Verificación previa del riesgo de infracción |
| Informe pericial | Documentación previa a los juicios o al envío de cartas de advertencia | Análisis minucioso de la existencia o inexistencia de infracción |
| Informe | Documentación de referencia para la empresa y los socios comerciales | Refuerzo de asuntos importantes |
| Resolución (Oficina de Patentes) | Dictamen oficial sobre infracción | Cuando se solicita una resolución oficial |
Seleccionar la documentación adecuada y minimizar los riesgos en materia de propiedad intelectual es clave para el éxito de su negocio.
En el despacho de propiedad intelectual Ebolix elaboramos informes periciales, dictámenes y informes de investigación. No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta relacionada con la propiedad intelectual.
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Oficina de Propiedad Intelectual EVORIX (EVORIX) / Abogado representante
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).