Resumen del sistema de diseños industriales de Hong Kong | Explicación de un agente de la propiedad industrial | Explicación de un agente de la propiedad industrial

1. Requisitos de registro (definiciones, criterios de registro, motivos de denegación, etc.)

• Definición y objeto de protección del diseño: En Hong Kong, un diseño se define como «las características de la forma, el contorno, el patrón o la decoración aplicadas a un producto mediante métodos industriales, que resultan visualmente atractivas en el producto acabado».Las formas que dependen únicamente de la función, así como el diseño de partes que no son visibles en el producto acabado, no se incluyen en el diseño. Por el contrario, la Ley de Diseños de Japón los define como «las formas, motivos o colores (incluidas las combinaciones) de objetos (incluidas partes de objetos), edificios (incluidas partes de edificios) o imágenes que despiertan una sensación estética a través de la vista», por lo que también están protegidos los diseños de partes de objetos (diseños parciales), así como los diseños de edificios e imágenes.En Hong Kong no existe un sistema de diseños parciales, por lo que no es posible registrar de forma independiente solo una parte de un producto. Por el contrario, en Japón está establecido el sistema de diseños parciales, por lo que es posible registrar el diseño de la forma de una parte del producto. Además, en los últimos años, gracias a una reforma legislativa, Japón ha ampliado el ámbito de protección hasta incluir el exterior y el interior de los edificios, así como el diseño de imágenes en pantalla. En Hong Kong, los edificios en sí no se consideran «artículos» y, por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de protección; tampoco se protegen los diseños de imágenes por sí solos.

  Índice

  1. 1. Requisitos de registro (definiciones, criterios de registro, motivos de denegación, etc.)
  2. 2. Procedimiento de solicitud (método de solicitud, documentación necesaria, sistema de examen, costes, etc.)
  3. 3. Plazo de protección (plazo inicial, posibilidad de renovación, plazo máximo)
  4. 4. Acciones por infracción (ejercicio de los derechos, requisitos de infracción, procedimiento judicial, medidas de reparación, etc.)
  5. 5. Relación con la solicitud internacional (Sistema de La Haya, derecho de prioridad extranjero, etc.)
  6. Información de referencia y fuentes

• Requisitos de novedad y originalidad: en ambos países se exige la novedad para el registro de un diseño. En Hong Kong se requiere que el diseño sea nuevo y no haya sido divulgado en ningún lugar del mundo en la fecha de presentación de la solicitud de registro, y que difiera sustancialmente de los diseños anteriores, salvo en detalles. Los diseños que solo presenten ligeras modificaciones habituales no se considerarán «nuevos» y no podrán registrarse.En Japón también se exige que el diseño sea nuevo a nivel mundial (novedad absoluta), pero además se requiere que no sea fácil de crear (que un experto en la materia no pueda idearlo fácilmente). Es decir, en Japón también se examina el avance creativo del diseño con respecto a los diseños anteriores, y se deniega el registro de los diseños que puedan crearse fácilmente a partir de diseños existentes similares.Aunque la legislación de Hong Kong no contiene disposiciones explícitas sobre la dificultad de creación, tiene un efecto sustancialmente similar, ya que, en la evaluación de la novedad, se excluyen los diseños que solo presentan variaciones habituales.

• Diseños no registrables y motivos de denegación: en común, no se pueden registrar los diseños que atenten contra el orden público y las buenas costumbres. En Hong Kong, como se ha mencionado anteriormente, las formas determinadas exclusivamente por la función y los diseños de partes que normalmente no son visibles quedan excluidos de la protección y, aunque se soliciten, serán denegados. Además, la solicitud de un diseño ajeno sin autorización (solicitud usurpada) también constituye un motivo de nulidad.En Japón, las formas puramente funcionales que no despiertan una sensación estética tampoco se consideran diseños, y las solicitudes que plagian la creación de terceros constituyen un motivo de denegación (diseño ilícito). Además, en Japón existe la norma del principio de prioridad, según la cual no se pueden registrar los diseños similares a solicitudes anteriores propias o ajenas (diseños similares a los de solicitudes anteriores); en Hong Kong, los diseños idénticos o sustancialmente iguales a los de solicitudes anteriores se consideran carentes de novedad.En general, en ambos países la falta de novedad, la violación del orden público y las buenas costumbres, y el riesgo de infringir los derechos de terceros constituyen motivos de denegación o nulidad; sin embargo, la diferencia radica en que Japón comprueba estos aspectos mediante un examen de fondo, mientras que Hong Kong se limita a un examen de forma y aborda estos aspectos mediante procedimientos de nulidad a posteriori.

• Método de examen: Las solicitudes de diseños en Japón se someten a un examen de forma y a un examen de fondo (examen de novedad y originalidad), y solo se registran si cumplen los requisitos. Por el contrario, en Hong Kong solo se realiza un examen de forma y no se examinan los requisitos de fondo.Siempre que se cumplan los requisitos formales de la solicitud, se registra sin examen de la novedad, etc. (aunque el examinador tiene la facultad de denegarla si se determina claramente que no es susceptible de registro). Por ello, en Hong Kong el registro es rápido, pero existe un sistema por el que un tercero puede presentar una oposición (equivalente a un procedimiento de nulidad) en un plazo de dos meses tras el registro. En Japón, el examen desde la solicitud hasta el registro lleva tiempo, pero la estabilidad de los derechos es mayor, y la diferencia radica en que, en muchos casos, la solicitud queda denegada antes de que se conteste en un procedimiento de nulidad.

• Excepción a la pérdida de novedad (período de gracia): ambos países cuentan con medidas de protección en caso de que se haya divulgado el diseño propio antes de la solicitud.En Hong Kong, en determinadas situaciones, como cuando el titular del derecho de diseño (solicitante) lo divulga a un tercero sin mala fe o cuando se produce una divulgación no autorizada por parte de un tercero, no se considera que se haya perdido la novedad si la solicitud se presenta en un plazo de seis meses a partir de dicha divulgación. En particular, se establece que los diseños expuestos en exposiciones internacionales oficiales no sufrirán perjuicio alguno si la solicitud se presenta en un plazo de seis meses.En Japón también, en virtud del artículo 4 de la Ley de Diseños, se puede acogerse a la excepción de la pérdida de novedad si se presenta la solicitud en el plazo de un año desde la divulgación por parte del creador u otros (plazo ampliado de seis meses a un año tras la reforma de 2018). Por lo tanto, incluso si se ha divulgado en una feria de la propia empresa o en una publicación web, en Japón se puede presentar la solicitud sin perjuicio alguno si se sigue el procedimiento establecido en el plazo de un año, y en Hong Kong, en el plazo de seis meses.

≪Principales diferencias en los requisitos de registro≫

2. Procedimiento de solicitud (método de solicitud, documentos necesarios, sistema de examen, costes, etc.)

• Competencia y lengua de la solicitud: en Hong Kong, la solicitud debe presentarse ante la Oficina de Registro de Diseños, dependiente de la Oficina de Propiedad Intelectual del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Los trámites pueden realizarse en inglés o en chino, y la solicitud puede presentarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales. En Japón, por regla general, la solicitud debe presentarse en japonés ante la Oficina de Patentes (si se presenta en una lengua extranjera, es necesario presentar una traducción al japonés por separado).En la práctica, lo habitual es que las empresas japonesas presenten la solicitud de forma electrónica a través de un agente de la propiedad industrial. Hong Kong también cuenta con un sistema de solicitud electrónica, por lo que es posible realizar los trámites en línea. Aunque en ambos países se admiten los trámites por medio de un representante (agente de la propiedad industrial o agente de patentes), en Hong Kong es habitual que las empresas extranjeras designen a un representante local.

• Documentación e información necesarias: Para presentar una solicitud de diseño en Hong Kong, se debe rellenar y adjuntar la siguiente información en el formulario correspondiente (Formulario D1):

  • (1) Denominación del diseño, (2) Imágenes (fotografías o planos) *Varias imágenes, como vistas en seis proyecciones, (3) Clasificación de Locarno (Clasificación Internacional de Diseños), (4) Nombre y dirección del solicitante, (5) Si se reivindica la prioridad de París, los detalles y el certificado (con traducción al inglés o al chino), (6) Si el solicitante es un cesionario de los derechos del creador, el certificado de cesión, etc.

  • En las solicitudes de diseños de Japón también se adjuntan a la solicitud: (1) el nombre del diseño (nombre del producto), (2) planos o fotografías (vistas en seis proyecciones, etc.), (3) información sobre el solicitante y el creador, y (4) los documentos de prioridad, si procede (en Japón, aunque se reivindique la prioridad, no es obligatorio adjuntar el certificado, sino que puede presentarse posteriormente).

  • En Japón, la clasificación de los diseños la asigna la Oficina de Patentes, mientras que en Hong Kong es necesario indicar la clasificación de Locarno en el momento de la solicitud. Además, en Hong Kong es posible incluir varios diseños en una sola solicitud (siempre que todos pertenezcan a la misma clasificación de Locarno). Por ejemplo, se pueden solicitar de forma conjunta varios productos con diseños diferentes dentro de la misma clasificación. En Japón, el principio es «un diseño, una solicitud», por lo que no es posible registrar de forma conjunta varios diseños similares (es necesario presentar solicitudes separadas y vincularlas mediante el sistema de diseños relacionados).

• Conjuntos de artículos y diseños dinámicos: en Hong Kong se permite el registro de diseños de conjuntos (sets), por lo que se puede presentar una solicitud para un conjunto de artículos (por ejemplo, un juego de cubiertos) como un único diseño. Además, es posible registrar variaciones de diseños dinámicos, lo que permite dar cabida a diseños que incluyen cambios en la forma del producto o partes móviles (*Aunque la aplicación concreta depende de los criterios de examen, se considera posible tratar, dentro de un mismo diseño registrado, aspectos como la transformación de un juguete transformable antes y después de dicha transformación).En Japón, los cambios de forma móviles suelen requerir una solicitud de diseño individual para cada estado, y tampoco se admiten los diseños de conjuntos (es necesario presentar una solicitud para cada artículo, y los diseños de series con coherencia se protegen mediante diseños relacionados). Este es otro punto de diferencia en los procedimientos.

• Sistema y plazo de examen: como se ha mencionado anteriormente, en Hong Kong no se realiza un examen de fondo, por lo que, si no hay problemas con los requisitos de forma, el registro se concede en un plazo relativamente corto. El certificado de registro se emite y se publica en el boletín oficial aproximadamente entre 6 meses y 1 año después de la solicitud. Si hay defectos de forma, se emite una orden de corrección y el solicitante debe responder en un plazo de 3 meses. Si no se está de acuerdo con la decisión del registrador, es posible recurrir ante los tribunales (algo similar a una oposición a la decisión del examinador).En Japón, tras la presentación de la solicitud, los examinadores de la Oficina de Patentes llevan a cabo un examen de fondo, por lo que el plazo de examen estándar es de entre 6 y 12 meses, tras los cuales se emite el resultado del examen preliminar (notificación de motivos de denegación o resolución de registro). Tras pasar por el proceso de presentación de alegaciones contra los motivos de denegación y las correcciones pertinentes, lo normal es que, incluso en condiciones favorables, se tarde algo más de un año desde la solicitud hasta el registro. Aunque Hong Kong tiene ventaja en cuanto a la rapidez de la obtención de los derechos, el examen de fondo de Japón ofrece la ventaja de garantizar la estabilidad y la fiabilidad de los derechos.

• Tasas oficiales: en cuanto a los costes, Hong Kong es relativamente económico en el momento de la solicitud. Según la lista de tarifas de la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong, en el momento de la solicitud se abonan unas tasas básicas de solicitud de diseño de aproximadamente 735 HK$ (con descuento para las solicitudes electrónicas) y una tasa de publicación de 68 HK$. Al no existir examen de fondo, no se requiere el pago de la tasa de solicitud de examen.Tampoco hay que pagar tasa de registro, por lo que, en principio, no se aplican tasas oficiales adicionales hasta la emisión del certificado de registro. A cambio, se cobran tasas de renovación al prorrogar el plazo de vigencia, y estas tasas, que se pagan cada cinco años, aumentan con cada renovación (por ejemplo: la primera renovación cuesta 790 HK$, y la cuarta, 2.690 HK$).Por su parte, en la Oficina de Patentes de Japón se abona una tasa de solicitud de 16 000 yenes (en caso de solicitud electrónica) en el momento de la presentación, y la tasa de registro se abona en el momento del registro. En Japón, el sistema de pago de la tasa de registro consiste en abonar de forma agrupada los primeros años; actualmente, la tasa de registro para los años 1 a 3 se abona en un solo pago de 8500 yenes anuales × 3 años = 25 500 yenes (*a partir del cuarto año, se abona anualmente).Por lo tanto, desde la solicitud hasta el registro se necesitan unos 40 000 yenes en concepto de tasas oficiales (*No se requiere ninguna tasa de solicitud de examen por separado. Los diseños se examinan al mismo tiempo que se presenta la solicitud). En Hong Kong, las tasas oficiales hasta el registro son más baratas y los gastos de mantenimiento se incurren en años posteriores, mientras que en Japón se incurre en un gasto considerable entre la solicitud y el registro, y posteriormente se pagan anualidades cada año.

≪Principales diferencias en el procedimiento de solicitud≫

3. Plazo de protección (plazo inicial, posibilidad de renovación, plazo máximo)

• Periodo de vigencia inicial: El periodo de vigencia de los derechos de diseño registrados en Hong Kong es de 5 años a partir de la fecha de solicitud de registro (fecha de prioridad). En el momento del registro se concede automáticamente un periodo de derechos de 5 años. El periodo de vigencia de los derechos de diseño en Japón se ha establecido en 25 años a partir de la fecha de solicitud tras una reforma reciente (anteriormente era de 20 años a partir de la fecha de registro, pero se amplió con la reforma que entró en vigor en 2020).En Japón, no se concede un plazo único en el momento del registro, sino que el derecho puede subsistir hasta un máximo de 25 años a partir de la fecha de solicitud. Por lo tanto, si el examen lleva tiempo, el plazo de 25 años expira incluyendo ese tiempo; en cambio, en Hong Kong el plazo se divide al cumplirse los 5 años desde el registro, por lo que un registro temprano implica un inicio temprano del cómputo (aunque, dado que en Hong Kong el punto de partida también es la fecha de solicitud, el máximo de 25 años a partir de dicha fecha es, en definitiva, el mismo).

• Sistema de renovación y prórroga: en Hong Kong, se puede prorrogar el derecho por periodos de 5 años mediante la realización de los trámites de renovación establecidos antes de que expire el periodo inicial de 5 años. La renovación es posible hasta 4 veces, lo que permite mantener la vigencia hasta un máximo de 25 años (5 años × 5 periodos). El trámite de renovación se realiza presentando el formulario de renovación (Formulario D11) ante la Oficina de Propiedad Intelectual antes de la fecha de vencimiento y abonando la tasa de renovación.Las tasas de renovación son cada vez más elevadas (por ejemplo: 790 HK$ la primera vez, 1200 HK$ la segunda... 2690 HK$ la cuarta). Si no se renueva antes de la fecha límite, el derecho expira; sin embargo, en Hong Kong es posible solicitar una prórroga, con un recargo, dentro de los seis meses siguientes a la expiración (se supone que se trata de una medida de salvaguardia similar a la de las patentes).Por otro lado, los derechos de diseño en Japón no cuentan con un sistema de renovación, por lo que no es necesario realizar trámites de prórroga durante su vigencia. Los derechos de diseño se extinguen automáticamente al transcurrir 25 años desde la fecha de solicitud. En su lugar, en Japón existe un sistema de pago anual de anualidades (tasas de registro), y los derechos se mantienen mediante el pago de la tasa de registro establecida cada año. Por ejemplo, en el momento del registro se abonan de forma conjunta las tasas correspondientes a los años 1 a 3, y a partir del cuarto año se abonan las tasas atrasadas anualmente.Si se incumple el pago de las anualidades, el derecho caduca una vez transcurrido el plazo de gracia (6 meses). En otras palabras, aunque en Japón no existe una «solicitud de renovación» formal, en la práctica es similar, ya que el derecho se mantiene cada año mediante el pago de las anualidades.

• Duración máxima y tendencias recientes: En ambos sistemas, la duración máxima del derecho de diseño es, en la práctica, la misma: 25 años.En Japón, siguiendo la tendencia de armonización internacional de los últimos años, se ha ampliado a 25 años, y Hong Kong, siguiendo el antiguo derecho británico, ha adoptado de forma sistemática los 25 años. Cabe señalar que, en Japón, los diseños antiguos anteriores a la reforma de la Ley de Diseños (por ejemplo, los solicitados antes de 2019) pueden llegar a expirar, como antes, «a los 20 años desde la fecha de registro», pero bajo el régimen actual, las nuevas solicitudes tienen una duración uniforme de 25 años.Por su parte, en Hong Kong, antes de la retrocesión a China en 1997, la protección en Hong Kong se concedía a condición de que el diseño estuviera registrado en el Reino Unido; sin embargo, desde que se adoptó un régimen propio con la entrada en vigor de la actual Ordenanza sobre Diseños en 2012, la duración es siempre de 5 años × 5 = 25 años. En ninguno de estos países o regiones existe un sistema para prorrogar los derechos de diseño más allá de los 25 años, por lo que, una vez expirado el plazo de protección, el diseño pasa a ser de dominio público.

4. Acciones por infracción (ejercicio de los derechos, requisitos de infracción, procedimientos judiciales, medidas de reparación, etc.)

• Contenido del derecho (derecho exclusivo): El titular de un derecho de diseño registrado tiene el derecho de explotar (utilizar) de forma exclusiva los productos relacionados con dicho diseño. En el caso de los diseños registrados en Hong Kong, el titular del derecho de diseño tiene la exclusividad para realizar los siguientes actos respecto a los artículos registrados y a cualquier artículo en el que se haya aplicado dicho diseño (o un diseño que no difiera sustancialmente de él):

  • Fabricación: fabricar en el territorio de Hong Kong artículos en los que se haya aplicado dicho diseño

  • Importación: importar a Hong Kong los artículos con dicho diseño con fines de venta o alquiler

  • Venta, etc.: vender, alquilar, ofrecer a la venta o al alquiler, o exhibir en Hong Kong los artículos que incorporan dicho diseño

  El derecho de diseño de Japón tiene esencialmente el mismo contenido y otorga al titular el derecho exclusivo de aplicar, con fines comerciales, el diseño registrado o un diseño similar a los artículos registrados (o a artículos similares) y de realizar los siguientes actos. Es decir, el derecho exclusivo incluye la fabricación (uso), la cesión (venta) o el alquiler, la importación y la oferta de cesión. Por ejemplo, en Japón, la fabricación y venta con fines comerciales de productos con un diseño idéntico o similar al diseño registrado sin la autorización del titular del derecho de diseño constituye una infracción.Una de las diferencias entre ambos sistemas es que, en Hong Kong, la legislación sobre el alcance de los derechos no limita el tipo de artículos. La interpretación es que puede constituir una infracción incluso si un diseño sustancialmente idéntico al diseño registrado se aplica a productos de otra categoría. Por el contrario, en Japón, la eficacia del derecho de diseño se limita a los artículos registrados y a los artículos similares a estos.Por ejemplo, en Japón, el derecho de diseño de una silla se extiende únicamente a las sillas (el ámbito de similitud abarca, por ejemplo, los muebles), por lo que el uso del mismo diseño en productos de un ámbito totalmente diferente no constituye inmediatamente una infracción (si no pertenece al ámbito de similitud del diseño). En Hong Kong, la ley no excluye claramente otros ámbitos y, en la práctica, es muy probable que se proteja el mismo diseño independientemente del ámbito del producto, por lo que se puede decir que el alcance de los derechos es más amplio que en Japón.

• Requisitos y determinación de la infracción: El requisito básico para que se produzca una infracción es que un tercero realice los actos de exclusividad mencionados anteriormente sin la autorización del titular del derecho. En Hong Kong, se considera infracción si se aplica al producto en cuestión un diseño registrado o un «diseño idéntico o sustancialmente no diferente». En Japón, también se produce una infracción cuando se aplica un diseño registrado o un diseño similar al artículo en cuestión (artículos del mismo tipo o similares).La determinación de si existe «similitud» o no se basa en ambos países en la observación de la estética general; sin embargo, en Japón existe una amplia jurisprudencia sobre la determinación de la similitud en la Ley de Diseños y en los criterios de examen, mientras que en Hong Kong, debido a la influencia de la antigua legislación británica, se utiliza el criterio de «impresión de identidad o diferencia a simple vista» (lo que significa que no hay diferencias sustanciales, es decir, diferencias que no permitan distinguirlas a simple vista).En cualquier caso, ambos países coinciden en que no importa si se trata de una imitación o de una creación original, ya que se considera infracción si, en definitiva, la forma se asemeja a la del diseño protegido.

• Excepciones a la infracción: en ambos países, el uso personal y no comercial por parte de particulares, así como la realización con fines experimentales o de investigación, no se incluyen en el ámbito de los derechos y no constituyen infracción (definido expresamente tanto en el Reglamento de Diseños de Hong Kong como en la Ley de Diseños de Japón).Además, en Japón existen medidas de protección para que los diseños propios anteriores o posteriores al diseño registrado (diseños relacionados o «diseños similares a un mismo diseño», que constituyen una excepción a la norma de «un diseño por solicitud») que sean similares entre sí no constituyan una infracción mutua; sin embargo, en Hong Kong hay que tener cuidado, ya que si se registra un diseño similar en un expediente distinto, puede producirse un conflicto de novedad con la solicitud anterior.

• Procedimientos judiciales y medidas de protección: La infracción de los derechos de diseño se resuelve mediante procedimientos civiles. En Hong Kong, lo habitual es presentar una demanda ante el Tribunal Superior para solicitar medidas cautelares o una indemnización por daños y perjuicios. En Japón, también se interpone una demanda ante los tribunales de distrito (divisiones especializadas de Tokio u Osaka) para obtener medidas de protección civiles (solicitud de medidas cautelares, reclamación de indemnización por daños y perjuicios, etc.). Las **medidas de protección (civiles)** son prácticamente comunes a ambos países, y el titular del derecho puede solicitar las siguientes medidas:

  • Orden de cesación: orden judicial que ordena al demandado el cese de los actos de infracción y la prevención de su reincidencia. Incluye la cesación de la fabricación y la venta, así como la prohibición de futuras infracciones.

  • Indemnización por daños y perjuicios: indemnización por las pérdidas comerciales sufridas a causa de la infracción. Aunque en Japón existen disposiciones específicas sobre el cálculo de los beneficios perdidos y el importe equivalente a los derechos de explotación (artículo 39 de la Ley de Diseños, entre otros), en Hong Kong también se toma como base para el cálculo de la indemnización, en principio, la disminución de los beneficios del titular del derecho y el lucro injusto del infractor.

  • Restitución de beneficios (rendición de cuentas): La legislación de Hong Kong permite exigir la devolución de los beneficios obtenidos por el infractor mediante la infracción (restitución de beneficios indebidos). En Japón también se reconoce, como una forma de reclamación de indemnización por daños y perjuicios, la consideración de los beneficios obtenidos por el infractor como parte del importe de la indemnización.

  • Embargo y destrucción: En Hong Kong, también se prevé como medida de reparación la orden de entrega de los productos infractores (entrega de los productos). En Japón, en el marco de un proceso civil, también es posible solicitar la destrucción de los productos infractores y de los equipos de fabricación, y el tribunal ordenará la destrucción de los productos infractores si lo considera necesario (artículo 37 de la Ley de Diseños).

  Como sistema propio de Hong Kong, existe una medida de protección frente a las advertencias de demandas por infracción infundadas. Existe una disposición según la cual, si se emite una advertencia injustificada a un tercero en la que se le acusa de «infringir los derechos de diseño», la parte advertida puede presentar una contrademanda solicitando el cese de la infracción o una indemnización por daños y perjuicios (el denominado sistema de protección contra amenazas infundadas).En Japón no existe un sistema claro para impugnar este tipo de advertencias en sí mismas, pero en Hong Kong hay que tener en cuenta que el titular de los derechos puede ser procesado si emite una advertencia excesivamente intimidatoria. No obstante, las advertencias dirigidas a fabricantes o importadores se consideran legales y no plantean ningún problema siempre que se mantengan dentro de los límites del ejercicio legítimo de los derechos.

• Medidas administrativas y penales: En Japón, la infracción de los derechos de diseño puede ser objeto de sanciones penales en caso de dolo (el artículo 69 de la Ley de Diseños, entre otros, contiene disposiciones sancionadoras, y el infractor puede ser condenado a penas de prisión o multas si es procesado). Sin embargo, en la práctica, son pocos los casos en los que se presentan denuncias penales por infracción de diseños, y la mayoría se resuelven por la vía civil. En Hong Kong, la infracción de los derechos de diseño en sí misma no está sujeta a sanciones penales.A diferencia de las marcas y los derechos de autor, los productos que infringen los derechos de diseño no son objeto de medidas de interceptación por parte de la Aduana de Hong Kong (la Aduana actúa de forma activa contra la falsificación de marcas y las copias piratas, pero no interviene en lo que respecta a la infracción de patentes y diseños). Por lo tanto, en los litigios con empresas de Hong Kong, la única vía de recurso es la acción civil.En este sentido, en Japón existe un sistema de medidas en la frontera por parte de la aduana para las marcas y los derechos de autor, pero en lo que respecta a los diseños, el sistema de retención en la frontera no está claro (en la práctica, muchos casos se tratan como infracciones de derechos de marca), por lo que puede decirse que en ambos países las medidas contra la infracción de diseños se centran en los procedimientos civiles.

5. Relación con las solicitudes internacionales (sistema de La Haya, derecho de prioridad extranjero, etc.)

• Registro internacional de diseños de La Haya: Japón es miembro del Arreglo de La Haya (parte del Arreglo de Ginebra) y, desde 2015, es posible presentar solicitudes de registro internacional de diseños designando a Japón. Además, las empresas japonesas pueden utilizar el sistema de La Haya para presentar solicitudes de diseño en varios países con una sola solicitud. Por el contrario, Hong Kong no está incluido en el Arreglo de La Haya.Aunque China se adhirió al Arreglo de La Haya en 2022, en ese momento se estableció claramente una reserva por la que dicho Arreglo no se aplica a Hong Kong ni a Macao, por lo que no es posible designar directamente a Hong Kong en una solicitud de registro internacional. En otras palabras, para que una empresa japonesa obtenga derechos de diseño en Hong Kong, es necesario presentar una solicitud directamente en Hong Kong. Esto significa que, aunque exista un registro en China continental o en el Reino Unido, este no se extiende automáticamente a Hong Kong (al igual que con las marcas, Hong Kong es una jurisdicción independiente en materia de propiedad intelectual).Antes de la retrocesión existía un sistema de reinscripción que permitía extender el registro de diseños del Reino Unido a Hong Kong, pero actualmente dicho sistema no existe. Por lo tanto, para proteger el diseño de sus productos, las empresas japonesas deben presentar una solicitud directamente en Hong Kong y obtener los derechos correspondientes. Por el contrario, cuando las empresas de Hong Kong desean obtener protección de diseños en Japón u otros países, tampoco pueden utilizar el Convenio de La Haya, por lo que lo habitual es presentar solicitudes directamente en cada país utilizando la prioridad de París.

• Derecho de prioridad basado en el Convenio de París: Dado que ambas regiones son miembros del Convenio de París (Hong Kong, por aplicación del tratado por parte de China), es posible reivindicar el derecho de prioridad si se presenta la solicitud en un plazo de seis meses a partir de la solicitud en el extranjero. Por ejemplo, si se presenta en Hong Kong un diseño solicitado en Japón en un plazo de seis meses, la novedad se evaluará tomando como referencia la fecha de solicitud en Japón. Al presentar la solicitud en Hong Kong, es necesario presentar los documentos de prioridad (certificado emitido por la Oficina de Patentes de Japón y su traducción) (se pueden presentar posteriormente).De igual modo, en Japón también se puede reivindicar la prioridad si se presenta la solicitud en un plazo de seis meses a partir de la solicitud anterior en Hong Kong. El plazo de prioridad para los diseños es de seis meses, lo cual es común en todo el mundo. Por lo tanto, las empresas japonesas que tengan en mente la expansión internacional deben considerar la presentación de solicitudes en los principales mercados (incluido Hong Kong) en un plazo de seis meses a partir de la solicitud nacional. Cabe señalar que, en Japón, el plazo de prioridad de París es de seis meses para las marcas y los diseños, pero de doce meses para las patentes (invenciones), por lo que hay que tener cuidado de no confundirlos.

• Otras colaboraciones internacionales: en el ámbito de las patentes, existe cooperación entre la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong y la Oficina Japonesa de Patentes, como el «examination highway», pero en el ámbito de los diseños no existe tal marco, ya que Hong Kong no cuenta con un sistema de examen propio. Sin embargo, dado que en Hong Kong se utiliza el inglés y los documentos de solicitud (solicitudes y planos) pueden redactarse en este idioma, puede decirse que los trámites suponen un obstáculo relativamente menor para las empresas japonesas.Japón utiliza la Clasificación Internacional de Diseños Industriales (Clasificación de Locarno) como información de referencia, pero no es obligatoria, por lo que ha venido utilizando su propia clasificación nacional. Por su parte, Hong Kong se basa completamente en la Clasificación de Locarno. Debido a esta diferencia, se señala que, al designar a Japón en una solicitud internacional (La Haya), hay que prestar atención a los requisitos propios de Japón (por ejemplo, el método de presentación de imágenes o los requisitos de redacción de la solicitud). No obstante, en los últimos años, Japón también se ha esforzado por armonizar sus sistemas, por lo que la coherencia con las solicitudes extranjeras está aumentando.En general, para las empresas japonesas, la protección de los diseños en Hong Kong, salvo por el hecho de que no se puede utilizar el Convenio de La Haya, presenta un procedimiento sencillo y, gracias al uso del inglés como lengua oficial y al sistema sin examen, es fácil obtener los derechos; sin embargo, a la hora de ejercerlos, se requiere más precaución que en Japón (por ejemplo, en cuanto al riesgo de invalidación o la forma de enviar advertencias). Hong Kong se presenta a las empresas japonesas como un mercado importante incluso en manuales sobre medidas contra las imitaciones, por lo que es recomendable aprovecharlo estratégicamente tras comprender las diferencias institucionales mencionadas.

≪Comparación de los sistemas de solicitud internacional≫

Información de referencia y fuentes

• Sitio web oficial del Departamento de Propiedad Intelectual de Hong Kong (Intellectual Property Department, HK)

• Oficina Japonesa de Patentes, «Manual de protección de la propiedad intelectual en Hong Kong» (elaborado por el Departamento de Propiedad Intelectual de la Oficina de JETRO en Hong Kong), edición revisada de 2021

• Revista «Patent» de la Asociación Japonesa de Abogados de Patentes: «Protección de los diseños de productos industriales en Hong Kong: derechos de autor y diseños registrados», Andrea Fong (2014)

• Base de datos de propiedad intelectual en el extranjero de INPIT: «Resumen del sistema de diseños industriales en Hong Kong» y «Comparación de los sistemas de examen de solicitudes de diseños industriales en Japón y Hong Kong»

• JETRO: Páginas relacionadas con «Hong Kong: Sistema de tecnología y derechos de propiedad intelectual»

• Centro de Información sobre Derecho Comunitario de Hong Kong (CLIC): Preguntas frecuentes sobre diseños