Ces dernières années, le secteur du fitness connaît un essor sans précédent, avec l'apparition de salles de sport ouvertes 24 heures sur 24, de séances d'entraînement personnel en salle privée, de cours de Pilates et de studios spécialisés dans certaines parties du corps. Il n'est pas rare de croiser des enseignes de nouvelles salles de sport en se promenant en ville.
Cependant, dans un contexte de concurrence de plus en plus intense, il existe un risque majeur que de nombreux dirigeants ont tendance à négliger. Il s'agit de la question des droits liés à la « marque (nom de marque et logo) ».
« Notre petite salle de sport est une entreprise individuelle, cela ne nous concerne pas »
, « Nous avons enregistré le nom de notre société (raison sociale) auprès du greffe du tribunal de commerce, tout va bien »
Si vous pensez ainsi, votre entreprise se trouve dans une situation très risquée. Un jour, sans crier gare, vous recevez une lettre de mise en demeure pour « violation de droits de marque » de la part d’une société inconnue, et vous vous retrouvez contraint de refaire entièrement l’enseigne, les prospectus et le site web de votre salle de sport… Ce genre de scénario cauchemardesque se produit bel et bien dans la réalité.
Dans cet article, un conseil en propriété industrielle, spécialiste de la propriété intellectuelle, vous explique en détail l'importance de l'« enregistrement de marque » dans le secteur des salles de sport et du fitness, les risques encourus en cas de non-enregistrement, ainsi que la manière de choisir parmi les « classes » complexes.
Sommaire
Pour une salle de sport, le nom (raison sociale) et le logo constituent le « visage » qui permet aux membres de l'identifier. Les réputations telles que « on maigrit en allant à la salle de sport XX » ou « le centre de fitness XX dispose d'un excellent équipement » s'accumulent toutes autour de ce nom.
L'enregistrement de marque est un système par lequel l'État (l'Office des brevets) vous accorde le droit exclusif d'utiliser cette « réputation ». Une fois enregistrée, vous pouvez légalement interdire à d'autres entreprises d'utiliser le même nom ou un nom prêtant à confusion.
Le système japonais des marques adopte le « principe du premier déposant ». Il s'agit d'une règle qui accorde le droit non pas à « la personne qui a pensé à ce nom en premier » ou « à celle qui a commencé à l'utiliser en premier », mais à « la personne qui a déposé les documents en premier auprès de l'Office des brevets ».
Même si vous utilisez ce nom de salle de sport depuis 5 ans et qu'il est apprécié dans la région, si un concurrent qui a ouvert hier dépose la marque en premier, les droits lui reviendront. Dans le pire des cas, vous serez contraint de changer le nom que vous utilisez depuis des années (c'est ce qu'on appelle une « contrefaçon de marque »).
De nombreux chefs d'entreprise pensent à tort que « puisque la création de leur société a été enregistrée (enregistrement de la raison sociale) auprès du Bureau des affaires juridiques, leur nom est protégé ».
En d'autres termes, même si le nom est enregistré en tant que raison sociale, il ne peut pas être utilisé sur une enseigne ou dans une publicité s'il enfreint un droit de marque.
Quels sont les risques encourus si vous continuez à exploiter votre salle de sport sans enregistrer votre marque ? Examinons concrètement trois scénarios de préjudice.
Un jour, vous recevez soudainement un courrier recommandé avec accusé de réception de la part du titulaire de la marque (une autre entreprise détenant les droits). Le contenu est le suivant : « Le nom de votre salle de sport enfreint nos droits de marque. Veuillez cesser immédiatement toute utilisation et payer XX 000 yens à titre de redevances rétroactives. » Une violation des droits de marque
, même involontaire, est considérée comme une négligence et donne lieu à une demande de dommages-intérêts.
Si vous acceptez l'avertissement et décidez de changer de nom, les coûts seront considérables.
Même pour une petite salle de sport, la mise en œuvre de toutes ces mesures représente une dépense de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de yens. De plus, cela risque de susciter l'inquiétude des membres (« Le changement de nom signifie-t-il que la gestion de l'établissement est en difficulté ? »), ce qui peut entraîner des résiliations d'abonnement.
À l'inverse, imaginez que votre salle de sport connaisse un grand succès. Supposons qu'une salle de sport au nom identique à celui de la vôtre s'installe dans le voisinage et que ses services soient également copiés.
Si vous ne détenez pas de droit de marque, vous n'avez aucun fondement juridique pour demander à l'autre partie de « changer de nom ». Même si des membres s'inscrivent par erreur dans cet autre établissement, ou si une mauvaise réputation se répand selon laquelle « je pensais que c'était une succursale de la salle de sport XX, mais la qualité était médiocre », vous ne pouvez que rester les bras croisés.
Lors de l'enregistrement d'une marque, les étapes qui requièrent le plus de connaissances spécialisées sont le choix des « produits et services désignés » et la détermination des « classes » (de la classe 1 à la classe 45). Si vous ne sélectionnez pas
correctement la catégorie dans laquelle s'inscrit votre activité, le droit que vous aurez obtenu, malgré tous vos efforts, n'aura aucune valeur.
Nous vous expliquons ici les classes indispensables à la gestion d'une salle de sport, ainsi que celles à envisager en fonction du développement de votre activité.
Si vous exploitez une salle de sport, un club de fitness, un studio de yoga, etc., la classe 41 est absolument incontournable.
Concrètement, il convient de désigner les éléments suivants (services désignés) :
Si vous ne précisez pas ces éléments, les droits liés au nom de votre salle de sport ne seront pas protégés.
De nos jours, les salles de sport ne se contentent plus de louer des locaux, mais se diversifient en proposant notamment la vente de produits ou la diffusion en ligne. En fonction de votre modèle économique, il est nécessaire d'examiner également les catégories suivantes.
→ Classe 25 (vêtements, chaussures, etc.) Nécessaire si vous vendez (y compris pour distribution aux membres
) des t-shirts, casquettes, tenues d'entraînement, etc. portant le logo de la salle de sport. Même si vous pensez que ces articles sont « réservés au personnel », vous devriez obtenir cette protection s'il existe une possibilité de les vendre lors d'événements, par exemple.
→ Classes 5, 29, 30 et 32
. C'est un point particulièrement complexe. Même si l'on parle globalement de « protéines », la classification varie en fonction des ingrédients et de la forme.
Il arrive souvent que des demandeurs, pensant « comme il s'agit de protéines, cela relève de la classe 32 (boissons) », déposent une demande, mais que le produit commercialisé soit en réalité une poudre (classe 29), ce qui le place hors du champ d'application du droit.
→ Classe 9 (données vidéo téléchargeables, etc.)
→ Classe 38 (télécommunications, etc.) Les « formations en ligne » et la « vente de supports
pédagogiques vidéo », en augmentation depuis la pandémie de COVID-19. Comme il s'agit de services fournis via Internet, il peut être nécessaire de couvrir non seulement la classe 41, mais aussi, selon les cas, la classe 9 (applications et données vidéo).
→ Classe 24 (tissus, serviettes, etc.)
→ Classe 28 (jouets, articles de sport, etc.) Si vous commercialisez sous votre
propre marque des tapis de yoga, des haltères ou des bandes de résistance, la classe 28 est nécessaire.
Le choix des « classes » nécessite une stratégie professionnelle
Plus vous ajoutez de classes, plus les frais à payer à l'Office des brevets sont élevés. Cependant, si vous économisez trop et omettez des classes nécessaires, vous risquez de voir une autre entreprise déposer une marque dans ce domaine. Il est important de sélectionner les classes
optimales en tenant compte non seulement de votre « activité actuelle », mais aussi de vos « projets de développement futurs (déploiement de franchises, etc.) ».
Même si vous pensez avoir trouvé « un bon nom », tous les mots ne peuvent pas être enregistrés comme marques. Il faut passer l'examen de l'Office des brevets.
Les noms qui se contentent de décrire le contenu du service sont rejetés au motif qu'ils « manquent de caractère distinctif (caractéristiques) ».
En effet, il s'agit de termes que tout le monde souhaite utiliser et qui ne doivent pas être réservés à une seule entreprise.
Si votre marque présente une similitude avec une marque déjà enregistrée par une autre entreprise, que ce soit au niveau de l’« apparence », de la « prononciation » ou de la « signification », elle ne pourra pas être enregistrée. Par
exemple, des marques telles que « RAIZAP » ou « RIZUP », qui ressemblent à la célèbre marque « RIZAP », ne peuvent bien sûr pas être enregistrées, et même si l’orthographe est totalement différente, elles risquent fort d’être refusées si leur prononciation est similaire.
Bien que les sites de dépôt de marque simplifiés utilisant l'IA se multiplient ces derniers temps, nous recommandons vivement de faire appel à un conseil en propriété industrielle dans les secteurs où la concurrence est forte, comme celui des salles de sport. Voici pourquoi :
L'étape la plus importante dans l'enregistrement d'une marque est la « recherche d'antériorité » effectuée avant le dépôt de la demande. Il ne s'agit
pas simplement de vérifier s'il existe déjà un nom identique, mais d'évaluer, grâce à des connaissances spécialisées, s'il existe un risque que le nom soit jugé similaire. Le secteur des salles de sport, en particulier, comporte de nombreux néologismes en anglais ou en katakana, ce qui rend l'évaluation de la similitude extrêmement difficile. En se basant sur la jurisprudence et
les critères d'examen antérieurs, le conseil en propriété industrielle fournit des conseils concrets, tels que « le taux d'enregistrement de ce nom est de X % » ou « il serait préférable de modifier cette partie ».
Après le dépôt de la demande, il arrive que l'Office des brevets envoie une notification indiquant que « l'enregistrement n'est pas possible en l'état » (notification des motifs de refus). Si de nombreux
particuliers abandonnent à ce stade, un conseil en brevets peut, dans de nombreux cas, renverser la situation et mener à l'enregistrement en soumettant une « déclaration d'opposition » ou une « demande de modification » afin de contester la décision de l'examinateur.
Nous ne nous contentons pas de simplement nous charger des formalités d'enregistrement.
La force des conseils en propriété intellectuelle réside dans leur capacité à fournir des conseils adaptés à votre stratégie d'entreprise.
Les frais correspondent à la somme des « droits de timbre à payer à l'Office des brevets » et des « honoraires du conseil en brevets ». Ils varient également en fonction du nombre de classes.
Cela peut sembler « cher », mais une fois enregistrée, la marque protège vos droits pendant 10 ans (ou indéfiniment si vous la renouvelez) ; si l'on convertit ce montant en mensualités, cela revient à une prime d'assurance de quelques centaines à un millier de yens. Comparé au montant des dommages-intérêts en cas de litige ou aux frais de rebranding, c'est un investissement extrêmement bon marché.
Les amateurs de sport connaissent bien l'expression « les muscles ne trahissent jamais ». Les efforts quotidiens se reflètent immanquablement sur le corps.
Cependant, dans le monde des affaires, une « marque » ne peut être protégée par les seuls efforts. Si vous ne suivez pas les procédures légales, l'actif que représente le nom de la salle de sport que vous avez développé pourrait, un jour, devenir soudainement la propriété d'autrui.
Que vous soyez sur le point d'ouvrir une salle de sport ou que vous en exploitiez déjà une sans avoir encore déposé de marque, consultez d'abord un expert en la matière, à savoir un conseil en propriété industrielle, afin de
pouvoir vous consacrer pleinement à l'entraînement de vos membres sans vous soucier de votre enseigne.
Au sein de notre cabinet, des conseils en propriété industrielle spécialisés dans les tendances du secteur du fitness vous proposeront la stratégie de marque la mieux adaptée à votre salle de sport. N'hésitez pas à profiter de notre consultation gratuite.
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX - Avocat en brevets et marques
Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).