Faut-il enregistrer une marque ? Un conseil en brevets explique les risques et la manière de choisir une "classification" que les gestionnaires doi...

Ces dernières années, le secteur du fitness connaît un essor sans précédent, avec l'apparition de salles de sport ouvertes 24 heures sur 24, de séances d'entraînement personnel en salle privée, de cours de Pilates et de studios spécialisés dans certaines parties du corps. Il n'est pas rare de croiser des enseignes de nouvelles salles de sport en se promenant en ville.

Cependant, dans un contexte de concurrence de plus en plus intense, il existe un risque majeur que de nombreux dirigeants ont tendance à négliger. Il s'agit de la question des droits liés à la « marque (nom de marque et logo) ».

« Notre petite salle de sport est une entreprise individuelle, cela ne nous concerne pas »
, « Nous avons enregistré le nom de notre société (raison sociale) auprès du greffe du tribunal de commerce, tout va bien »

Si vous pensez ainsi, votre entreprise se trouve dans une situation très risquée. Un jour, sans crier gare, vous recevez une lettre de mise en demeure pour « violation de droits de marque » de la part d’une société inconnue, et vous vous retrouvez contraint de refaire entièrement l’enseigne, les prospectus et le site web de votre salle de sport… Ce genre de scénario cauchemardesque se produit bel et bien dans la réalité.

Dans cet article, un conseil en propriété industrielle, spécialiste de la propriété intellectuelle, vous explique en détail l'importance de l'« enregistrement de marque » dans le secteur des salles de sport et du fitness, les risques encourus en cas de non-enregistrement, ainsi que la manière de choisir parmi les « classes » complexes.

Chapitre 1 : Pourquoi les salles de sport ont-elles besoin d'un « enregistrement de marque » ?

1. Le seul moyen juridique de protéger votre « image de marque »

Pour une salle de sport, le nom (raison sociale) et le logo constituent le « visage » qui permet aux membres de l'identifier. Les réputations telles que « on maigrit en allant à la salle de sport XX » ou « le centre de fitness XX dispose d'un excellent équipement » s'accumulent toutes autour de ce nom.

L'enregistrement de marque est un système par lequel l'État (l'Office des brevets) vous accorde le droit exclusif d'utiliser cette « réputation ». Une fois enregistrée, vous pouvez légalement interdire à d'autres entreprises d'utiliser le même nom ou un nom prêtant à confusion.

2. La règle du « premier arrivé, premier servi » (principe du premier déposant)

Le système japonais des marques adopte le « principe du premier déposant ». Il s'agit d'une règle qui accorde le droit non pas à « la personne qui a pensé à ce nom en premier » ou « à celle qui a commencé à l'utiliser en premier », mais à « la personne qui a déposé les documents en premier auprès de l'Office des brevets ».

Même si vous utilisez ce nom de salle de sport depuis 5 ans et qu'il est apprécié dans la région, si un concurrent qui a ouvert hier dépose la marque en premier, les droits lui reviendront. Dans le pire des cas, vous serez contraint de changer le nom que vous utilisez depuis des années (c'est ce qu'on appelle une « contrefaçon de marque »).

3. L’« enregistrement de la raison sociale » et l’« enregistrement de la marque » sont deux choses distinctes

De nombreux chefs d'entreprise pensent à tort que « puisque la création de leur société a été enregistrée (enregistrement de la raison sociale) auprès du Bureau des affaires juridiques, leur nom est protégé ».

• Enregistrement de la dénomination sociale (Bureau des affaires juridiques) : enregistrement du nom de la société. Il est possible d'enregistrer le même nom même si l'adresse n'est pas la même.
• Enregistrement de marque (Office des brevets) : il s'agit d'enregistrer le nom de marque d'un produit ou d'un service. Il est valable dans tout le Japon et permet d'empêcher l'utilisation de noms identiques ou similaires.

En d'autres termes, même si le nom est enregistré en tant que raison sociale, il ne peut pas être utilisé sur une enseigne ou dans une publicité s'il enfreint un droit de marque.

Chapitre 2 : Les « trois préjudices » liés à l'absence d'enregistrement de marque

Quels sont les risques encourus si vous continuez à exploiter votre salle de sport sans enregistrer votre marque ? Examinons concrètement trois scénarios de préjudice.

Risque n° 1 : réception d'une mise en demeure et demande de dommages-intérêts

Un jour, vous recevez soudainement un courrier recommandé avec accusé de réception de la part du titulaire de la marque (une autre entreprise détenant les droits). Le contenu est le suivant : « Le nom de votre salle de sport enfreint nos droits de marque. Veuillez cesser immédiatement toute utilisation et payer XX 000 yens à titre de redevances rétroactives. » Une violation des droits de marque
, même involontaire, est considérée comme une négligence et donne lieu à une demande de dommages-intérêts.

Risque n° 2 : le coût d'un changement de nom imposé (rebranding)

Si vous acceptez l'avertissement et décidez de changer de nom, les coûts seront considérables.

• Frais de démontage et de pose de l'enseigne du magasin (plusieurs centaines de milliers de yens)
• Réimpression des brochures, cartes de visite et cartes de membre
• Modification du site web et des comptes sur les réseaux sociaux
• Refabrication des uniformes du personnel
• Modification des logos dans la décoration intérieure

Même pour une petite salle de sport, la mise en œuvre de toutes ces mesures représente une dépense de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de yens. De plus, cela risque de susciter l'inquiétude des membres (« Le changement de nom signifie-t-il que la gestion de l'établissement est en difficulté ? »), ce qui peut entraîner des résiliations d'abonnement.

Risque n° 3 : imitation par des concurrents et perte de valeur de la marque

À l'inverse, imaginez que votre salle de sport connaisse un grand succès. Supposons qu'une salle de sport au nom identique à celui de la vôtre s'installe dans le voisinage et que ses services soient également copiés.

Si vous ne détenez pas de droit de marque, vous n'avez aucun fondement juridique pour demander à l'autre partie de « changer de nom ». Même si des membres s'inscrivent par erreur dans cet autre établissement, ou si une mauvaise réputation se répand selon laquelle « je pensais que c'était une succursale de la salle de sport XX, mais la qualité était médiocre », vous ne pouvez que rester les bras croisés.

Chapitre 3 : Quelles sont les « classes » que les salles de sport doivent enregistrer ?

Lors de l'enregistrement d'une marque, les étapes qui requièrent le plus de connaissances spécialisées sont le choix des « produits et services désignés » et la détermination des « classes » (de la classe 1 à la classe 45). Si vous ne sélectionnez pas
correctement la catégorie dans laquelle s'inscrit votre activité, le droit que vous aurez obtenu, malgré tous vos efforts, n'aura aucune valeur.

Nous vous expliquons ici les classes indispensables à la gestion d'une salle de sport, ainsi que celles à envisager en fonction du développement de votre activité.

[Indispensable] Classe 41 : Éducation, sports et divertissements

Si vous exploitez une salle de sport, un club de fitness, un studio de yoga, etc., la classe 41 est absolument incontournable.

Concrètement, il convient de désigner les éléments suivants (services désignés) :

• « Mise à disposition d'installations sportives »
• « Enseignement du sport » (entraînement personnel, cours, etc.)
• « Enseignement de connaissances » (gestion de la santé, conseils en matière de régime alimentaire, etc.)
• « Organisation et gestion de séminaires »

Si vous ne précisez pas ces éléments, les droits liés au nom de votre salle de sport ne seront pas protégés.

[À examiner en fonction de l'activité] Autres catégories

De nos jours, les salles de sport ne se contentent plus de louer des locaux, mais se diversifient en proposant notamment la vente de produits ou la diffusion en ligne. En fonction de votre modèle économique, il est nécessaire d'examiner également les catégories suivantes.

1. En cas de vente de vêtements et d'articles originaux

→ Classe 25 (vêtements, chaussures, etc.) Nécessaire si vous vendez (y compris pour distribution aux membres
) des t-shirts, casquettes, tenues d'entraînement, etc. portant le logo de la salle de sport. Même si vous pensez que ces articles sont « réservés au personnel », vous devriez obtenir cette protection s'il existe une possibilité de les vendre lors d'événements, par exemple.

2. Vente de protéines et de compléments alimentaires

→ Classes 5, 29, 30 et 32
. C'est un point particulièrement complexe. Même si l'on parle globalement de « protéines », la classification varie en fonction des ingrédients et de la forme.

• Classe 5 (produits pharmaceutiques, etc.) : les compléments alimentaires sous forme de comprimés ou de gélules, ainsi que ceux qui revendiquent des effets thérapeutiques.
• Classe 29 (produits alimentaires d'origine animale) : protéines en poudre à base de produits laitiers (lactosérum, caséine), etc.
• Classe 30 (aliments d'origine végétale) : protéines à base de soja, barres protéinées, etc.
• Classe 32 (boissons rafraîchissantes) : protéines sous forme de boissons prêtes à boire, boissons énergétiques.

Il arrive souvent que des demandeurs, pensant « comme il s'agit de protéines, cela relève de la classe 32 (boissons) », déposent une demande, mais que le produit commercialisé soit en réalité une poudre (classe 29), ce qui le place hors du champ d'application du droit.

3. Dans le cas de salons en ligne ou de diffusion de vidéos

→ Classe 9 (données vidéo téléchargeables, etc.)
→ Classe 38 (télécommunications, etc.) Les « formations en ligne » et la « vente de supports
pédagogiques vidéo », en augmentation depuis la pandémie de COVID-19. Comme il s'agit de services fournis via Internet, il peut être nécessaire de couvrir non seulement la classe 41, mais aussi, selon les cas, la classe 9 (applications et données vidéo).

4. Dans le cas de la vente de serviettes ou d'articles de sport

→ Classe 24 (tissus, serviettes, etc.)
→ Classe 28 (jouets, articles de sport, etc.) Si vous commercialisez sous votre
propre marque des tapis de yoga, des haltères ou des bandes de résistance, la classe 28 est nécessaire.

Chapitre 4 : Quels types de noms peuvent être enregistrés ?

Même si vous pensez avoir trouvé « un bon nom », tous les mots ne peuvent pas être enregistrés comme marques. Il faut passer l'examen de l'Office des brevets.

Cas où l'enregistrement est difficile

1. Noms génériques ou descriptifs

Les noms qui se contentent de décrire le contenu du service sont rejetés au motif qu'ils « manquent de caractère distinctif (caractéristiques) ».

• × « Shibuya Sports Gym »
• × « Studio de remise en forme et de perte de poids »
• × « Fitness 24h/24 »

En effet, il s'agit de termes que tout le monde souhaite utiliser et qui ne doivent pas être réservés à une seule entreprise.

2. Similitude avec une marque existante

Si votre marque présente une similitude avec une marque déjà enregistrée par une autre entreprise, que ce soit au niveau de l’« apparence », de la « prononciation » ou de la « signification », elle ne pourra pas être enregistrée. Par
exemple, des marques telles que « RAIZAP » ou « RIZUP », qui ressemblent à la célèbre marque « RIZAP », ne peuvent bien sûr pas être enregistrées, et même si l’orthographe est totalement différente, elles risquent fort d’être refusées si leur prononciation est similaire.

Astuces pour augmenter vos chances d'enregistrement

• Créer un néologisme : combiner des mots pour former un mot totalement nouveau. (Exemples : NIKE, Reebok, etc. sont des marques fortes)
• L'associer à un logo : même si le nom seul est trop générique pour être enregistré, il est parfois possible de l'enregistrer en l'associant à un logo distinctif (marque avec logo). Il faut toutefois noter que dans ce cas, les droits s'appliquent au « design du logo », ce qui affaiblit le droit d'exclusivité sur le nom lui-même.

Chapitre 5 : Quels sont les avantages de faire appel à un conseil en propriété industrielle ?

Bien que les sites de dépôt de marque simplifiés utilisant l'IA se multiplient ces derniers temps, nous recommandons vivement de faire appel à un conseil en propriété industrielle dans les secteurs où la concurrence est forte, comme celui des salles de sport. Voici pourquoi :

1. Une précision différente en matière de « recherche »

L'étape la plus importante dans l'enregistrement d'une marque est la « recherche d'antériorité » effectuée avant le dépôt de la demande. Il ne s'agit
pas simplement de vérifier s'il existe déjà un nom identique, mais d'évaluer, grâce à des connaissances spécialisées, s'il existe un risque que le nom soit jugé similaire. Le secteur des salles de sport, en particulier, comporte de nombreux néologismes en anglais ou en katakana, ce qui rend l'évaluation de la similitude extrêmement difficile. En se basant sur la jurisprudence et
les critères d'examen antérieurs, le conseil en propriété industrielle fournit des conseils concrets, tels que « le taux d'enregistrement de ce nom est de X % » ou « il serait préférable de modifier cette partie ».

2. Réponse à la « notification des motifs de refus »

Après le dépôt de la demande, il arrive que l'Office des brevets envoie une notification indiquant que « l'enregistrement n'est pas possible en l'état » (notification des motifs de refus). Si de nombreux
particuliers abandonnent à ce stade, un conseil en brevets peut, dans de nombreux cas, renverser la situation et mener à l'enregistrement en soumettant une « déclaration d'opposition » ou une « demande de modification » afin de contester la décision de l'examinateur.

3. « Conseils stratégiques » pour protéger votre activité

Nous ne nous contentons pas de simplement nous charger des formalités d'enregistrement.

• « Si vous envisagez de développer une franchise à l'avenir, vous devriez également déposer cette classe. »
• « Vos droits resteront-ils valables si vous changez la couleur de votre logo ? »

La force des conseils en propriété intellectuelle réside dans leur capacité à fournir des conseils adaptés à votre stratégie d'entreprise.

Chapitre 6 : Déroulement de l'enregistrement d'une marque et estimation des coûts

Déroulement de la procédure d'enregistrement

1. Entretien et recherche : nous examinons la nature de votre activité et recherchons s'il existe des marques similaires.
2. Dépôt de la demande : nous soumettons le dossier à l'Office des brevets. À partir de ce moment, il est recommandé d'apposer la mention « Marque en cours d'enregistrement (TM) » ou similaire.
3. Examen : un examinateur de l'Office des brevets procède à la vérification. (Cette étape prend actuellement entre six mois et un an.
   ) *En recourant au système d'« examen accéléré » et en remplissant les conditions requises, il est parfois possible de réduire ce délai à environ deux à trois mois. N'hésitez pas à nous consulter si la date d'ouverture de votre entreprise est déjà fixée.
4. Décision d'enregistrement et enregistrement : si l'examen est favorable, vous devrez acquitter les frais d'enregistrement, après quoi le droit de marque prendra effet.

À propos des frais

Les frais correspondent à la somme des « droits de timbre à payer à l'Office des brevets » et des « honoraires du conseil en brevets ». Ils varient également en fonction du nombre de classes.

• Au moment du dépôt : à partir de plusieurs dizaines de milliers de yens (frais de timbres + honoraires)
• Au moment de l'enregistrement : à partir de plusieurs dizaines de milliers de yens (frais d'enregistrement + honoraires de réussite, etc.)

Cela peut sembler « cher », mais une fois enregistrée, la marque protège vos droits pendant 10 ans (ou indéfiniment si vous la renouvelez) ; si l'on convertit ce montant en mensualités, cela revient à une prime d'assurance de quelques centaines à un millier de yens. Comparé au montant des dommages-intérêts en cas de litige ou aux frais de rebranding, c'est un investissement extrêmement bon marché.

En conclusion : les muscles ne trahissent pas. Mais une marque, si elle n'est pas protégée, vous trahira.

Les amateurs de sport connaissent bien l'expression « les muscles ne trahissent jamais ». Les efforts quotidiens se reflètent immanquablement sur le corps.

Cependant, dans le monde des affaires, une « marque » ne peut être protégée par les seuls efforts. Si vous ne suivez pas les procédures légales, l'actif que représente le nom de la salle de sport que vous avez développé pourrait, un jour, devenir soudainement la propriété d'autrui.

Que vous soyez sur le point d'ouvrir une salle de sport ou que vous en exploitiez déjà une sans avoir encore déposé de marque, consultez d'abord un expert en la matière, à savoir un conseil en propriété industrielle, afin de
pouvoir vous consacrer pleinement à l'entraînement de vos membres sans vous soucier de votre enseigne.

AUTEUR / Rédacteur

Takefumi Sugiura

Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX - Avocat en brevets et marques

Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).

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