Qu'est-ce qu'une demande d'enregistrement international de marque (Madopro) ? Une explication détaillée des coûts, des avantages et du déroulement ...

Ne pensez-vous pas que « puisque la marque est déjà enregistrée au Japon, elle est protégée à l'étranger » ?

En réalité, le droit des marques repose sur le principe du « territorialisme », ce qui signifie que les droits de marque acquis au Japon ne sont valables qu'au Japon. Pour pouvoir utiliser de manière exclusive le nom ou le logo de votre marque à l'étranger, vous devez déposer une « demande d'enregistrement international de marque ».

📑 Sommaire de cet article

1. Pourquoi une « demande d'enregistrement international de marque » est-elle nécessaire lors d'une expansion à l'étranger ?
2. Les deux principales voies de dépôt d'une demande internationale de marque
3. Mécanisme et conditions de base de la demande au titre du Protocole de Madrid
4. Les 5 avantages incontestables de la demande au titre du Protocole de Madrid
5. Les trois inconvénients et points à surveiller de la demande au titre du Protocole de Madrid
6. Estimation des coûts liés à une demande au titre du Protocole de Madrid
7. Déroulement de la procédure de dépôt d'une demande au titre de l'Arrangement de Madrid et délai jusqu'à l'enregistrement
8. Points importants à retenir pour réussir une demande de marque internationale
9. Pourquoi faire appel à un conseil en propriété industrielle ?
10. Conclusion : pour l'enregistrement d'une marque à l'étranger, faites appel à un conseil en propriété industrielle

🌍 ① Le droit des marques repose sur le « principe de territorialité » (indépendance par pays)

Les droits de propriété intellectuelle, dont les droits de marque, sont accordés en vertu de la législation de chaque pays et ne produisent donc leurs effets que dans le pays où ils ont été obtenus (principe de territorialité). Si vous souhaitez vendre des produits aux États-Unis, vous devez déposer une demande d'enregistrement de marque auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) ; si vous souhaitez vendre en Chine, vous devez le faire auprès de l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA). Sans enregistrement individuel dans chaque pays, la protection de votre marque dans ces pays est impossible.

⚠️ ② Risque d'entrave aux activités commerciales lié aux demandes abusives (enregistrement anticipé de marques)

Ces dernières années, on assiste à une forte augmentation des cas de « dépôts abusifs » (ou « chasseurs de marques ») à l'étranger (notamment en Chine et en Asie du Sud-Est), où des tiers locaux enregistrent de manière arbitraire et anticipée des noms de marques, d'entreprises ou de produits japonais célèbres.

Si votre marque est enregistrée en premier par un tiers, non seulement vous ne pourrez plus exporter vos produits vers ce pays, mais vous risquez également de voir vos produits saisis à la douane pour contrefaçon ou de vous voir exiger le rachat de la marque à un prix exorbitant. Il est indispensable de déposer rapidement une demande d'enregistrement international de marque dès la phase de planification de votre expansion à l'étranger.

💯 ③ Conditions de mise en vente sur les plateformes de commerce électronique transfrontalier

Les différentes plateformes de commerce électronique mondiales, à commencer par Amazon, exigent l'enregistrement de la marque dans le pays de vente comme condition préalable à l'élimination des contrefaçons et à l'utilisation des programmes de protection des marques (tels que l'Amazon Brand Registry). L'enregistrement de la marque constitue donc un atout majeur pour développer une activité de commerce électronique transfrontalier saine et sûre.

Conditions indispensables pour une demande au titre de l'Arrangement de Madrid

Une « demande de base » ou un « enregistrement de base » auprès de l'Office japonais des brevets est nécessaire

✅ ① Centralisation et simplification considérable des procédures

Il suffit de rédiger une seule demande dans une seule langue (l'anglais) et de la déposer auprès de l'Office japonais des brevets. Cela permet de réduire considérablement les efforts liés à la recherche d'agents locaux dans chaque pays et aux échanges individuels avec ceux-ci.

✅ ② Réduction considérable des frais de dépôt

Comme vous ne passez pas par des mandataires locaux dans chaque pays au stade du dépôt, les frais de mandataire local sont supprimés. Lorsque le nombre de pays visés est supérieur à trois ou quatre, le dépôt via le système Madrid permet dans la plupart des cas de réduire considérablement le coût total.

✅ ③ Allègement de la charge de travail grâce à la centralisation de la gestion des droits

Pour les procédures de renouvellement, une seule demande et un seul paiement de taxes auprès de l'OMPI suffisent pour renouveler simultanément les droits dans tous les pays désignés. Les changements de nom de société, d'adresse ou les cessions de droits peuvent également être effectués en une seule notification, ce qui réduit considérablement les coûts de fonctionnement et la charge administrative pour le responsable de la propriété intellectuelle.

✅ ④ Délais d'examen clairs (dans un délai de 12 ou 18 mois)

Chaque pays désigné est tenu, en principe, de notifier le résultat de l'examen « dans un délai de 12 mois » ou « dans un délai de 18 mois » à compter de la notification. En l'absence de notification dans ce délai, l'enregistrement est automatiquement accordé. Cela facilite l'élaboration de plans d'affaires.

✅ ⑤ Possibilité de « désignation postérieure » adaptée à l'expansion de l'activité

Si, après le dépôt de la demande, vous développez vos activités dans de nouveaux pays, il est possible de procéder à une « désignation postérieure » afin d’ajouter ces pays à l’enregistrement international initial. Vous pouvez ainsi étendre facilement la portée de vos droits à l’échelle mondiale, même a posteriori.

⚠️ ① Risque de « central attack » (attaque centrale)

Il s'agit de la principale faiblesse de la demande au titre du Règlement de Madrid. La demande au titre du Règlement de Madrid étant subordonnée à la demande de base japonaise, si celle-ci est rejetée ou si l'enregistrement de base est invalidé dans les cinq ans suivant la date de l'enregistrement international, l'enregistrement international sera également annulé dans tous les pays désignés.

⚠️ ② Contrainte liée au contenu de la demande de base et de l'enregistrement japonais

Vous ne pouvez déposer une demande que pour une « marque identique » et des « produits et services désignés relevant du même champ d'application » que ceux de la demande de base japonaise. Si vous souhaitez modifier le logo pour l'adapter à la langue locale de chaque pays ou ajouter des services spécifiques à ce pays, vous devez envisager une demande directe individuelle plutôt qu'une demande au titre de l'Arrangement de Madrid.

⚠️ ③ Impossible à utiliser dans les pays non membres du système de Madrid (Taïwan, etc.)

Bien que la plupart des grands pays du monde soient membres, certains pays et territoires importants pour les entreprises japonaises, tels que Taïwan, Hong Kong et l'Argentine, ne sont pas membres. Dans ces pays, il est nécessaire de déposer une demande directe individuelle.

💰 Simulation des coûts approximatifs

Sur la base du Japon, pour un dépôt de demande au titre de l'Arrangement de Madrid dans deux pays (États-Unis et Chine) pour une classe

*Les frais réels peuvent varier en fonction des fluctuations des taux de change. Veuillez nous contacter pour obtenir un devis précis.

💡 À titre indicatif : en cas de dépôt direct dans ces deux mêmes pays, les frais des mandataires locaux de chaque pays s'ajoutent respectivement, ce qui fait grimper considérablement le montant total.

Du dépôt de la demande au résultat de l'examen : 12 à 18 mois maximum

🔍 ① Effectuer une « recherche de marques à l'étranger » approfondie au préalable

Même si une marque a pu être enregistrée au Japon, il arrive souvent qu’une marque similaire soit déjà enregistrée à l’étranger par une entreprise locale. Si vous déposez une demande à l’aveuglette sans effectuer de recherche préalable, votre demande sera rejetée lors de l’examen et vous aurez gaspillé votre argent. Il est indispensable de réaliser une recherche précise sur les marques antérieures en utilisant les bases de données de chaque pays.

📝 ② Traduction anglaise précise des produits et services désignés

Une simple traduction littérale peut entraîner une notification d'irrégularité lors de l'examen de forme par l'OMPI, au motif que « le sens n'est pas clair ». Il est nécessaire de disposer d'un savoir-faire spécialisé pour choisir des expressions anglaises appropriées, conformes à la classification internationale (classification de Nice).

📬 ③ Système de réponse aux notifications de motifs de rejet (actions de l'office)

Si des motifs de refus sont notifiés lors de l'examen dans le pays désigné, il est nécessaire de déposer un mémoire en réponse (avis) fondé sur la législation locale. Comme cette réponse doit être traitée par l'intermédiaire d'un mandataire local (conseil en propriété industrielle local), il est indispensable de disposer d'un système permettant de collaborer rapidement avec un cabinet de brevets étranger de confiance.

Avez-vous des questions ou des demandes de ce type ?

• « Dans le cas de mon entreprise, dans quels pays dois-je déposer une demande ? »
• « Faut-il privilégier le dépôt au titre du Protocole de Madrid ou un dépôt direct ? »
• « J'aimerais obtenir un devis indiquant le coût total »

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