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Destiné aux professionnels chargés du dépôt, de l'enregistrement et de l'exercice des droits de marque au Canada, ce cours s'articule autour de la Loi sur les marques de commerce (Trademarks Act, L.R.C. 1985, c. T-13) comme fil conducteur, un avocat spécialisé en marques explique de manière systématique les informations indispensables à la protection des marques des entreprises japonaises sur les marchés nord-américains et du Commonwealth. Il aborde notamment le fonctionnement de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), les frais gouvernementaux, les réformes majeures du système suite à l’adhésion au Protocole de Madrid (2019), les points à prendre en compte propres au marché bilingue anglais-français, ainsi que l’impact du projet de loi 96 du Québec (révision de la Charte de la langue française).
Points clés de cet article
- Le Canada a procédé à une refonte complète de sa loi sur les marques en juin 2019, parallèlement à son adhésion au Protocole de Madrid, afin d'assurer la conformité internationale
- Les trois grandes réformes de 2019 : suppression de la « condition d'usage », réduction de la durée de validité de 15 à 10 ans, adoption de la classification de Nice
- Adhésion à l'Arrangement de Madrid (juin 2019). Les entreprises japonaises peuvent désormais désigner le Canada via l'Arrangement de Madrid
- Les déposants étrangers doivent obligatoirement désigner un mandataire établi au Canada (avocat ou mandataire en marques)
- Système d'examen : examen de forme → examen au fond → publication (délai d'opposition de 2 mois) → enregistrement
- Prise en charge bilingue (anglais-français) : renforcement de la réglementation sur les marques en français par le projet de loi 96 du Québec (2022)
- L'exercice des droits relève de la compétence exclusive de la Cour fédérale ou de la Cour supérieure de la province
CANADA TRADEMARK
Guide complet du système et des pratiques en matière de marques au Canada, plaque tournante du marché nord-américain, rédigé par un conseil en marques. Il explique de manière systématique, en 12 sections, le dépôt auprès de l'ICPM, la réforme de 2019, la mise en œuvre du projet de loi 96 et l'exercice des droits devant la Cour fédérale.
Table des matières
- Résumé
- Structure fondamentale du système et sources juridiques
- Les trois points clés de la grande réforme de 2019
- Qualité de déposant et documents requis
- Déroulement standard et gestion des délais
- Estimation des frais administratifs
- Conditions requises pour les marques et dispositions spécifiques
- Procédures d'opposition et de nullité
- Exercice des droits et réponse aux contrefaçons
- Le projet de loi 96 du Québec et la réglementation relative à la langue française
- Différences entre les systèmes japonais et canadien
- Liste de contrôle pratique à l'intention des entreprises japonaises
1. Résumé
La pratique en matière de marques au Canada repose essentiellement sur la Loi sur les marques de commerce (Trademarks Act, L.R.C. 1985, ch. T-13) et constitue un système hybride de common law britannique et de droit écrit, dans lequel les Règlements sur les marques de commerce (Trademarks Regulations), le Manuel d'examen du CIPO (TMOM) et la jurisprudence (Cour fédérale et Cour suprême) régissent les dépôts, l'examen et les litiges.La loi sur les marques a été entièrement révisée le 17 juin 2019, parallèlement à l'adhésion au Protocole de Madrid, permettant ainsi une harmonisation internationale.
Quatre points à retenir concernant la pratique des marques au Canada
- Suppression de l’« usage » comme condition d’enregistrement lors de la réforme de 2019 — Vers un système moderne conforme aux normes internationales
- Les taxes gouvernementales sont libellées en CAD (dollar canadien). Les frais de dépôt pour une classe s'élèvent à 458 CAD (environ 49 000 yens), ce qui est relativement élevé
- L'examen se caractérise par un système hybride combinant le concept américain de « distinctiveness » et le concept britannique de « prior conflicting trade marks »
- Pour faire valoir ses droits, il est possible de choisir entre la Cour fédérale (pour l'ensemble du Canada) ou la Cour supérieure de la province concernée. Il est indispensable de se conformer au projet de loi 96 du Québec
2. Structure fondamentale du système et sources juridiques
La « loi primaire » du système des marques au Canada est la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13), qui a fait l'objet de plusieurs modifications avant d'être profondément remaniée en 2019.Elle porte essentiellement sur la définition de la marque (article 2), les conditions d'enregistrement (articles 12 à 14), la procédure de dépôt (articles 30 à 32), l'opposition (article 38), la radiation (articles 57 à 59) et les sanctions pénales (Code criminel, articles 406 à 411).
Rôle du CIPO (Office de la propriété intellectuelle du Canada)
Le CIPO (Office de la propriété intellectuelle du Canada), organisme relevant du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISED), est l'organisme responsable de l'examen, de l'enregistrement et de la diffusion d'informations sur les marques. Son siège se trouve à Gatineau (près d'Ottawa). Le dépôt électronique via le système e-Filing est la norme, et les procédures peuvent être effectuées en anglais et en français.
Forum juridique
| Institution | Compétence et caractéristiques |
|---|---|
| Commission d'opposition aux marques (TMOB) | Procédure quasi-judiciaire d'opposition et d'annulation au sein de l'OCPI |
| Cour fédérale du Canada | Compétence sur l'ensemble du territoire canadien. Actions en contrefaçon de marque, actions en annulation et appels des décisions du TMOB |
| Cour supérieure de province | Procédures civiles en contrefaçon de marques (au sein de la province) |
| Cour d'appel fédérale | Instance d'appel des décisions de la Cour fédérale |
| Cour suprême du Canada | Instance de dernier ressort (Cour suprême) |
3. Les trois points clés de la grande réforme de 2019
Réforme majeure entrée en vigueur le 17 juin 2019
- Suppression de l'exigence d'« utilisation » — Alors que l'« utilisation de la marque » était auparavant une condition d'enregistrement, il n'est désormais plus nécessaire de déclarer son utilisation
- Durée de validité : réduction de 15 à 10 ans (alignement sur l'Arrangement de Madrid)
- Adoption de la classification de Nice — passage de la liste des produits propre au Canada à la classification de Nice en 45 classes
Signification de la suppression de l’« utilisation »
Avant la réforme de 2019, l'utilisation de la marque au Canada était une condition préalable à l'enregistrement. La réforme permet désormais l'enregistrement sur la seule base d'une « intention d'utilisation ». Toutefois, la non-utilisation pendant trois années consécutives reste un motif de radiation, ce qui permet de prévenir les demandes de dépôt malveillantes.
4. Qualité du déposant et documents requis
Au Canada, les particuliers et les personnes morales peuvent tous deux déposer une demande d'enregistrement de marque. Les demandeurs étrangers doivent obligatoirement désigner un mandataire résidant au Canada (avocat ou mandataire en marques).
Simplification de la procuration : la procuration (POA) ne nécessite plus de certification par un notaire ou une ambassade (une procuration simplifiée est acceptée). La désignation d'un mandataire doit être clairement indiquée lors du dépôt de la demande.
Documents requis
- Formulaire de demande (Application Form) : en anglais ou en français, dépôt électronique auprès du CIPO
- Échantillon de la marque : JPEG/PNG ; les marques 3D et sonores sont également acceptées
- Produits et services désignés : 45 classes de la classification de Nice (demande multi-classes possible)
- Désignation d'un mandataire : avocat ou mandataire en marques établi au Canada
- Documents de priorité : en cas de revendication de priorité au titre de la Convention de Paris, à soumettre dans les trois mois suivant la date de dépôt
5. Déroulement standard et gestion des délais
↓
④ Publication de la marque → ⑤ Délai d'opposition (2 mois à compter de la publication) → ⑥ Enregistrement → Renouvellement tous les 10 ans
Allongement des délais d'examen : depuis la réforme de 2019, en raison de l'augmentation du nombre de demandes et du manque de ressources pour l'examen, le délai avant le début de l'examen au fond tend à s'allonger, passant à 18-30 mois. Il faut prévoir un délai total de 2 à 3 ans jusqu'à l'enregistrement.
6. Estimation des frais administratifs
| Rubrique | Frais (CAD) | Conversion en yens japonais |
|---|---|---|
| Frais de dépôt (électronique, 1 classe) | 458,00 CAD | Environ 49 000 yens |
| Classe supplémentaire (par classe) | 139,00 CAD | Environ 14 800 yens |
| Frais de recours | 825,00 CAD | Environ 88 000 yens |
| Frais de renouvellement (électronique, 1 catégorie) | 555,00 CAD | Environ 59 000 yens |
| Catégorie supplémentaire de renouvellement (par catégorie) | 173,00 CAD | Environ 18 400 yens |
7. Conditions relatives aux marques et dispositions spécifiques
Marques enregistrables
- Marques verbales, marques figuratives, marques combinées
- Marques tridimensionnelles (3D Mark)
- Marques sonores, marques de couleur, marques olfactives, marques tactiles
- Marques de position, marques de mouvement, marques holographiques
- Marques collectives et marques de certification
Motifs absolus de refus (§12)
- Composée uniquement d'un nom et d'un prénom (lorsqu'elle n'est pas distinctive)
- Désignation descriptive ou susceptible d'induire en erreur concernant les produits ou services
- Indications géographiques et indications d'origine
- Atteintes aux bonnes mœurs
- Marques tridimensionnelles composées uniquement d'une forme fonctionnelle
Motifs de refus relatifs
- Risque de confusion avec une demande antérieure ou une marque antérieure (§16)
- Risque de confusion avec une marque notoire
- Demande de mauvaise foi (§ 38(2)(a.1), introduit par la réforme de 2019)
8. Procédures d'opposition et de nullité
Opposition pendant la période de publication (§ 38)
Une opposition peut être formée auprès du TMOB (Trademarks Opposition Board) dans un délai de deux mois à compter de la publication de la marque. Une demande de prolongation de ce délai est également possible.
Annulation pour non-usage (§ 45 / Avis en vertu de l'article 45)
Trois ans après l'enregistrement, un tiers peut déposer une « Section 45 Notice ». Le titulaire de la marque est tenu de fournir, dans un délai de trois mois, la preuve de l'usage au Canada. Il s'agit d'une exigence « peu contraignante » et la présentation de la preuve d'usage est relativement aisée.
9. Exercice des droits et réponse aux violations
Choix du for
Deux options
- Cour fédérale du Canada — Compétente sur l'ensemble du territoire canadien, spécialisée en propriété intellectuelle
- Cour supérieure de la province — Compétente uniquement au sein de la province, permet également d'intenter une action pour concurrence déloyale (passing off)
Recours
- Injonction (provisoire ou permanente)
- Dommages-intérêts ou restitution des bénéfices réalisés par le contrevenant
- Dommages-intérêts punitifs — en cas de contrefaçon intentionnelle ou malveillante
- Ordonnance de remise ou de destruction des produits contrefaits
Mesures à la frontière par l'ASFC (Agence des services frontaliers du Canada)
Le titulaire de la marque peut faire cesser l'importation de contrefaçons en soumettant une demande d'assistance (RFA) à l'ASFC. L'enregistrement est gratuit et valable deux ans.
10. Le projet de loi 96 du Québec et la réglementation relative au français
Réglementation la plus importante propre au Québec : le projet de loi 96 (2022)
Loi modifiant la Charte de la langue française, dont l'entrée en vigueur progressive est prévue à partir du 1er juin 2025. Obligation d'afficher en priorité le français sur les emballages de produits, les enseignes, les publicités et les sites web. Si la marque est uniquement en anglais, il est en principe nécessaire qu'elle soit enregistrée au Canada pour pouvoir bénéficier de l'exception « Recognized Trademark » (marque déposée ou marque notoire).
Stratégie d'adaptation pour les entreprises japonaises
- Recours à l'exception « Recognized Trademark » grâce à l'enregistrement de la marque au Canada
- Envisager l'utilisation d'une version française du logo et du nom de marque
- Affichage prioritaire en français sur les emballages, les étiquettes et les enseignes
- Vérification préalable auprès de l'OQLF (Office québécois de la langue française)
11. Différences entre les systèmes japonais et canadien
| Rubrique | Japon | Canada |
|---|---|---|
| Langue de la demande | Japonais | Anglais ou français |
| Mandataire | Conseiller en propriété industrielle | Avocat ou mandataire en marques en poste |
| Conditions d'utilisation | Non requis lors de l'enregistrement | Supprimé par la réforme de 2019 |
| Durée de validité | 10 ans | 10 ans (15 ans avant la réforme de 2019) |
| Radiation pour non-utilisation | 3 ans | 3 ans (avis au titre de l'article 45) |
| Structure judiciaire | Office des brevets → Cour d'appel de la propriété intellectuelle | CIPO/TMOB → Cour fédérale |
| Prise en charge du français | Non requis | Conformité au projet de loi 96 du Québec Obligatoire |
12. Liste de contrôle pratique à l'intention des entreprises japonaises
Avant le dépôt
- Désignation d'un mandataire établi au Canada (obligatoire)
- Recherche de marques antérieures dans la base de données des marques du CIPO
- Envisager une version française de la marque conforme au projet de loi 96 du Québec
- Choix entre le dépôt via le système Madpro et le dépôt direct
Après le dépôt
- Mise en usage au Canada dans les trois ans suivant l'enregistrement (pour éviter la radiation pour non-usage)
- Conservation continue des preuves d'utilisation (conformité à l'avis prévu à l'article 45)
- Mesures douanières contre les contrefaçons via l'enregistrement RFA auprès de l'ASFC (gratuit, valable 2 ans)
- En cas de constatation d'une contrefaçon, choix entre la Cour fédérale ou une cour provinciale
Résumé
Le système des marques au Canada se caractérise principalement par deux éléments : l'harmonisation avec l'Accord de Madrid suite à la grande réforme de 2019 et les dispositions relatives à la langue française prévues par le projet de loi 96 du Québec. Pour que les entreprises japonaises réussissent à imposer leur marque sur le marché canadien, il est essentiel de combiner l'utilisation de l'Accord de Madrid, le choix d'une stratégie de dépôt direct et le déploiement d'une marque en français conforme au projet de loi 96, tout en mettant en place un système efficace d'exercice des droits devant la Cour fédérale. Veuillez également consulter nos services de dépôt de demandes de marques internationales et d'enregistrement de marques dans le cadre de l'Accord de Madrid.
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Sources et références
▼ Législation primaire
- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (Loi sur les marques de commerce) + plusieurs modifications (dernière modification majeure le 17 juin 2019)
- Règlement sur les marques de commerce
- Loi sur la lutte contre les produits contrefaits (2014 – mesures à la frontière)
- Projet de loi 96 / Charte de la langue française (Québec, 2022)
- Code criminel, articles 406 à 411 (sanctions pénales en matière de contrefaçon de marques)
▼ Sources officielles
- Site officiel de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) : ic.gc.ca/cipo
- Base de données des marques de l'OPIC (recherche de marques) : ic.gc.ca/trademarks-database
- Portail de la propriété intellectuelle de l'OMPI (Canada) : wipo.int
- WIPO Lex (base de données des lois canadiennes sur la propriété intellectuelle) : wipo.int/wipolex
- Cour fédérale du Canada : fct-cf.gc.ca
- Adhésion au Protocole de Madrid (17 juin 2019) : Système de Madrid de l'OMPI
- OQLF (Office québécois de la langue française) : oqlf.gouv.qc.ca
▼ Documents explicatifs des organismes japonais
- JETRO (Organisation japonaise de promotion du commerce) : rapport « Le système de propriété intellectuelle au Canada »
- Office des brevets : « Informations sur les systèmes de propriété industrielle étrangers (Canada) »
- INPIT : Informations sur la propriété intellectuelle dans les pays émergents
▼ Accords internationaux
- Convention de Paris (adhésion du Canada en 1925)
- Protocole de Madrid (adhésion du Canada le 17 juin 2019)
- Accord sur les ADPIC (adhésion à l'OMC en 1995)
- USMCA (Accord États-Unis-Mexique-Canada) (entrée en vigueur en 2020)
- CPTPP (entré en vigueur en 2018)
- CETA (Accord économique et commercial global Canada-UE) (entré en vigueur en 2017)
*Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur la base des sources primaires et des informations officielles susmentionnées, en date d'avril 2026. Les lois et règlements pouvant être modifiés à tout moment, il est recommandé de vérifier les informations les plus récentes auprès des sources primaires et de consulter des experts. Pour toute décision concrète concernant un cas particulier, il est recommandé de consulter des experts, y compris des mandataires locaux.
AUTEUR
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX / Avocat en propriété industrielle
Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Possède également une expertise approfondie en matière de stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association asiatique des conseils en propriété industrielle (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).