[Supervisado por un agente de la propiedad industrial] ¿Qué es la solicitud internacional de marcas (Protocolo de Madrid)? ¡Explicación detallada de los costes, las ventajas y el p

¿No cree acaso que «como ya se ha registrado la marca en Japón, la marca de la empresa también está protegida en el extranjero»?

En realidad, los derechos de marca se rigen por el principio de «territorialidad», por lo que los derechos de marca obtenidos en Japón solo tienen validez dentro del territorio japonés. Para poder utilizar de forma exclusiva el nombre o el logotipo de su marca en el extranjero, es necesario presentar una «solicitud de marca internacional».

📑 Índice de este artículo

1. ¿Por qué es necesaria la «solicitud internacional de marca» al expandirse al extranjero?
2. Las dos vías principales de la solicitud internacional de marcas
3. Mecanismo y requisitos básicos de la solicitud MDRP
4. Las cinco ventajas indiscutibles de la solicitud del Protocolo de Madrid
5. Tres inconvenientes y aspectos a tener en cuenta de la solicitud del Protocolo de Madrid
6. Coste aproximado de la solicitud del Protocolo de Madrid
7. Proceso de solicitud del Protocolo de Madrid y plazo hasta la finalización del registro
8. Aspectos importantes a tener en cuenta para no cometer errores en la solicitud de marca internacional
9. Razones por las que conviene recurrir a un agente de la propiedad industrial
10. Resumen: para registrar una marca en el extranjero, acuda a un agente de la propiedad industrial

🌍 ① Los derechos de marca se rigen por el «principio de territorialidad» (independencia por país)

Los derechos de propiedad intelectual, entre ellos los derechos de marca, se conceden en virtud de la legislación de cada país, por lo que solo surten efecto en el país en el que se han obtenido (principio de territorialidad). Si se desea vender productos en Estados Unidos, hay que registrar la marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO); si se desea vender en China, hay que hacerlo ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA). A menos que se registre la marca por separado en cada uno de estos organismos, es imposible proteger la marca en esos países.

⚠️ ② Riesgo de obstaculización del negocio por solicitudes de registro fraudulentas (registro anticipado de marcas)

En los últimos años, se ha producido un aumento vertiginoso de los casos de «solicitudes fraudulentas (trolls de marcas)» en el extranjero (especialmente en China y el sudeste asiático), en los que terceros locales se adelantan y registran sin autorización marcas, nombres de empresas o nombres de productos famosos de Japón.

Si un tercero registra primero la marca de su empresa, no solo no podrá exportar sus productos a ese país, sino que también corre el riesgo de que sean retenidos en la aduana por ser considerados imitaciones o de que se le exija la compra de la marca a un precio desorbitado. Es imprescindible presentar rápidamente una solicitud de registro de marca internacional en la fase de planificación de la expansión al extranjero.

🛒 ③ Condiciones de venta en plataformas de comercio electrónico transfronterizo

Diversas plataformas de comercio electrónico globales, entre las que se encuentra Amazon, exigen el registro de la marca en el país de destino como requisito imprescindible para poder utilizar programas de protección de marcas (como Amazon Brand Registry) y para la eliminación de productos falsificados. El registro de la marca constituye un arma poderosa para desarrollar un negocio de comercio electrónico transfronterizo sólido y seguro.

Requisitos imprescindibles para la solicitud del Arreglo de Madrid

Es necesario presentar una «solicitud de base» o un «registro de base» ante la Oficina Japonesa de Patentes

✅ ① Centralización y simplificación considerable de los trámites

Basta con redactar una única solicitud en un solo idioma (inglés) y presentarla ante la Oficina Japonesa de Patentes. Esto reduce considerablemente la molestia de buscar representantes locales en cada país y mantener comunicaciones individuales con ellos.

✅ ② Reducción considerable de los costes de solicitud

Al no pasar por agentes locales de cada país en la fase de solicitud, no hay que pagar los honorarios de dichos agentes. En la mayoría de los casos, cuando se solicita el registro en tres o más países, la solicitud Madrid reduce drásticamente el coste total.

✅ ③ Reducción de la carga administrativa gracias a la centralización de la gestión de derechos

Los trámites de renovación también se pueden realizar de una sola vez para todos los países designados mediante una única solicitud y el pago de una tasa a la OMPI. Los cambios de nombre de la empresa, de dirección o las cesiones de derechos también se completan con una sola notificación, lo que reduce drásticamente los costes de mantenimiento y la carga administrativa del responsable de propiedad intelectual.

✅ ④ Plazo de examen claro (en un plazo de 12 o 18 meses)

Cada país designado tiene la obligación de notificar el resultado del examen, en principio, «en un plazo de 12 meses» o «en un plazo de 18 meses» a partir de la notificación; si no se recibe ninguna notificación dentro de ese plazo, el registro se concede automáticamente. Esto facilita la elaboración de planes de negocio.

✅ ⑤ Posibilidad de «designación posterior» adaptada a la expansión del negocio

Si tras la presentación de la solicitud se amplía el negocio a nuevos países, es posible realizar una «designación posterior» para añadir países designados al registro internacional original. De este modo, se puede ampliar fácilmente el alcance de los derechos a nivel mundial incluso a posteriori.

⚠️ ① Riesgo de «ataque central»

Este es el mayor punto débil de la solicitud del Protocolo de Madrid. Dado que la solicitud del Protocolo de Madrid está subordinada a la solicitud de base japonesa, si, en un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base japonesa es denegada o el registro de base se invalida, el registro internacional en todos los países designados se cancelará de forma conjunta.

⚠️ ② Se está limitado por el contenido de la solicitud y el registro de base en Japón

Solo se puede presentar la solicitud con una «marca idéntica» y «el mismo alcance de productos y servicios designados» que la solicitud de base japonesa. Si se desea cambiar el logotipo para adaptarlo al idioma local de cada país o añadir servicios específicos de ese país, es necesario considerar la presentación de solicitudes directas individuales en lugar de una solicitud del Arreglo de Madrid.

⚠️ ③ No se puede utilizar en países no miembros del Arreglo de Madrid (como Taiwán)

Aunque la mayoría de los principales países del mundo son miembros, existen países y regiones que no lo son, como Taiwán, Hong Kong o Argentina, que son destinos importantes para las empresas japonesas. En estos países es necesario presentar una solicitud directa individual.

💰 Simulación de costes orientativos

Partiendo de Japón, en el caso de presentar una solicitud del Arreglo de Madrid en dos países (Estados Unidos y China) con una sola clase

*Los gastos reales pueden variar en función de las fluctuaciones del tipo de cambio. Para obtener un presupuesto exacto, póngase en contacto con nosotros.

💡 Nota: Si se presenta una solicitud directa en los mismos dos países, el importe total aumentará considerablemente, ya que se sumarán los honorarios de los representantes locales de cada país.

Desde la solicitud hasta el resultado del examen: entre 12 y 18 meses como máximo

🔍 ① Realizar un «estudio de marcas en el extranjero» exhaustivo

Aunque una marca se haya registrado en Japón, es frecuente que en el extranjero ya haya marcas similares registradas por empresas locales. Si se presenta la solicitud a ciegas sin realizar una investigación previa de marcas, esta será rechazada en el examen y se habrán desperdiciado los gastos. Es imprescindible realizar una investigación de marcas anteriores de alta precisión utilizando las bases de datos de cada país.

📝 ② Traducción precisa al inglés de los productos y servicios designados

Una simple traducción literal puede dar lugar a una notificación de irregularidad por «significado poco claro» durante el examen de forma de la OMPI. Se requiere un conocimiento especializado para seleccionar expresiones en inglés adecuadas que se ajusten a la Clasificación Internacional (Clasificación de Niza).

📬 ③ Sistema de respuesta a las notificaciones de motivos de denegación (actuaciones de la oficina)

Si se notifica un motivo de denegación durante el examen en el país designado, es necesario presentar un escrito de réplica (memoria) basado en la legislación local. Dado que la respuesta debe realizarse a través de un representante local (abogado de patentes local), se requiere un sistema que permita colaborar rápidamente con un bufete de patentes extranjero de confianza.

¿Tiene alguna de estas dudas o necesidades?

• «¿En qué países debería presentar la solicitud en el caso de mi empresa?»
• «¿Qué es mejor, la solicitud del Protocolo de Madrid o la solicitud directa?»
• «¿Me pueden dar un presupuesto del coste total?»

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