[Academias de ginástica e academias personalizadas] O registro de marca é obrigatório? Um advogado especializado em marcas explica detalhadamente os riscos que os empresários devem

Nos últimos anos, o setor de fitness vem passando por um boom sem precedentes de novas aberturas, com academias abertas 24 horas, treinos pessoais em salas individuais, pilates e estúdios especializados em determinadas partes do corpo. Não é raro ver placas de novas academias ao caminhar pelas ruas.

No entanto, em meio à intensificação da concorrência, há um risco grave que muitos empresários tendem a ignorar. Trata-se da questão dos direitos de “marca registrada (nome da marca e logotipo)”.

“Como somos uma pequena academia de gestão individual, isso não nos diz respeito”
, “Como registramos o nome da empresa (razão social) no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, está tudo bem”.

Se você pensa assim, seu negócio está em uma situação extremamente perigosa. Um dia, de repente, você recebe uma notificação de “violação de direitos de marca registrada” de uma empresa desconhecida e é obrigado a refazer todas as placas, folhetos e o site da academia — esse tipo de situação, que parece um pesadelo, está realmente acontecendo.

Neste artigo, um advogado especializado em propriedade intelectual explica detalhadamente a importância do “registro de marca” para academias de ginástica e negócios de fitness, os riscos de não registrar e como escolher as complexas “classes” de registro.

Capítulo 1: Por que as academias de ginástica precisam do “registro de marca”?

1. O único meio legal para proteger a “marca”

Para uma academia de ginástica, o nome (razão social) e o logotipo são a “cara” que permite aos membros identificarem a sua academia. Reputações como “se for à academia XX, você vai emagrecer” ou “a academia XX tem ótimos equipamentos” são todas acumuladas nesse nome.

O registro de marca é um sistema pelo qual o Estado (Escritório de Patentes) reconhece o direito de uso exclusivo dessa “reputação”. Ao registrar a marca, é possível proibir e impedir legalmente que outras empresas utilizem o mesmo nome ou nomes que possam causar confusão.

2. Regra do “primeiro a chegar, primeiro a ser servido” (princípio do primeiro requerente)

O sistema de marcas registradas do Japão adota o “princípio do primeiro a registrar”. Essa regra concede o direito não à “pessoa que pensou no nome primeiro” ou à “pessoa que começou a usá-lo primeiro”, mas à “pessoa que apresentou a documentação ao Instituto de Patentes em primeiro lugar”.

Mesmo que você use esse nome de academia há cinco anos e seja querido na região, se uma academia rival que abriu ontem registrar a marca antes, os direitos passarão para ela. Na pior das hipóteses, você será obrigado a mudar o nome que usa há tantos anos (isso é chamado de “violação de direitos de marca”).

3. “Registro de razão social” e “registro de marca” são coisas diferentes

Muitos empresários têm o equívoco de que “como registraram a constituição da empresa (registro de razão social) no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, o nome está protegido”.

• Registro de razão social (Secretaria de Justiça): é o registro do nome da empresa. Mesmo que o endereço seja diferente, é possível registrar o mesmo nome.
• Registro de marca (Escritório de Patentes): é o registro do nome da marca de produtos ou serviços. Tem validade em todo o território japonês e permite impedir o uso de nomes idênticos ou semelhantes.

Ou seja, mesmo que o nome esteja registrado como razão social, se houver violação dos direitos de marca, não será possível utilizá-lo em letreiros ou anúncios.

Capítulo 2: Os “três danos” que ocorrem se não se registrar a marca

Se você continuar administrando uma academia sem registrar a marca, quais são os riscos? Vejamos, concretamente, três simulações de prejuízos.

Risco 1: Receber uma notificação de advertência e ser cobrado por indenização

Um dia, de repente, você recebe uma carta registrada com aviso de recebimento do detentor da marca (outra empresa que detém os direitos). O conteúdo é: “O nome da sua academia está infringindo os direitos de marca da nossa empresa. Interrompa imediatamente o uso e pague XX mil ienes a título de royalties retroativos”.
A violação de direitos de marca é considerada negligência, mesmo que não seja intencional, e está sujeita a pedido de indenização por danos.

Risco 2: Custos da mudança forçada de nome (rebranding)

Caso você aceite a advertência e decida mudar o nome, os custos serão enormes.

• Custos de remoção e instalação da placa da loja (a partir de centenas de milhares de ienes)
• Reimpressão de folhetos, cartões de visita e cartões de sócio
• Correção do site e das contas nas redes sociais
• Refeição dos uniformes dos funcionários
• Alteração da decoração com o logotipo no interior

Mesmo para uma academia de pequeno porte, realizar todas essas mudanças acarreta um gasto de centenas de milhares a milhões de ienes. Além disso, há o risco de gerar ansiedade nos sócios, que podem pensar “mudança de nome = problemas na gestão?”, o que pode levar ao cancelamento da assinatura.

Risco 3: Imitação por outras empresas e queda no valor da marca

Por outro lado, imagine que sua academia tenha um grande sucesso. Suponha que uma academia com um nome idêntico ao da sua seja aberta nas proximidades e que os serviços prestados também sejam copiados.

Se você não tiver os direitos de marca registrada, não terá base legal para exigir que a outra parte “mude o nome”. Mesmo que os membros se inscrevam por engano na outra academia ou surjam críticas negativas do tipo “achei que fosse uma filial da academia XX, mas a qualidade era péssima”, você não terá outra escolha a não ser assistir à situação de braços cruzados.

Capítulo 3: Quais são as “classes” que uma academia de ginástica deve registrar?

Ao registrar uma marca, o que mais exige conhecimento especializado é a escolha dos “produtos e serviços designados” e a determinação das “classes (da 1ª à 45ª)”. Se você não selecionar corretamente
em qual categoria seu negócio se enquadra, mesmo que consiga registrar a marca, ela se tornará um direito sem sentido.

Explicaremos as classes essenciais para a gestão de academias de ginástica, bem como as classes que devem ser consideradas de acordo com o desenvolvimento do negócio.

[Obrigatória] Classe 41: Educação, esportes e entretenimento

Ao administrar academias de ginástica, clubes de fitness, estúdios de ioga e similares, a Classe 41 é absolutamente imprescindível.

Especificamente, deve-se designar os seguintes itens (serviços designados):

• “Fornecimento de instalações esportivas”
• “Ensino de esportes” (treinamento pessoal, aulas, etc.)
• “Ensino de conhecimentos” (orientação sobre gestão da saúde e dieta, etc.)
• “Planejamento e organização de seminários”

Se esses itens não forem definidos, os direitos sobre o nome da academia não serão protegidos.

[A ser analisado de acordo com o conteúdo do negócio] Outras categorias

Atualmente, as academias não se limitam apenas a alugar espaços, mas estão se diversificando com vendas de produtos e transmissões online. De acordo com o modelo de negócios, é necessário considerar também as seguintes categorias.

1. No caso de venda de roupas e produtos originais

→ Classe 25 (vestuário, calçados, etc.) Necessário no caso de venda (incluindo distribuição aos
membros) de camisetas, bonés, roupas de treino, etc., com o logotipo da academia. Mesmo que você pense que “são apenas para uso da equipe”, se houver a possibilidade de venda em eventos, etc., é recomendável obter o registro.

2. No caso de venda de proteínas e suplementos

→ Classes 5, 29, 30 e 32
Este é um ponto bastante complexo. Mesmo que se fale genericamente de “proteína”, a classificação varia de acordo com os ingredientes e a forma.

• Classe 5 (Medicamentos, etc.): produtos na forma de suplementos (comprimidos, cápsulas) e aqueles que alegam ter efeitos terapêuticos.
• Classe 29 (alimentos de origem animal): proteínas em pó à base de laticínios (soro de leite, caseína), etc.
• Classe 30 (alimentos de origem vegetal): proteínas à base de soja, barras de proteína, etc.
• Classe 32 (Bebidas refrescantes): proteínas em forma de bebida pronta para consumo, bebidas esportivas.

É comum haver casos de erros em que se pensou “por ser proteína, deve ser da Classe 32 (bebidas)” e se registrou a marca, mas, na prática, o produto vendido era em pó (Classe 29), ficando, portanto, fora do escopo da proteção.

3. No caso de salões online ou distribuição de vídeos

→ Classe 9 (dados de vídeo para download, etc.)
→ Classe 38 (telecomunicações, etc.) O “treinamento online” e a “venda de
materiais didáticos em vídeo”, que têm aumentado desde a pandemia da COVID-19. Como se trata de prestação de serviços pela Internet, pode ser necessário abranger não apenas a Classe 41, mas, em alguns casos, também a Classe 9 (aplicativos e dados de vídeo).

4. No caso de venda de toalhas e artigos esportivos

→ Classe 24 (tecidos, toalhas, etc.)
→ Classe 28 (brinquedos, equipamentos esportivos, etc.) Se você for
lançar tapetes de ioga, halteres, faixas elásticas de treinamento, etc., com sua própria marca, será necessária a Classe 28.

Capítulo 4: Que tipo de nome pode ser registrado?

Mesmo que você pense “Tive uma ótima ideia para um nome!”, nem todas as palavras podem ser registradas como marca. É necessário passar pela análise do Instituto de Patentes.

Casos em que o registro é difícil

1. Nomes genéricos ou descritivos

Nomes que se limitam a descrever o conteúdo do serviço são rejeitados por “falta de capacidade de identificação (característica)”.

• × “Shibuya Sports Gym”
• × “Estúdio Pessoal de Dieta”
• × “Fitness 24 horas”

Isso porque essas são palavras que qualquer pessoa gostaria de usar e não devem ser monopolizadas por uma única empresa.

2. Semelhança com marcas registradas existentes

Se houver semelhança em qualquer um dos seguintes aspectos — “aparência”, “pronúncia” ou “conceito” — com uma marca já registrada por outra empresa, o registro não será aprovado.
Por exemplo, nomes como “RAIZAP” ou “RIZUP”, que se assemelham à famosa “RIZAP”, obviamente não podem ser registrados; e mesmo que a grafia seja totalmente diferente, se a pronúncia for semelhante, é altamente provável que o pedido seja rejeitado.

Dicas para aumentar as chances de registro

• Criar neologismos: combinar palavras totalmente novas. (Exemplos: NIKE e Reebok são marcas fortes)
• Combinar com um logotipo: mesmo que seja difícil registrar apenas as letras por serem genéricas, pode ser possível registrá-las combinando-as com um logotipo característico (marca registrada com logotipo). No entanto, é importante observar que, nesse caso, os direitos se referem ao “design do logotipo”, portanto, o direito de exclusividade sobre as letras em si fica mais fraco.

Capítulo 5: Quais são as vantagens de contratar um advogado especializado em marcas?

Recentemente, tem aumentado o número de sites de registro de marcas simplificados que utilizam IA, mas em setores com muita concorrência, como o de academias de ginástica, recomendamos fortemente a contratação de um advogado especializado em marcas. Os motivos são os seguintes.

1. A precisão da “pesquisa” é diferente

O mais importante no registro de marcas é a “pesquisa de marcas anteriores” antes do depósito do pedido. Não se trata apenas de pesquisar se já existe um nome igual
, mas de avaliar, com conhecimento especializado, se “há risco de ser considerado semelhante”. Especialmente no setor de academias de ginástica, há muitos neologismos em inglês e katakana, tornando a avaliação de semelhança um campo extremamente complexo. Com base em precedentes
judiciais e critérios de análise, o advogado especializado em marcas fornece orientações concretas, como “com este nome, a taxa de registro é de X%” ou “é melhor alterar esta parte”.

2. Resposta à “Notificação de Motivos de Recusa”

Após o depósito do pedido, pode chegar uma notificação do Instituto de Patentes informando que “não é possível registrar o pedido nesta forma” (notificação de motivos de recusa). No caso
de pessoas físicas, muitas desistem nesta fase, mas, com a ajuda de um advogado de patentes, é possível apresentar uma “declaração de opinião” ou uma “correção” e contestar o examinador, o que, em muitos casos, permite reverter o resultado e levar ao registro.

3. “Aconselhamento estratégico” para proteger o negócio

Não se trata apenas de substituir o cliente no processo de registro.

• “Se você estiver pensando em expandir para o sistema de franquias no futuro, deve registrar também esta classe.”
• “Os direitos continuam válidos mesmo se a cor do logotipo for alterada?”

O ponto forte do advogado de patentes é poder oferecer consultoria em propriedade intelectual alinhada à estratégia de gestão.

Capítulo 6: Fluxo do registro de marca e estimativa de custos

Fluxo até o registro

1. Entrevista e pesquisa: ouvimos sobre o conteúdo do negócio e pesquisamos se há marcas registradas semelhantes.
2. Pedido (Inscrição): Apresentamos o pedido ao Instituto de Patentes. A partir daqui, recomenda-se a utilização de marcas como “Marca em uso (TM)”.
3. Exame: O examinador do Instituto de Patentes realiza a verificação. (Atualmente, o processo leva de seis meses a um ano.
   ) *Se utilizar o sistema de “exame antecipado” e cumprir as condições, o prazo pode ser reduzido para cerca de dois a três meses. Se a data de inauguração já estiver definida, entre em contato conosco.
4. Decisão de registro e registro: Se for aprovado na análise, pague a taxa de registro e o direito de marca será concedido.

Sobre os custos

Os custos são a soma do “valor do selo a ser pago ao Instituto de Patentes” e dos “honorários do advogado de patentes”. Além disso, variam de acordo com o número de classes.

• No momento do pedido: a partir de algumas dezenas de milhares de ienes (taxa de selo + honorários)
• No momento do registro: a partir de algumas dezenas de milhares de ienes (taxa de registro + comissão de sucesso, etc.)

Pode parecer “caro”, mas, uma vez registrado, o direito fica protegido por 10 anos (ou indefinidamente, se renovado); portanto, se convertido em valor mensal, pode ser considerado um prêmio de seguro de algumas centenas a mil ienes. Comparado com o valor da indenização por danos ou os custos de rebranding em caso de problemas, é um investimento extremamente barato.

Conclusão: os músculos não traem. Mas, se a marca não for protegida, ela trairá você.

A frase “os músculos não traem” é bem conhecida entre os amantes do treino. O esforço diário reflete-se inevitavelmente no corpo.

No entanto, no mundo dos negócios, a “marca” não pode ser protegida apenas com esforço. Se não forem seguidos os trâmites legais, o nome da academia que você construiu, um ativo valioso, pode, de repente, passar a pertencer a outra pessoa.

Para quem está prestes a abrir uma academia ou já a administra, mas ainda não registrou a marca. Para se dedicar totalmente ao treinamento dos alunos sem se preocupar com a placa da academia
, consulte primeiro um especialista, como um advogado especializado em marcas registradas.

AUTOR / Redator

Takefumi Sugiura

Representante do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX

Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Industrial do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Industrial (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).

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