Il n'est pas rare de donner son propre nom à une marque. C'est particulièrement fréquent dans le monde de la mode et de la joaillerie. Comme il s'agit d'une marque utilisée à des fins commerciales, vous envisagez sans doute de déposer une demande d'enregistrement, mais pour obtenir ce droit, il convient de prêter attention aux pratiques actuelles de l'Office des brevets en matière d'examen.
Par ailleurs, le terme « nom de personne » utilisé dans cet article désigne le nom complet, sauf indication contraire.
Sommaire
En principe, les marques contenant un nom de personne ne peuvent pas être enregistrées (article 4, paragraphe 1, point 8, de la loi sur les marques). En effet, même s'il s'agit de son propre nom, il existe un risque que des personnes portant le même nom subissent un préjudice s'il existe d'autres personnes portant le même nom. Cette disposition repose sur le principe de « protection des intérêts personnels d'autrui ».
Résumé de l'article 4, paragraphe 1, point 8, de la loi sur les marques
Une marque comprenant le nom d'une autre personne ne peut être enregistrée, sauf si le consentement de cette personne a été obtenu.
Toutefois, à titre d'exception, l'enregistrement est possible si le consentement de toutes les personnes portant le même nom et le même prénom est obtenu. L'Office des brevets semble vérifier l'existence de personnes portant le même nom et le même prénom en consultant des annuaires téléphoniques tels que Hello Page.
Malgré les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point 8, la réalité est que, jusqu'à présent, les noms de personnes ont été enregistrés selon des critères relativement souples. Il existe de nombreux exemples d'enregistrements obtenus en utilisant des caractères katakana ou romaji, ou en écrivant le nom et le prénom sans espace entre les deux (par exemple : « TAKEFUMISUGIURA »).
Une recherche sur J-PlatPat permet de trouver de nombreux exemples d'enregistrements contenant des noms de personnes.
| Numéro d'enregistrement | Marque | Domaine |
|---|---|---|
| N° 4373585 | TAKEO KIKUCHI | Mode |
| N° 4897355 | JUNKO KOSHINO | Mode |
| N° 5738507 | junhashimoto | Mode |
N° 4373585 « TAKEO KIKUCHI »
N° 4897355 « JUNKO KOSHINO »
N° 5738507 « junhashimoto »
Parmi les marques étrangères, on ne compte plus les exemples où le nom du fondateur est utilisé tel quel comme nom de marque, comme « LOUIS VUITTON », « COCO CHANEL », « GIORGIO ARMANI » ou « RALPH LAUREN ».Au Japon également, les noms de créateurs de renommée mondiale tels que « ISSEY MIYAKE », « HANAE MORI » et « YOJI YAMAMOTO » sont enregistrés en tant que marques.
Cependant, la situation a changé ces dernières années, et l'enregistrement des noms de personnes ou des marques contenant des noms de personnes est devenu très strict. Les cas de refus, même pour les marques de créateurs de renom, sont en augmentation.
En ce qui concerne la marque « TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. », créée par le créateur Takahiro Miyashita qui présente ses collections à la Fashion Week de Paris, l'enregistrement a été refusé lors de l'examen et de la procédure d'appel. Bien que la question de l'enregistrabilité ait été contestée devant les tribunaux, l'enregistrement n'a finalement pas été accordé (affaire n° 10006 de l'année 2020 (Gyo-Ke). Texte du jugement).
Points à noter
Même pour un créateur de renommée mondiale, l'enregistrement d'une marque ne sera pas autorisé s'il existe une personne portant le même nom et que son consentement ne peut être obtenu. Il convient de noter que la notoriété ou les antécédents de la marque ne suffisent pas à eux seuls à remplir les conditions requises.
En ce qui concerne la marque « Yohji Yamamoto » créée par Yohji Yamamoto, bien qu'il existe de nombreux exemples d'enregistrement de cette marque dans le passé, les demandes récentes se heurtent à un refus d'enregistrement.
| Classification | Marque | Résultat |
|---|---|---|
| Demandes antérieures | N° 1678376 « YOHJI YAMAMOTO » | Enregistrement |
| Demandes récentes | Demande de marque 2019-23948 « Yohji Yamamoto » | Rejet |
Exemples d'enregistrements antérieurs : n° 1678376 « YOHJI YAMAMOTO »
Exemple de rejet : Demande d'enregistrement de marque n° 2019-23948 « Yohji Yamamoto »
Cette situation présente une contradiction : bien qu'une même personne ait déjà obtenu un enregistrement pour le même nom de marque, la nouvelle demande n'est pas acceptée en raison du durcissement des critères d'examen.
Cette situation étant jugée trop stricte, des experts ont débattu de l'assouplissement des conditions d'enregistrement des marques comprenant le nom d'une autre personne. Les détails sont publiés dans le document « Modèle du système de propriété intellectuelle visant à promouvoir l'utilisation de la propriété intellectuelle – Synthèse » (rapport PDF) rédigé par le Comité consultatif sur la promotion des politiques de l'Office des brevets.
Orientations de la réforme législative
La révision de la loi sur les marques de 2023 a assoupli en partie les conditions d'enregistrement des marques comprenant le nom d'une autre personne. Concrètement, pour les marques reconnues comme étant le nom du déposant, la voie vers l'enregistrement est désormais ouverte si la marque est « largement reconnue par les consommateurs dans le domaine des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée ». Sous réserve des conditions fixées par décret, il est désormais possible d'enregistrer une marque sans le consentement de toutes les personnes portant le même nom.
On peut s’attendre à ce que la clarification des conditions et l’amélioration de leur application se poursuivent à l’avenir. Il est important pour toute personne souhaitant développer une marque en utilisant son propre nom de suivre de près l’évolution de la législation et d’envisager le dépôt d’une demande.
Voici quelques conseils pratiques pour augmenter vos chances de succès lors de l'enregistrement d'un nom de personne en tant que marque.
Conseils pratiques
Même s'il est difficile d'enregistrer un nom de personne tel quel, il est possible d'envisager de déposer une marque sous la forme d'un néologisme combinant le nom de la personne avec un concept de marque ou une catégorie de produits. Il est également efficace de déposer une demande sous la forme d'un logo au design original, comme dans le cas de « TAKEO KIKUCHI ».
Les frais liés au dépôt d'une marque nominative sont fondamentalement les mêmes que ceux d'un dépôt de marque classique. Toutefois, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en raison de circonstances propres aux noms de personnes.
| Postes de dépenses | Résumé |
|---|---|
| Frais de timbre à l'enregistrement | 3 400 yens + 8 600 yens x nombre de classes |
| Frais de timbres lors de l'enregistrement (10 ans) | 32 900 yens x nombre de classes |
| Honoraires du conseil en propriété industrielle (frais de dépôt) | Variable selon le cabinet (de quelques dizaines de milliers à plus de cent mille yens) |
| Frais liés aux réponses aux avis et aux demandes de modification | Frais engagés lorsqu'il est nécessaire de répondre à un avis de refus |
| Frais liés à l'obtention du consentement d'une personne portant le même nom | Frais réels liés à la recherche, à la prise de contact et à la rédaction des documents |
Dans le cas d'une marque nominative, il est fort probable qu'un avis de refus soit émis ; il est donc recommandé de prévoir les frais liés à la rédaction d'un mémoire ou d'un acte de rectification.
Par ailleurs, en ce qui concerne les marques composées uniquement d'un nom de famille, si ce nom n'est pas un nom de famille particulier mais un « nom de famille courant », l'enregistrement ne peut en principe pas être accordé (article 3, paragraphe 1, point 4, de la loi sur les marques).
Par exemple, les noms de famille courants tels que « Sugiura », « Tanaka », « Sato » ou « Suzuki » sont jugés dépourvus de caractère distinctif en l'état. Toutefois, s'il existe des circonstances particulières, telles qu'une notoriété dans un domaine spécifique, un caractère distinctif acquis par l'usage (article 3, paragraphe 2, de la loi sur les marques) peut être reconnu, ce qui peut conduire à l'enregistrement.
Différence entre le nom complet et le nom de famille seul
Bien que la situation soit complexe, dans la mesure où les noms de personnes fonctionnent également comme des marques, il convient de les protéger en tant que marques. Si vous envisagez de déposer une demande d'enregistrement de marque pour votre propre nom, n'hésitez pas à nous consulter.
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi SUGIURA
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX, avocat spécialisé en propriété intellectuelle
Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Possède une expertise approfondie en matière de stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).