Il sistema europeo dei brevetti si basa essenzialmente su una struttura a due livelli: da un lato, l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) gestisce una procedura di concessione unica ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (EPC); dall’altro, una volta concessi, i brevetti acquisiscono efficacia come diritti nazionali nei singoli paesi designati (brevetti in bundle).Con l’entrata in vigore, nel giugno 2023, del sistema del brevetto unificato (UP/UPC), alle tradizionali «procedure nazionali» si è aggiunta l’opzione «effetto unificato + contenzioso unico dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti», determinando un cambiamento significativo nelle strategie di gestione dei portafogli.Nel presente articolo, dal punto di vista pratico di un consulente in brevetti, si analizzano in modo sistematico la progettazione delle procedure in base alle disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), la gestione delle scadenze, la giurisprudenza più recente (G 2/21, G 1/22, G 1/24 ecc.), le strategie di utilizzo del sistema del brevetto unificato e la struttura dei costi.
Indice
Il sistema europeo dei brevetti è gestito dall’Organizzazione europea dei brevetti (OEB) in base alla Convenzione sul brevetto europeo (EPC), mentre l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) si occupa in modo centralizzato delle procedure di concessione, quali l’accettazione delle domande, la ricerca, l’esame e la concessione. Per contro, l’efficacia del brevetto dopo la concessione è soggetta, in ciascuno dei paesi designati, agli stessi effetti e alle stesse condizioni di un brevetto nazionale (articolo 2, paragrafo 2, dell’EPC).
Punti chiave del sistema: il brevetto europeo non è un «diritto unico», bensì un «brevetto a fascio» che, una volta concesso, viene trattato come un brevetto nazionale in ciascun paese designato. Di conseguenza, le azioni in violazione, le ingiunzioni e il risarcimento dei danni costituiscono, in linea di principio, un insieme di procedimenti nazionali, a meno che non si opti per il sistema del brevetto unificato; pertanto, le prove, i rimedi e i costi variano da paese a paese.In via eccezionale, l’opposizione dinanzi all’EPO ha «effetto centrale», in quanto la decisione di annullamento o di conferma viene presa a livello centrale entro nove mesi dalla concessione.
Le lingue ufficiali dell’EPO sono tre: inglese, francese e tedesco. Le domande di brevetto europeo devono essere presentate, in linea di principio, in una di queste lingue ufficiali; è tuttavia possibile presentarle in altre lingue, a condizione che venga presentata una traduzione entro il termine stabilito (di norma entro due mesi dalla data di deposito). La mancata presentazione della traduzione può costituire motivo di ritiro implicito della domanda; pertanto, è rischioso basare la propria strategia su tale eventualità.Al momento della concessione, la descrizione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale nella lingua procedurale, mentre per le rivendicazioni è richiesta la presentazione della traduzione nelle altre due lingue ufficiali ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3.
Il percorso europeo si articola su due pilastri: (A) la domanda europea diretta (EP) e (B) la domanda Euro-PCT che entra nella fase europea tramite il PCT.Nel caso dell’Euro-PCT, l’EPO, in qualità di ufficio designato/ufficio designato, deve completare entro 31 mesi le procedure necessarie per il passaggio alla fase europea (traduzioni, versamento delle varie tasse, richiesta di esame, ecc.) (Regola 159(1)).
L’articolo 78 della Convenzione sul brevetto europeo (EPC) richiede, come documenti di domanda, il modulo di domanda (richiesta di concessione di un brevetto europeo), la descrizione, le rivendicazioni, i disegni (se citati) e il sommario.I requisiti minimi per il riconoscimento della data di deposito, ai sensi dell’articolo 80 e della Regola 40(1), sono costituiti dall’«indicazione della richiesta di un brevetto europeo», dalle «informazioni identificative del richiedente e dai suoi recapiti» e dal «descrizione o dal riferimento a una domanda anteriore»; qualora si opti per la modalità di deposito per riferimento (filing by reference), è necessario prestare attenzione anche alla presentazione di documenti aggiuntivi (copie, ecc.).
| Fase procedurale | Azioni principali | Termine e data di decorrenza | Disposizioni di riferimento |
|---|---|---|---|
| Garanzia della data di deposito | Assegnazione della data di deposito previo soddisfacimento dei requisiti minimi | Data di soddisfacimento dei requisiti | EPC art. 80 / R. 40 |
| Lingua | Presentazione della traduzione per le domande presentate in una lingua non ufficiale | Entro due mesi dalla presentazione della domanda | EPC art. 14 / R. 6(1) |
| Tassa di deposito e tassa di ricerca | Pagamento della tassa di deposito e della tassa di ricerca europea | Un mese dalla data di deposito della domanda | Regola 38, paragrafo 1 |
| Pubblicazione | Pubblicazione della domanda | 18 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità | EPC art. 93, comma 1 |
| Rivendicazione del diritto di priorità | Domanda EP/PCT successiva alla prima domanda | entro 12 mesi | Art. 87 della Convenzione sul brevetto europeo (EPC) |
| Tassa di designazione | Versamento della tassa di designazione (1 caso, forfettaria) | Relazione di ricerca: entro 6 mesi dalla pubblicazione nel Bollettino | R.39(1) |
| Richiesta di esame | Richiesta di esame e pagamento della tassa di esame | Entro 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca | R.70(1) / Art. 94 |
| Transizione Euro-PCT | Procedura di transizione alla fase europea (traduzione, tassa di deposito, ecc.) | 31 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità | R.159(1) |
| Modifica Euro-PCT | R.161 (Possibilità di correzione)/R.162 (Tassa sulle rivendicazioni) | 6 mesi dalla notifica | R.161 / R.162 |
| Fase finale prima della concessione | Risposta ai sensi della R.71(3) (tassa di concessione e tassa di pubblicazione + traduzione delle rivendicazioni) | 4 mesi dalla notifica ai sensi dell’articolo 71, comma 3 | R.71(3) |
| Transizione nei singoli paesi | Convalida (presentazione delle traduzioni, ecc.) | Tre mesi dalla pubblicazione del bando di concessione (con possibilità di proroga a seconda del Paese) | Art. 65 EPC |
| Opposizione dinanzi all’EPO | Opposizione da parte di terzi | 9 mesi dalla pubblicazione della decisione di concessione | Art. 99, comma 1, della Convenzione sul brevetto europeo (EPC) |
| Ricorso | Presentazione del ricorso e delle motivazioni | Due mesi dalla notifica della decisione + quattro mesi | Art. 108 della Convenzione sul brevetto europeo (EPC) |
Insidie nella gestione dei termini: la richiesta di esame è soggetta al «requisito di efficacia del pagamento della tassa di esame» e si tratta di un termine in cui è facile incorrere in errori del tipo «pensavo di averla presentata».Inoltre, i quattro mesi previsti dalla regola 71(3) (intenzione di concessione) sono trattati nella prassi come non prorogabili; si tratta di una fase in cui si verificano facilmente incidenti tipici, quali la mancata individuazione di errori nel Druckexemplar (testo di concessione) che comporta una «presunzione di consenso».La gestione dei termini richiede un approccio sistematico che tenga conto del punto di partenza (pubblicazione, notifica, data di priorità) e delle possibilità di ricorso (further processing / ripristino).
Ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), la «brevettabilità» si basa fondamentalmente sul soddisfacimento dei requisiti di novità (art. 54), attività inventiva (art. 56) e applicabilità industriale (art. 57), partendo dai presupposti di qualificazione come invenzione e carattere tecnico (art. 52).I requisiti di descrizione vertono principalmente sulla possibilità di esecuzione (art. 83) e sulla chiarezza, concisione e supporto delle rivendicazioni (art. 84); nella pratica delle rettifiche, il divieto di introdurre elementi nuovi (art. 123, comma 2) rappresenta il «fattore di blocco» più frequente.
La novità si basa su una struttura secondo cui «tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito (di priorità)» costituisce lo stato dell’arte (art. 54, comma 2); in Europa, in particolare, partendo dal presupposto che l’art. 54(3) (ad esempio, le domande europee depositate prima della pubblicazione) che consente di contestare esclusivamente la novità; pertanto, la progettazione gerarchica del set di rivendicazioni e la gestione delle domande divisionali assumono grande importanza nella pratica.Per quanto riguarda l’attività inventiva, sebbene la formulazione del testo di legge sia concisa – «non ovvia per un esperto del ramo» –, secondo l’approccio «problema-soluzione» (problem-solution approach) dell’EPO, la prassi fondamentale consiste nel presentare in modo coerente la tecnica anteriore più vicina, le differenze, il problema tecnico oggettivo e la dimostrazione dell’effetto (effetto tecnico).
Nel campo delle invenzioni relative al software e al settore commerciale, l’approccio COMVIK (secondo cui le caratteristiche non tecniche non contribuiscono all’attività inventiva) costituisce il presupposto fondamentale nella pratica.La decisione della Sezione di giudizio allargata G 1/19 (10 marzo 2021) ha chiarito che tale quadro si applica anche alle invenzioni relative alla simulazione, indicando come elemento chiave il fatto che «l’effetto tecnico superi l’implementazione informatica standard».
Per quanto riguarda i requisiti di descrizione, l’art. 83 richiede una «divulgazione chiara e completa, tale da consentire l’attuazione da parte di un esperto del ramo», mentre l’art. 84 richiede chiarezza e supporto delle rivendicazioni.La recente sentenza di rilievo G 1/24 (18 giugno 2025) ha concluso che anche nell’interpretazione delle rivendicazioni nell’ambito dell’esame di brevettabilità (artt. 52-57) si debba sempre fare riferimento alla descrizione e ai disegni.
Impatto pratico della sentenza G 1/24: non solo la chiarezza apparente del testo delle rivendicazioni, ma anche la coerenza delle informazioni contenute nella descrizione (definizioni, forme di realizzazione, contributo dell’invenzione) influisce in modo più diretto sulla «lettura» della novità e dell’attività inventiva.Si moltiplicano i casi in cui la definizione dei termini e la descrizione delle forme di realizzazione riportate nella descrizione determinano l’esito dell’esame o del procedimento di opposizione.
Se si classificano i motivi di rigetto dal punto di vista pratico, essi sono: (a) requisiti di brevettabilità (artt. 52-57), (b) requisiti di descrizione (artt. 83/84), (c) limitazioni alle correzioni (art. 123(2)/(3), R. 137 ecc.), (d) l’unicità (art. 82) e (e) la scadenza dei termini e il mancato pagamento delle tasse (R. 38/R. 39/R. 70/R. 71(3) ecc.).Gli aspetti in cui si riscontrano le maggiori differenze nella gestione delle pratiche dinanzi all’EPO sono tre: la progettazione delle correzioni, la dimostrazione dell’effetto tecnico e la capacità di evitare deviazioni nelle fasi cruciali del procedimento.
Per quanto riguarda le correzioni, ai sensi della Regola 137, in linea di principio non sono ammesse correzioni prima del ricevimento del rapporto di ricerca; inoltre, sussiste una limitazione alle correzioni aggiuntive a discrezione dell’esaminatore (Regola 137(3)), e in entrambi i casi il presupposto fondamentale è il rispetto del divieto di elementi aggiuntivi (Art. 123(2)).In Europa, una descrizione iniziale basata sul presupposto di «correggere tramite emendamenti» è rischiosa; in particolare, se l’efficacia, il meccanismo d’azione, la definizione dei parametri e la ricchezza degli esempi di attuazione risultano insufficienti, la struttura del brevetto tende a impedire facilmente eventuali integrazioni successive ai sensi dell’art. 123, comma 2.
L’articolo 123, paragrafo 2: in Europa, le «addezioni» possono facilmente comportare il rigetto immediato della domanda; inoltre, una volta concessa la brevetto, si aggiunge il divieto di estensione dei diritti (art. 123, paragrafo 3). Pertanto, affinché le correzioni apportate in fase di esame non si ritorcano contro il titolare in caso di future opposizioni o azioni di nullità,è ragionevole adottare una struttura che: (i) mantenga chiari i «punti» della divulgazione, (ii) eviti generalizzazioni intermedie, (iii) garantisca la massima uniformità nelle definizioni e nella terminologia, tenendo conto della decisione G 1/24.
Per quanto riguarda l’effetto tecnico, che costituisce il nucleo della «differenza» in termini di progressività, la decisione G 2/21 (23 marzo 2023) ha chiarito che le prove presentate successivamente al deposito della domanda (post-published evidence) non possono essere escluse per il solo motivo che «non sono state rese pubbliche prima della data di deposito».Tuttavia, ciò non significa che qualsiasi elemento presentato a posteriori venga automaticamente accettato; poiché permane il criterio di valutazione volto a stabilire se «l’effetto sia compreso nelle indicazioni tecniche presenti al momento del deposito», rimane comunque fondamentale che la descrizione contenga, almeno al momento del deposito, una motivazione ragionevole dell’effetto (dati, ragionamenti, collegamento con le conoscenze tecniche comuni).
La fase successiva alla notifica ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, presenta un rischio estremamente elevato, in quanto, a prescindere dalla conformità all’esame, «la possibilità di correggere errori o omissioni si riduce drasticamente». Entro quattro mesi è necessario versare le tasse di concessione e di pubblicazione e presentare la traduzione delle rivendicazioni; nella pratica, tale termine è considerato inderogabile.Per quanto riguarda il Druckexemplar (testo di concessione), è ragionevole garantire la coerenza tra rivendicazioni, descrizione, disegni, riferimenti e tabelle di corrispondenza mediante una doppia verifica, una interna all’azienda e una da parte del rappresentante.
Come procedura centrale successiva alla concessione, l’opposizione dinanzi all’EPO può essere presentata da terzi entro «nove mesi dalla pubblicazione del bando di concessione» e i motivi di opposizione sono limitati all’articolo 100.Poiché l’opposizione ha efficacia centrale che si estende a tutti i paesi designati, essa ha un impatto significativo sulla gestione del rischio contenzioso (in particolare nei casi in cui si svolga in parallelo con un procedimento di nullità centrale nell’ambito dell’UP o dell’UPC), in quanto determina se la brevetto «venga respinto o difeso a livello centrale»; l’EPO sta inoltre adottando una prassi volta ad accelerare i procedimenti di opposizione nei casi che presentano caratteristiche simili a quelle di un procedimento giudiziario.
Ai sensi dell’art. 108, il ricorso deve essere presentato entro due mesi dalla notifica della decisione e la memoria motivata deve essere depositata entro quattro mesi; il pagamento della tassa di ricorso costituisce un requisito di efficacia.In sede di appello, la gestione dei tempi di presentazione e della struttura delle argomentazioni, in base all’approccio convergente previsto dal regolamento di procedura (RPBA), riveste grande importanza nella pratica; occorre prestare particolare attenzione al fatto che le prime mosse (la definizione del set di rivendicazioni in primo grado, la completezza delle controdeduzioni e la tempistica di presentazione delle prove) tendono a influire direttamente sull’esito finale.
Per quanto riguarda l’invalidità nazionale, il brevetto europeo, una volta concesso, viene trattato come un brevetto nazionale in ciascun Paese, e i motivi di revoca (invalidità) di ciascun Paese vengono applicati in modo coerente con le categorie elencate nell’art. 138 della Convenzione sul brevetto europeo (EPC) (mancanza di brevettabilità, mancanza di attuabilità, elementi aggiuntivi, estensione dei diritti, qualifica del titolare, ecc.).Inoltre, poiché il titolare del brevetto può presentare all’EPO una richiesta di limitazione o revoca del brevetto (art. 105a), salvo nei casi in cui sia pendente un’opposizione, sussiste la possibilità di prevedere la «limitazione centrale» come misura di sicurezza nell’ambito della strategia contenziosa.
| Giurisprudenza | Data | Questione controversa | Conclusione e implicazioni pratiche |
|---|---|---|---|
| G 2/21 | 23 marzo 2023 | Dimostrazione dell’effetto di progressività e prove successive alla pubblicazione (sintesi della discussione sulla plausibilità) | Le prove presentate successivamente al deposito della domanda non possono essere escluse solo perché «non pubblicate prima della data di deposito». Sebbene rimanga importante che la descrizione contenga, al momento del deposito, una «indicazione degli effetti», è stato chiarito il margine di utilizzo dei dati presentati successivamente. È possibile riprogettare la strategia probatoria nell’ambito dell’esame e dei procedimenti di opposizione. |
| G 1/22 | 10 ottobre 2023 | Competenza di esame e presunzione in materia di attribuzione/successione del diritto di priorità | L’EPO detiene la competenza a giudicare la legittimità (attribuzione) del diritto di priorità, e in merito alla rivendicazione di tale diritto opera una presunzione confutabile. In una prospettiva che non si affidi eccessivamente ai requisiti formali, l’elaborazione di strategie probatorie relative alle domande congiunte, alle clausole di cessione e alla successione implicita assume maggiore importanza nella pratica (sebbene permanga il rischio di confutazione a seconda del caso specifico). |
| G 1/24 | 18 giugno 2025 | Interpretazione delle rivendicazioni nell’esame di brevettabilità: necessità o meno di fare riferimento alla descrizione e ai disegni | Nell’interpretazione delle rivendicazioni ai fini della valutazione della brevettabilità, è necessario fare sempre riferimento alla descrizione e ai disegni. Piuttosto che «vincere basandosi esclusivamente sul testo delle rivendicazioni», è la coerenza delle informazioni contenute nella descrizione (definizioni, forme di realizzazione, problemi tecnici ed effetti) a influire direttamente sull’esito della valutazione. |
| G 1/19 | 10 marzo 2021 | Caratteri tecnici e livello di innovazione delle simulazioni al computer (in relazione al quadro COMVIK) | Anche le simulazioni vengono valutate in base al quadro COMVIK. È fondamentale che l’effetto tecnico «superi la normale implementazione informatica». Nel settore del software, il modo in cui viene descritto l’«effetto tecnico» è di fondamentale importanza. |
| G 3/19 | 2020 | Ammissibilità dei brevetti relativi a piante e animali (ripercussioni dell’eccezione di cui all’art. 53, lett. b) | Effetto negativo sull’ammissibilità delle rivendicazioni relative a prodotti quali le piante, ottenibili essenzialmente solo attraverso processi biologici. Nel settore biotecnologico, assumono maggiore importanza la tipologia delle rivendicazioni (prodotto/processo/utilizzo) e la dimostrazione delle modalità di acquisizione. |
Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dopo la concessione, coesistono due sistemi: (i) il sistema tradizionale: azioni di contraffazione condotte a livello nazionale nei singoli Stati in cui il brevetto è stato convalidato (validation); (ii) il brevetto unificato: azioni collettive incentrate sul brevetto europeo (UP) che ha ottenuto l’effetto unitario (unitary effect) e sul Tribunale unificato dei brevetti (UPC).
Nel sistema tradizionale, poiché il brevetto europeo produce effetti come brevetto nazionale in ciascuno dei paesi designati (art. 2, comma 2), le questioni relative all’inibizione, al risarcimento dei danni e alla divulgazione delle prove vengono valutate nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.Dopo la pubblicazione, ai sensi dell’art. 67 della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), può essere concessa una protezione provvisoria; tuttavia, i contenuti specifici di tale protezione (ambito delle richieste di risarcimento, requisiti di traduzione, ecc.) presentano ancora differenze da paese a paese, pertanto, dal punto di vista della strategia contenziosa, è necessario pianificare per ogni singolo paese «quando, in quale paese e quale provvedimento di tutela perseguire».
L’EPO spiega che, una volta registrato l’effetto unitario del brevetto europeo, verrà fornita una protezione unitaria negli Stati partecipanti in cui l’Accordo UPC sarà in vigore a quel momento (18 Stati a partire da aprile 2026).L’UPC detiene la competenza esclusiva per determinate azioni legali, tra cui la violazione di brevetto, l’invalidità (annullamento) e le misure inibitorie (art. 32 dell’UPCA), e le sentenze sono esecutive negli Stati membri (art. 82 dell’UPCA).
Strategia di opt-out: durante il regime transitorio (transitional regime), per i brevetti europei tradizionali (quelli che non beneficiano dell’effetto unitario) è possibile, a determinate condizioni, esercitare l’opt-out dalla giurisdizione dell’UPC, conservando la possibilità di adire i tribunali nazionali in materia di violazione o annullamento (Art. 83 dell’UPCA).Il regime transitorio è previsto, in linea di principio, per una durata di 7 anni (prorogabile fino a un massimo di 7 anni, per un totale di 14 anni).
L’asse strategico nella pratica consiste nella progettazione del portafoglio che combini le due opzioni seguenti in base alle caratteristiche del caso specifico.
Opzione A (adozione dell’UP/UPC): si opta per l’effetto unitario, accettando il rischio di invalidazione a livello centrale, con l’obiettivo di ottenere un provvedimento inibitorio su vasta scala attraverso un unico procedimento. Adatta a beni di consumo diffusi in numerosi paesi, a settori altamente competitivi e a progetti con rapida immissione sul mercato.
Opzione B (gestione per singolo Paese con opzione di esclusione): si opta per l’esclusione dall’UPC per i brevetti fondamentali per l’attività e si garantisce la tutela per singolo Paese. Adatta ai brevetti di alto valore per i quali si desidera evitare il rischio di una revoca totale in un unico procedimento, nonché ai casi in cui i mercati principali sono concentrati in pochi Paesi.
| Categoria | Voce | Importo (EUR) | Note |
|---|---|---|---|
| Deposito della domanda | Tassa di presentazione della domanda online | 135 | 285 per le domande presentate non online |
| Deposito | Tassa di ricerca (supplementare) europea | 1.595 | È prevista una variante nel caso in cui non sia necessaria la ricerca integrativa nell’ambito dell’Euro-PCT |
| Domanda | Tassa di designazione (forfettaria) | 720 | Il mancato pagamento comporta il ritiro d’ufficio |
| Esame | Tassa di esame | 2.010 | Nel caso di una domanda internazionale senza ricerca complementare, l'importo è pari a 2.240 |
| Concessione | Tassa di concessione e di pubblicazione | 1.135 | Termine di 4 mesi ai sensi dell’articolo R.71(3) |
| Concessione | Tassa per rivendicazioni in eccesso | 290 (da 16 a 50) / 720 (da 51 in su) | Dipende dal numero di rivendicazioni |
| Mantenimento | Canone di mantenimento (3° anno) | 725 | 4° anno: 885, 5° anno: 1.050, con aumento successivo |
| Contenzioso | Tassa di opposizione | 880 | Entro 9 mesi dalla pubblicazione nel Bollettino delle concessioni |
| Controversie | Tassa di ricorso | 2.015 (tariffa ridotta) / 2.925 (tariffa normale) | 2 mesi + 4 mesi per la motivazione |
Per una domanda standard «presentata online, con non più di 15 rivendicazioni e non più di 35 pagine», le spese ufficiali minime sono pari a circa 135 di tassa di deposito + 1.595 di ricerca + 720 di designazione + 2.010 di esame + 1.135 di concessione = 5.595 euro (a cui si aggiungono le annualità di mantenimento).Tuttavia, poiché l’onere delle tasse annuali dell’EPO aumenta in base al numero di anni necessari per la concessione (durata del procedimento), la gestione dei costi consiste essenzialmente nel trovare un equilibrio tra l’ottenimento tempestivo dei diritti e la gestione delle correzioni e delle risposte all’esame.
La traduzione viene gestita secondo i seguenti tre livelli.
| Livello | Oggetto della traduzione | Termine | Motivazione |
|---|---|---|---|
| ① Lingua di deposito | Lingua procedurale per le domande presentate in una lingua non ufficiale | In linea di principio, 2 mesi | Art. 14 / R. 6 |
| ② Prima della concessione | Traduzione delle rivendicazioni in due lingue ufficiali | 4 mesi dalla notifica ai sensi della Regola 71(3) | R.71(3) |
| ③ Dopo il rilascio | Traduzione (convalida) in fase di transizione nei singoli paesi | Tre mesi dalla pubblicazione del bando di concessione (con possibilità di proroga per singolo Paese) | Art. 65 |
Per quanto riguarda la traduzione successiva alla concessione, poiché nei paesi in cui si applica la Convenzione di Londra l’onere della traduzione risulta alleggerito, la scelta dei paesi in base all’ambito di protezione, al mercato e alle prospettive di contenzioso incide in modo determinante sul rapporto costo-efficacia.Le tasse di rinnovo del brevetto unificato prevedono un unico pagamento; sono state indicate, ad esempio, 35 euro per il secondo anno e 1.175 euro per il decimo anno. Per quanto riguarda il brevetto unificato, esiste un sistema che prevede la richiesta di traduzioni aggiuntive durante il periodo di transizione (per un massimo di 12 anni); nella pratica, è necessario gestire contemporaneamente sia «l’organizzazione del lavoro di traduzione» sia «il termine per la registrazione dell’effetto unificato».
Il vantaggio principale del percorso tramite PCT consiste nel poter rinviare, in linea di principio, le decisioni e le spese relative alla fase di transizione regionale (fase europea) a un termine di 30 mesi (31 mesi per l’EPO).Nell’ambito dell’Euro-PCT è necessario soddisfare i requisiti di cui alla Regola 159 entro 31 mesi; tuttavia, grazie al trattamento anticipato (early processing) è possibile anticipare tale termine, consentendo di pianificare «quando avviare la procedura europea» in base a eventi aziendali quali il lancio di un prodotto, la raccolta di fondi o la previsione di contenziosi.
Le domande di divisione possono essere presentate se la domanda madre è ancora pendente (R. 36(1)), il contenuto della domanda di divisione non deve andare oltre quanto divulgato al momento del deposito della domanda madre (Art. 76(1)) e la data di priorità, ecc., è legata a quella della domanda madre. La strategia di divisione è efficace per: (a) soddisfare i requisiti di unità e le restrizioni di ricerca,(b) la stratificazione dei diritti per mercato o per forma di realizzazione, (c) il recupero delle parti eliminate mediante correzione (art. 123, comma 2); tuttavia, il successo dipende dalla gestione dello stato di pendenza della domanda principale (fino a quando è possibile presentare una domanda divisionale) e dalla rigorosa garanzia della «divulgazione originaria» della domanda divisionale.
Prima del deposito (fase di progettazione)
☑ Arricchire «al momento del deposito» gli effetti, i meccanismi d’azione, la definizione dei parametri e gli esempi di realizzazione (per evitare l’Art. 123(2))
☑ Indicare chiaramente nella descrizione il nesso causale tra problema → mezzo → effetto (G 2/21, in risposta all’approccio «problema-soluzione»)
☑ Stabilire le definizioni dei termini e le forme di realizzazione nella descrizione (in risposta a G 1/24)
☑ Per i software, indicare chiaramente gli effetti tecnici tenendo conto della sentenza COMVIK (G 1/19)
☑ Documentare la successione del diritto di priorità e le domande congiunte (in conformità con G 1/22)
Fase
dalla domanda all’esame ☑
Scelta del percorso tra EP diretto ed Euro-PCT (in funzione degli eventi aziendali)
☑ Gestione
delle scadenze relative alle tasse di deposito e di ricerca (1 mese), alle tasse di designazione e alla richiesta di esame (6 mesi) ☑
Rigoroso rispetto del termine di traduzione (2 mesi) in caso di domanda presentata in una lingua non ufficiale ☑ Adeguamento entro 6 mesi alle comunicazioni R.161/162 (Euro-PCT)
☑ Evitare la generalizzazione intermedia nella risposta alla notifica dei motivi di rigetto (Art. 123(2))
Fase
pre-concessione e post-concessione ☑
Doppia revisione del «Druckexemplar» ai sensi dell’art. 71(3)(interna + agente)
☑ Termine
di 4 mesi per la traduzione della rivendicazione 2 in una delle lingue ufficiali, il pagamento della tassa di concessione e della tassa di pubblicazione ☑ Requisiti specifici
per paese per la convalida (validation) e gestione del master di traduzione ☑ Decisione
strategica sulla registrazione con effetto unificato o sull’opt-out ☑ Gestione dei tempi di registrazione dell’opt-out dall’UPC
Fase
contenziosa ☑
Monitoraggio
del termine di 9 mesi per l’opposizione relativa a brevetti di terzi ☑ Gestione dei termini di 2 mesi + 4 mesi per il ricorso in appello e risposta all’approccio convergente dell’RPBA
☑ Gestione
parallela dell’invalidazione centrale (opposizione all’EPO e annullamento presso l’UPC) e dell’invalidazione nazionale ☑ Valutazione della limitazione centrale ai sensi dell’art. 105a come misura di sicurezza
Il sistema dei brevetti europei è un sistema complesso che, oltre alla struttura a due livelli costituita da un’unica procedura di concessione basata sulla Convenzione sul brevetto europeo (EPC) e dall’efficacia nazionale successiva alla concessione, prevede ora l’opzione di un contenzioso centrale tramite l’UP e l’UPC, che entrerà in vigore nel 2023. I punti chiave dal punto di vista pratico possono essere sintetizzati come segue.
In primo luogo, la «completezza della descrizione al momento del deposito» costituisce la base di tutto.I tre pilastri costituiti dal divieto di aggiunte ai sensi dell’art. 123(2), dalla prova dell’efficacia prevista dalla decisione G 2/21 e dall’interpretazione delle rivendicazioni prevista dalla decisione G 1/24 stanno tutti orientando la prassi verso una valutazione della «qualità della divulgazione al momento del deposito».
In secondo luogo, la gestione sistematica delle scadenze è la chiave per prevenire gli incidenti.I termini relativi alla richiesta di esame (6 mesi dalla relazione di ricerca), all’articolo 71, paragrafo 3 (4 mesi, di fatto non prorogabili), all’opposizione (9 mesi) e al ricorso (2 mesi + 4 mesi) devono essere gestiti tenendo conto della rigorosa identificazione del punto di partenza e della comprensione dei mezzi di rimedio.
In terzo luogo, la possibilità di avvalersi dell’UP/UPC va valutata a livello di portafoglio. È ragionevole combinare le due opzioni – l’UP, se si attribuisce importanza all’ingiunzione su vasta scala, e l’opt-out, se si intende evitare il rischio di nullità a livello centrale – alla luce del valore del caso, dei paesi di attuazione e del contesto competitivo.
In quarto luogo, l’ottimizzazione dei costi risiede nella progettazione delle traduzioni e nella scelta dei paesi. La progettazione di preventivi che tengano conto dell’utilizzo dei paesi in cui si applica l’Accordo di Londra, della tassa di rinnovo unica del brevetto unificato e dei requisiti di traduzione aggiuntivi previsti durante la fase di transizione determinerà i costi a lungo termine.
L’ottenimento e l’esercizio dei diritti relativi al brevetto europeo richiedono una progettazione pratica basata sull’interazione tra il testo della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), le linee guida dell’EPO, la giurisprudenza della Sezione di revisione ampliata e quella dell’UPC.Per ogni singolo caso, si raccomanda di valutare, in collaborazione tra un consulente in brevetti giapponese e un mandatario europeo, la «portata» della descrizione, il «punto di partenza» dei termini e la «scelta strategica» relativa all’UPC.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX (EVORIX) – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assistiamo clienti provenienti da un ampio ventaglio di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).