I diritti di brevetto costituiscono uno strumento potente per proteggere l’innovazione tecnologica e recuperare gli investimenti nella ricerca e sviluppo. Tuttavia, il loro ottenimento e utilizzo richiedono un elevato livello di competenza specialistica, e un solo errore di valutazione può vanificare anni di sforzi di sviluppo.Nel presente articolo vengono presentati, sotto forma di casi di studio, i modelli tipici di insuccesso in materia di brevetti, alla ricerca di insegnamenti utili per prevenire il rimpianto di pensare «se solo avessimo agito in quel modo».
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Il ricercatore universitario A ha scoperto un meccanismo rivoluzionario di reazione catalitica. Questo risultato rivestiva un grande valore sia dal punto di vista accademico che industriale e, incapace di contenere l’entusiasmo, A ha deciso di presentarlo in occasione di un convegno internazionale. La presentazione ha riscosso un grande successo, ricevendo elogi da numerosi ricercatori, e si è deciso di pubblicare l’articolo su una rivista accademica.
Dopo la presentazione, il dipartimento di collaborazione industria-università dell’università di appartenenza del signor A iniziò a valutare la possibilità di depositare una domanda di brevetto, ma ormai era troppo tardi. A seguito della presentazione al convegno, i contenuti tecnici erano diventati di dominio pubblico e, in linea di principio, si era verificata la perdita di novità. Sebbene in Giappone esistano disposizioni relative alle «eccezioni alla perdita di novità», il signor A, non essendo a conoscenza delle procedure necessarie, lasciò trascorrere il tempo senza nemmeno rendersi conto del termine di un anno previsto a partire dalla data della presentazione.A peggiorare la situazione, quando si è valutata la possibilità di presentare una domanda all’estero, è emerso che in molti paesi non viene riconosciuta l’eccezione alla perdita di novità per le domande presentate dopo la presentazione a un convegno scientifico, rendendo così impossibile la creazione di un portafoglio di brevetti globale.
Ai sensi della legge sui brevetti, la «novità» costituisce un requisito imprescindibile per la registrazione. Se il contenuto di un’invenzione viene divulgato prima della presentazione della domanda, tale invenzione diventa «di dominio pubblico» e, in linea di principio, non può essere brevettata. Il termine «divulgazione», in questo contesto, comprende presentazioni a convegni scientifici, pubblicazioni di articoli, esposizioni in occasione di fiere, pubblicazioni su siti web e persino spiegazioni orali fornite a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza.
In Giappone, qualora la divulgazione sia stata effettuata dall’inventore stesso, è possibile beneficiare di un’eccezione alla perdita di novità presentando la domanda entro un anno dalla divulgazione e seguendo le procedure previste. Tuttavia, tale regime costituisce pur sempre un’«eccezione» e non è riconosciuto in tutti i paesi.Negli Stati Uniti esiste un sistema analogo (il «periodo di grazia»), ma ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (EPC) la divulgazione da parte dell’inventore stesso costituisce, in linea di principio, uno stato dell’arte che nega la novità. In altre parole, anche se si presenta la domanda di brevetto dopo una presentazione a un convegno scientifico, è altamente probabile che non si riesca a ottenere il brevetto in Europa.
Per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati di ricerca e il deposito della domanda di brevetto, è fondamentale rispettare l’ordine «prima la domanda, poi la pubblicazione». Poiché già nella fase di presentazione dell’abstract per un convegno scientifico il contenuto potrebbe essere considerato divulgato, è importante consultare l’ufficio proprietà intellettuale o un consulente in brevetti sin dalle prime fasi di preparazione della presentazione.
Per i ricercatori accademici, la pubblicazione di articoli scientifici e le presentazioni a convegni scientifici sono aspetti fondamentali che incidono direttamente sulla valutazione delle loro prestazioni, pertanto potrebbero esserci delle resistenze nell’attendere il deposito della domanda di brevetto. Tuttavia, in linea di principio, tra il deposito della domanda e la pubblicazione del brevetto è previsto un periodo di grazia di 18 mesi, durante il quale è possibile inviare articoli scientifici o tenere presentazioni a convegni. Inoltre, se la divulgazione del contenuto dell’invenzione avviene dopo il deposito della domanda, ciò non incide sulla novità.È auspicabile che gli istituti di ricerca forniscano ai ricercatori una formazione di base su tali strategie in materia di proprietà intellettuale e istituiscano un sistema che garantisca la consultazione in materia di proprietà intellettuale prima di ogni pubblicazione o presentazione.
L’azienda B, produttrice di macchinari, ha sviluppato un nuovo dispositivo di trasporto in grado di migliorare notevolmente l’efficienza produttiva. Il team di sviluppo, pieno di fiducia, ha presentato domanda di brevetto, ottenendone la registrazione senza intoppi. Le rivendicazioni del brevetto descrivevano in dettaglio la struttura del dispositivo.
Tuttavia, un anno dopo il lancio del prodotto, l’azienda concorrente C ha immesso sul mercato un dispositivo di trasporto con funzionalità pressoché equivalenti. L’azienda B ha contestato la violazione del brevetto; tuttavia, dall’analisi del prodotto dell’azienda C è emerso che alcuni degli elementi costitutivi descritti nelle rivendicazioni del brevetto dell’azienda B erano diversi.Il brevetto dell’azienda B includeva una limitazione strutturale del tipo «il primo rullo e il secondo rullo sono disposti parallelamente…», ma l’azienda C, «disponendo i rulli in posizione inclinata», era riuscita a eludere il brevetto dell’azienda B pur realizzando la stessa funzionalità.
L’azienda B si è vista costretta a rinunciare all’esercizio dei propri diritti. Nonostante i tre anni dedicati allo sviluppo e un investimento pari a diverse centinaia di milioni di yen, la barriera all’ingresso rappresentata dal brevetto si è rivelata di fatto inefficace.
L’ambito di applicazione del brevetto è definito dalle «rivendicazioni». Solo i prodotti o i metodi che presentano tutti gli elementi descritti nelle rivendicazioni rientrano, in linea di principio, nell’ambito di efficacia del diritto di brevetto. In altre parole, se manca anche un solo elemento delle rivendicazioni, non si configura una violazione del diritto, per quanto tecnicamente simile possa essere il prodotto o il metodo.
Il problema dell’azienda B era che le rivendicazioni erano eccessivamente specifiche e limitative. Nonostante l’essenza dell’invenzione risiedesse in un «meccanismo di trasporto efficiente», le rivendicazioni erano vincolate a una specifica forma di realizzazione, ovvero «rulli disposti parallelamente».I concorrenti, utilizzando questa descrizione specifica come punto di riferimento, hanno messo a punto soluzioni alternative (design-around) e sono riusciti a eludere la protezione del brevetto pur utilizzando, in sostanza, la stessa idea.
La redazione delle rivendicazioni (drafting delle rivendicazioni) è una delle attività più importanti e complesse nella pratica brevettuale.Una buona rivendicazione è costituita da una combinazione gerarchica di rivendicazioni ampie (rivendicazioni indipendenti), che cogliono in modo astratto l’essenza dell’invenzione, e di rivendicazioni ristrette (rivendicazioni dipendenti), che descrivono forme di realizzazione concrete. Le rivendicazioni ampie rendono difficile l’elusione del brevetto, mentre quelle ristrette fungono da piano di riserva in caso di rigetto durante il processo di esame.
Spesso l’inventore tende a descrivere in dettaglio ciò che ha effettivamente realizzato (la forma di realizzazione). Tuttavia, dal punto di vista della strategia brevettuale, ciò che conta non è «cosa è stato realizzato», bensì «cosa è stato inventato».Estrapolare il concetto tecnico dell’invenzione e formulare rivendicazioni in modo tale da rendere difficile l’elusione da parte dei concorrenti è la chiave per ottenere un brevetto efficace. Questo lavoro richiede esperienza e competenze specialistiche, rendendo indispensabile una stretta collaborazione con uno studio di consulenza in materia di brevetti.
L’azienda produttrice di materiali D e un laboratorio universitario hanno stipulato un contratto di ricerca e sviluppo congiunto per un nuovo materiale. Il contratto conteneva una clausola secondo cui «la gestione dei risultati della ricerca congiunta sarebbe stata decisa di comune accordo tra le parti», ma non specificava chiaramente l’attribuzione dei diritti né la ripartizione dei costi.Le due parti intrattenevano ottimi rapporti e nutrivano l’ottimismo che, «in caso di necessità, si sarebbe potuto giungere a una soluzione tramite il dialogo».
Al termine di due anni di ricerca congiunta, è nata un’invenzione rivoluzionaria. A questo punto è emerso il problema. L’azienda D ha sostenuto che, avendo sostenuto la maggior parte dei costi di ricerca, il brevetto dovesse essere di sua proprietà.D’altra parte, l’università sosteneva che l’idea alla base dell’invenzione fosse del professore del laboratorio e che, come minimo, si dovesse procedere a una domanda congiunta. Inoltre, anche in merito all’identificazione dell’inventore, le opinioni divergevano sul fatto se includere o meno i tecnici dell’azienda.
Alla fine, la domanda di brevetto subì un notevole ritardo e, nel frattempo, una terza parte presentò per prima una domanda relativa a una tecnologia simile. I rapporti tra le due parti si deteriorarono e la ricerca congiunta fu interrotta.
Nella ricerca e sviluppo congiunta, lasciare ambigua l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti equivale a gettare i semi di una controversia. In particolare per quanto riguarda i diritti di brevetto, vi sono numerosi aspetti su cui è necessario concordare preventivamente, quali l’identificazione degli inventori, la determinazione del richiedente, l’onere dei costi, l’ambito dei diritti di sfruttamento e la ripartizione dei proventi.
Ai sensi della legislazione giapponese, solo le persone fisiche (esseri umani) possono essere considerate inventori e il diritto di ottenere un brevetto spetta, in linea di principio, all’inventore.In caso di invenzione congiunta, tutti i co-inventori devono presentare congiuntamente la domanda di brevetto. Affinché un’azienda possa acquisire i diritti su un’invenzione realizzata da un dipendente, è necessaria la successione dei diritti tramite un regolamento sulle invenzioni d’ufficio o un contratto. Nel caso di ricerca congiunta con un’università, entrano in gioco anche i regolamenti sulle invenzioni d’ufficio dell’università, rendendo i rapporti di diritto ancora più complessi.
Al momento della stipula di un contratto di ricerca e sviluppo congiunto, è necessario definire in modo concreto e dettagliato le disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti.Tra i principali aspetti da considerare figurano i criteri di distinzione tra invenzioni individuali e invenzioni congiunte, le procedure di deposito della domanda di brevetto (chi ne assume la guida e come vengono sostenute le spese), l’attribuzione dei diritti (attribuzione esclusiva o condivisa, e quali quote di partecipazione), la concessione dei diritti di sfruttamento (condizioni per la concessione di licenze alla controparte),l’ammissibilità della concessione di licenze a terzi e la ripartizione dei ricavi, nonché l’ambito e la durata dell’obbligo di riservatezza.
Una clausola del tipo «da stabilirsi di comune accordo» può sembrare a prima vista flessibile, ma in caso di conflitto di interessi non costituisce alcun punto di riferimento. Proprio quando i rapporti sono buoni, stabilire regole chiare in previsione di future controversie costituisce la base per mantenere una collaborazione a lungo termine.
La società E, una start-up nel settore dei dispositivi medici, ha sviluppato un dispositivo diagnostico innovativo e, dopo aver depositato una domanda di brevetto in Giappone, ha presentato una domanda di brevetto internazionale (domanda PCT). Con la domanda PCT, intendeva assicurarsi la possibilità di depositare domande di brevetto in più paesi.
All’epoca l’azienda E versava in una situazione finanziaria difficile e prevedeva di effettuare le procedure di passaggio alla fase nazionale nei vari paesi solo una volta completata la raccolta dei fondi.Tuttavia, la raccolta dei fondi richiese più tempo del previsto e, quando se ne rese conto, il termine per il passaggio alla fase nazionale (30 o 31 mesi dalla data di priorità) era già scaduto in molti paesi. La strada verso l’ottenimento dei diritti negli Stati Uniti e in Europa, mercati particolarmente importanti, si era chiusa, costringendo la società E a rivedere radicalmente la propria strategia di espansione globale.
La domanda PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti) è un sistema vantaggioso che consente di designare numerosi paesi con un’unica domanda internazionale, ma di per sé non garantisce la concessione del diritto di brevetto nei singoli paesi. Per ottenere effettivamente i diritti, è necessario avviare la procedura di «passaggio alla fase nazionale» presso l’ufficio brevetti di ciascun paese (o regione) entro i termini previsti, presentando le traduzioni e versando le tasse.
Tale termine è di 30 mesi dalla data di priorità (di norma la data della prima domanda) nella maggior parte dei paesi, ma in alcuni casi può arrivare a 31 mesi. Se il termine viene superato anche solo di un giorno, in linea di principio diventa impossibile ottenere i diritti in quel paese. In alcuni paesi esistono misure di rimedio, ma la loro concessione è incerta e comporta costi aggiuntivi.
Nel caso dell’azienda E, la convinzione che «si potesse provvedere in un secondo momento» era troppo ottimistica e la gestione delle scadenze non era stata condotta con la dovuta rigorosità. Pur essendoci stati fattori esterni quali ritardi nel reperimento dei fondi, il problema fondamentale era la mancanza di un senso di urgenza riguardo all’avvicinarsi della scadenza.
Nel caso di una domanda PCT, il termine per il passaggio alla fase nazionale non deve assolutamente essere superato. È necessario garantire una gestione rigorosa delle scadenze e predisporre un sistema che consenta di valutare la necessità del passaggio almeno alcuni mesi prima della scadenza.
Anche in presenza di vincoli finanziari, è possibile decidere di procedere in via prioritaria con le procedure di transizione per i paesi strategicamente importanti (mercati principali, sedi produttive, paesi in cui operano i concorrenti, ecc.), rinviando invece la decisione per gli altri paesi. Non si tratta di una scelta «tutto o niente», ma è fondamentale stabilire le priorità in base alla strategia aziendale.
Inoltre, è indispensabile non affidare la gestione delle scadenze esclusivamente ai responsabili, ma istituire un sistema di controllo a livello organizzativo. Qualora si disponga di un contratto di consulenza con uno studio legale specializzato in brevetti, si raccomanda vivamente di affidare a quest’ultimo la gestione delle scadenze e di garantire un sistema che consenta di ricevere promemoria.
L’azienda chimica F ha sviluppato una nuova formulazione di catalizzatore in grado di ottimizzare notevolmente il processo di produzione. Poiché tale formulazione non era ricavabile dal prodotto tramite reverse engineering, l’azienda F ha ritenuto che «poiché la presentazione di una domanda di brevetto avrebbe comportato la divulgazione della formulazione, fosse più vantaggioso tutelarla come segreto commerciale».
Alcuni anni dopo, l’azienda concorrente G ha sviluppato, grazie alla propria attività di ricerca e sviluppo, una formulazione catalitica pressoché equivalente e ne ha depositato la domanda di brevetto.L’azienda F ha sostenuto di «averlo sviluppato per prima», ma non aveva conservato prove oggettive sufficienti a dimostrarlo (ad esempio, atti notarili che attestassero la data e l’ora dello sviluppo). Una volta registrato il brevetto dell’azienda G, l’azienda F si è trovata esposta al rischio di violazione del brevetto persino continuando a utilizzare il metodo di produzione tradizionale nel proprio stabilimento.
I metodi per proteggere un’invenzione si dividono, in linea di massima, in due categorie: i «brevetti» e i «segreti commerciali (trade secrets)». Il brevetto è un sistema che garantisce un diritto di esclusiva per un determinato periodo (20 anni dalla data di deposito) in cambio della divulgazione dell’invenzione. I segreti commerciali, invece, continuano a essere protetti fintanto che vengono mantenuti riservati senza essere divulgati, ma non conferiscono alcun diritto di esclusiva.
Ciò che l’azienda F aveva trascurato era il fatto che, anche nel caso di protezione tramite segreto commerciale, sussiste il rischio che un terzo realizzi autonomamente la stessa invenzione e ne ottenga il brevetto. In Giappone esiste un sistema denominato «diritto di uso anteriore», in base al quale chi, in buona fede, stava già attuando l’invenzione prima della presentazione della domanda di brevetto da parte di un altro soggetto, può continuare a farlo.Tuttavia, per far valere il diritto di uso anteriore, è necessario dimostrare che l’utilizzo era già in atto prima della presentazione della domanda. Poiché l’azienda F non aveva conservato in modo sistematico le prove necessarie a tale dimostrazione (registri di sviluppo, registri di produzione, documenti tecnici datati, ecc.), è diventato difficile far valere il diritto di uso anteriore.
La scelta tra «brevetto o segreto commerciale» deve essere effettuata tenendo conto in modo globale della natura della tecnologia, del contesto di mercato e delle risorse della propria azienda.
Tra i casi in cui è opportuno optare per il brevetto figurano le tecnologie che possono essere sottoposte a reverse engineering a partire dal prodotto, i settori in cui si ritiene che anche i concorrenti stiano lavorando a sviluppi simili e le tecnologie per le quali si possono prevedere ricavi da licenze. D’altra parte, tra i casi in cui è opportuno optare per il segreto commerciale si possono citare le tecnologie di processo non riconducibili al prodotto, le tecnologie il cui valore si mantiene per oltre 20 anni e le tecnologie la cui divulgazione potrebbe fornire spunti ai concorrenti.
Anche nel caso in cui si scelga di proteggere una tecnologia come segreto commerciale, è indispensabile assicurarsi di disporre di prove che consentano di far valere il diritto di uso anteriore in caso di necessità. Nello specifico, è possibile ricorrere a metodi quali l’apposizione della data sui registri di sviluppo, l’ottenimento di una data certa presso un ufficio notarile, l’apposizione di un timestamp sui dati elettronici e la conferma da parte di testimoni esterni all’azienda (ad esempio avvocati o consulenti in materia di brevetti).Inoltre, per garantire la tutela come segreto commerciale, è necessario predisporre un sistema di gestione che soddisfi i requisiti di «gestione riservata» previsti dalla Legge sulla concorrenza sleale (limiti di accesso, indicazione di riservatezza, formazione dei dipendenti, ecc.).
Presso la società H, una start-up tecnologica in rapida crescita, l’ingegnere di talento I ha sviluppato un algoritmo rivoluzionario durante il suo impiego; la società H lo ha integrato in un prodotto, ottenendo un grande successo. È stato ottenuto anche il brevetto e tutto sembrava procedere per il meglio.
Tuttavia, in seguito il signor I ha lasciato la società H per passare a un’azienda concorrente.Dopo il cambio di lavoro, il signor I ha avanzato una richiesta di risarcimento di ingente entità nei confronti della società H, sostenendo che «non gli fossero stati corrisposti i benefici adeguati relativi all’invenzione realizzata nell’ambito delle mansioni lavorative». Sebbene la società H disponesse di un regolamento sulle invenzioni realizzate nell’ambito delle mansioni lavorative, il suo contenuto era puramente formale: i criteri di calcolo del corrispettivo erano vaghi e le procedure di consultazione con i dipendenti non erano state adeguatamente espletate.
Il tribunale ha accertato che il regolamento sulle invenzioni in servizio della società H non aveva seguito in modo adeguato le procedure di consultazione e di ascolto delle opinioni dei dipendenti e ha ordinato alla società H il pagamento di un importo adeguato a titolo di «profitti equi», anziché del compenso previsto dal regolamento.
La legge giapponese sui brevetti prevede che, per le invenzioni realizzate dai dipendenti nell’ambito delle loro mansioni (invenzioni di servizio), il datore di lavoro (l’azienda) possa acquisire in anticipo il diritto di ottenere il brevetto (articolo 35 della legge sui brevetti). Molte aziende, sulla base di questa disposizione, hanno istituito un regolamento sulle invenzioni di servizio, attribuendo all’azienda i diritti relativi alle invenzioni dei dipendenti.
Tuttavia, a seguito della modifica della legge sui brevetti del 2015, affinché un regolamento sulle invenzioni di servizio sia valido, non è più sufficiente limitarsi a stabilire il regolamento stesso, ma è necessario soddisfare requisiti procedurali quali la consultazione dei dipendenti e l’ascolto delle loro opinioni in sede di elaborazione o modifica dello stesso.Inoltre, qualora il contenuto del corrispettivo o dei benefici stabiliti nel regolamento venga ritenuto «irragionevole», il tribunale può calcolare un «beneficio equo» e ordinarne il pagamento.
Il regolamento della Società H non soddisfaceva tali requisiti procedurali e, poiché anche i criteri di calcolo del corrispettivo erano poco chiari, ciò ha portato all’insorgere di una controversia.
Non è sufficiente che il regolamento sulle invenzioni in ambito lavorativo «esista» solo formalmente.Affinché siano giuridicamente validi e contribuiscano ad aumentare la motivazione dei dipendenti, è necessario che includano elementi quali la consultazione e l’ascolto delle opinioni dei dipendenti durante il processo di elaborazione, la chiarificazione dei criteri di calcolo del corrispettivo e dei benefici (contributo al fatturato, ricavi da licenze, effetti di riduzione dei costi, ecc.), la definizione concreta dei tempi e delle modalità di pagamento, nonché la revisione periodica e la comunicazione ai dipendenti.
Soprattutto nelle aziende orientate alla ricerca e sviluppo, la progettazione di incentivi adeguati per le invenzioni è fondamentale per assicurarsi e mantenere personale di alto livello. È auspicabile che il regolamento sulle invenzioni di servizio non sia considerato semplicemente una misura di prevenzione dei rischi legali, ma venga posizionato come un sistema volto a promuovere l’innovazione, in modo da risultare convincente anche per i dipendenti.
L’azienda J, produttrice di macchinari, ha depositato una domanda di brevetto relativa a un nuovo tipo di motore. Nel corso del procedimento di esame, ha ricevuto dall’esaminatore una notifica dei motivi di rigetto in cui veniva segnalata una somiglianza con la tecnica anteriore.Per superare tale rifiuto, il rappresentante della società J ha sostenuto, in una memoria, che «la caratteristica dell’invenzione in questione risiede nel fatto che i magneti del rotore sono disposti con un angolo specifico (30 gradi) e che, sotto questo aspetto, essa si differenzia chiaramente dalla tecnica anteriore»; il brevetto è stato quindi registrato senza intoppi.
Successivamente, la società J, ritenendo che i prodotti della società concorrente K violassero il proprio brevetto, ha intentato una causa. Nei prodotti della società K, l’angolo di disposizione dei magneti era di 25 gradi.La società J ha sostenuto che «sia 25 gradi che 30 gradi sono tecnicamente equivalenti e sostanzialmente identici», ma la società K ha ribattuto: «La società J ha ottenuto il brevetto sostenendo, durante il processo di esame, che proprio la “disposizione a 30 gradi” costituisse la caratteristica distintiva dell’invenzione. Affermare ora che anche i 25 gradi rientrino nell’ambito dei diritti costituisce un caso di preclusione».
Il tribunale ha accolto la tesi della società K e la società J è stata condannata.
Si tratta di una questione nota come «preclusione derivante dalla storia della domanda» o «preclusione derivante dalla storia dell’esame (prosecution history estoppel)».Nell’interpretare l’ambito di protezione di un brevetto, non si tiene conto solo del testo delle rivendicazioni, ma anche delle argomentazioni avanzate dal richiedente durante il processo di esame. Se, nel corso dell’esame, si è ottenuto il brevetto sostenendo un’interpretazione specifica e restrittiva, affermare in un secondo momento che «in realtà il significato era più ampio» può essere considerato inammissibile in base al principio di buona fede.
La società J, al fine di superare i motivi di rigetto, ha sottolineato il valore numerico di «30 gradi» come caratteristica essenziale dell’invenzione, ma in tal modo ha finito per restringere autonomamente l’ambito dei diritti. Se fosse riuscita a sostenere la differenza rispetto alla tecnica anteriore in altro modo, avrebbe potuto mantenere un ambito di diritti più ampio.
Le memorie e le richieste di modifica presentate durante il processo di esame sono documenti fondamentali che influenzano anche l’esercizio dei diritti dopo il rilascio del brevetto. Formulare affermazioni restrittive con troppa facilità, pensando solo a superare i motivi di rigetto immediati, può rivelarsi un ostacolo in futuro.
Nel redigere una memoria, è importante limitarsi alla restrizione minima necessaria, evitando di proporre autonomamente un’interpretazione eccessivamente restrittiva; distinguere le caratteristiche essenziali dell’invenzione da quelle non essenziali, valutando la differenziazione sugli aspetti non essenziali; e, in vista del futuro esercizio dei diritti, valutare con attenzione l’impatto delle argomentazioni presentate.
Poiché tale valutazione richiede un elevato livello di competenza specialistica, è auspicabile avvalersi della consulenza di un consulente in brevetti o di un consulente in brevetti di comprovata esperienza. Per le domande di brevetto particolarmente importanti, è necessario adottare una prospettiva strategica in ogni fase del processo di esame.
Gli insegnamenti che si possono trarre da questi casi sono molteplici, ma possono essere sintetizzati in alcuni principi fondamentali.
Il primo principio è «l’importanza della tempistica». Che si tratti della tempistica di deposito per evitare il rischio di perdita di novità, della gestione delle scadenze per il trasferimento nazionale del PCT o della gestione delle scadenze per il pagamento delle annualità, il sistema dei brevetti è rigoroso in materia di scadenze e, spesso, un’occasione persa non può essere recuperata. Un atteggiamento del tipo «lo farò più tardi» può portare a conseguenze fatali nel mondo dei brevetti.
Il secondo principio è la «progettazione strategica dei diritti». Le rivendicazioni troppo restrittive consentono l’elusione, mentre quelle troppo ampie comportano il rischio di rigetto in sede di esame. Cogliere con precisione l’essenza dell’invenzione e definire un ambito di diritti che sia difficile da eludere per i concorrenti e al contempo registrabile è la chiave per ottenere un brevetto efficace.
Il terzo principio è la «documentazione e la conservazione delle prove». Accordi sull’attribuzione dei diritti nell’ambito di sviluppi congiunti, prove di uso precedente in caso di protezione come segreto commerciale, adempimento delle procedure previste dal regolamento sulle invenzioni d’ufficio: gli accordi verbali o i presupposti impliciti non servono a nulla in caso di controversia.Documentare tutti gli aspetti rilevanti e conservare sistematicamente le prove necessarie consente di prevenire future controversie e di essere preparati qualora queste dovessero insorgere.
Il quarto principio è la «collaborazione con gli esperti». Il diritto dei brevetti è complesso sia dal punto di vista tecnico che giuridico e, considerando la dimensione internazionale, occorre tenere conto anche delle differenze tra i sistemi giuridici dei vari paesi. Per quanto eccellenti possano essere i tecnici interni all’azienda, è difficile gestire internamente tutte le attività relative ai brevetti.Collaborare costantemente con esperti quali consulenti in materia di brevetti e avvocati specializzati in diritto dei brevetti, ricevendo un supporto coerente dalla definizione della strategia di deposito fino all’esercizio dei diritti, rappresenta il modo migliore per prevenire i problemi prima che si verifichino.
Il brevetto non è fine a se stesso. È uno «strumento» per proteggere l’attività, costruire un vantaggio competitivo e recuperare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Per sfruttare al massimo tale strumento, è indispensabile adottare una prospettiva che consideri la strategia di proprietà intellettuale e quella aziendale come un tutt’uno, tenendo presente la strategia di uscita sin dalla fase di sviluppo tecnologico.
Se avete domande o desiderate approfondire determinati argomenti, non esitate a contattarci. Siamo inoltre disponibili a valutare scenari specifici in base alla vostra situazione individuale e a fornire consigli concreti sulle misure preventive.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dalla deposizione di brevetti, marchi, disegni e modelli e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).