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«Abbiamo chiesto a ChatGPT di proporre un nome per il nostro marchio» — è un’affermazione che si sente sempre più spesso nelle startup e nei contesti di nuove iniziative imprenditoriali.Si chiedono all’IA di proporre diversi nomi candidati, si sceglie quello che suona meglio e lo si adotta così com’è per il logo o la confezione. A prima vista sembra un approccio intelligente, ma sapete che, qualora quel nome fosse identico o simile a un marchio registrato di un’altra azienda, si corre il rischio di ricevere richieste di cessazione dell’uso e di risarcimento danni per violazione del diritto di marchio?
In questo articolo illustreremo il quadro generale dei rischi relativi ai marchi generati dall’IA e forniremo indicazioni concrete su come utilizzare al meglio l’IA evitando tali rischi. In sintesi, sebbene l’IA possa rivelarsi un eccellente “interlocutore con cui confrontarsi”, affidare la ricerca e il deposito dei marchi a un avvocato specializzato in proprietà industriale rappresenta la scelta più sicura e conveniente in termini di rapporto qualità-prezzo.
Indice
I modelli linguistici su larga scala (LLM), tra cui ChatGPT, apprendono da un’enorme quantità di dati testuali presenti su Internet. Tra questi sono inclusi in gran numero nomi di marchi aziendali, nomi di prodotti e nomi di servizi, ovvero marchi registrati.L’IA non è in grado di valutare se «questa parola sia un marchio registrato» o se «questo nome non debba essere utilizzato». Si limita semplicemente a generare statisticamente «sequenze di caratteri che suonino naturali e accattivanti».
Di conseguenza, non è affatto improbabile che tra i nomi di marchi proposti dall’IA si trovino nomi identici o simili a quelli già registrati come marchi da altre aziende. Esiste una struttura paradossale per cui, più i dati di addestramento sono abbondanti, più è facile che vengano generate stringhe di caratteri simili ai marchi esistenti.
In materia di violazione dei diritti di marchio, le affermazioni del tipo «non ne ero a conoscenza» o «non vi era dolo» hanno ben poca rilevanza. La legge giapponese sui marchi si basa sul presupposto che, poiché i marchi registrati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, fosse possibile venirne a conoscenza effettuando un’adeguata ricerca.
⚠ Attenzione alla presunzione di negligenza
: l’articolo 39 della legge sui marchi applica per analogia l’articolo 103 della legge sui brevetti, per cui nella violazione del diritto di marchio si presume la negligenza. In altre parole, non è ammessa la difesa secondo cui «non vi è negligenza da parte mia poiché il nome è stato proposto dall’IA»; la mancata esecuzione della ricerca sui marchi è di per sé considerata negligenza.Il fatto di aver utilizzato o meno l’intelligenza artificiale non influisce in alcun modo sulla sussistenza o meno della violazione.
L’IA presenta un fenomeno denominato «allucinazione». Si tratta del problema per cui vengono fornite informazioni non basate sui fatti come se fossero corrette. Anche nella generazione di nomi di marchio, l’IA può rispondere con grande sicurezza che «questo nome non è registrato come marchio», ma la risposta stessa potrebbe essere un’allucinazione.
💡 La trappola delle allucinazioni
: anche se si chiede all’IA «Questo nome è registrato come marchio?», non ci si può aspettare una risposta accurata. L’IA non accede in tempo reale al database dei marchi, ma si limita a generare una «risposta plausibile» entro i limiti dei dati di addestramento. È estremamente pericoloso utilizzare la risposta dell’IA come sostituto di una ricerca sui marchi.
Come viene quindi valutata la «somiglianza» tra marchi? Secondo i criteri di esame dell’Ufficio Brevetti, la valutazione si basa sui seguenti tre elementi.
Valutazione della somiglianza dei marchi: i tre elementi
| Elemento | Contenuto | Esempio di valutazione |
|---|---|---|
| Aspetto esteriore | Se l’aspetto dei caratteri è simile | Ad esempio, «SONY» e «SONI» |
| Pronuncia | La pronuncia è simile? | «Askul» e «Askool», ecc. |
| Concetto | Se il significato o l’immagine sono simili | «King» e «Re», ecc. |
Se anche solo uno di questi tre elementi viene giudicato simile, è possibile che il marchio nel suo complesso venga considerato simile. Poiché l’IA non è in grado di effettuare valutazioni di somiglianza da questo punto di vista, è possibile che si verifichino casi in cui un nome giudicato “originale” dall’IA risulti in realtà simile nella pronuncia a un marchio già esistente.
Se si utilizza un nome di marchio generato dall’IA senza aver effettuato ricerche adeguate, si corrono i seguenti tre gravi rischi.
Qualora si utilizzi un nome identico o simile a un marchio registrato di un’altra società per prodotti o servizi identici o simili, si rischia di ricevere dal titolare del marchio una richiesta di cessazione dell’uso e una richiesta di risarcimento danni. Se la richiesta di cessazione viene accolta, sarà necessario interrompere immediatamente l’uso di tale nome.
⚠ Calcolo dell’importo del risarcimento
Ai sensi dell’articolo 38 della Legge sui marchi, l’importo del risarcimento viene calcolato in base all’ammontare dei profitti realizzati dall’autore della violazione o all’equivalente dei canoni di licenza. Maggiore è la dimensione dell’attività, più elevato sarà l’importo del risarcimento; non sono rari casi in cui il risarcimento raggiunge importi compresi tra alcuni milioni e diverse decine di milioni di yen. Inoltre, in alcuni casi possono essere aggiunte anche le spese legali.
Qualora si fosse costretti a cambiare il nome del marchio a seguito di una richiesta di cessazione, i costi sarebbero incalcolabili. Ridesegno del logo, rinnovamento delle confezioni, modifica del sito web, rifacimento di biglietti da visita e materiale promozionale, cambio di dominio: tutto dovrebbe essere rifatto da zero.
⚠ Anche le perdite immateriali sono ingenti
. Non si tratta solo di costi finanziari. Il cambio del nome del marchio comporta azzeramento della notorietà e della fiducia acquisite fino a quel momento presso la clientela. La perdita del posizionamento SEO, la confusione tra i follower sui social media e i costi legati alle spiegazioni da fornire ai partner commerciali sono tutte perdite difficili da quantificare che graveranno sull’attività per un lungo periodo.
Anche se si tentasse di registrare come marchio un nome generato dall’intelligenza artificiale, qualora risultasse simile a un marchio preesistente verrebbe emessa una notifica di rifiuto e la registrazione non verrebbe concessa. Non solo le spese di deposito (timbri fiscali + onorari dell’agente) andrebbero sprecate, ma, se si continuasse a utilizzare il nome senza averlo registrato, il rischio di violazione non verrebbe eliminato.
⚠ Attenzione alla doppia perdita: se si decide di cambiare il nome
dopo il rifiuto, oltre ai costi di rebranding, anche le spese di deposito (di solito a partire da 12.000 yen) risulteranno irrecuperabili. Presentare una domanda senza aver effettuato una ricerca preliminare comporta proprio una «doppia perdita».
Nella tabella seguente abbiamo sintetizzato i tre rischi.
| Rischio | Descrizione | Danni previsti |
|---|---|---|
| Richiesta di ingiunzione e risarcimento danni | Ordinanza di cessazione dell’uso e risarcimento pecuniario | Da alcune centinaia di milioni a diverse decine di milioni di yen |
| Costi di rebranding | Rinnovamento completo di logo, packaging, sito web ecc. | Costi diretti + perdita del valore del marchio |
| Rifiuto della registrazione | Rigetto della domanda per somiglianza con un marchio anteriore | Perdita delle spese di deposito + persistenza del rischio di violazione |
Non è necessario escludere completamente l’IA. L’importante è delimitarne correttamente il ruolo e abbinarla a un processo di verifica condotto da esseri umani (esperti). Si prega di mettere in pratica i seguenti 4 passaggi.
Fase 1: Considerare l’IA come un semplice «spalla»
Chieda all’IA di «proporre 20 nomi in linea con il concetto del marchio» e utilizzi tali suggerimenti come spunto per le idee.In questa fase è fondamentale considerare i suggerimenti dell’IA non come «proposte definitive», ma come «punti di partenza». Valutate con occhio umano la sonorità, la facilità di memorizzazione e la coerenza con l’immagine del marchio, restringendo la rosa dei candidati a 5-6 opzioni. In questa fase potrete sfruttare al massimo il punto di forza dell’IA (la generazione di un gran numero di varianti).
Fase 2: Selezione preliminare tramite ricerche su Google e sui social media
Cercate i nomi dei candidati selezionati su Google e sui social media (X, Instagram, ecc.). Verificate se esistano già aziende o marchi con lo stesso nome e se il dominio sia già stato registrato. Sebbene non si tratti di una ricerca ufficiale sui marchi registrati, questa procedura è efficace come filtro per escludere tempestivamente i nomi che presentano evidenti conflitti. In questa fase sarà possibile restringere ulteriormente la rosa dei candidati a 2-3 opzioni.
Fase 3: Ricerca semplificata su J-PlatPat (piattaforma di informazioni sui brevetti)
Si effettuano ricerche sui nomi candidati rimanenti utilizzando J-PlatPat (https://www.j-platpat.inpit.go.jp/), il database gratuito fornito dall’Ufficio dei Brevetti.Effettuando una ricerca per denominazione dalla scheda «Marchi» è possibile verificare in modo sommario se esistono marchi registrati identici o simili. Tuttavia, la ricerca su J-PlatPat è pur sempre di natura sommaria e richiede conoscenze specialistiche per valutare l’ambito di somiglianza e impostare correttamente le classi dei prodotti e dei servizi designati.
Fase 4: Affidare la ricerca sui marchi e la presentazione della domanda a un avvocato specializzato in proprietà industriale
Una volta individuato il candidato definitivo, si raccomanda di incaricare un avvocato specializzato in proprietà industriale di effettuare una ricerca formale sui marchi (ricerca sui marchi precedenti) e di avviare la procedura di deposito.Il consulente in materia di marchi, avvalendosi non solo di J-PlatPat ma anche di banche dati a pagamento e di precedenti esempi di esame, valuterà in modo globale la somiglianza sulla base dei tre elementi: aspetto, denominazione e concetto. Inoltre, fornirà un supporto completo che spazia dalla selezione delle classi più adeguate (prodotti e servizi designati) alla valutazione preventiva del rischio di rigetto, fino all’elaborazione della strategia di deposito.
💡 Attenzione al principio del “primo a depositare” — la regola del “chi prima arriva, meglio alloggia”
Il sistema giapponese dei marchi adotta il principio del “primo a depositare” (il diritto spetta a chi deposita per primo la domanda).Se si rimanda la domanda pensando «una volta scelto un buon nome, lo depositerò più avanti», si corre il rischio che qualcun altro depositi prima un marchio identico o simile. Una volta definito il nome del marchio, è fondamentale avviare le procedure di deposito il prima possibile.
Molti potrebbero pensare: «Se effettuassi personalmente la ricerca su J-PlatPat e presentassi la domanda, non riuscirei a contenere i costi?». Tuttavia, la registrazione di un marchio non è una semplice questione di compilazione di documenti, bensì una strategia di proprietà intellettuale che richiede valutazioni specialistiche. Di seguito illustriamo tre motivi per cui è opportuno affidarsi a un consulente in brevetti.
La valutazione della somiglianza dei marchi non si limita al semplice confronto di stringhe di caratteri. Il consulente in materia di proprietà industriale valuta in modo globale i tre elementi – aspetto, denominazione e concetto – sulla base di precedenti decisioni, giurisprudenza e criteri di esame dell’Ufficio Brevetti.Ad esempio, anche se una ricerca fonetica su J-PlatPat non produce alcun risultato, può comunque verificarsi che un marchio venga giudicato simile in base all’aspetto o al concetto. Un’analisi così articolata risulta difficile sia per l’intelligenza artificiale che per i non addetti ai lavori. Solo grazie all’esperienza e alle conoscenze specialistiche di un avvocato specializzato in proprietà industriale è possibile effettuare una valutazione accurata dei rischi.
Per la registrazione di un marchio è necessaria la designazione delle «classi». Il sistema giapponese dei marchi prevede classi da 1 a 45 e la scelta della classe in cui presentare la domanda incide direttamente sull’ambito di protezione e sui costi. Se la classe scelta è troppo ampia, i costi aumentano; se è troppo ristretta, la protezione risulta insufficiente.Il consulente in materia di brevetti seleziona le classi e i prodotti e servizi designati più adeguati, tenendo conto dell’attività aziendale e delle prospettive future. In questo modo è possibile garantire, senza sprechi, un ambito di tutela necessario e sufficiente.
Non è raro che, dopo la presentazione della domanda, si riceva dall’Ufficio Brevetti una notifica dei motivi di rigetto. In tal caso, è necessario presentare una memoria difensiva o una richiesta di correzione procedurale per contestare tali motivi.Il consulente in materia di brevetti elabora una replica persuasiva alle osservazioni dell’esaminatore, citando fondamenti giuridici e precedenti decisioni. È difficile presentare una replica in proprio e, se non si adotta una risposta adeguata, la domanda potrebbe essere respinta, rendendo necessaria una nuova presentazione.
Si prega di consultare la tabella comparativa riportata di seguito per verificare le differenze tra la presentazione della domanda in autonomia e l’affidamento dell’incarico a un consulente in brevetti.
| Elementi di confronto | Deposito autonomo | Ricorso a un consulente in brevetti |
|---|---|---|
| Accuratezza della ricerca sui marchi | Solo ricerca semplificata su J-PlatPat | Database a pagamento + precedenti decisionali + analisi dei 3 elementi |
| Selezione delle classi | Valutazione autonoma (rischio di omissioni o eccessi) | Ottimizzazione basata sulla strategia aziendale |
| Risposta ai motivi di rigetto | Gestione autonoma (bassa percentuale di successo) | Contestazione basata su fondamenti giuridici |
| Tasso di successo nella registrazione | Bassa (elevato rischio di omissioni) | Elevata (previa verifica preliminare) |
| Costo totale | Conveniente, ma con costi elevati in caso di errore | Comporte costi iniziali, ma garantisce sicurezza a lungo termine |
Nell’era dell’IA, il concetto più importante nella creazione dei nomi di marca si sintetizza nella seguente frase:
L’IA è «l’assistente dello chef che prepara gli ingredienti»,
mentre il consulente in materia di brevetti è «lo chef che regola i sapori e garantisce la sicurezza»
Chiedere all’IA di fornire un gran numero di idee per il nome del marchio è un primo passo estremamente efficiente. Tuttavia, verificare se i nomi candidati violino diritti di marchio, se siano registrabili e in quale classe debbano essere depositati — tali valutazioni giuridiche e procedure rientrano nell’ambito di competenza del consulente in materia di brevetti.
Proprio perché viviamo in un’epoca in cui non è più possibile giustificarsi dicendo «non lo sapevo» quando si utilizzano nomi generati dall’IA così come sono, comprendere e mettere in pratica la ripartizione ottimale dei ruoli tra l’IA e il consulente in materia di brevetti rappresenta il modo migliore per proteggere il Suo marchio.
Per consulenze o preventivi in materia di marchi, non esiti a contattarci tramite il modulo sottostante.
La protezione del marchio nell’era dell’IA: compia il primo passo.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX — Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assistiamo clienti in un’ampia gamma di settori — tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità — in ogni fase, dalla deposizione di domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).