«Abbiamo ideato il design di un nuovo prodotto rivoluzionario, ma temiamo che possano comparire prodotti contraffatti prima del lancio»; «In qualità di start-up, desideriamo costituire al più presto un portafoglio di proprietà intellettuale per attirare l’attenzione degli investitori»——.
Per gli imprenditori e i responsabili dello sviluppo che operano in prima linea nel mondo degli affari, la protezione del design, ovvero la rapidità con cui si ottiene il «diritto di disegno o modello», si riflette direttamente sulla competitività dell’azienda. In genere, l’esame ordinario di un disegno o modello richiede da sei mesi a un anno circa dal momento della presentazione della domanda fino all’emissione del primo giudizio; tuttavia, tali tempi non consentono di stare al passo con la rapidità dei mercati odierni, caratterizzati da tendenze in rapida evoluzione.
È qui che entra in gioco il sistema di «esame e giudizio accelerati» offerto dall’Ufficio dei Brevetti.
Nel presente articolo, sulla base delle linee guida più recenti, riviste nel marzo dell’anno Reiwa 7 (2025), illustreremo in modo esaustivo, dal punto di vista di un consulente in brevetti con una lunga esperienza e consulente strategico in materia di diritti di design, tutte le conoscenze necessarie per utilizzare al meglio questo sistema e ottenere i diritti nel minor tempo possibile.Con un volume imponente di 3.500 caratteri, approfondiremo le «insidie» pratiche e i consigli per interagire con gli esaminatori.
Indice
Il sistema di esame e trattamento accelerati dei disegni e modelli è stato applicato sin dalla sua introduzione nel Showa 62 (1987) per rispondere all’esigenza sociale di una protezione tempestiva dei disegni e modelli.
Innanzitutto, è opportuno definire chiaramente due termini che possono facilmente essere confusi.
Con la presente revisione, alcuni requisiti sono stati chiariti ulteriormente, in linea con il recente rafforzamento del sostegno alle start-up e con la maturazione dell’applicazione dei «nuovi oggetti di protezione (edifici, interni, immagini)» introdotti dalla modifica legislativa del primo anno dell’era Reiwa. Se si presenta una domanda basandosi su informazioni obsolete senza conoscere le norme più recenti, si corre il rischio che la domanda venga respinta per carenze nei requisiti e, di conseguenza, che l’ottenimento del diritto subisca ritardi.
Il diritto di disegno o modello sorge solo una volta effettuata la «registrazione». Anche se la domanda è in fase di esame, non è possibile richiedere un provvedimento inibitorio contro i prodotti contraffatti prima della registrazione. Avvalendosi dell’esame anticipato, è possibile ottenere la registrazione nel giro di pochi mesi dalla presentazione della domanda (a seconda dei casi, circa 2-3 mesi), consentendo così di erigere una solida barriera legale prima che i concorrenti possano emularla.
L’esame accelerato non si applica incondizionatamente a tutte le domande di registrazione. È necessario che la domanda rientri in una delle tre categorie riportate di seguito. Verifichi innanzitutto, tramite la seguente lista di controllo, a quale categoria si applica la domanda della Sua azienda.
[Lista di controllo per la determinazione dell’idoneità]
Non è sufficiente il semplice fatto di «produrre il prodotto». È necessario dimostrare la presenza di una delle seguenti «situazioni di urgenza»:
Il punto di vista del professionista:
nella pratica, la situazione più comune è la presentazione della domanda in fase di «preparazione alla produzione». Per poter affermare che «i preparativi sono a uno stadio avanzato», è fondamentale poter fornire prove oggettive che dimostrino che non si tratta di una semplice fase concettuale, ma che siano disponibili, ad esempio, ordini concreti per gli stampi, disegni in fase finale di realizzazione del prodotto o documenti relativi a decisioni interne.
Come pilastro della strategia di crescita del Giappone, alle startup vengono offerte condizioni estremamente vantaggiose. La definizione è stabilita in modo rigoroso come segue.
| Categoria | Requisiti temporali | Requisiti relativi alle dimensioni e ai rapporti di controllo |
|---|---|---|
| Lavoratori autonomi | Da meno di 10 anni dall’avvio dell’attività | Nessun requisito specifico |
| Società di piccole dimensioni | Con meno di 10 anni dalla costituzione | Con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 20 (non superiore a 5 nei settori del commercio e dei servizi) e non controllata da grandi imprese |
| Società di medie dimensioni | Con meno di 10 anni dalla costituzione | Capitale sociale pari o inferiore a 300 milioni di yen e non controllata da grandi imprese |
*Per «non essere controllata da una grande impresa» si intende una situazione in cui una singola grande impresa non detenga più della metà delle azioni, né più grandi imprese detengano congiuntamente più dei due terzi delle azioni.
Se si prevede un'espansione a livello globale, questo è il requisito che presenta minori ostacoli. Qualora si sia depositata all’estero una domanda di disegno o modello identica a quella presentata in Giappone, è possibile richiedere l’esame accelerato senza dover dimostrare la contraffazione o l’urgenza.
Questo rappresenta la principale «insidia» nella pratica. È necessario prestare attenzione poiché i casi riportati di seguito, in linea di principio, non rientrano nell’ambito di applicazione.
La caratteristica principale dell’esame accelerato per le startup è l’integrazione nel processo di un «colloquio» con l’esaminatore. Ciò non solo accelera l’esame, ma costituisce anche un potente strumento per migliorare la qualità dei diritti.
In base alle linee guida, è possibile prevedere i seguenti vantaggi:
Prospettiva professionale:
il colloquio può svolgersi anche online. Grazie alla presenza di un consulente in brevetti, è possibile condurre contemporaneamente un «dialogo tecnico» e una «negoziazione giuridica» con l’esaminatore, al fine di evitare il rigetto e definire l’ambito di protezione (scope) ottimale per tutelare la propria attività.
Per ottenere l’esame accelerato, è necessario redigere una «Dichiarazione motivata relativa all’esame accelerato» e presentarla all’Ufficio Brevetti.
Non è sufficiente limitarsi a scrivere semplicemente “Si richiede un’accelerazione” nella memoria esplicativa.
Quando si richiede un esame accelerato, l’ostacolo più difficile da superare, nonché l’elemento che determina l’esito dell’esame, è la relazione sulla «ricerca sui disegni e modelli precedenti». In base alle linee guida (3-5), al richiedente viene richiesta una ricerca di elevata precisione.
Sulla base degli esempi riportati nelle linee guida, è necessario fornire una descrizione concreta come illustrato di seguito.
«Per quanto riguarda il Bollettino dei disegni e modelli del Giappone, è stata effettuata una ricerca completa su tutti i documenti relativi ai 15 anni precedenti la data di deposito della presente domanda, nell’ambito della sottoclassificazione (biciclette) della tabella di classificazione dei disegni e modelli.Di conseguenza, sono stati individuati tre casi, tra cui la pubblicazione relativa al disegno o modello registrato n. 〇〇〇〇〇; tuttavia, essi presentavano differenze rispetto alla presente domanda per quanto riguarda la configurazione di 〇〇, pertanto si è ritenuto che il disegno o modello oggetto della presente domanda possieda novità.»
Il punto di vista del professionista: cosa fare se la ricerca non ha individuato alcuna somiglianza?
Se, nonostante la ricerca, non si individuano affatto disegni simili, la tecnica professionale consiste nell’allegare «documentazione che illustri lo standard generale dei disegni e modelli di riferimento» anziché limitarsi a scrivere semplicemente «nessuna». In questo modo, si infonde nell’esaminatore la fiducia che sia stata «effettuata una ricerca adeguata», favorendo così un avvio agevole dell’esame.
Anche se si dovesse ricevere una «decisione di rigetto» in sede di primo esame, esiste ancora una via per ottenere una decisione rapida: il «procedimento accelerato».
Nel corso dell’esame accelerato (fase di giudizio), può essere necessario illustrare «segreti commerciali» che non possono essere resi pubblici, quali la situazione relativa alle imitazioni o i piani aziendali specifici. Sebbene la memoria esplicativa diventi accessibile a chiunque dopo la registrazione, è possibile richiedere un’«udienza» per illustrare oralmente i segreti importanti, omettendo così la loro trascrizione scritta. In questo modo, si può beneficiare di un esame accelerato senza rivelare le proprie strategie alla concorrenza (Linee guida 4-3).
La procedura di esame accelerato è complessa e, se svolta autonomamente, comporta un notevole dispendio di tempo e rischi. Il motivo per cui è opportuno affidarsi a un consulente in brevetti, in quanto esperto del settore, è che il suo intervento offre un valore che va ben oltre la semplice «delega».
Se si commettono errori nelle norme pratiche di dettaglio – come la valutazione del «rapporto di controllo da parte di una grande impresa» nella definizione di start-up o la tempistica di passaggio da una domanda collettiva di disegni e modelli a una domanda singola – si riceverà un «avviso di irregolarità (ordine di correzione)» dall’Ufficio Brevetti, con una conseguente perdita di tempo di diversi mesi. Affidandovi a un professionista, è possibile presentare la domanda in un tempo minimo di un giorno.
La creazione di formule di ricerca su J-PlatPat richiede competenze tecniche avanzate. Anziché esaminare alla cieca 15 anni di pubblicazioni ufficiali, individuiamo le «classificazioni» che l’esaminatore utilizzerebbe effettivamente per la ricerca e forniamo spiegazioni comparative convincenti, migliorando notevolmente il tasso di registrazione.
Soprattutto nel caso delle startup, la gestione del colloquio è fondamentale. Solo un consulente in brevetti con una vasta esperienza nel conseguimento di diritti di proprietà intellettuale è in grado di valutare immediatamente, in risposta alle indicazioni dell’esaminatore, «quale entità di modifica non incida sull’attività aziendale» e di fornire una risposta immediata.
Il sistema di esame e giudizio accelerati dei disegni e modelli si sta evolvendo, in base alle linee guida aggiornate del 2025, verso un’applicazione più in linea con la «realtà aziendale».
Proteggere tempestivamente la proprietà intellettuale non è una semplice misura di prevenzione dei rischi. Si tratta di un investimento strategico volto a dichiarare al mercato che «questo design è un diritto legittimo della Sua azienda» e a consolidare il valore del marchio aziendale.
Innanzitutto, il nostro studio offre una valutazione gratuita per verificare se il design della Sua azienda sia idoneo all’esame accelerato. La invitiamo a consultarci prima che compaiano prodotti contraffatti e prima di perdere questa opportunità. I nostri esperti avvocati specializzati in proprietà industriale sosterranno con il massimo impegno la gestione dinamica della Sua azienda.
I nostri avvocati specializzati in diritto industriale, con una vasta esperienza, vi assisteranno nell’ottenimento dei diritti in modo sicuro e rapido.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).