Esame e ricorso accelerati per i design in Giappone: guida aggiornata al 2025

«Abbiamo ideato il design di un nuovo prodotto rivoluzionario, ma temiamo che possano comparire prodotti contraffatti prima del lancio»; «In qualità di start-up, desideriamo costituire al più presto un portafoglio di proprietà intellettuale per attirare l’attenzione degli investitori»——.

Per gli imprenditori e i responsabili dello sviluppo che operano in prima linea nel mondo degli affari, la protezione del design, ovvero la rapidità con cui si ottiene il «diritto di disegno o modello», si riflette direttamente sulla competitività dell’azienda. In genere, l’esame ordinario di un disegno o modello richiede da sei mesi a un anno circa dal momento della presentazione della domanda fino all’emissione del primo giudizio; tuttavia, tali tempi non consentono di stare al passo con la rapidità dei mercati odierni, caratterizzati da tendenze in rapida evoluzione.

È qui che entra in gioco il sistema di «esame e giudizio accelerati» offerto dall’Ufficio dei Brevetti.

Nel presente articolo, sulla base delle linee guida più recenti, riviste nel marzo dell’anno Reiwa 7 (2025), illustreremo in modo esaustivo, dal punto di vista di un consulente in brevetti con una lunga esperienza e consulente strategico in materia di diritti di design, tutte le conoscenze necessarie per utilizzare al meglio questo sistema e ottenere i diritti nel minor tempo possibile.Con un volume imponente di 3.500 caratteri, approfondiremo le «insidie» pratiche e i consigli per interagire con gli esaminatori.

1. Che cos’è il sistema di esame anticipato dei disegni e modelli? (Panoramica e punti salienti della revisione del 2025)

Il sistema di esame e trattamento accelerati dei disegni e modelli è stato applicato sin dalla sua introduzione nel Showa 62 (1987) per rispondere all’esigenza sociale di una protezione tempestiva dei disegni e modelli.
Innanzitutto, è opportuno definire chiaramente due termini che possono facilmente essere confusi.

• Esame anticipato: procedura volta ad accelerare il primo giudizio da parte dell’esaminatore (decisione di registrazione o notifica dei motivi di rigetto).
• Esame accelerato: procedura volta ad anticipare l’esame da parte del giudice nel «ricorso contro la decisione di rigetto» presentato a seguito di una decisione di rigetto.

[L’importanza della revisione del marzo 2025]

Con la presente revisione, alcuni requisiti sono stati chiariti ulteriormente, in linea con il recente rafforzamento del sostegno alle start-up e con la maturazione dell’applicazione dei «nuovi oggetti di protezione (edifici, interni, immagini)» introdotti dalla modifica legislativa del primo anno dell’era Reiwa. Se si presenta una domanda basandosi su informazioni obsolete senza conoscere le norme più recenti, si corre il rischio che la domanda venga respinta per carenze nei requisiti e, di conseguenza, che l’ottenimento del diritto subisca ritardi.

2. Elenco di valutazione dei «tre casi» ammissibili all’esame accelerato

L’esame accelerato non si applica incondizionatamente a tutte le domande di registrazione. È necessario che la domanda rientri in una delle tre categorie riportate di seguito. Verifichi innanzitutto, tramite la seguente lista di controllo, a quale categoria si applica la domanda della Sua azienda.

Approfondimento dei singoli requisiti

① Domanda relativa alla realizzazione (casi che richiedono urgenza)

Non è sufficiente il semplice fatto di «produrre il prodotto». È necessario dimostrare la presenza di una delle seguenti «situazioni di urgenza»:

• Imitazione da parte di terzi: nel caso in cui sia evidente che un’altra società stia producendo o vendendo un disegno o modello identico o simile senza autorizzazione.
• Ricezione di una diffida: nel caso in cui la propria azienda abbia ricevuto da un’altra società una diffida in cui si sostiene che i propri prodotti costituiscano una violazione del diritto di disegno o modello.
• Richiesta di concessione di licenza: nel caso in cui un terzo richieda un contratto di licenza affermando: «Vorrei poter utilizzare quel disegno o modello».

② Domande di registrazione presentate da startup

Come pilastro della strategia di crescita del Giappone, alle startup vengono offerte condizioni estremamente vantaggiose. La definizione è stabilita in modo rigoroso come segue.

*Per «non essere controllata da una grande impresa» si intende una situazione in cui una singola grande impresa non detenga più della metà delle azioni, né più grandi imprese detengano congiuntamente più dei due terzi delle azioni.

③ Domande relative a paesi esteri

Se si prevede un'espansione a livello globale, questo è il requisito che presenta minori ostacoli. Qualora si sia depositata all’estero una domanda di disegno o modello identica a quella presentata in Giappone, è possibile richiedere l’esame accelerato senza dover dimostrare la contraffazione o l’urgenza.

3. [Importante] Casi esclusi e punti da tenere presenti (prassi aggiornata al 2025)

Questo rappresenta la principale «insidia» nella pratica. È necessario prestare attenzione poiché i casi riportati di seguito, in linea di principio, non rientrano nell’ambito di applicazione.

4. Da non perdere per le startup! Acquisizione strategica dei diritti tramite il «colloquio»

La caratteristica principale dell’esame accelerato per le startup è l’integrazione nel processo di un «colloquio» con l’esaminatore. Ciò non solo accelera l’esame, ma costituisce anche un potente strumento per migliorare la qualità dei diritti.
In base alle linee guida, è possibile prevedere i seguenti vantaggi:

• Presentazione diretta del ruolo del disegno o modello nell’attività aziendale: comunicando direttamente all’esaminatore l’importanza che quel disegno o modello riveste per l’attività aziendale, è possibile approfondire la comprensione della sua originalità.
• Identificazione tempestiva ed eliminazione dei motivi di rigetto: l’esaminatore illustrerà una sintesi dei motivi di rigetto già individuati al momento del colloquio.
• Suggerimenti proattivi in materia di correzioni e divisioni: è possibile ricevere direttamente dall’esaminatore consigli strategici del tipo «Se corregge questo punto in questo modo, la registrazione sarà possibile» oppure «Questa parte dovrebbe essere oggetto di una domanda di divisione per costituire un diritto separato».

5. Fasi della procedura di domanda e documenti necessari

Per ottenere l’esame accelerato, è necessario redigere una «Dichiarazione motivata relativa all’esame accelerato» e presentarla all’Ufficio Brevetti.

Punti chiave della procedura

• Tempistica di presentazione: è possibile presentarla in qualsiasi momento a partire dalla data di deposito della domanda.
• Tasse: le tasse da versare all’Ufficio Brevetti sono «completamente gratuite». A differenza dei brevetti (che possono comportare costi dell’ordine di alcune decine di migliaia di yen), l’esame accelerato dei disegni e modelli non prevede alcun pagamento allo Stato.
• Modalità di presentazione:
  • Online (consigliato): utilizzare il software per la presentazione elettronica della domanda. L’elaborazione avverrà nel minor tempo possibile.
  • Consegna allo sportello: consegnare la domanda presso lo sportello di accettazione dell’Ufficio dei Brevetti (Kasumigaseki).
  • Per posta: inviare tramite raccomandata una busta su cui sia scritto in rosso «Contiene la dichiarazione motivata relativa all’esame accelerato».

Informazioni obbligatorie

Non è sufficiente limitarsi a scrivere semplicemente “Si richiede un’accelerazione” nella memoria esplicativa.

1. Descrizione dello stato di attuazione: indicare concretamente quali prodotti vengono fabbricati e da quando.
2. Spiegazione dell’urgenza (nel caso 1): descrivere i fatti relativi alla contraffazione, corredandoli di foto probatorie.
3. Ricerca sui disegni e modelli precedenti: risultati della ricerca condotta autonomamente sui disegni e modelli precedenti.

6. I punti chiave per la redazione della «dichiarazione motivata», spiegati da un esperto: la ricerca sui disegni e modelli precedenti

Quando si richiede un esame accelerato, l’ostacolo più difficile da superare, nonché l’elemento che determina l’esito dell’esame, è la relazione sulla «ricerca sui disegni e modelli precedenti». In base alle linee guida (3-5), al richiedente viene richiesta una ricerca di elevata precisione.

Regole specifiche della ricerca

• Ambito dell’indagine: si utilizza J-PlatPat per effettuare la ricerca all’interno della sottoclassificazione della «Classificazione giapponese dei disegni e modelli» a cui appartiene il disegno o modello in questione.
• Periodo: in linea di principio, è necessario effettuare una ricerca a ritroso per i 15 anni precedenti la data di deposito della domanda.
• Oggetto: oltre ai bollettini dei disegni e modelli registrati, si includono, per quanto possibile, anche i «materiali di dominio pubblico» quali riviste, cataloghi e siti web.

Esempio pratico di descrizione (caso della bicicletta)

Sulla base degli esempi riportati nelle linee guida, è necessario fornire una descrizione concreta come illustrato di seguito.

«Per quanto riguarda il Bollettino dei disegni e modelli del Giappone, è stata effettuata una ricerca completa su tutti i documenti relativi ai 15 anni precedenti la data di deposito della presente domanda, nell’ambito della sottoclassificazione (biciclette) della tabella di classificazione dei disegni e modelli.Di conseguenza, sono stati individuati tre casi, tra cui la pubblicazione relativa al disegno o modello registrato n. 〇〇〇〇〇; tuttavia, essi presentavano differenze rispetto alla presente domanda per quanto riguarda la configurazione di 〇〇, pertanto si è ritenuto che il disegno o modello oggetto della presente domanda possieda novità.»

7. Non arrendersi anche in caso di decisione di rigetto: il ricorso al «procedimento accelerato»

Anche se si dovesse ricevere una «decisione di rigetto» in sede di primo esame, esiste ancora una via per ottenere una decisione rapida: il «procedimento accelerato».

• Requisiti di ammissibilità: sostanzialmente analoghi a quelli dell’esame accelerato (urgenza, start-up, collegamenti con l’estero).
• Semplificazione della procedura: qualora si sia già usufruito dell’esame accelerato in fase di esame, a condizione che le circostanze non siano mutate, è sufficiente scrivere «Si rimanda a quanto riportato nella memoria esplicativa relativa all’esame accelerato» per omettere in larga misura la descrizione dei contenuti.

In merito alla tutela dei segreti commerciali (elementi rassicuranti della revisione del 2025)

Nel corso dell’esame accelerato (fase di giudizio), può essere necessario illustrare «segreti commerciali» che non possono essere resi pubblici, quali la situazione relativa alle imitazioni o i piani aziendali specifici. Sebbene la memoria esplicativa diventi accessibile a chiunque dopo la registrazione, è possibile richiedere un’«udienza» per illustrare oralmente i segreti importanti, omettendo così la loro trascrizione scritta. In questo modo, si può beneficiare di un esame accelerato senza rivelare le proprie strategie alla concorrenza (Linee guida 4-3).

8. I «tre vantaggi decisivi» di affidarsi a un consulente in brevetti

La procedura di esame accelerato è complessa e, se svolta autonomamente, comporta un notevole dispendio di tempo e rischi. Il motivo per cui è opportuno affidarsi a un consulente in brevetti, in quanto esperto del settore, è che il suo intervento offre un valore che va ben oltre la semplice «delega».

9. Sintesi e prospettive future

Il sistema di esame e giudizio accelerati dei disegni e modelli si sta evolvendo, in base alle linee guida aggiornate del 2025, verso un’applicazione più in linea con la «realtà aziendale».

• Comprendere correttamente i requisiti aggiornati a marzo 2025 (in particolare per quanto riguarda il trattamento dei disegni e modelli grafici).
• Migliorare l’accuratezza della «ricerca sui disegni e modelli precedenti» per convincere l’esaminatore.
• Sfruttare appieno i «colloqui» e le «audizioni» per ottenere diritti di alta qualità, preservando al contempo la riservatezza.

Proteggere tempestivamente la proprietà intellettuale non è una semplice misura di prevenzione dei rischi. Si tratta di un investimento strategico volto a dichiarare al mercato che «questo design è un diritto legittimo della Sua azienda» e a consolidare il valore del marchio aziendale.

Innanzitutto, il nostro studio offre una valutazione gratuita per verificare se il design della Sua azienda sia idoneo all’esame accelerato. La invitiamo a consultarci prima che compaiano prodotti contraffatti e prima di perdere questa opportunità. I nostri esperti avvocati specializzati in proprietà industriale sosterranno con il massimo impegno la gestione dinamica della Sua azienda.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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