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Brevetti in Germania: DPMA, BPatG, EPO, brevetto unitario, UPC e sistema biforcato

Scritto da Takefumi Sugiura | 2026/05/21

Per i professionisti che si occupano di depositare, ottenere e far valere i brevetti in Germania, il presente documento offre una panoramica sistematica della pratica brevettuale nei paesi chiave dell’Europa in materia di proprietà intellettuale, incentrata sulla legge tedesca sui brevetti (Patentgesetz, PatG) e comprendente: l’iter di deposito nazionale presso il DPMA, il brevetto europeo tramite l’EPO, la transizione nazionale dal PCT, il brevetto a effetto unitario e ilUPC, che entrerà in vigore a giugno 2023, fino alla struttura processuale duale (biforcazione) che distingue le azioni di contraffazione (Tribunale regionale) da quelle di nullità (BPatG).Un consulente in brevetti fornirà spiegazioni rivolte alle imprese giapponesi, tenendo conto anche delle misure cautelari successive al caso Phoenix Contact e delle principali sentenze relative a Okklusionsvorrichtung, Pemetrexed e Raltegravir.

Punti salienti di questo articolo

  • I percorsi per l’ottenimento dei diritti si articolano in quattro filoni: DPMA nazionale / EP (EPO) / PCT→DE / PCT→EP. Per la sola Germania, il DPMA offre un buon rapporto costo-efficacia
  • La richiesta di esame presso il DPMA deve essere presentata entro 7 anni dalla data di deposito della domanda. È possibile ridurre la tassa di esame a 150 euro ricorrendo alla richiesta di ricerca
  • Il termine per presentare opposizione è di 9 mesi dalla pubblicazione della concessione, sia per il DPMA che per l’EPO. Le azioni di nullità successive rientrano nella competenza esclusiva del BPatG
  • Esiste una biforcazione tra le azioni di contraffazione (12 tribunali distrettuali) e quelle di nullità (BPatG). Düsseldorf, Mannheim e Monaco di Baviera sono i centri principali
  • Brevetti a effetto unitario a partire da giugno 2023 / UPC. Per i brevetti EP esistenti è possibile l’opt-out. È possibile anche la doppia protezione con il brevetto nazionale tedesco
  • A seguito dell’adesione all’Accordo di Londra, per i brevetti EP concessi a partire dal maggio 2008 non è più necessario presentare la traduzione in Germania
  • Anche dopo la sentenza Phoenix Contact (CJUE C-44/21), la prova della validità rimane il fulcro delle misure provvisorie

BREVETTI IN GERMANIA

Guida completa al sistema e alla prassi dei brevetti in Germania, paese centrale nella pratica europea in materia di proprietà intellettuale, redatta da un consulente in brevetti. Il testo fornisce una spiegazione sistematica in 12 sezioni, che spaziano dal percorso nazionale del DPMA, all’EPO, al PCT, al brevetto a effetto unitario (UPC), alla struttura dualistica del contenzioso, fino alle principali sentenze giurisprudenziali.

Indice

  1. Sintesi esecutiva
  2. Fonti giuridiche e oggetto di protezione (struttura della PatG)
  3. Scelta dell’iter di deposito (DPMA/EP/PCT)
  4. Pratica delle domande nazionali DPMA
  5. Il percorso EP e l’Accordo di Londra
  6. Distinzione tra PCT→DE e PCT→EP
  7. Stima delle spese pubbliche
  8. Opposizione, nullità e revoca (DPMA/EPO/BPatG)
  9. Azioni in contraffazione e struttura biforcata (bifurcation)
  10. Provvedimenti cautelari e raccolta delle prove (dopo la sentenza Phoenix Contact)
  11. Rapporto con il brevetto a effetto unitario e l’UPC
  12. Giurisprudenza rilevante e lista di controllo per le imprese giapponesi

1. Sintesi esecutiva

Il sistema dei brevetti tedesco è, dal punto di vista pratico, estremamente complesso, in quanto vede coesistere il brevetto nazionale tedesco (percorso DPMA), i brevetti europei (percorso EPO) con efficacia in Germania, nonché il brevetto europeo a effetto unitario e il sistema UPC.Negli attuali casi tedeschi, se non si pianifica fin dall’inizio «quale percorso seguire per ottenere la protezione» e «in quale foro contestare l’invalidità o la violazione», sia i costi che la strategia processuale subiranno notevoli variazioni nelle fasi successive.

Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica brevettuale tedesca

  1. La scelta del percorso si articola su quattro assi: «DPMA/EP/PCT → DE / PCT → EP». Se ci si concentra esclusivamente sulla Germania, è opportuno presentare una domanda nazionale; per una copertura europea più ampia, si opta per l’EP; se si desidera rimandare la scelta del Paese, si ricorre al PCT
  2. Il termine di 9 mesi per presentare opposizione dopo la concessione è presso il DPMA (brevetto nazionale) o l’EPO (brevetto europeo). Gli attacchi da parte di terzi successivi a tale termine sono oggetto di azioni di nullità dinanzi al BPatG (PatG §81)
  3. Le cause di contraffazione sono di competenza di 12 tribunali regionali (principali: Düsseldorf/Mannheim/Monaco di Baviera), mentre quelle di nullità sono di competenza del BPatG. Si raccomanda di elaborare la strategia tenendo conto della biforcazione
  4. Brevetto a effetto unitario / UPC a partire da giugno 2023. È possibile mantenere il percorso nazionale tradizionale tramite l’opt-out. Anche la doppia protezione con il brevetto nazionale tedesco rappresenta un’opzione praticabile

2. Fonti giuridiche e oggetto di protezione (struttura del PatG)

Principali atti normativi

La normativa fondamentale del sistema dei brevetti tedesco è la Legge sui brevetti (Patentgesetz, PatG); secondo i dati legislativi di WIPO Lex, i testi normativi attuali riflettono le modifiche apportate fino al 20 dicembre 2024.A ciò si aggiungono la Convenzione sul brevetto europeo (EPC), l’Accordo sull’Uniforme Tribunale dei Brevetti (UPCA), nonché le relative leggi in materia di procedura civile, sulle spese brevettuali (PatKostG) e sulla composizione dei tribunali, che ne integrano l’applicazione pratica.

Oggetto di protezione ed esclusioni (PatG § 1)

Ai sensi dell’art. 1 del PatG, il brevetto viene concesso per «tutte le invenzioni in ogni campo della tecnica» e deve soddisfare i requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale.Sono escluse dalla qualifica di invenzione, «in quanto tali», le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, le attività intellettuali, i giochi, i piani, le regole e i metodi relativi a metodi di gestione aziendale, i programmi per computer e la presentazione di informazioni.Sono inoltre esclusi gli atti contrari all’ordine pubblico e al buon costume, la clonazione umana, l’utilizzo industriale o commerciale di embrioni umani, le varietà vegetali e animali, i metodi di produzione di natura essenzialmente biologica, nonché i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici relativi al corpo umano o animale.

Nota: sebbene i «programmi per computer in quanto tali» siano esclusi, nella pratica sono ammessi se formulati come rivendicazioni relative a invenzioni che comportano un effetto tecnico. Nelle invenzioni relative a software e intelligenza artificiale è indispensabile una redazione che indichi chiaramente la «natura tecnica» dei dispositivi, dei metodi e dell’elaborazione dei dati.

Contenuto del diritto (PatG § 9 e seguenti)

Il titolare del brevetto detiene il diritto esclusivo di fabbricare, offrire in vendita, commercializzare, utilizzare, importare e detenere il prodotto brevettato, nonché di utilizzare o offrire in uso il metodo brevettato e di cedere gli oggetti ottenuti direttamente mediante tale metodo. L’art. 10 della PatG disciplina la violazione indiretta consistente nella fornitura di mezzi relativi agli elementi essenziali dell’invenzione.L’articolo 11 stabilisce le eccezioni per scopi privati e non commerciali, a fini sperimentali, per la selezione vegetale e per le prove di omologazione dei medicinali (eccezione Bolar); l’articolo 12 disciplina il diritto di uso anteriore; l’articolo 13 prevede ordinanze di uso per motivi di benessere pubblico e di sicurezza nazionale.

3. Scelta dell’iter di deposito (DPMA/EP/PCT)

Le principali vie di accesso per la Germania sono tre: la domanda nazionale (DPMA), la domanda di brevetto europeo (EPO) e il passaggio da una domanda PCT a una domanda nazionale o europea. In pratica, se si privilegia un singolo Paese, si opta per la domanda nazionale; se si considera la Germania come punto centrale con espansione nei Paesi limitrofi, si sceglie l’EP; se si desidera rimandare la scelta del Paese, la linea di base è il PCT.

Percorso Ufficio competente Scadenze principali e caratteristiche Effetti in Germania
Domanda nazionale DPMA Deposito → Pubblicazione entro 18 mesi; richiesta di esame entro 7 anni Solo sul territorio tedesco
Domanda diretta all’EPO EPO Esame centralizzato ai sensi dell’EPC; termine per l’opposizione: 9 mesi dalla pubblicazione della concessione Valida con designazione della Germania. Non è richiesta la traduzione in tedesco (Accordo di Londra)
PCT→DE WIPO/DPMA Passaggio alla fase nazionale entro 31 mesi; sono necessarie la traduzione, il pagamento delle tasse e la richiesta di esame Trattamento come brevetto nazionale tedesco
PCT→EP WIPO/EPO Passaggio alla fase europea entro 31 mesi; possibilità di avvalersi anche dell’early processing e del PACE È possibile espandersi in più paesi, tra cui la Germania, tramite il brevetto europeo (EP)

Punti strategici: il percorso EP è vantaggioso dal punto di vista dei costi, poiché non richiede la traduzione in Germania dopo la concessione (adesione all’Accordo di Londra nel maggio 2008). In caso di espansione in più paesi, l’EP rappresenta in linea di principio la prima scelta. Se si intende approfondire la presenza “nel solo” territorio tedesco o ottenere una protezione precoce a basso costo, la domanda nazionale presso il DPMA rimane comunque una valida opzione.

Flusso generale dei 3 percorsi

Il diagramma sottostante illustra i tre percorsi successivi alla garanzia della data di priorità e il flusso fino all’entrata in vigore in Germania.

Completamento dell’invenzione Garantire la data di priorità Domanda di registrazione nazionale presso il DPMA Percorsi all’interno della Germania Presentazione diretta della domanda di brevetto europeo Percorso EPC Domanda internazionale PCT Percorso di deposito della domanda internazionale Esame della procedura Ricerca EPO Fase internazionale Pubblicazione prevista tra 18 mesi Valutazione Divergenza entro 31 mesi (DE o EP) Presentare ricorso entro 7 anni Assegnazione Concessione / Rifiuto Fase nazionale in Germania Fase regionale dell’EP Entrata in vigore in Germania Si sta valutando anche la possibilità di presentare una richiesta di brevetto a effetto unico (UP) Entro un mese dalla pubblicazione dell’avviso di concessione Esame del DPMA Esame EPO Legenda Percorso nazionale DPMA (solo Germania – a basso costo) Percorso diretto EP (valutazione centralizzata EPC; non è richiesta la traduzione in tedesco ai sensi dell’Accordo di Londra) Procedura PCT (conferma della scelta del Paese o della regione entro 31 mesi) Entrata in vigore in Germania Opzioni a partire da giugno 2023: brevetto a efficacia unica / UPC

Punti chiave dell’illustrazione: dopo aver garantito la data di priorità, indipendentemente dalla scelta tra «domanda nazionale DPMA», «EP diretto» o «PCT», l’obiettivo finale è far sorgere l’efficacia in Germania. Dopo la concessione dell’EP, si può prendere in considerazione anche la richiesta di un brevetto unico (UP).Il PCT si ramifica dopo 31 mesi nella “fase nazionale DE” o nella “fase regionale EP”.

4. Aspetti pratici della domanda nazionale presso il DPMA

Documenti necessari e formalità

Ai sensi dell’articolo 34 della Legge sui brevetti (PatG), sono necessari l’indicazione del richiedente, la domanda di concessione del brevetto, le rivendicazioni, la descrizione dell’invenzione e i disegni. L’invenzione deve essere divulgata in modo chiaro e sufficientemente dettagliato da consentire a un esperto del settore di metterla in pratica (requisito di attuabilità) e deve essere limitata a un’unica invenzione o a un gruppo di invenzioni collegate da un unico concetto generale di invenzione (unicità).Poiché le correzioni non possono andare oltre la divulgazione della domanda originaria (divieto di aggiunta di elementi nuovi), la completezza della descrizione iniziale determina l’esito delle fasi successive.

Procedura standard

① Deposito della domanda (deposito elettronico DPMA)

② Esame preliminare (formalità e motivi di rigetto evidenti)

③ Pubblicazione della domanda (18 mesi)

④ Richiesta di ricerca (facoltativa, 300 euro)

⑤ Richiesta di esame (entro 7 anni)

Esame di
merito / Risposta all’avviso di obiezione (OA
) Pubblicazione

della concessione Opposizione (9 mesi) / Canoni (dal terzo anno in poi)

Richiesta di risarcimento dopo la pubblicazione della domanda

Qualora, dopo la pubblicazione della domanda, un terzo utilizzi l’invenzione oggetto della domanda pur essendone a conoscenza, il richiedente può richiedere un «indennizzo adeguato alle circostanze». Sebbene le misure inibitorie e il risarcimento dei danni a tutti gli effetti siano applicabili solo dopo la concessione del brevetto, ciò costituisce una base sufficiente per esercitare pressione negoziale tramite lettere di diffida.

5. Il percorso EP e l’Accordo di Londra

Nel percorso EPO, la domanda e l’esame costituiscono una procedura unificata basata sulla Convenzione sul brevetto europeo (EPC).Secondo l’attuale tabella delle tariffe dell’EPO (a partire dal 1° aprile 2026), la tassa di deposito online è di 135 euro, la tassa di ricerca di 1.595 euro, la tassa di designazione di 720 euro, la tassa di esame di 2.010 euro (2.240 euro se le rivendicazioni superano le 16),una tassa di concessione e pubblicazione di 1.135 euro. Sono previste tariffe aggiuntive in caso di più di 16 rivendicazioni o più di 35 pagine.

Effetti dell’Accordo di Londra (con ripercussioni dirette sui costi pratici)

La Germania è uno Stato membro dell’Accordo di Londra e, per i brevetti europei concessi e pubblicati a partire dal 1° maggio 2008, di norma non è necessario presentare una traduzione in Germania. L’assenza di costi di traduzione quando il brevetto europeo produce effetti in Germania tramite designazione (EP) accresce l’attrattiva relativa della Germania nelle strategie di espansione in più paesi.

Quando un brevetto europeo viene concesso con designazione della Germania, secondo la classificazione del DPMA, tale brevetto ha in Germania la stessa efficacia di un brevetto nazionale e, in linea di principio, l’esecuzione e l’invalidazione sono trattate secondo il diritto tedesco e dai tribunali tedeschi (se non si opta per l’esclusione dall’UPC, la giurisdizione spetta all’UPC). Si prega di consultare anche la guida pratica al sistema dei brevetti europei.

6. Distinzione tra PCT→DE e PCT→EP

Il termine di 31 mesi e la fase nazionale in Germania

Secondo le linee guida del DPMA sul PCT, il PCT è una domanda “raggruppata” (bundle) e, al termine della fase internazionale, è necessario entrare nella fase nazionale o regionale presso ciascuna autorità designata entro 31 mesi.Per il passaggio alla fase nazionale tedesca sono richiesti una tassa di deposito di 60 euro più una tassa di esame di 150 euro o 350 euro, oltre al pagamento delle annualità; se la tassa di deposito non viene versata entro 31 mesi, la domanda perde efficacia in Germania.

Early Processing e PACE

Si raccomanda di non confondere i due sistemi di trattamento anticipato

  • “Early processing”: avvio anticipato della fase regionale presso l’EPO (il procedimento può procedere anche 31 mesi prima del termine). Per l’entrata in vigore è necessario soddisfare i requisiti della fase europea
  • PACE: accelerazione dei tempi di esame presso l’EPO. Presentando il modulo 1005 online, la successiva azione ufficiale viene effettuata generalmente entro 3 mesi

Si tratta di due sistemi distinti. Nella pratica, la scelta va effettuata distinguendo se si desidera «iniziare prima» o «procedere più rapidamente». Si prega di fare riferimento anche alla domanda di brevetto internazionale PCT.

7. Stima delle spese pubbliche

Di seguito sono riportati i valori indicativi basati sulle spese pubbliche (esclusi gli onorari di avvocati e consulenti in materia di brevetti, le traduzioni, le ricerche esterne sulla tecnica anteriore e le spese relative alle udienze). Le spese pubbliche rappresentano solo la punta dell’iceberg; in particolare, nei procedimenti di nullità e contraffazione, le spese per gli esperti sono predominanti.

Procedura Spese ufficiali indicative Commenti
Domanda nazionale presso il DPMA 40 euro (presentazione elettronica, fino a 10 rivendicazioni) 60 euro in formato cartaceo. Supplemento a partire dall’undicesima rivendicazione
Richiesta di ricerca DPMA 300 euro Facoltativa. Utile per ottenere una valutazione anticipata
Richiesta di esame DPMA 350 euro (senza ricerca) / 150 euro (dopo la ricerca) Entro 7 anni
Canone di mantenimento DPMA 70 euro nel terzo anno, 70 euro nel quarto anno, 100 euro nel quinto anno, 150 euro nel sesto anno Nessun avviso di pagamento. Mora di 50 euro
Opposizione DPMA 200 euro Entro 9 mesi dalla pubblicazione della concessione
Domanda diretta all’EPO Domanda 135 / Ricerca 1.595 / Designazione 720 / Esame 2.010-2.240 / Concessione 1.135 euro Richieste e supplementi per pagina a parte
Fase internazionale PCT circa 3.081 euro (formato elettronico XML) / 3.403 euro (cartaceo) Esempi di ricerca presso l’ufficio ricevente DPMA e l’EPO
Fase nazionale PCT→DE 60 euro + esame 150/350 euro + canoni Rispettare rigorosamente il termine di 31 mesi

Licenza di diritto (PatG §23): qualora si manifesti l’intenzione di concedere una licenza a chiunque, le tasse annuali vengono ridotte della metà. Tale disposizione può essere utilizzata per mantenere a lungo una famiglia di brevetti di scarsa rilevanza o per inviare un messaggio negoziale.

8. Opposizione, nullità e revoca (DPMA/EPO/BPatG)

Cambio di foro: il criterio di riferimento è la data di pubblicazione della concessione

Oggetti di impugnazione Entro 9 mesi dalla concessione Dopo il decorso dei 9 mesi
Brevetto nazionale DPMA Opposizione DPMA (Collegio della Sezione Brevetti) Azione di nullità dinanzi al BPatG (PatG § 81)
Brevetto europeo (con designazione DE) Opposizione presso l’EPO (per tutti gli Stati contraenti) Azione di nullità dinanzi al BPatG (parte relativa alla Germania)

Punto spesso frainteso dai clienti stranieri: non esiste una procedura denominata «procedimento di nullità dinanzi al DPMA». Il principale strumento di impugnazione da parte di terzi è l’azione di nullità dinanzi al BPatG (Tribunale federale dei brevetti). Il DPMA si occupa esclusivamente delle opposizioni presentate entro nove mesi dalla concessione del brevetto.Si presti inoltre attenzione al fatto che, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del PatG, non è possibile intentare un’azione di nullità durante il periodo di opposizione né mentre l’opposizione è pendente.

Composizione delle Sezioni di nullità del BPatG

Al 1° aprile 2025, il BPatG dispone di sei sezioni di nullità (Nullity Boards), che deliberano in collegio misto composto da giudici giuristi e giudici tecnici. Sono oggetto di tali procedimenti i brevetti nazionali già registrati, i brevetti europei aventi efficacia in Germania e gli SPC (certificati di protezione complementari).L’organo di appello contro le sentenze è il BGH (Corte Federale di Giustizia). La competenza tecnica influisce in modo determinante anche sulle decisioni relative alla sospensione in caso di violazione e sulle pressioni volte alla conciliazione.

Valore strategico dell’opposizione dinanzi all’EPO

Per quanto riguarda i brevetti europei, è possibile presentare opposizione all’EPO entro nove mesi dalla pubblicazione della concessione. I motivi sono limitati alla mancanza di brevettabilità (artt. 52-57 della Convenzione sul brevetto europeo, EPC), alla violazione dei requisiti di attuabilità e all’aggiunta di elementi nuovi.L’esito può essere il mantenimento, il mantenimento con correzioni o la revoca. Poiché l’opposizione ha efficacia unitaria in tutti gli Stati contraenti designati, risulta estremamente vantaggiosa in termini di rapporto costo-efficacia quando si intende neutralizzare contemporaneamente più paesi.

9. Azione in contraffazione e struttura duale (biforcazione)

Schema generale dei percorsi di violazione e di nullità

Il percorso relativo alla violazione, intrapreso dal titolare del diritto (riga superiore: Tribunale regionale → Corte d’appello → BGH), e il percorso relativo all’invalidità, intrapreso dal presunto contraffattore (riga inferiore: BPatG → BGH), procedono in parallelo e convergono infine presso il BGH.

Traccia oggetto di violazione (da parte del titolare dei diritti) Traccia non valida (da parte del presunto autore della violazione) Titolare del brevetto Patent Holder Azione legale per violazione Tribunale distrettuale Düsseldorf / Mannheim / Monaco di Baviera Appello Corte d’appello (OLG) Berufung Ricorso in cassazione Corte federale di primo grado (BGH) Sistema di autorizzazione Presunto autore della violazione Alleged Infringer Azione di nullità Tribunale federale dei brevetti (BPatG) Commissioni di nullità (6 Nullity Boards) Appello / Berufung Corte federale di primo grado (BGH) Appello in materia di annullamento Istanza di sospensione del procedimento per violazione Qualora sussistano forti dubbi in merito alla validità Valutazione finale dell'efficacia Con BGH, entrambe le tracce convergono Legenda Vie di ricorso in caso di violazione (civili e penali) Procedimento di nullità (di competenza esclusiva del BPatG) BGH (Corte di cassazione) Interazione derivante dall’elaborazione parallela (decisione di arresto e convergenza finale)

Punti chiave dell’illustrazione: le cause di contraffazione e quelle di nullità procedono parallelamente in sedi e gradi di giudizio distinti, per poi convergere presso il BGH (Corte Federale di Giustizia).Poiché nel procedimento di contraffazione il convenuto non può ottenere una decisione nel merito in merito all’eccezione di nullità, la prassi consolidata prevede che egli proponga parallelamente un’azione di nullità dinanzi al BPatG e, qualora sussistano forti dubbi sulla validità del brevetto, presenti un’istanza di sospensione dinanzi al tribunale competente in materia di contraffazione.

Il principio della separazione delle competenze

La Germania presenta un tipico sistema di giurisdizione separata (biforcazione). Ai sensi del § 143 della Legge sui brevetti (PatG), le cause di contraffazione rientrano nella giurisdizione esclusiva dei tribunali regionali; sono 12 i tribunali regionali che trattano i casi di contraffazione di brevetti.Il fulcro della pratica è costituito da Düsseldorf, Mannheim e Monaco di Baviera. Le azioni di nullità sono di competenza esclusiva del BPatG. Poiché il convenuto non può ottenere una decisione nel merito in merito alla difesa di nullità nell’ambito del procedimento per violazione, la prassi prevede che egli proponga parallelamente un’azione di nullità dinanzi al BPatG e richieda la sospensione al tribunale competente in materia di violazione.

Implicazioni strategiche della struttura duale

  • Parte del titolare del diritto: sfruttare il vantaggio di un provvedimento inibitorio preventivo. Raccogliere un ampio corpus di prove a sostegno della validità prima di intentare l’azione legale
  • Parte convenuta: avvalersi del «binario separato» dell’invalidità. Rendere di principio la contestuale proposizione dell’azione di nullità e la richiesta di sospensione
  • Decisione del tribunale competente in materia di contraffazione sulla sospensione: la sospensione viene concessa se vi è un’elevata probabilità che l’eccezione di nullità sollevata dalla controparte sia accolta. La decisione di annullamento emessa dalla Sezione di opposizione dell’EPO costituisce un forte elemento a favore della sospensione

Rimedi (PatG §139 e seguenti)

Al titolare del brevetto sono riconosciuti rimedi quali l’ingiunzione, il risarcimento dei danni, la fornitura di informazioni, la produzione di documenti, la verifica, il recupero, la rimozione e lo smaltimento.Il risarcimento dei danni si basa su tre pilastri: il profitto dell’autore della violazione, i canoni di licenza ipotetici (reasonable royalty) e il lucro cessante. Nel caso di invenzioni relative a metodi di fabbricazione di prodotti nuovi, si presume che lo stesso prodotto sia stato fabbricato secondo il metodo brevettato, salvo prova contraria (inversione dell’onere della prova).

Eccezione di proporzionalità introdotta dalla riforma del 2021: l’art. 139, comma 1, della PatG prevede che, in via eccezionale, l’ingiunzione possa essere esclusa qualora, alla luce delle circostanze specifiche e dei principi di buona fede, comporti una «severità sproporzionata», consentendo in tal caso un risarcimento pecuniario.Tuttavia, non si tratta di un’eccezione che venga facilmente accolta nei procedimenti ordinari, e l’ingiunzione rimane comunque il provvedimento di tutela fondamentale nei contenziosi in materia di brevetti in Germania.

10. Provvedimenti cautelari e raccolta delle prove (dopo la causa Phoenix Contact)

Lo stato attuale delle misure provvisorie

Nei procedimenti di provvedimento cautelare in materia di brevetti in Germania, la parte più difficile da superare non è solo la questione della violazione, ma anche la prova preliminare della validità. In passato si tendeva a richiedere che il brevetto avesse superato con esito favorevole almeno il procedimento di opposizione o di nullità in primo grado.La sentenza Phoenix Contact (CJUE C-44/21, 2022) ha chiarito che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sull’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale «non consente una giurisprudenza nazionale che respinga in generale le misure provvisorie per il solo motivo della mancanza di una decisione di primo grado che ne confermi la validità».

Applicazione successiva alla sentenza Phoenix Contact: la sentenza del Tribunale regionale superiore di Düsseldorf del 23 febbraio 2023 (2 U 121/22) ha negato la concessione di un provvedimento provvisorio, anche dopo la sentenza Phoenix Contact, ritenendo che la validità non fosse sufficientemente garantita, attribuendo particolare rilevanza al fatto che la Divisione di opposizione dell’EPO avesse annullato il brevetto madre, il cui contenuto era sostanzialmente identico.Si tratta di una «correzione del rigetto formale» e non di una «transizione verso provvedimenti provvisori meno rigorosi». I provvedimenti provvisori relativi a brevetti con scarsa documentazione a sostegno della validità rimangono comunque rischiosi.

Raccolta delle prove (PatG §140b–§140d)

La Germania non adotta il sistema di discovery statunitense, ma è possibile richiedere informazioni sulla provenienza e sui canali di distribuzione, nonché ottenere la produzione di documenti e la verifica di oggetti, oltre ad accedere a documenti bancari e commerciali. Il tribunale può emettere un’ordinanza anche nell’ambito di un provvedimento provvisorio, adottando misure di tutela delle informazioni riservate.Nel caso di brevetti relativi a metodi di produzione e prodotti «black box», è ben consolidata la «procedura di verifica di Düsseldorf»; è fondamentale adottare l’approccio di avviare la conservazione delle prove prima ancora dell’invio della lettera di diffida.

11. Rapporto con il brevetto a effetto unitario / UPC

A partire dal 1° giugno 2023, il brevetto europeo diventerà un brevetto unitario (Unitary Patent) se se ne richiede l’effetto unitario entro un mese dalla concessione; le relative controversie saranno trattate dall’UPC (Tribunale Unificato dei Brevetti). Per quanto riguarda i brevetti europei tradizionali, durante il periodo di transizione è possibile scegliere di escludersi dalla competenza esclusiva dell’UPC tramite l’opt-out.

Tipologia di diritto Foro competente Caratteristiche e rischi
Brevetto nazionale DPMA Tribunali nazionali tedeschi (Tribunali distrettuali + BPatG) Biforcazione tradizionale. Solo Germania
EP (con opzione di opt-out) Come di consueto, tribunali nazionali di ciascun Paese Elusione dell’UPC. Azioni legali separate per ciascun Paese
EP (senza opzione di recesso) Competenza anche dell’UPC (possibilità di procedimenti paralleli) Esiste il rischio di annullamento centrale
Brevetto a effetto unitario (UP) Competenza esclusiva dell’UPC Inibizione unitaria nei 17 Stati membri / Decadenza totale in caso di revoca centrale

Sfruttamento della doppia protezione: il DPMA ha espressamente indicato che, dopo l’entrata in vigore dell’UPCA, sarà possibile, a determinate condizioni, ottenere una doppia protezione mediante un brevetto nazionale tedesco e un brevetto europeo/brevetto a effetto unitario. Sebbene ciò consenta di creare una rete di diritti a più livelli, esistono anche restrizioni relative al «doppio vantaggio»; pertanto, piuttosto che puntare su un aumento del numero di domande, è fondamentale un utilizzo strategico e differenziato.

12. Giurisprudenza rilevante e lista di controllo per le imprese giapponesi

Precedenti giurisprudenziali principali

Caso Sintesi Implicazioni pratiche
Okklusionsvorrichtung
BGH X ZR 16/09 (2011)
Qualora vi sia una contraddizione tra le rivendicazioni e la descrizione, gli elementi della descrizione non riportati nelle rivendicazioni non rientrano, in linea di principio, nell’ambito di protezione Non vale il principio «è protetto perché riportato nella descrizione», bensì «è protetto solo se rientra nelle rivendicazioni». È necessario che l’essenza delle forme di realizzazione sia incorporata nelle rivendicazioni
Pemetrexed
BGH X ZR 29/15 (2016)
Anche in presenza di forme di salti o di varianti, è possibile configurare una violazione per equivalenza in caso di effetto equivalente, ovvietà o assenza di intenzione di esclusione Sebbene la dottrina dell’equivalenza abbia ampia portata, essa non compensa integralmente un errore di redazione in relazione alla «Okklusionsvorrichtung»
Raltegravir
BGH X ZB 2/17 (2017)
In relazione a un farmaco anti-HIV, è stato eccezionalmente riconosciuto un diritto di licenza obbligatoria provvisoria sulla base della dipendenza dei pazienti e dei gravi svantaggi derivanti dal passaggio ad altri farmaci Nel settore farmaceutico e della sanità pubblica, il rischio di un diritto di esecuzione coatta non è nullo
Phoenix Contact
, CJUE C-44/21 (2022)
Non è ammesso il rifiuto generalizzato di un provvedimento provvisorio basato esclusivamente sul fatto che la valutazione di validità in primo grado non sia ancora stata completata Tale prassi costituisce una correzione del rifiuto formale a priori. L’importanza della dimostrazione della validità rimane immutata

Lista di controllo per le imprese giapponesi

Fase pre-deposito (Pre-filing)

  • La scelta del percorso va determinata a ritroso in base alla strategia di mercato del progetto (solo Germania / area europea / ricorso all’UPC)
  • Inserire nelle rivendicazioni tutti gli elementi costitutivi essenziali (misure contro l’«Okklusionsvorrichtung»)
  • Formulare rivendicazioni su più livelli relative a sali, isomeri, dosaggi, parametri di processo e alternative di implementazione
  • Per le invenzioni relative a software e IA, indicare esplicitamente la “natura tecnica”

Fase di prosecuzione (Prosecution)

  • DPMA: riduzione della tassa di esame a 150 euro tramite richiesta di ricerca; sfruttamento massimo del termine di 7 anni per la richiesta di esame
  • EPO: utilizzare in modo mirato l’«early processing» per l’esame anticipato e il programma PACE per l’accelerazione
  • PCT: non avviare frettolosamente la valutazione di mercato all’ultimo momento, a ridosso dei 31 mesi
  • Decidere in fase di concessione se avvalersi o meno dell’opt-out dall’UPC

Esercizio dei diritti (Enforcement)

  • Titolare del diritto: prima di richiedere un provvedimento cautelare, raccogliere prove a sostegno della validità presso l’EPO e il DPMA
  • Titolare del diritto: scegliere la giurisdizione competente in materia di contraffazione tra Düsseldorf, Mannheim e Monaco
  • Convenuto: avviare immediatamente, al ricevimento della lettera di diffida, i preparativi per l’azione di nullità dinanzi al BPatG, facendo valere come principio la richiesta di sospensione del procedimento
  • Convenuto: la decisione di annullamento della Sezione di opposizione dell’EPO costituisce un forte elemento a sostegno della sospensione del procedimento di contraffazione

Mantenimento dei diritti (Maintenance)

  • Le tasse annuali al DPMA sono dovute a partire dal terzo anno (senza avviso di pagamento; la gestione delle scadenze è a carico del titolare del diritto)
  • Mora di 50 euro; periodo di grazia di 2 mesi senza mora + 4 mesi con mora
  • Possibilità di optare per il pagamento della metà della tassa annuale tramite licenza di utilizzo (PatG §23)

Sintesi

Il sistema dei brevetti tedesco presenta una struttura tridimensionale in cui coesistono il percorso di deposito nazionale incentrato sul PatG, il brevetto europeo basato sull’EPC e il sistema del brevetto a effetto unitario (UPC) che entrerà in vigore nel 2023.La chiave del successo per le imprese giapponesi risiede nella progettazione del percorso già in fase di deposito della domanda, in una strategia processuale basata sulla struttura duale relativa alla violazione (Tribunale regionale) e all’invalidità (BPatG), nonché nella raccolta tempestiva di prove a sostegno della validità. Si prega di consultare anche i servizi relativi alle domande di brevetto internazionali PCT e alle domande di brevetto.

Consulenza in materia di domande di brevetto in Germania

Lo studio di proprietà intellettuale Evolix offre un ampio supporto per la presentazione di domande di brevetto e l’esercizio dei diritti nei principali paesi europei, compresa la Germania. I nostri consulenti in brevetti, con una vasta esperienza pratica e in collaborazione con rappresentanti locali, si occuperanno di ogni aspetto: dalla scelta tra l’iter nazionale DPMA, il brevetto europeo (EP), il PCT e il brevetto a effetto unitario, alle azioni di nullità dinanzi al BPatG, fino alla gestione delle cause di contraffazione dinanzi ai tribunali regionali tedeschi.

Vada al modulo di richiesta → Visualizzi la procedura di consulenza

Fonti e materiale di riferimento

▼ Normativa primaria

  • Patentgesetz (PatG) (Legge tedesca sui brevetti, aggiornata in base alla modifica del 20 dicembre 2024)
  • Patentkostengesetz (PatKostG) (Legge sulle spese brevettuali)
  • Convenzione sul brevetto europeo (EPC)
  • Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (UPCA)
  • Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

▼ Sito ufficiale del DPMA (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi)

▼ Sito ufficiale dell’EPO (Ufficio europeo dei brevetti)

▼ Sito ufficiale del BPatG (Tribunale federale dei brevetti)

▼ WIPO (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale)

▼ Giurisprudenza principale (PDF ufficiali e banche dati)

*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base delle fonti primarie e delle informazioni ufficiali sopra indicate, aggiornate al mese di maggio 2026. Poiché costi, scadenze e modalità operative sono soggetti a modifiche, si raccomanda di verificare le informazioni più recenti consultando le fonti primarie e rivolgendosi a esperti del settore. Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare esperti del settore, compresi i rappresentanti legali locali.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX (EVORIX) – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei consulenti in proprietà industriale del Giappone, l’Associazione asiatica dei consulenti in proprietà industriale (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).