Brevetti in Corea: KIPO, IPTAB, tribunali e risarcimenti punitivi

Punti salienti di questo articolo

• La Corea del Sud adotta il principio della priorità della domanda più precoce unito al sistema di esame. La struttura è pressoché identica a quella della legge giapponese sui brevetti, il che facilita l’elaborazione di strategie per le imprese giapponesi
• La richiesta di esame deve essere presentata entro tre anni dalla data di deposito della domanda (lo stesso termine di tre anni vige anche in Giappone); in caso di mancata richiesta, la domanda viene considerata ritirata di diritto
• Non esiste un sistema di opposizione → è possibile opporsi tramite un procedimento di nullità dopo la registrazione (l’opposizione è stata abolita nel 2017)
• L’esercizio dei diritti segue un sistema a tre gradi di giudizio: Tribunale dei brevetti (IPTAB) → Corte dei brevetti → Corte Suprema (tribunali specializzati propri della Corea)
• L’eccezione alla perdita di novità è di «12 mesi» (come in Giappone); il termine per la conversione nazionale della domanda PCT è di 31 mesi dalla data di priorità
• Esiste il sistema di proroga della durata del brevetto (PTE) per i prodotti farmaceutici e i pesticidi, con possibilità di proroga fino a un massimo di 5 anni

KOREA PATENT

Guida completa al sistema e alla prassi dei brevetti coreani, redatta da un consulente in brevetti e esperta nella prassi giapponese e coreana. Il testo fornisce una spiegazione sistematica in 12 sezioni, dalla presentazione della domanda all’esame da parte del KIPO, ai procedimenti dinanzi all’IPTAB, fino al contenzioso dinanzi al Tribunale dei brevetti.

Indice

1. Sintesi esecutiva
2. Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
3. Confronto tra le modalità di deposito (diretto, PCT, Convenzione di Parigi)
4. Flusso standard e gestione dei tempi
5. Stima delle tasse governative
6. Requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, requisiti di descrizione)
7. Principali sentenze e implicazioni pratiche
8. Esercizio dei diritti e azioni legali per violazione
9. Tribunale di ricorso in materia di brevetti (IPTAB) e Tribunale dei brevetti
10. Gestione e proroga della durata (PTE)
11. Differenze tra i sistemi giapponese e coreano e aspetti pratici da tenere in considerazione
12. Lista di controllo pratica per le imprese giapponesi

Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica brevettuale coreana

1. Le modalità di deposito della domanda (deposito diretto, priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, transizione nazionale dal PCT) vanno considerate come «metodi per garantire la data di priorità» e come «punto di accesso all’esame coreano»
2. Le tasse governative possono essere quantificate oggettivamente in base al tariffario dell’Ufficio coreano dei brevetti, mentre per quanto riguarda gli onorari dei consulenti in brevetti coreani è indispensabile gestire le fasce di costo in base alla complessità del caso e al numero di osservazioni (OA)
3. I punti controversi dell’esame si concentrano nel triangolo costituito da novità (art. 29 della Legge coreana sui brevetti) × attività inventiva (art. 29, comma 2) × requisiti di descrizione (art. 42). Si raccomanda di prestare attenzione all’applicazione, propria della Corea, della nozione di «documentazione nota al pubblico con date miste»
4. Le controversie seguono un sistema a tre gradi di giudizio: Corte di giudizio in materia di brevetti (IPTAB), Tribunale dei brevetti e Corte Suprema. A differenza del Giappone, il «Tribunale dei brevetti», in quanto tribunale specializzato in materia giudiziaria, si occupa in modo centralizzato delle cause relative alla proprietà intellettuale

Tempi standard: da circa 12 a 16 mesi dalla richiesta di esame all’emissione della prima comunicazione di esame (OA); di norma 2-3 anni fino alla registrazione. Se si ricorre al sistema di esame prioritario (PPH/esame prioritario), i tempi possono essere ridotti a 6-12 mesi.

Riduzioni per piccole e medie imprese e inventori privati: le piccole e medie imprese (중소기업) e gli inventori privati coreani beneficiano di riduzioni comprese tra il 30% e il 70%. In alcuni casi, tali agevolazioni sono applicabili anche alle filiali coreane di società giapponesi; pertanto, vale la pena valutare questa opzione come vantaggio in materia di proprietà intellettuale derivante dalla costituzione di una società locale.

Punti chiave della riforma del 2019: la Corea del Sud ha introdotto un sistema di risarcimento triplicato per la violazione dei diritti di brevetto (risarcimento punitivo fino a un massimo di tre volte il danno) che rappresenta una rarità a livello mondiale (Art. 128 della Legge sui brevetti). Qualora venga accertata una violazione dolosa, è possibile che venga ordinato un risarcimento fino a tre volte il danno effettivo, con un notevole miglioramento del potere negoziale in materia di licenze.

Rimedi che il titolare del brevetto può richiedere

• Richiesta di ingiunzione (§ 126) — Divieto di produzione, vendita e utilizzo dei prodotti contraffatti
• Risarcimento dei danni (§ 128) — Danno effettivo + lucro cessante + possibilità di risarcimento triplicato
• Restituzione dell’arricchimento senza causa (§ 741 del Codice civile)
• Misure di ripristino della reputazione (§ 131) — Pubblicità di scuse, ecc.
• Richiesta di distruzione dei prodotti contraffatti (§ 126, comma 2)

Regime di proroga per medicinali e prodotti fitosanitari

• Oggetto: il periodo durante il quale non è stato possibile effettuare gli esperimenti necessari per la commercializzazione come medicinali o prodotti fitosanitari (previa autorizzazione dell’Agenzia per la sicurezza alimentare e farmaceutica)
• Durata della proroga: massimo 5 anni
• Termine di presentazione della domanda: entro tre mesi dalla data di ottenimento dell’autorizzazione e non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di validità
• Disposizioni: Articoli 89-92 della Legge sui brevetti

• Rispettare rigorosamente il periodo di priorità (12 mesi) rispetto alla domanda di base giapponese, inserendolo in un calendario
• Garantire la qualità della descrizione in lingua coreana (criteri di esame del KIPO e uniformità della terminologia brevettuale coreana)
• Ottimizzazione del numero di rivendicazioni (sovrattassa di 44.000 KRW per ogni rivendicazione)
• In caso di deposito tramite PCT, termine di transizione di 31 mesi e piano di presentazione delle traduzioni

• La richiesta di esame deve essere presentata entro 3 anni dalla data di deposito della domanda (in caso di mancata richiesta, la domanda si considera ritirata)
• La risposta all’OA deve essere presentata di norma entro 2 mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di 4 mesi (30 giorni × 4 volte)
• È possibile accelerare la procedura tramite richiesta di esame prioritario (PPH / tecnologie verdi, ecc.)
• A seguito di una decisione di rigetto, si ricorre in appello dinanzi all’IPTAB (entro 30 giorni) → Tribunale dei brevetti (entro 30 giorni)

• Il pagamento per i primi tre anni dalla registrazione va effettuato in un’unica soluzione al momento della registrazione; a partire dal quarto anno, il pagamento è annuale
• In caso di accertamento di violazione, ricorso congiunto al Tribunale centrale di Seul e all’IPTAB (strategia di sospensione del procedimento di nullità)
• Valutare tempestivamente se sia possibile ottenere un risarcimento punitivo triplicato in caso di prova di violazione dolosa
• Per i prodotti farmaceutici e i pesticidi, non trascurare la richiesta di PTE (entro 3 mesi dalla data della decisione)

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