«Un marchio registrato con tanta fatica che viene revocato solo perché non viene utilizzato»… Sapeva che una cosa del genere può realmente accadere? La legge giapponese sui marchi prevede un meccanismo per la revoca dei marchi registrati che non siano stati utilizzati in modo continuativo per almeno tre anni. Si tratta del procedimento di revoca per inutilizzo (articolo 50 della legge sui marchi).
Questo sistema rappresenta un rischio importante che i titolari di marchi devono comprendere dal punto di vista della «difesa». Se il marchio registrato della propria azienda venisse revocato per inutilizzo, le fondamenta del marchio potrebbero vacillare dalle radici. Il valore del marchio, costruito nel corso di molti anni, potrebbe svanire a causa di un’unica richiesta di procedimento.
D’altra parte, si tratta di uno strumento estremamente efficace anche dal punto di vista «offensivo». Qualora un marchio di proprietà di un’altra società costituisca un ostacolo allo sviluppo delle proprie attività e tale marchio non venga utilizzato, è possibile presentare una richiesta di procedimento di cancellazione per inutilizzo al fine di far cessare il diritto. Ciò rappresenta una via d’uscita nei casi in cui un marchio preesistente costituisca un ostacolo al lancio di un nuovo marchio o all’ingresso nel mercato.
Nel presente articolo forniremo una spiegazione completa delle nozioni utili nella pratica, partendo da una panoramica del sistema del procedimento di cancellazione per inutilizzo fino alle misure difensive, alle strategie offensive e ai punti chiave della gestione quotidiana della proprietà intellettuale. Non si sta forse adagiando sulla semplice “possesso” del marchio? Cogliete questa occasione per rivedere il sistema di gestione dei marchi della vostra azienda.
Indice
Il procedimento di annullamento per mancato uso è un sistema previsto dall’articolo 50 della Legge sui marchi, che consente di richiedere l’annullamento della registrazione di un marchio registrato che non sia stato utilizzato in modo continuativo per almeno tre anni sul territorio giapponese. La registrazione di un marchio, una volta ottenuta, non garantisce una sicurezza perpetua, poiché l’«uso effettivo» costituisce un presupposto fondamentale per il mantenimento del diritto.
Panoramica del sistema del procedimento di cancellazione per mancato uso (articolo 50 della Legge sui marchi)
Alla base di questo sistema vi è il principio fondamentale del regime dei marchi. Un marchio svolge la sua funzione di indicazione della provenienza e di garanzia di qualità solo quando viene effettivamente utilizzato nell’ambito commerciale.Se un marchio non utilizzato continuasse a rimanere registrato, ciò limiterebbe ingiustamente l’opportunità per altri operatori di utilizzarlo, ostacolando una sana concorrenza. Pertanto, sulla base del principio secondo cui «non è necessario mantenere i diritti su un marchio che non viene utilizzato», è stato istituito il sistema del procedimento di nullità per mancato uso.
Il diritto di marchio presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri diritti di proprietà intellettuale. Mentre i diritti di brevetto e di disegno o modello scadono dopo un determinato periodo, il diritto di marchio può essere mantenuto in vigore quasi a tempo indeterminato mediante il rinnovo della registrazione. Tuttavia, ciò presuppone che il marchio venga effettivamente utilizzato.
Se un marchio viene lasciato inutilizzato, ne derivano le seguenti conseguenze negative.
Il procedimento di cancellazione per mancato uso è considerato un istituto di interesse pubblico volto a prevenire tali effetti negativi e a garantire che il sistema dei marchi funzioni in conformità con il suo scopo originario.
Una delle principali caratteristiche del procedimento di nullità per mancato uso è il fatto che «chiunque» possa richiederlo.L’articolo 50, paragrafo 1, della Legge sui marchi recita espressamente «chiunque», il che significa che chiunque, indipendentemente dall’esistenza o meno di un interesse diretto, può presentare richiesta di procedimento di nullità per mancato uso. Ciò è in netto contrasto con il procedimento di nullità previsto dalla Legge sui brevetti (articolo 123, paragrafo 2), in cui solo le parti interessate hanno la legittimazione ad agire.
Chiunque può presentare istanza — Non è richiesta la sussistenza di un interesse
Il procedimento di nullità per mancato uso può essere richiesto da «chiunque», indipendentemente dall’esistenza di un interesse diretto. Ciò si basa sullo scopo del sistema, secondo cui l’eliminazione dello stato di mancato uso di un marchio è nell’interesse pubblico. Pertanto, è possibile presentare la richiesta non solo da parte di aziende concorrenti, ma anche da parte di chi intende avviare una nuova attività, di associazioni di consumatori e persino di singoli individui.Nella pratica, si riscontrano spesso casi in cui, qualora durante la ricerca di anteriorità effettuata prima del deposito della domanda venga individuato un marchio anteriore che costituisce un ostacolo, venga richiesto un procedimento di nullità sulla base del mancato uso di tale marchio.
Questa caratteristica, secondo cui «chiunque può presentare istanza», comporta un rischio costante per i titolari dei diritti di marchio. Ciò significa che, se il proprio marchio registrato non viene utilizzato da oltre tre anni, non è da escludere che, in qualsiasi momento, venga presentata un’istanza di annullamento per inutilizzo da parte di chiunque. D’altro canto, ciò rappresenta anche un vantaggio, in quanto consente di avviare con relativa facilità un’azione di annullamento nei confronti di marchi di altre società che ostacolano lo sviluppo della propria attività.
Affinché la cancellazione per inutilizzo venga accolta, è necessario che siano soddisfatti tutti e tre i requisiti seguenti. In altre parole, se il titolare del marchio riesce a confutare anche solo uno di essi, ha la possibilità di evitare la cancellazione.
Il requisito fondamentale è che il marchio registrato in questione non sia stato utilizzato in Giappone per un periodo di almeno tre anni prima della registrazione della richiesta di procedimento. È importante sottolineare che il termine di «tre anni» decorre non dalla «data di presentazione della richiesta», bensì dalla «data di registrazione della richiesta».Esiste un leggero ritardo tra la presentazione della richiesta di procedimento e la sua registrazione presso l’Ufficio dei Brevetti; tuttavia, nella pratica tale intervallo è generalmente di alcune settimane dalla data di presentazione della richiesta.
Inoltre, anche il significato di «uso» è definito in modo rigoroso dalla legge. È necessario che l’atto in questione rientri nella definizione di «uso» prevista dall’articolo 2, comma 3, della Legge sui marchi; in particolare, sono inclusi gli atti seguenti:
Il semplice fatto di «conoscere» o «ricordare» un marchio non è considerato come uso. È richiesto un atto concreto di utilizzo nell’ambito delle attività commerciali effettive.
Il procedimento di nullità per inutilizzo può essere richiesto separatamente per ciascun prodotto o servizio designato. Ad esempio, qualora un marchio sia registrato con la designazione della classe 25 «Abbigliamento» e della classe 35 «Fornitura di servizi ai clienti nell’ambito dell’attività di vendita al dettaglio», è possibile che il marchio sia utilizzato per l’«Abbigliamento» ma non per la «Vendita al dettaglio».
In tal caso, il ricorrente può presentare una richiesta di procedimento di nullità per inutilizzo limitatamente alla parte relativa alla «vendita al dettaglio» non utilizzata. Al contrario, il titolare del marchio può mantenere i propri diritti esclusivamente sui prodotti e servizi effettivamente utilizzati. Pertanto, il procedimento di nullità per inutilizzo non segue il principio «tutto o niente», ma viene valutato in modo flessibile per ciascuna categoria di prodotti e servizi designati.
Tuttavia, occorre prestare attenzione all’interpretazione dell’ambito dei prodotti e dei servizi effettivamente utilizzati.Ad esempio, qualora l’uso avvenga esclusivamente in relazione al prodotto designato «dolciumi» per quanto riguarda il «cioccolato», può diventare oggetto di controversia se l’uso sia riconosciuto per l’intera categoria dei «dolciumi» o se sia limitato al «cioccolato». Nella prassi dei procedimenti di annullamento, se il prodotto specifico oggetto di uso rientra nell’ambito dei prodotti designati, si tende a riconoscere l’uso in relazione a tale prodotto designato.
Anche se non si è fatto uso del marchio per più di tre anni, è possibile evitare la revoca qualora sussista una «giustificata ragione». Tuttavia, i casi in cui tale «giustificata ragione» viene riconosciuta sono estremamente limitati.
La soglia per il riconoscimento di un «motivo legittimo» è estremamente elevata
Sono riconosciuti come «giustificati motivi» esclusivamente eventi non imputabili al titolare del marchio, quali calamità naturali, restrizioni normative (ad esempio l’attesa dell’approvazione ai sensi della legge sui prodotti farmaceutici), guerre o disordini civili.Motivi di natura economica o gestionale, quali il semplice andamento negativo dell’attività, la sospensione temporanea delle vendite dovuta a decisioni aziendali, problemi relativi alla successione o difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, non sono riconosciuti come motivi validi. Inoltre, nemmeno intenzioni soggettive quali «l’intenzione di utilizzarlo in futuro» o «il mantenimento del marchio» costituiscono motivi validi.
Nella tabella seguente sono riassunti i tre requisiti e il loro contenuto specifico.
| Requisiti | Contenuto | Punti chiave |
|---|---|---|
| Inutilizzo per almeno 3 anni | Non aver utilizzato il marchio registrato in Giappone in relazione ai prodotti e ai servizi designati nei tre anni precedenti la registrazione della richiesta di giudizio | L’uso è limitato agli atti definiti dall’articolo 2, paragrafo 3, della Legge sui marchi. Se si è verificato un solo giorno di uso in qualsiasi momento nel corso dei tre anni, il requisito non è soddisfatto |
| Valutazione per ciascun prodotto o servizio designato | La revoca viene valutata separatamente per ciascun prodotto o servizio designato. Qualora l’uso sia limitato a una parte dei prodotti o servizi, la revoca riguarderà esclusivamente la parte per cui non è stato effettuato alcun uso | Anche se la registrazione è stata effettuata con una designazione ampia, i diritti possono essere tutelati solo nell’ambito dei prodotti e dei servizi effettivamente utilizzati |
| Assenza di giusta causa | Per quanto riguarda il mancato uso, deve essere assente qualsiasi motivo legittimo non imputabile al titolare del diritto di marchio | Tali motivi sono ammessi solo in casi estremamente limitati, quali calamità naturali o disposizioni normative. Non sono ammessi motivi di natura gestionale né «progetti di utilizzo futuro» |
In caso di richiesta di procedimento di annullamento per mancato uso, come dovrebbe comportarsi il titolare del marchio? Di seguito illustreremo in modo concreto le strategie difensive nella pratica.
La caratteristica principale del procedimento di nullità per mancato uso è che l’onere della prova ricade sul convenuto (il titolare del marchio). Mentre nei procedimenti giudiziari ordinari vige il principio secondo cui «chi sostiene una tesi deve provarla», nel procedimento di nullità per mancato uso è sufficiente che il ricorrente affermi che «il marchio non è stato utilizzato», mentre spetta al titolare del marchio dimostrare, con prove concrete, che «il marchio è stato utilizzato».
Questo ribaltamento dell’onere della prova si basa sul presupposto che chi conosce meglio lo stato di utilizzo del marchio sia proprio il titolare stesso. Tuttavia, anche se il marchio fosse effettivamente utilizzato, se non si è in grado di preparare prove adeguate sussiste il rischio di revoca; pertanto, la conservazione delle prove su base quotidiana riveste un’importanza fondamentale.
Non trascurare la questione: in assenza di una memoria di replica, la cancellazione avverrà automaticamente
Qualora venga presentata una richiesta di procedimento di cancellazione per inutilizzo, se il titolare del marchio non presenta una memoria di replica, il giudice accoglierà le argomentazioni del ricorrente così come sono e emetterà una sentenza di cancellazione. Non è assolutamente vero che «se si ignora la questione, questa si estingue automaticamente».Una volta ricevuta la notifica della richiesta di procedimento da parte dell’Ufficio Brevetti (notifica della copia), è necessario provvedere entro i termini previsti. Il termine per la presentazione della memoria difensiva è di 40 giorni dalla data di notifica della copia (termine prestabilito; in alcuni casi è possibile una proroga). Una volta scaduto tale termine, si perde l’opportunità di presentare una memoria difensiva e la revoca potrebbe diventare definitiva.
Per dimostrare l’uso nell’ambito di un procedimento di annullamento per mancato uso, sono necessarie prove che indichino chiaramente «chi», «quando», «quale marchio» e «per quali prodotti o servizi» è stato utilizzato. A seconda del tipo di prova, la forza probatoria nel procedimento di giudizio varia notevolmente.
Prove che tendono ad essere riconosciute come valide
D’altra parte, le prove di seguito elencate potrebbero essere considerate di scarso valore probatorio se presentate da sole, oppure potrebbero essere ritenute non valide.
Si potrebbe pensare che «basti iniziare a utilizzare il marchio in fretta e furia dopo aver ricevuto la richiesta di procedimento di annullamento», ma ciò non è ammesso. L’articolo 50, comma 3, della Legge sui marchi stabilisce che l’uso effettuato dopo aver preso conoscenza della richiesta di procedimento (il cosiddetto «uso di ultima ora») non è riconosciuto come prova di uso.
L’uso di ripiego è chiaramente negato dalla legge
L’articolo 50, comma 3, della Legge sui marchi stabilisce che l’uso del marchio effettuato dopo aver preso conoscenza della richiesta di procedimento di annullamento non è ammesso come prova di uso «qualora il richiedente dimostri che tale uso è stato effettuato dopo aver preso conoscenza della richiesta di procedimento di annullamento».Nella pratica, qualora si inizi improvvisamente a utilizzare un marchio immediatamente prima o immediatamente dopo la presentazione della richiesta di procedimento, il rischio che tale utilizzo venga qualificato come «uso dell’ultimo minuto» è estremamente elevato, data l’innaturalità temporale di tale azione. Anche se si inizi improvvisamente a utilizzare un marchio che non è stato utilizzato per tre anni a partire da alcuni mesi prima della richiesta di procedimento, tale uso sarà considerato nullo qualora il momento in cui è stato effettuato risulti innaturale. L’uso continuativo e costante nel tempo costituisce la migliore strategia di difesa.
La migliore preparazione contro un procedimento di nullità per inutilizzo consiste nel predisporre un sistema di gestione quotidiana della proprietà intellettuale. Anziché «l’attacco è la migliore difesa», vale il principio secondo cui «la gestione è la migliore difesa». Di seguito vengono illustrati tre punti chiave concreti relativi alla gestione.
Punto di gestione 1: comprendere l’ambito di ciò che è «identico secondo la concezione sociale»
Nel procedimento di nullità per mancato uso, non è necessario che l’uso avvenga in una forma del tutto identica a quella del marchio registrato. L’uso è riconosciuto purché rientri nell’ambito di ciò che è considerato «identico secondo il comune senso». Nello specifico, rientrano in questa categoria i seguenti casi.
Tuttavia, è necessario prestare attenzione poiché in alcuni casi, ad esempio quando si modificano in modo sostanziale gli elementi grafici del logo o si aggiungono o si eliminano caratteri, l’identità del marchio potrebbe non essere più riconosciuta. Si raccomanda di verificare periodicamente che l’aspetto del marchio utilizzato nell’attività commerciale rientri nei limiti di ciò che è considerato «identico secondo la concezione sociale» rispetto al marchio registrato.
Punto chiave di gestione n. 2: raccogliere e conservare regolarmente le prove d’uso
Per prepararsi a un procedimento di nullità per inutilizzo, è fondamentale raccogliere e conservare sistematicamente, con regolarità, le prove di utilizzo del marchio. Raccogliere le prove in fretta e furia solo dopo che è stata presentata una richiesta di procedimento potrebbe rivelarsi troppo tardi. Si raccomanda di stabilire la seguente routine.
Punto chiave di gestione n. 3: effettuare periodicamente un inventario del portafoglio
Il numero dei diritti di marchio detenuti da un’azienda tende ad aumentare con l’espansione dell’attività. Tuttavia, non è detto che tutti i marchi siano effettivamente utilizzati nell’attuale contesto aziendale. Attraverso un inventario periodico, si raccomanda di riesaminare il portafoglio dei marchi tenendo conto dei seguenti aspetti.
È più efficiente effettuare l’inventario del portafoglio di marchi in concomitanza con i termini di rinnovo. Approfittate del pagamento delle tasse di rinnovo per valutare la situazione di utilizzo di ciascun marchio alla luce dei piani aziendali futuri. Assicurando le prove relative ai marchi da mantenere e razionalizzando quelli non necessari, si otterrà anche un’ottimizzazione dei costi relativi alla proprietà intellettuale.
Finora abbiamo illustrato il procedimento di annullamento per mancato uso dal punto di vista difensivo; di seguito esamineremo come utilizzarlo come strategia «offensiva». Il procedimento di annullamento per mancato uso può rappresentare un potente strumento per promuovere la strategia di marca della propria azienda.
Non è raro che, durante la ricerca di anteriorità relativa a una domanda di registrazione di marchio, vengano individuati marchi anteriori identici o simili a quello che la propria azienda intende utilizzare. In tal caso, di norma si possono prendere in considerazione le seguenti opzioni:
Tra queste opzioni, la procedura di annullamento per inutilizzo risulta la più efficace qualora il marchio preesistente non sia effettivamente in uso. Una volta annullato il marchio preesistente, l’ostacolo viene rimosso e aumentano le probabilità che la domanda di registrazione del proprio marchio venga accolta. Si tratta di una strategia applicabile in diverse contesti, quali il lancio di un nuovo marchio o l’acquisizione di un marchio nazionale in vista dell’espansione all’estero.
Prima di presentare una richiesta di procedimento di annullamento per mancato uso, è di fondamentale importanza verificare accuratamente se il marchio in questione sia effettivamente in uso. Qualora la controparte fosse in grado di presentare prove dell’uso, la richiesta verrebbe respinta; ciò non solo comporterebbe uno spreco delle spese processuali, ma comporterebbe anche il rischio che la controparte venga a conoscenza delle intenzioni della propria azienda.
Effettuare sempre un’indagine preliminare — È assolutamente da evitare di «agire affrettatamente»
Prima di presentare una richiesta di procedimento di annullamento per mancato uso, si raccomanda di effettuare in modo approfondito le seguenti indagini.
Se dall’indagine non emergono tracce di utilizzo, si può ritenere che vi siano elevate probabilità di successo nel procedimento di revoca per mancato uso. Tuttavia, poiché spesso le prove di utilizzo sono in possesso del titolare del marchio, è difficile confermare in anticipo che non vi sia stato alcun utilizzo. Tenendo conto di questo aspetto, si raccomanda di valutare in modo globale i rischi e i benefici prima di presentare la richiesta di procedimento.
Il procedimento di cancellazione per mancato uso è uno strumento potente, ma la richiesta di tale procedimento non rappresenta necessariamente l’unica soluzione. In alcuni casi, può risultare efficace tentare prima di avviare trattative di cessione con il titolare del marchio.
Casi in cui è opportuno prendere in considerazione le trattative di cessione
Qualunque strategia si adotti, sono indispensabili un'indagine preliminare approfondita e la consulenza di esperti. Elaborando una strategia che combini il procedimento di nullità per inutilizzo e le trattative di cessione, sarà possibile attuare la strategia di marca nel modo più efficiente.
Il procedimento di annullamento per mancato uso è un ambito del diritto dei marchi che richiede conoscenze specialistiche ed esperienza pratica particolarmente approfondite. Sia che ci si trovi nella posizione della difesa o dell’accusa, rivolgersi a un avvocato specializzato in diritti di proprietà intellettuale consente di agire in modo più sicuro ed efficiente.
Vantaggio 1: Valutazione delle prove di uso e organizzazione strategica delle prove
Il consulente in materia di marchi è in grado di valutare con precisione, sulla base di precedenti decisioni e giurisprudenza, quali prove siano valide e quali invece risultino insufficienti. Se si agisce in difesa, selezionerà le prove più efficaci tra quelle a disposizione e redigerà una memoria di replica che dimostri in modo logico il fatto dell’uso.Se si è nella posizione dell’attore, valuterà in anticipo la possibilità di utilizzo da parte della controparte, valutando le probabilità di successo della richiesta di giudizio. Anche per stabilire se le modalità di utilizzo del marchio rientrino nella nozione di «identico secondo la concezione sociale», è indispensabile il parere di un esperto.
Vantaggio 2: Evitare i rischi procedurali
Il procedimento di annullamento per mancato uso è soggetto a rigorosi requisiti procedurali e a scadenze precise.Se il termine per la presentazione della memoria di risposta viene superato anche solo di un giorno, si rischia di perdere il diritto, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni addotte. Affidandosi a un consulente in materia di marchi, è possibile prevenire tali errori procedurali e adottare le misure necessarie al momento opportuno. Inoltre, sulla base dell’esperienza, è possibile valutare con precisione la necessità di presentare argomentazioni aggiuntive o integrare le prove in base all’andamento del procedimento.
Vantaggio 3: Elaborazione di una strategia di marchio globale
Il procedimento di nullità per inutilizzo non si esaurisce in una singola procedura, ma deve essere inquadrato nella strategia complessiva del marchio dell’azienda. Il consulente in materia di marchi, essendo esperto in tutti gli aspetti pratici relativi ai marchi – quali la domanda di registrazione, la registrazione, la gestione e la gestione delle controversie – è in grado di proporre una strategia di marchio globale che includa il procedimento di nullità per inutilizzo.Ad esempio, è in grado di fornire supporto da una prospettiva multiforme, quali la coordinazione dei tempi per la presentazione di una nuova domanda di registrazione del marchio parallelamente alla cancellazione di un marchio precedente, la verifica dello stato di utilizzo dell’intero portafoglio e la revisione dei contratti di licenza.
Sebbene il procedimento di nullità per mancato uso sia un istituto che verte sul requisito fondamentale dell’«uso» del diritto di marchio, la sua pratica è estremamente complessa e presenta numerose situazioni in cui è difficile giungere a una valutazione. Comprendere sia l’aspetto «difensivo» che quello «offensivo» e mettere in pratica sia la gestione quotidiana della proprietà intellettuale che il suo utilizzo strategico è la chiave per proteggere e accrescere il valore del marchio aziendale.
Esiste il rischio che il marchio della Sua azienda venga cancellato per mancato utilizzo, oppure che un marchio in disuso di un’altra azienda costituisca un ostacolo allo sviluppo della Sua attività? Se nutre anche solo il minimo dubbio, La invitiamo a rivolgersi a un avvocato specializzato in proprietà industriale.
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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Assistiamo clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei consulenti in materia di brevetti del Giappone, l’Associazione asiatica dei consulenti in materia di brevetti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).