Marchi non utilizzati: cancellazione per non uso e strategie difensive

«Un marchio registrato con tanta fatica che viene revocato solo perché non viene utilizzato»… Sapeva che una cosa del genere può realmente accadere? La legge giapponese sui marchi prevede un meccanismo per la revoca dei marchi registrati che non siano stati utilizzati in modo continuativo per almeno tre anni. Si tratta del procedimento di revoca per inutilizzo (articolo 50 della legge sui marchi).

Questo sistema rappresenta un rischio importante che i titolari di marchi devono comprendere dal punto di vista della «difesa». Se il marchio registrato della propria azienda venisse revocato per inutilizzo, le fondamenta del marchio potrebbero vacillare dalle radici. Il valore del marchio, costruito nel corso di molti anni, potrebbe svanire a causa di un’unica richiesta di procedimento.

D’altra parte, si tratta di uno strumento estremamente efficace anche dal punto di vista «offensivo». Qualora un marchio di proprietà di un’altra società costituisca un ostacolo allo sviluppo delle proprie attività e tale marchio non venga utilizzato, è possibile presentare una richiesta di procedimento di cancellazione per inutilizzo al fine di far cessare il diritto. Ciò rappresenta una via d’uscita nei casi in cui un marchio preesistente costituisca un ostacolo al lancio di un nuovo marchio o all’ingresso nel mercato.

Nel presente articolo forniremo una spiegazione completa delle nozioni utili nella pratica, partendo da una panoramica del sistema del procedimento di cancellazione per inutilizzo fino alle misure difensive, alle strategie offensive e ai punti chiave della gestione quotidiana della proprietà intellettuale. Non si sta forse adagiando sulla semplice “possesso” del marchio? Cogliete questa occasione per rivedere il sistema di gestione dei marchi della vostra azienda.

1. Che cos’è il procedimento di annullamento per inutilizzo? — Quadro generale del sistema

Panoramica del sistema ai sensi dell’articolo 50 della Legge sui marchi

Il procedimento di annullamento per mancato uso è un sistema previsto dall’articolo 50 della Legge sui marchi, che consente di richiedere l’annullamento della registrazione di un marchio registrato che non sia stato utilizzato in modo continuativo per almeno tre anni sul territorio giapponese. La registrazione di un marchio, una volta ottenuta, non garantisce una sicurezza perpetua, poiché l’«uso effettivo» costituisce un presupposto fondamentale per il mantenimento del diritto.

Alla base di questo sistema vi è il principio fondamentale del regime dei marchi. Un marchio svolge la sua funzione di indicazione della provenienza e di garanzia di qualità solo quando viene effettivamente utilizzato nell’ambito commerciale.Se un marchio non utilizzato continuasse a rimanere registrato, ciò limiterebbe ingiustamente l’opportunità per altri operatori di utilizzarlo, ostacolando una sana concorrenza. Pertanto, sulla base del principio secondo cui «non è necessario mantenere i diritti su un marchio che non viene utilizzato», è stato istituito il sistema del procedimento di nullità per mancato uso.

Perché un marchio non utilizzato viene revocato?

Il diritto di marchio presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri diritti di proprietà intellettuale. Mentre i diritti di brevetto e di disegno o modello scadono dopo un determinato periodo, il diritto di marchio può essere mantenuto in vigore quasi a tempo indeterminato mediante il rinnovo della registrazione. Tuttavia, ciò presuppone che il marchio venga effettivamente utilizzato.

Se un marchio viene lasciato inutilizzato, ne derivano le seguenti conseguenze negative.

• Problema dell’esaurimento dei marchi: quando, all’interno di una combinazione limitata di stringhe di caratteri e loghi, un marchio non utilizzato viene “bloccato” come registrazione, i nuovi operatori non possono più acquisire un marchio valido
• Rischio di esercizio indebito dei diritti: nonostante il marchio non venga effettivamente utilizzato, potrebbero diffondersi pratiche quali l’invio di diffide ad altre società o la richiesta di canoni di licenza sulla base del diritto di marchio
• Diminuzione della fiducia nel sistema dei marchi: l’aumento dei «marchi cartacei», privi di un effettivo utilizzo, compromette l’affidabilità del sistema dei marchi stesso

Il procedimento di cancellazione per mancato uso è considerato un istituto di interesse pubblico volto a prevenire tali effetti negativi e a garantire che il sistema dei marchi funzioni in conformità con il suo scopo originario.

Chiunque può presentare richiesta — Il principio della «richiesta da parte di chiunque»

Una delle principali caratteristiche del procedimento di nullità per mancato uso è il fatto che «chiunque» possa richiederlo.L’articolo 50, paragrafo 1, della Legge sui marchi recita espressamente «chiunque», il che significa che chiunque, indipendentemente dall’esistenza o meno di un interesse diretto, può presentare richiesta di procedimento di nullità per mancato uso. Ciò è in netto contrasto con il procedimento di nullità previsto dalla Legge sui brevetti (articolo 123, paragrafo 2), in cui solo le parti interessate hanno la legittimazione ad agire.

Questa caratteristica, secondo cui «chiunque può presentare istanza», comporta un rischio costante per i titolari dei diritti di marchio. Ciò significa che, se il proprio marchio registrato non viene utilizzato da oltre tre anni, non è da escludere che, in qualsiasi momento, venga presentata un’istanza di annullamento per inutilizzo da parte di chiunque. D’altro canto, ciò rappresenta anche un vantaggio, in quanto consente di avviare con relativa facilità un’azione di annullamento nei confronti di marchi di altre società che ostacolano lo sviluppo della propria attività.

2. I tre requisiti per l’accoglimento della domanda di nullità

Affinché la cancellazione per inutilizzo venga accolta, è necessario che siano soddisfatti tutti e tre i requisiti seguenti. In altre parole, se il titolare del marchio riesce a confutare anche solo uno di essi, ha la possibilità di evitare la cancellazione.

Requisito 1: mancato utilizzo per almeno tre anni prima della registrazione della richiesta di procedimento

Il requisito fondamentale è che il marchio registrato in questione non sia stato utilizzato in Giappone per un periodo di almeno tre anni prima della registrazione della richiesta di procedimento. È importante sottolineare che il termine di «tre anni» decorre non dalla «data di presentazione della richiesta», bensì dalla «data di registrazione della richiesta».Esiste un leggero ritardo tra la presentazione della richiesta di procedimento e la sua registrazione presso l’Ufficio dei Brevetti; tuttavia, nella pratica tale intervallo è generalmente di alcune settimane dalla data di presentazione della richiesta.

Inoltre, anche il significato di «uso» è definito in modo rigoroso dalla legge. È necessario che l’atto in questione rientri nella definizione di «uso» prevista dall’articolo 2, comma 3, della Legge sui marchi; in particolare, sono inclusi gli atti seguenti:

• L’atto di apporre il marchio sui prodotti o sulla loro confezione
• L’atto di cedere, consegnare o esportare prodotti sui quali è apposto il marchio
• L’atto di utilizzare il marchio in occasione della fornitura di servizi
• L’atto di diffondere pubblicità, listini prezzi o documenti commerciali relativi a prodotti o servizi su cui è apposto il marchio
• L’atto di esporre il marchio tramite Internet

Il semplice fatto di «conoscere» o «ricordare» un marchio non è considerato come uso. È richiesto un atto concreto di utilizzo nell’ambito delle attività commerciali effettive.

Requisito 2: Situazione di utilizzo per ciascun prodotto o servizio designato

Il procedimento di nullità per inutilizzo può essere richiesto separatamente per ciascun prodotto o servizio designato. Ad esempio, qualora un marchio sia registrato con la designazione della classe 25 «Abbigliamento» e della classe 35 «Fornitura di servizi ai clienti nell’ambito dell’attività di vendita al dettaglio», è possibile che il marchio sia utilizzato per l’«Abbigliamento» ma non per la «Vendita al dettaglio».

In tal caso, il ricorrente può presentare una richiesta di procedimento di nullità per inutilizzo limitatamente alla parte relativa alla «vendita al dettaglio» non utilizzata. Al contrario, il titolare del marchio può mantenere i propri diritti esclusivamente sui prodotti e servizi effettivamente utilizzati. Pertanto, il procedimento di nullità per inutilizzo non segue il principio «tutto o niente», ma viene valutato in modo flessibile per ciascuna categoria di prodotti e servizi designati.

Tuttavia, occorre prestare attenzione all’interpretazione dell’ambito dei prodotti e dei servizi effettivamente utilizzati.Ad esempio, qualora l’uso avvenga esclusivamente in relazione al prodotto designato «dolciumi» per quanto riguarda il «cioccolato», può diventare oggetto di controversia se l’uso sia riconosciuto per l’intera categoria dei «dolciumi» o se sia limitato al «cioccolato». Nella prassi dei procedimenti di annullamento, se il prodotto specifico oggetto di uso rientra nell’ambito dei prodotti designati, si tende a riconoscere l’uso in relazione a tale prodotto designato.

Requisito 3: Assenza di giustificato motivo per il mancato utilizzo

Anche se non si è fatto uso del marchio per più di tre anni, è possibile evitare la revoca qualora sussista una «giustificata ragione». Tuttavia, i casi in cui tale «giustificata ragione» viene riconosciuta sono estremamente limitati.

Nella tabella seguente sono riassunti i tre requisiti e il loro contenuto specifico.

3. Misure difensive — Come reagire in caso di richiesta di procedimento di annullamento

In caso di richiesta di procedimento di annullamento per mancato uso, come dovrebbe comportarsi il titolare del marchio? Di seguito illustreremo in modo concreto le strategie difensive nella pratica.

L’onere della prova spetta al titolare del marchio

La caratteristica principale del procedimento di nullità per mancato uso è che l’onere della prova ricade sul convenuto (il titolare del marchio). Mentre nei procedimenti giudiziari ordinari vige il principio secondo cui «chi sostiene una tesi deve provarla», nel procedimento di nullità per mancato uso è sufficiente che il ricorrente affermi che «il marchio non è stato utilizzato», mentre spetta al titolare del marchio dimostrare, con prove concrete, che «il marchio è stato utilizzato».

Questo ribaltamento dell’onere della prova si basa sul presupposto che chi conosce meglio lo stato di utilizzo del marchio sia proprio il titolare stesso. Tuttavia, anche se il marchio fosse effettivamente utilizzato, se non si è in grado di preparare prove adeguate sussiste il rischio di revoca; pertanto, la conservazione delle prove su base quotidiana riveste un’importanza fondamentale.

Prove valide e prove non valide

Per dimostrare l’uso nell’ambito di un procedimento di annullamento per mancato uso, sono necessarie prove che indichino chiaramente «chi», «quando», «quale marchio» e «per quali prodotti o servizi» è stato utilizzato. A seconda del tipo di prova, la forza probatoria nel procedimento di giudizio varia notevolmente.

D’altra parte, le prove di seguito elencate potrebbero essere considerate di scarso valore probatorio se presentate da sole, oppure potrebbero essere ritenute non valide.

• Documentazione interna: i documenti di pianificazione e i verbali destinati all’uso interno hanno un valore probatorio limitato, poiché non comportano transazioni con terzi
• Prove prive di data: le prove per le quali non è possibile specificare quando sono state utilizzate non consentono di dimostrare l’uso entro il periodo di prova di tre anni
• Dichiarazioni giurate o dichiarazioni redatte internamente: le autodichiarazioni prive di riscontri oggettivi hanno un valore probatorio limitato
• Uso con una forma del marchio diversa: se il marchio viene utilizzato in una forma significativamente diversa da quella registrata, non viene riconosciuto come «uso del marchio registrato»
• Uso diverso dai prodotti o servizi designati: le prove relative all’uso su «borse» non sono valide se il marchio è registrato per il prodotto designato «abbigliamento»

L’uso «all’ultimo minuto» non è ammesso

Si potrebbe pensare che «basti iniziare a utilizzare il marchio in fretta e furia dopo aver ricevuto la richiesta di procedimento di annullamento», ma ciò non è ammesso. L’articolo 50, comma 3, della Legge sui marchi stabilisce che l’uso effettuato dopo aver preso conoscenza della richiesta di procedimento (il cosiddetto «uso di ultima ora») non è riconosciuto come prova di uso.

4. Prevenire il rischio di inutilizzo attraverso la gestione quotidiana della proprietà intellettuale

La migliore preparazione contro un procedimento di nullità per inutilizzo consiste nel predisporre un sistema di gestione quotidiana della proprietà intellettuale. Anziché «l’attacco è la migliore difesa», vale il principio secondo cui «la gestione è la migliore difesa». Di seguito vengono illustrati tre punti chiave concreti relativi alla gestione.

Utilizzo di marchi identici secondo il senso comune

Conservazione periodica delle prove

Inventario del portafoglio dei marchi

5. Strategia offensiva — Sfruttare la procedura di cancellazione dei marchi altrui

Finora abbiamo illustrato il procedimento di annullamento per mancato uso dal punto di vista difensivo; di seguito esamineremo come utilizzarlo come strategia «offensiva». Il procedimento di annullamento per mancato uso può rappresentare un potente strumento per promuovere la strategia di marca della propria azienda.

Utilizzo come soluzione per superare i marchi precedenti

Non è raro che, durante la ricerca di anteriorità relativa a una domanda di registrazione di marchio, vengano individuati marchi anteriori identici o simili a quello che la propria azienda intende utilizzare. In tal caso, di norma si possono prendere in considerazione le seguenti opzioni:

• Modificare il proprio marchio (riesame della strategia di marchio)
• Negoziare con il titolare del marchio anteriore (accordo di coesistenza, cessione, licenza)
• Richiedere la cancellazione del marchio preesistente (ricorso per non uso)

Tra queste opzioni, la procedura di annullamento per inutilizzo risulta la più efficace qualora il marchio preesistente non sia effettivamente in uso. Una volta annullato il marchio preesistente, l’ostacolo viene rimosso e aumentano le probabilità che la domanda di registrazione del proprio marchio venga accolta. Si tratta di una strategia applicabile in diverse contesti, quali il lancio di un nuovo marchio o l’acquisizione di un marchio nazionale in vista dell’espansione all’estero.

L’indagine preliminare sul mancato uso è la chiave del successo

Prima di presentare una richiesta di procedimento di annullamento per mancato uso, è di fondamentale importanza verificare accuratamente se il marchio in questione sia effettivamente in uso. Qualora la controparte fosse in grado di presentare prove dell’uso, la richiesta verrebbe respinta; ciò non solo comporterebbe uno spreco delle spese processuali, ma comporterebbe anche il rischio che la controparte venga a conoscenza delle intenzioni della propria azienda.

L’opzione della negoziazione di cessione

Il procedimento di cancellazione per mancato uso è uno strumento potente, ma la richiesta di tale procedimento non rappresenta necessariamente l’unica soluzione. In alcuni casi, può risultare efficace tentare prima di avviare trattative di cessione con il titolare del marchio.

Qualunque strategia si adotti, sono indispensabili un'indagine preliminare approfondita e la consulenza di esperti. Elaborando una strategia che combini il procedimento di nullità per inutilizzo e le trattative di cessione, sarà possibile attuare la strategia di marca nel modo più efficiente.

6. Vantaggi della consulenza con un avvocato specializzato in diritto dei marchi e sintesi

Il procedimento di annullamento per mancato uso è un ambito del diritto dei marchi che richiede conoscenze specialistiche ed esperienza pratica particolarmente approfondite. Sia che ci si trovi nella posizione della difesa o dell’accusa, rivolgersi a un avvocato specializzato in diritti di proprietà intellettuale consente di agire in modo più sicuro ed efficiente.

Sebbene il procedimento di nullità per mancato uso sia un istituto che verte sul requisito fondamentale dell’«uso» del diritto di marchio, la sua pratica è estremamente complessa e presenta numerose situazioni in cui è difficile giungere a una valutazione. Comprendere sia l’aspetto «difensivo» che quello «offensivo» e mettere in pratica sia la gestione quotidiana della proprietà intellettuale che il suo utilizzo strategico è la chiave per proteggere e accrescere il valore del marchio aziendale.

Esiste il rischio che il marchio della Sua azienda venga cancellato per mancato utilizzo, oppure che un marchio in disuso di un’altra azienda costituisca un ostacolo allo sviluppo della Sua attività? Se nutre anche solo il minimo dubbio, La invitiamo a rivolgersi a un avvocato specializzato in proprietà industriale.