Passer au contenu
Français
お問い合わせ

Une marque qui n'est pas utilisée peut-elle être annulée ? Les fondements et les moyens de défense d'un procès en annulation pour défaut d'usage.

Picture of 弁理士 杉浦健文

 

« Une marque que l’on a pris la peine d’enregistrer peut être annulée au motif qu’elle n’est pas utilisée »… Saviez-vous qu’une telle situation peut réellement se produire ? La loi japonaise sur les marques prévoit un mécanisme permettant d’annuler une marque enregistrée qui n’a pas été utilisée de manière continue pendant au moins trois ans. Il s’agit de la procédure d’annulation pour non-usage (article 50 de la loi sur les marques).

Pour les titulaires de marques, ce système représente un risque important qu’il convient de comprendre d’un point de vue « défensif ». Si la marque enregistrée de votre entreprise venait à être annulée pour cause de non-utilisation, les fondements mêmes de votre marque pourraient être ébranlés. La valeur de marque que vous avez bâtie au fil des ans pourrait disparaître à la suite d’une seule demande de procédure d’annulation.

D'un autre côté, il s'agit d'un outil « offensif » très efficace. Si une marque détenue par une autre entreprise constitue un obstacle au développement de votre activité, et si cette marque n'est pas utilisée, vous pouvez demander une procédure de radiation pour non-usage afin d'en faire disparaître les droits. Cela peut constituer une brèche à franchir lorsque des marques antérieures font obstacle au lancement d'une nouvelle marque ou à l'entrée sur un marché.

Dans cet article, nous vous proposons une explication complète des connaissances utiles dans la pratique, allant de la présentation générale du système de procédure de radiation pour non-usage aux mesures de défense, en passant par les stratégies offensives et les points clés de la gestion quotidienne de la propriété intellectuelle. Ne vous contentez-vous pas de « simplement posséder » une marque ? Profitez de cette occasion pour revoir le système de gestion des marques de votre entreprise.

1. Qu'est-ce qu'une procédure de nullité pour non-usage ? ― Aperçu général du système

Aperçu du système fondé sur l'article 50 de la loi sur les marques

La procédure de radiation pour non-usage est un système prévu par l'article 50 de la loi sur les marques, qui permet de demander la radiation d'une marque enregistrée n'ayant pas été utilisée de manière continue pendant au moins trois ans sur le territoire japonais. L'enregistrement d'une marque ne garantit pas une sécurité permanente : l'« utilisation effective » est en effet une condition préalable au maintien du droit.

Aperçu du système de procédure de radiation pour non-usage (article 50 de la loi sur les marques)

  • Base juridique : article 50 de la loi sur les marques (procédure de radiation pour non-usage)
  • Objectif : annuler l'enregistrement des marques non utilisées et garantir le bon fonctionnement du système des marques
  • Période de non-utilisation : la marque ne doit pas avoir été utilisée de manière continue au Japon pendant les trois années précédant la demande de procédure
  • Objet : tout ou partie des produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque
  • Organe compétent : Office des brevets (Division des recours)
  • Charge de la preuve : il incombe au défendeur (titulaire de la marque) de prouver l'usage
  • Effet : une fois la décision de radiation définitive, le droit de marque s'éteint pour les produits et services désignés

Ce système s'inscrit dans la philosophie fondamentale du régime des marques. Une marque ne remplit sa fonction d'indication de provenance et de garantie de qualité que lorsqu'elle est effectivement utilisée dans le cadre d'une activité commerciale. Si une marque non utilisée reste enregistrée, cela restreint indûment la possibilité pour d'autres opérateurs d'utiliser cette marque et entrave une concurrence saine. C'est pourquoi le système de procédure de nullité pour non-utilisation a été mis en place, sur la base du principe selon lequel « il n'est pas nécessaire de maintenir les droits sur une marque qui n'est pas utilisée ».

Pourquoi une marque non utilisée est-elle annulée ?

Le droit des marques présente des caractéristiques propres qui le distinguent des autres droits de propriété intellectuelle. Alors que les droits de brevet et les droits sur les dessins et modèles expirent après une certaine période, le droit des marques peut être maintenu de manière quasi permanente moyennant un renouvellement de l'enregistrement. Toutefois, cela suppose que la marque soit « utilisée ».

Si une marque est laissée à l'abandon sans être utilisée, cela entraîne les inconvénients suivants.

  • Problème d'épuisement des marques : lorsque des marques inutilisées sont « bloquées » en tant qu'enregistrements parmi un ensemble limité de combinaisons de caractères et de logos, les nouveaux entrants ne peuvent plus acquérir de bonnes marques
  • Risque d'exercice abusif des droits : il existe un risque que des actes tels que l'envoi de lettres de mise en demeure à d'autres entreprises ou l'exigence de redevances de licence se généralisent, alors que la marque n'est en réalité pas utilisée.
  • Perte de confiance dans le système des marques : l'augmentation du nombre de « marques sur papier », c'est-à-dire de marques sans utilisation effective, nuit à la crédibilité du système des marques lui-même.

La procédure de radiation pour non-usage est considérée comme un mécanisme d'intérêt public visant à prévenir ces effets néfastes et à permettre au système des marques de fonctionner conformément à son objectif initial.

Tout le monde peut en faire la demande — principe de l'accessibilité à tous

L'une des principales caractéristiques de la procédure de radiation pour non-usage est le fait que « n'importe qui » peut en faire la demande. L'article 50, paragraphe 1, de la loi sur les marques stipule clairement « n'importe qui », ce qui signifie que toute personne, qu'elle ait ou non un intérêt direct, peut demander une procédure de radiation pour non-usage. Cela contraste avec la procédure de nullité prévue par la loi sur les brevets (article 123, paragraphe 2), dans laquelle seules les parties ayant un intérêt direct sont habilitées à introduire une demande.

Toute personne peut introduire une demande ― Aucun intérêt direct n’est requis

Toute personne peut demander une procédure de nullité pour non-usage, qu’elle ait ou non un intérêt direct. Cette disposition repose sur l’objectif du système, à savoir que l’élimination de la non-utilisation d’une marque sert l’intérêt général. Par conséquent, non seulement les entreprises concurrentes, mais aussi les personnes souhaitant lancer une nouvelle activité, les associations de consommateurs, voire les particuliers, peuvent introduire une telle demande. Dans la pratique, on observe fréquemment des cas où, lors d’une recherche de disponibilité préalable au dépôt, une marque antérieure constituant un obstacle est découverte, ce qui conduit à demander une procédure de nullité pour non-usage de cette marque.

Cette caractéristique selon laquelle « toute personne » peut introduire une demande signifie qu’il existe un risque permanent pour le titulaire de la marque. En effet, si sa marque enregistrée n’a pas été utilisée pendant plus de trois ans, il n’est pas surprenant qu’une procédure de nullité pour non-usage soit engagée à tout moment et par n’importe qui. À l’inverse, cela présente l’avantage de pouvoir engager relativement facilement une action en nullité à l’encontre d’une marque d’une autre entreprise qui entrave le développement de son activité.

2. Les trois conditions requises pour que la radiation soit prononcée

Pour qu’une demande de radiation pour non-usage soit acceptée, les trois conditions suivantes doivent être remplies. À l’inverse, si le titulaire de la marque parvient à réfuter ne serait-ce qu’une seule de ces conditions, il est possible qu’il échappe à la radiation.

Condition n° 1 : non-utilisation pendant au moins trois ans avant l'enregistrement de la demande de procédure

La condition la plus fondamentale est que la marque enregistrée en question n'ait pas été utilisée au Japon pendant les trois années précédant l'enregistrement de la demande de procédure. Il est important de noter que le point de départ du délai de « trois ans » n'est pas la « date de la demande de procédure », mais la « date d'enregistrement de la demande de procédure ». Il existe un léger décalage entre le dépôt de la demande de procédure et son enregistrement auprès de l'Office des brevets, mais dans la pratique, ce délai est généralement de quelques semaines à compter de la date de la demande.

De plus, la notion d’« utilisation » est strictement définie par la loi. Elle doit correspondre aux actes d’utilisation prévus à l’article 2, paragraphe 3, de la loi sur les marques, ce qui inclut concrètement les actes suivants :

  • L'apposition de la marque sur le produit ou son emballage
  • L'acte de céder, de livrer ou d'exporter des produits sur lesquels la marque est apposée
  • L'utilisation de la marque lors de la fourniture de services
  • L'acte consistant à apposer la marque sur des publicités, des listes de prix ou des documents commerciaux relatifs aux produits ou aux services et à les diffuser
  • L'affichage de la marque sur Internet

Le simple fait de « connaître » ou de « se souvenir » d'une marque ne constitue pas un usage. Un acte d'usage concret dans le cadre d'activités commerciales réelles est requis.

Condition 2 : Situation d'utilisation pour chaque produit ou service désigné

Une procédure de radiation pour non-usage peut être demandée pour chaque produit ou service désigné. Par exemple, si une marque est enregistrée pour la classe 25 « Vêtements » et la classe 35 « Services de vente au détail », il peut arriver qu'elle soit utilisée pour les « vêtements » mais pas pour la « vente au détail ».

Dans ce cas, le requérant peut demander une procédure de nullité pour non-usage en ne ciblant que la partie « commerce de détail » qui n'est pas utilisée. À l'inverse, le titulaire de la marque peut conserver ses droits uniquement pour les produits et services utilisés. Ainsi, la procédure de nullité pour non-usage n'est pas une question de « tout ou rien », mais fait l'objet d'une appréciation flexible au niveau de chaque produit ou service désigné.

Il convient toutefois de prêter attention à l'interprétation de la portée des produits et services utilisés. Par exemple, si l'utilisation se limite au « chocolat » pour le produit désigné « confiserie », la question de savoir si l'utilisation est reconnue pour l'ensemble de la « confiserie » ou si elle est limitée au « chocolat » peut faire l'objet d'un litige. Dans la pratique des procédures de recours, lorsque le produit concret utilisé est inclus dans la gamme des produits désignés, l'utilisation est généralement reconnue pour ce produit désigné.

Condition n° 3 : absence de motif légitime justifiant la non-utilisation

Même si l'utilisation n'a pas eu lieu pendant plus de trois ans, il est possible d'échapper à la radiation s'il existe une « raison valable ». Cependant, les cas où cette « raison valable » est reconnue sont extrêmement limités.

Le seuil pour la reconnaissance d’une « raison valable » est extrêmement élevé

Seules sont reconnues comme « raisons valables » les causes qui ne peuvent être imputées au titulaire de la marque, telles que les catastrophes naturelles, les restrictions légales (attente d'une autorisation en vertu de la loi sur les produits pharmaceutiques, etc.), la guerre ou les troubles civils. Les raisons économiques ou de gestion, telles que le simple marasme de l'activité, l'arrêt temporaire des ventes résultant d'une décision de gestion, les problèmes de succession ou les difficultés d'approvisionnement en matières premières, ne sont pas reconnues comme des raisons valables.De même, des intentions subjectives telles que « l'intention de l'utiliser à l'avenir » ou « la préservation de la marque » ne constituent pas non plus des motifs valables.

Le tableau ci-dessous résume les trois conditions requises et leur contenu concret.

Condition Contenu Points clés
Non-utilisation pendant au moins trois ans Ne pas avoir utilisé la marque enregistrée pour les produits et services désignés au Japon au cours des trois années précédant l'enregistrement de la demande de décision L'utilisation se limite aux actes définis à l'article 2, paragraphe 3, de la loi sur les marques. Si l'utilisation a eu lieu ne serait-ce qu'un seul jour au cours de ces trois ans, la condition n'est pas remplie
Appréciation par produit ou service désigné La radiation est évaluée pour chaque produit ou service désigné. Si l'utilisation ne concerne qu'une partie des produits ou services, seule la partie pour laquelle il n'y a pas d'utilisation est radiée Même si l'enregistrement porte sur une désignation large, les droits ne peuvent être protégés que dans la mesure où la marque est effectivement utilisée pour les produits et services concernés
Absence de motif valable En ce qui concerne la non-utilisation, il n'existe aucun motif légitime qui ne puisse être imputé au titulaire de la marque. Ceux-ci ne sont reconnus que dans des cas extrêmement limités, tels que les catastrophes naturelles ou les restrictions légales. Les raisons d'ordre commercial ou les « projets d'utilisation future » ne sont pas admis

3. Stratégies de défense ― Comment réagir en cas de demande de procédure d'annulation

Comment le titulaire de la marque doit-il réagir lorsqu'une procédure de radiation pour non-usage est engagée ? Nous expliquons ici concrètement les mesures de défense pratiques.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque

La principale caractéristique de la procédure de radiation pour non-usage réside dans le fait que la charge de la preuve incombe au défendeur (le titulaire de la marque). Alors que dans une procédure judiciaire classique, le principe veut que « la partie qui avance une allégation en apporte la preuve », dans le cadre d’une procédure de radiation pour non-usage, il suffit au demandeur d’affirmer que « cette marque n’est pas utilisée » ; c’est au titulaire de la marque qu’il incombe de prouver, à l’aide de preuves, qu’il « l’utilise ».

Ce renversement de la charge de la preuve repose sur l'idée que le titulaire de la marque est le mieux placé pour connaître l'état d'utilisation de celle-ci. Cependant, même si la marque est effectivement utilisée, il existe un risque de radiation si l'on ne peut pas fournir de preuves appropriées ; il est donc extrêmement important de conserver les preuves au quotidien.

Il ne faut surtout pas rester inactif : l'absence de réponse entraîne automatiquement la radiation

Si une procédure de radiation pour non-usage est engagée, si le titulaire de la marque ne dépose pas de mémoire en défense, le juge acceptera les arguments du requérant tels quels et rendra une décision de radiation. Il n’est en aucun cas vrai que « si l’on ignore la procédure, elle s’éteindra d’elle-même ».Dès réception de la notification de la demande de procédure de la part de l'Office des brevets (signification d'une copie), vous devez impérativement réagir dans les délais impartis. Le délai de dépôt de la réponse est de 40 jours à compter de la date de signification de la copie (délai fixé, pouvant être prolongé dans certains cas). Passé ce délai, vous perdrez toute possibilité de répondre et la radiation pourrait devenir définitive.

Preuves valables et preuves non valables

Pour prouver l'usage dans le cadre d'une procédure de nullité pour non-usage, il est nécessaire de disposer de preuves permettant de déterminer clairement « qui », « quand », « quelle marque » et « pour quels produits ou services » l'usage a eu lieu. La force probante des preuves varie considérablement selon leur nature.

Éléments de preuve généralement reconnus comme valables

  • Photos et catalogues de produits : photos de produits ou d'emballages portant la marque (sur lesquelles la date et l'heure de la prise de vue peuvent être identifiées)
  • Documents commerciaux : bons de livraison, factures, bons de commande, reçus, etc., c'est-à-dire des documents sur lesquels la marque est mentionnée et dont la date peut être vérifiée
  • Supports publicitaires : annonces dans les journaux, publicités dans les magazines, prospectus, publipostages (sur lesquels la date de publication ou de diffusion peut être identifiée)
  • Captures d'écran de sites web : pages présentant des produits ou services utilisant la marque (avec enregistrement de l'URL et de la date)
  • Preuves de participation à des salons : photos du stand, liste des exposants, documents distribués, etc.
  • Données sur les résultats de vente : données sur le chiffre d'affaires, registres de gestion des stocks, bons d'expédition, etc.
  • Contrats : contrats de licence, contrats d'agence, contrats OEM, etc. (l'utilisation sous licence est également valable)
  • Photos de magasins : enseignes, présentoirs en magasin, menus, etc. (documents permettant d'identifier la date)

En revanche, les preuves suivantes peuvent être considérées comme ayant une faible valeur probante ou comme étant invalides lorsqu'elles sont présentées seules.

  • Documents internes uniquement : les propositions commerciales ou les comptes rendus de réunion destinés à un usage interne ont une faible valeur probante, car ils ne concernent pas de transactions avec des tiers
  • Preuves sans date : les preuves dont la date d'utilisation ne peut être déterminée ne permettent pas de prouver l'utilisation au cours de la période de preuve de trois ans
  • Déclarations sous serment ou déclarations rédigées par l'entreprise elle-même : les déclarations sur l'honneur sans fondement objectif ont une force probante limitée
  • Marques présentant un aspect différent : si la marque est utilisée sous une forme sensiblement différente de la marque enregistrée, cela ne sera pas reconnu comme une « utilisation de la marque enregistrée »
  • Utilisation différente des produits et services désignés : les preuves d'utilisation sur des « sacs » alors que l'enregistrement porte sur les produits désignés « vêtements » sont invalides

L'utilisation de dernière minute n'est pas admise

Vous pourriez penser qu’il suffit de commencer à utiliser la marque à la hâte après avoir reçu une demande de procédure de nullité, mais cela ne fonctionne pas. L’article 50, paragraphe 3, de la loi sur les marques stipule que l’utilisation effectuée après avoir pris connaissance de la demande de procédure (ce qu’on appelle l’« utilisation de dernière minute ») n’est pas reconnue comme preuve d’utilisation.

L'utilisation de dernière minute est clairement rejetée par la loi

L'article 50, paragraphe 3, de la loi sur les marques stipule que l'utilisation d'une marque effectuée après avoir pris connaissance de la demande de décision n'est pas admise comme preuve d'utilisation « lorsque le demandeur prouve que cette utilisation a eu lieu après avoir pris connaissance de la demande de décision ».Dans la pratique, si l'utilisation commence soudainement juste avant ou juste après la demande de procédure d'opposition, le risque qu'elle soit qualifiée d'« utilisation de dernière minute » est très élevé en raison du caractère anormal du moment choisi. Même si l'on commence soudainement à utiliser une marque qui n'a pas été utilisée pendant trois ans quelques mois avant la demande de procédure d'opposition, cette utilisation sera considérée comme nulle si le moment choisi est anormal. Une utilisation continue et régulière constitue la meilleure défense.

4. Prévenir les risques de non-utilisation grâce à une gestion quotidienne de la propriété intellectuelle

La meilleure préparation à une procédure de nullité pour non-usage consiste à mettre en place un système de gestion quotidienne de la propriété intellectuelle. Loin du dicton « l'attaque est la meilleure défense », c'est ici « la gestion est la meilleure défense ». Nous présentons ici trois points concrets de gestion.

Utilisation d'une marque identique au sens des conceptions sociales

Point de gestion n° 1 : comprendre la portée de la notion d’« identique selon les conceptions sociales »

Dans le cadre d'une procédure de radiation pour non-usage, il n'est pas nécessaire d'utiliser la marque de manière parfaitement identique à celle de l'enregistrement. L'utilisation est reconnue tant qu'elle s'inscrit dans le champ d'application de ce qui est considéré comme « identique selon les conceptions sociales ». Concrètement, cela concerne les cas suivants.

  • Utilisation en katakana d'une marque enregistrée en hiragana (par exemple : « さくら » → « サクラ »)
  • Utilisation en caractères romains d'une marque enregistrée en katakana (ex. : « Évorix » → « EVORIX »)
  • Utilisation avec une seule différence de police (par exemple, police gothique → police Mincho)
  • Différences minimes permettant une identification visuelle (différences subtiles de couleur, etc.)

Il convient toutefois de faire preuve de prudence, car l'identité de la marque peut ne plus être reconnue si les éléments graphiques du logo sont considérablement modifiés ou si des caractères sont ajoutés ou supprimés. Vérifiez régulièrement si l'apparence de la marque utilisée dans le cadre de vos activités commerciales reste dans les limites de ce qui est considéré comme « identique selon les conceptions sociales » par rapport à la marque enregistrée.

Conservation régulière des preuves

Point de gestion n° 2 : collecter et conserver régulièrement les preuves d'utilisation

Pour se prémunir contre une procédure de radiation pour non-usage, le plus important est de collecter et de conserver systématiquement les preuves d'utilisation de la marque au quotidien. Si vous vous mettez à rassembler des preuves à la hâte après qu'une procédure a été engagée, il sera peut-être trop tard. Nous vous recommandons de mettre en place la routine suivante.

  • Conservation des preuves une fois par an : au moins une fois par an, vérifiez l'état d'utilisation de chaque marque déposée et collectez et conservez les preuves
  • Enregistrement de la date : inclure la date sur toutes les preuves. Pour les captures d'écran de sites web, noter l'URL et la date/heure
  • Conservation sous forme numérique et physique : effectuez des sauvegardes des données numériques et numérisez les documents papier pour les conserver
  • Privilégier les preuves impliquant des tiers : collecter en priorité les preuves présentant un haut degré d'objectivité, telles que les documents commerciaux avec les partenaires ou les articles publiés dans les médias externes
  • Prendre l'habitude de prendre des photos : photographier régulièrement les situations où la marque est utilisée, telles que les emballages de produits, les enseignes de magasins ou les stands de salons

Inventaire du portefeuille de marques

Point de gestion n° 3 : procéder régulièrement à un inventaire du portefeuille

Le nombre de droits de marque détenus par une entreprise a tendance à augmenter à mesure que ses activités se développent. Cependant, toutes les marques ne sont pas nécessairement utilisées dans le cadre des activités actuelles. Procédez à un inventaire régulier afin de réexaminer votre portefeuille de marques selon les critères suivants.

  • Vérification de l'utilisation : vérifier si chaque marque enregistrée est effectivement utilisée dans l'activité actuelle
  • Identification des marques inutilisées : recenser les marques qui n'ont pas été utilisées depuis plus de trois ans
  • Envisager une reprise de l'utilisation : examiner s'il existe un moyen de réutiliser les marques inutilisées (par exemple, utilisation pour de nouveaux produits, octroi de licences, etc.)
  • Rationalisation des droits : pour les marques dont l'utilisation n'est pas prévue à l'avenir, envisager de ne pas renouveler l'enregistrement ou de les céder à une autre société
  • Optimisation des produits et services désignés : s'il existe des produits ou services désignés qui ne sont pas utilisés, il convient de prendre conscience du risque de radiation et de mettre en place des mesures de défense si nécessaire

Il est plus efficace de procéder à l'inventaire du portefeuille de marques au moment du renouvellement. Profitez du paiement des frais de renouvellement pour évaluer la situation en comparant l'état d'utilisation de chaque marque avec vos plans d'affaires futurs. En conservant les preuves relatives aux marques à maintenir et en rationalisant celles qui ne sont pas nécessaires, vous optimiserez également vos coûts en matière de propriété intellectuelle.

5. Stratégie offensive — Tirer parti de la radiation des marques concurrentes

Jusqu'à présent, nous avons abordé la procédure de radiation pour non-usage sous l'angle défensif ; voyons maintenant comment l'utiliser comme stratégie « offensive ». La procédure de radiation pour non-usage peut constituer un outil puissant pour promouvoir la stratégie de marque de votre entreprise.

Utilisation comme solution pour contourner une marque antérieure

Lors d’une recherche de disponibilité pour une demande d’enregistrement de marque, il n’est pas rare de découvrir une marque antérieure identique ou similaire à celle que l’on souhaite utiliser. Dans ce cas, les options suivantes sont généralement envisageables.

  • Modifier la marque de l'entreprise (révision de la stratégie de marque)
  • Négocier avec le titulaire de la marque antérieure (accord de coexistence, cession, licence)
  • Demander la radiation de la marque antérieure (recours à la procédure de radiation pour non-usage)

Parmi ces options, la procédure de radiation pour non-usage est la plus efficace lorsque la marque antérieure n'est effectivement pas utilisée. Si la marque antérieure est radiée, l'obstacle disparaît et les chances que la demande d'enregistrement de la marque de l'entreprise aboutisse augmentent. Il s'agit d'une stratégie qui peut être mise à profit dans diverses situations, telles que le lancement d'une nouvelle marque ou l'obtention d'une marque nationale dans le cadre d'une expansion à l'étranger.

Une enquête préalable sur la non-utilisation est la clé du succès

Avant de demander une procédure de radiation pour non-usage, il est extrêmement important de mener une enquête approfondie pour vérifier si la marque en question est réellement utilisée ou non. Si la partie adverse est en mesure de présenter des preuves d'usage, la demande sera rejetée, ce qui non seulement entraînera un gaspillage des frais de procédure, mais comportera également le risque que la partie adverse découvre vos intentions.

Effectuez impérativement une enquête préalable — il ne faut surtout pas « se lancer à l'aveuglette »

Avant de demander une procédure de radiation pour non-utilisation, effectuez les recherches suivantes de manière approfondie.

  • Recherche sur Internet : effectuez une recherche sur Internet à l'aide de la marque concernée afin de vérifier son utilisation effective pour des produits ou services
  • Recherche sur les sites de commerce électronique : vérifiez si des produits portant la marque en question sont vendus sur Amazon, Rakuten Ichiba, Yahoo! Shopping, etc.
  • Enquête sur les informations d'entreprise : vérifiez l'activité, les résultats financiers et les communiqués de presse du titulaire de la marque afin de déterminer s'il existe des activités commerciales liées à la marque en question
  • Enquête sur place et dans les magasins : si possible, vérifier les conditions d'utilisation dans les magasins physiques
  • Plateforme d'informations sur les brevets (J-PlatPat) : vérifiez les informations d'enregistrement de la marque, son statut de renouvellement et l'existence de demandes connexes

Si l'enquête ne révèle aucune trace d'utilisation, on peut considérer que les chances de succès d'une procédure de radiation pour non-usage sont élevées. Cependant, les preuves d'utilisation se trouvent souvent entre les mains du titulaire de la marque, et il est difficile de confirmer à l'avance qu'il n'y a eu aucune utilisation. En tenant compte de ce point, il convient d'évaluer globalement les risques et les avantages avant de déposer une demande de radiation.

L'option de la négociation de cession

Bien que la procédure de nullité pour non-usage soit un moyen puissant, la demande de procédure n'est pas nécessairement la seule solution. Dans certains cas, il peut être plus efficace d'essayer d'abord de négocier un transfert avec le titulaire de la marque.

Cas dans lesquels il convient d'envisager des négociations de cession

  • En cas de contraintes de temps : une procédure de radiation pour non-usage prend généralement entre 6 mois et 1 an, de la demande à la décision. Si le calendrier de lancement de la marque est serré, une négociation de cession peut permettre d'aboutir plus rapidement à une solution.
  • Si la partie adverse est susceptible d'utiliser la marque : si les résultats de l'enquête ne permettent pas d'exclure totalement cette possibilité, il est judicieux de commencer par la négociation afin d'éviter le risque de perdre la procédure.
  • Lorsque l'on souhaite maintenir des relations amicales : si la partie adverse est un client ou une entreprise partenaire, il peut être préférable de rechercher une solution à l'amiable par la négociation plutôt que de recourir à une procédure de radiation, qui est un moyen conflictuel.
  • Si vous utilisez la procédure de radiation pour non-usage comme carte de négociation : en adoptant une attitude consistant à dire « si vous ne l'utilisez pas, je demanderai la radiation », vous pouvez parfois mener les négociations de cession en position de force. Pour la partie adverse également, s'il s'agit d'une marque non utilisée, il est plus rationnel d'obtenir une contrepartie financière par le biais d'une cession

Quelle que soit la stratégie adoptée, une étude préalable approfondie et les conseils d'un expert sont indispensables. En élaborant une stratégie combinant la procédure de radiation pour non-usage et les négociations de cession, il est possible de mettre en œuvre votre stratégie de marque de la manière la plus efficace possible.

6. Avantages de consulter un conseil en propriété industrielle et conclusion

La procédure de nullité pour non-usage est un domaine du droit des marques qui requiert des connaissances particulièrement spécialisées et une solide expérience pratique. Que vous soyez en position défensive ou offensive, consulter et mandater un conseil en propriété industrielle vous permettra d’adopter une approche plus sûre et plus efficace.

Avantage n° 1 : Évaluation des preuves d'usage et constitution stratégique des preuves

Le conseil en propriété industrielle est en mesure de déterminer avec précision, sur la base des décisions antérieures et de la jurisprudence, quels éléments de preuve sont valables et lesquels sont insuffisants. Du côté de la défense, il sélectionne les éléments de preuve les plus efficaces parmi ceux dont vous disposez et rédige un mémoire de réponse qui prouve de manière logique les faits d'utilisation. Du côté de l'attaque, il évalue au préalable la possibilité d'utilisation par la partie adverse et détermine les chances de succès de la demande de procédure.L'avis d'un expert est également indispensable pour déterminer si le mode d'utilisation de la marque correspond à la notion d'« identité au sens de l'usage social ».

Avantage n° 2 : éviter les risques procéduraux

Les procédures de radiation pour non-usage sont soumises à des exigences procédurales strictes et à des délais précis. Si le délai de dépôt de la réponse est dépassé ne serait-ce que d'un jour, vous risquez de perdre vos droits, quelle que soit la légitimité de vos motifs. En faisant appel à un conseil en propriété industrielle, vous évitez ce type d'erreurs procédurales et pouvez prendre les mesures nécessaires au moment opportun. De plus, grâce à son expérience, il est en mesure de prendre les décisions appropriées concernant les arguments supplémentaires ou les preuves complémentaires à présenter au fur et à mesure de l'avancement de la procédure.

Avantage n° 3 : Élaboration d'une stratégie de marque globale

Une procédure de radiation pour non-usage ne constitue pas une procédure isolée, mais doit s'inscrire dans la stratégie globale de marque de l'entreprise.Les conseils en propriété industrielle maîtrisent l'ensemble des aspects pratiques liés aux marques, tels que le dépôt, l'enregistrement, la gestion et la résolution des litiges, et sont ainsi en mesure de proposer une stratégie de marque globale incluant les procédures de radiation pour non-usage. Ils peuvent notamment vous accompagner sous un angle multidimensionnel, par exemple en coordonnant le timing du dépôt d'une nouvelle marque parallèlement à la radiation d'une marque antérieure, en auditant l'état d'utilisation de l'ensemble du portefeuille ou en examinant les contrats de licence.

Bien que la procédure de radiation pour non-usage soit un système axé sur l’exigence fondamentale de « l’usage » du droit de marque, sa pratique est extrêmement complexe et comporte de nombreuses situations où le jugement est difficile. Comprendre à la fois les aspects « défensifs » et « offensifs », et mettre en œuvre à la fois une gestion quotidienne de la propriété intellectuelle et une exploitation stratégique, est la clé pour protéger et renforcer la valeur de la marque de l’entreprise.

Votre marque risque-t-elle d'être annulée pour non-utilisation ? Ou bien la non-utilisation d'une marque d'une autre entreprise constitue-t-elle un obstacle au développement de votre activité ? Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter un conseil en propriété industrielle, expert en la matière.

Pour toute consultation concernant les procédures de radiation pour non-usage, contactez EVORIX

De la défense de votre marque à la stratégie offensive, nos conseils en propriété industrielle expérimentés vous offrent un service complet.
N'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de consultation gratuite.

Procédure de radiation pour non-usage, article 50 de la loi sur les marques, gestion des marques, droits de marque, stratégie de marque, propriété intellectuelle, conseil en propriété industrielle, EVORIX
杉浦健文 弁理士

AUTEUR / Rédacteur

Takefumi Sugiura

Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX - Avocat en propriété industrielle représentant

Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés aux brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur, depuis le dépôt des demandes jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association asiatique des conseils en propriété industrielle (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).