Ao transferir para o Japão (transferência nacional) pedidos PCT (pedidos internacionais de patente) provenientes do exterior ou pedidos estrangeiros apresentados pela Via de Paris, lidar com a “restrição de reivindicações múltiplas” é uma questão prática importante e inevitável.Com a reforma legislativa de abril de 2022, isso passou a ser, em princípio, proibido no Japão, e a apresentação de um pedido com as reivindicações do pedido estrangeiro traduzidas literalmente será passível de notificação de motivos de rejeição. Neste artigo, um advogado especializado em propriedade intelectual oferece uma explicação detalhada, desde os “princípios básicos da restrição” até as “melhores práticas para a redução do número de reivindicações na transferência para o Japão”, voltada para os responsáveis pelos departamentos de propriedade intelectual e para os escritórios de patentes estrangeiros.
Pontos-chave deste artigo
Índice
Na redação das reivindicações de patente, “reivindicação múltipla (reivindicação com referência a múltiplas reivindicações)” refere-se a uma reivindicação que cita, de forma alternativa, duas ou mais outras reivindicações. Por exemplo, uma redação do tipo “método de fabricação descrito na reivindicação 1 ou 2”, o que ainda é legal atualmente.
Por outro lado, “reivindicação múltipla-múltipla” refere-se a uma reivindicação múltipla que cita uma reivindicação múltipla. Por exemplo, suponha que a reivindicação 3 seja uma reivindicação múltipla do tipo “descrito na reivindicação 1 ou 2”. Nesse caso, se a reivindicação 4 for formulada como “descrito em qualquer uma das reivindicações 1 a 3”, essa reivindicação 4 se enquadra como uma reivindicação múltipla-múltipla. Isso ocorre porque ela cita de forma alternativa a reivindicação 3, que é uma reivindicação múltipla.
| Tipo | Exemplos de descrição | Admissibilidade no Japão |
|---|---|---|
| Reivindicação múltipla | “Método de fabricação descrito na reivindicação 1 ou 2” | ○ Legal |
| Reivindicação múltipla | Citando a reivindicação múltipla (reivindicação 3) “Descrito em qualquer uma das reivindicações 1 a 3” | × Proibido, em princípio |
No Japão, a restrição de reivindicações múltiplas foi introduzida para pedidos PCT com data de depósito internacional a partir de 1º de abril de 2022 (Reiwa 4) e para pedidos de patente apresentados a partir dessa data (Regulamento de Execução da Lei de Patentes, Artigo 24-3, Parágrafo 5, etc.).
Os principais motivos para a introdução dessa restrição são a “harmonização internacional dos sistemas” e a “redução da carga sobre terceiros e examinadores”.Embora restrições rigorosas já estivessem em vigor em países importantes como os Estados Unidos, a China e a Coreia do Sul, o Japão não possuía tais restrições, o que resultou na introdução de estruturas de reivindicações complexas por meio de pedidos estrangeiros. Como as relações de direitos se tornaram complexas como uma teia de aranha, aumentando a carga de trabalho na avaliação de violação de direitos por terceiros e na pesquisa de técnica anterior pelo Instituto de Patentes, chegou-se à decisão de impor restrições por meio de uma reforma legislativa.
Se for apresentado um pedido de exame contendo reivindicações que violem essa restrição, isso constituirá uma violação do Artigo 36, Parágrafo 6, Item 4 da Lei de Patentes (requisitos do decreto ministerial de delegação) e será objeto de notificação de motivos de rejeição.
A maior armadilha na prática: não apenas as “reivindicações múltiplas” em si, mas também “todas as reivindicações que as citam” ficam, em princípio, fora do âmbito do exame de mérito, como novidade e atividade inventiva. Como a falta de exame de mérito é adiada devido a imperfeições formais na descrição, o que leva a atrasos no exame e a custos desnecessários com procedimentos intermediários, é necessário resolver isso com certeza antes de solicitar o exame.
No que diz respeito às restrições às reivindicações múltiplas, é necessário ter especial cuidado com a transição para o Japão de pedidos PCT baseados na Europa (EP). Como as reivindicações múltiplas são toleradas com flexibilidade no EPO (Escritório Europeu de Patentes), no Reino Unido, na Alemanha e em outros países, é comum que as descrições elaboradas de acordo com a prática de patentes europeia contenham, sem qualquer problema, dezenas de reivindicações múltiplas.
“Transferir com tradução literal do texto original” é perigoso: se você tentar evitar erros de tradução traduzindo literalmente o texto original para o japonês, certamente receberá uma decisão de rejeição total do Escritório de Patentes do Japão. É necessário compreender as diferenças nas regras entre as jurisdições e adotar medidas específicas para o Japão.
No sistema de patentes do Japão, é necessário apresentar um “pedido de exame” separadamente dentro de três anos a partir do depósito do pedido. É comum na prática apresentar o pedido de exame simultaneamente ao procedimento de transição nacional do pedido PCT (apresentação da tradução, etc.), mas há uma armadilha aqui.
Caso o pedido de exame seja apresentado simultaneamente à transferência, o exame terá início com base nas reivindicações da tradução apresentada; portanto, se houver reivindicações múltiplas, uma notificação de motivos de rejeição será emitida imediatamente. Para evitar isso, a “correção voluntária no momento da transferência para o Japão” é extremamente importante. A regra de ouro é realizar a correção voluntária após a conclusão do procedimento de transferência e antes do pedido de exame, a fim de eliminar as violações e reduzir as reivindicações desnecessárias.
A taxa de pedido de exame a ser paga ao Instituto de Patentes do Japão é calculada pela fórmula “taxa básica + (número de reivindicações × taxa adicional)”. Como cada reivindicação adicional gera uma taxa adicional de milhares de ienes, em casos de pedidos baseados no EP com 50 reivindicações, a taxa de pedido de exame sozinha representa uma despesa enorme de centenas de milhares de ienes. Além disso, as taxas de manutenção (taxas de patente) após a obtenção da patente também se tornam elevadas, proporcionalmente ao número de reivindicações.A redução do número de reivindicações na transição para o Japão é uma medida de redução de custos extremamente eficaz.
Ao transferir um pedido estrangeiro para o Japão, apresentamos quatro melhores práticas para otimizar custos, mantendo direitos sólidos, em vez de simplesmente reduzir o número de reivindicações.
Para eliminar as reivindicações múltiplas, adotam-se principalmente as seguintes medidas.
A maneira mais eficaz de reduzir o número de reivindicações e cortar significativamente as taxas de pedido de exame é a “eliminação de reivindicações de baixo valor”. Do ponto de vista da prática japonesa, tendem a ser incluídas reivindicações como as seguintes, consideradas desnecessárias.
Nas descrições originais dos pedidos PCT, é comum que, para evitar lacunas nos direitos, sejam apresentadas reivindicações independentes com componentes semelhantes em várias categorias, como “dispositivos (objetos)”, “métodos de fabricação”, “sistemas” e “programas”.
Se tentarmos obter direitos sobre tudo isso no Japão, o número de reivindicações dobrará. Sob a Lei de Patentes do Japão, por exemplo, se detivermos direitos de patente sobre um “programa”, há casos em que é fácil incluir a fabricação e venda do “dispositivo” no qual ele foi instalado como objeto de exercício de direitos. A melhor prática para aumentar a relação custo-benefício é, após ouvir sobre a natureza da invenção e a forma de negócios do cliente, restringir as categorias realmente necessárias no Japão e solicitar o exame.
É importante também reforçar os requisitos de patente ao adicionar às reivindicações as características técnicas mais relevantes descritas nos exemplos de execução (explicações detalhadas) da descrição, aproveitando o momento da correção voluntária durante a transição para o Japão.
Caso o Relatório de Pesquisa Internacional (ISR) do PCT, entre outros, apresente uma opinião negativa, é altamente provável que o pedido de exame seja rejeitado se for apresentado no Japão sem alterações. Ao corrigir (reduzir) as reivindicações antecipadamente, de modo a se adequarem aos critérios de exame japoneses, por meio de correções após a apresentação da tradução, aumenta-se a probabilidade de obter a concessão da patente de primeira vez. Isso permite reduzir totalmente os custos com honorários de advogados de patentes e tradução decorrentes do processo intermediário, proporcionando uma excelente relação custo-benefício.
Ao contratar um advogado especializado em patentes, é possível que ele leia atentamente toda a descrição e reconstrua estrategicamente a estrutura das reivindicações, partindo de uma perspectiva de litígio por violação de patente: “Quais são as características essenciais que constituem o núcleo da invenção?” e “Quais são os pontos que os concorrentes podem utilizar para contornar a patente?”. Aqui está a habilidade profissional de manter os direitos que devem ser protegidos de forma sólida e eliminar apenas o que é supérfluo.
① Redução direta dos custos de tradução
Seleção das reivindicações na “fase do idioma original”, antes da tradução. Evita-se a tradução de reivindicações desnecessárias, reduzindo diretamente os pagamentos à empresa de tradução.
② Otimização das despesas com o Instituto de Patentes
Reduzimos as taxas de pedido de exame e as taxas de manutenção, que variam de acordo com o número de reivindicações. Concentramos-nos nas reivindicações de valor, evitando o pagamento de taxas desnecessárias.
③ Redução do risco de rejeição
Um advogado especializado em patentes, com profundo conhecimento dos critérios de exame do Japão, prepara as reivindicações antecipadamente, reduzindo drasticamente o risco de notificações de motivos de rejeição desnecessárias.
Se for possível selecionar as reivindicações na “fase do inglês (idioma original)”, antes de iniciar o trabalho de tradução para o japonês, é possível reduzir diretamente não apenas as taxas do Instituto de Patentes, mas também os próprios custos de tradução. Ao ter um advogado especializado em patentes, com profundo conhecimento dos critérios de exame japoneses, preparando as reivindicações antecipadamente, o risco de receber notificações de rejeição desnecessárias diminui drasticamente, minimizando, consequentemente, o custo total desde o depósito do pedido até a obtenção da patente.
A restrição às reivindicações múltiplas, introduzida pela reforma legislativa de 2022, é um obstáculo inevitável na prática de transição de pedidos PCT para o Japão. No entanto, em vez de considerá-la apenas uma “regra incômoda”, devemos vê-la como uma “oportunidade excelente para revisar todas as reivindicações, reduzir custos desnecessários e extrair e fortalecer apenas os direitos realmente necessários”.Para evitar o aumento dos riscos e custos decorrentes da tradução direta e do pedido de exame, a organização adequada das reivindicações e a correção voluntária na fase de transição para o Japão são estratégias essenciais.
O escritório de propriedade intelectual EVORIX possui um vasto histórico de sucesso no apoio a pedidos de patentes estrangeiros pela via de Paris, incluindo a transição de pedidos PCT para o Japão. Se você tiver preocupações como “Gostaria de fazer a transição para o Japão, mas o número de reivindicações é alto e estou preocupado com os custos” ou “Não sei como corrigir reivindicações múltiplas”, não hesite em consultar um advogado de patentes o mais rápido possível. Estamos oferecendo uma primeira consulta gratuita.
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AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura
Representante e Advogado de Propriedade Intelectual do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Patentes do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Patentes (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).