在将来自海外的PCT申请（国际专利申请）或通过巴黎公约途径提交的外国申请转入日本并提交（国内转入）时，应对“多重多重权利要求限制”是不可回避的重要实务课题。随着2022年4月法律的修订，日本原则上也已禁止该做法，若直接翻译外国申请的权利要求进行申请，将面临驳回通知。本文中，专利代理人将面向知识产权部门负责人及外国专利事务所的各位，从“限制的基本原则”到“向日本转移时减少权利要求数量的最佳实践”进行全面讲解。
本文要点
在专利权利要求（Claim）的表述中，“多项引用权利要求（Multi-Claim）”是指选择性地引用两个或更多其他权利要求的权利要求。例如“权利要求1或2所述的制造方法”这样的表述，目前仍属合法。
另一方面，“多重多重权利要求”是指引用多重权利要求的权利要求。例如，假设权利要求3是“权利要求1或2所述的～”这种多重权利要求。在此基础上，如果将权利要求4设定为“权利要求1至3中任一项所述的～”，则该权利要求4即属于多重多重权利要求。这是因为它择一引用了作为多重权利要求的权利要求3。
| 分类 | 记载示例 | 在日本是否可行 |
|---|---|---|
| 多重权利要求 | “如权利要求1或2所述的制造方法” | ○ 合法 |
| 多重多重权利要求 | 引用多重权利要求（权利要求3）的“权利要求1至3中任一项所述的〜” | × 原则上禁止 |
在日本，针对国际申请日为2022年（令和4年）4月1日及之后的PCT申请，以及同日及之后提交的专利申请，引入了多重多重权利要求限制（《专利法施行规则》第24条之3第5项等）。
引入该限制的主要背景在于“国际制度协调”和“减轻第三方及审查员的负担”。尽管美国、中国、韩国等主要国家早已设立了严格的限制，但日本此前并无相关限制，导致外国申请中引入了复杂的权利要求结构。由于权利关系变得如蜘蛛网般错综复杂，不仅增加了第三方判断侵权与专利局进行现有技术检索的负担，最终促使日本通过修订法律引入了该限制。
若在包含违反该限制的权利要求的情况下提交审查请求，将构成违反《专利法》第36条第6款第4项（委托省令要件），并成为驳回理由通知的对象。
实务中的最大陷阱：不仅是多重多重权利要求本身，原则上“引用了多重多重权利要求的所有权利要求”也将被排除在新颖性、创造性等实质审查范围之外。由于形式上的记载不备，实质审查会被推迟，从而导致审查延误并产生不必要的中间处理费用，因此必须在提出审查请求前彻底解决这一问题。
关于多重多重权利要求限制，特别需要注意的是以欧洲（EP）等为基础的PCT申请向日本的转入。由于EPO（欧洲专利局）、英国、德国等地对多重多重权利要求持宽容态度，因此在欧洲专利实务中撰写的说明书中，往往会毫不介意地包含数十个多重多重权利要求。
“照搬原文直译”存在风险：若为避免翻译失误而直接将原文直译为日语进行移交，在日本专利局必定会被判定为全部驳回（驳回对象）。必须理解不同法域规则的差异，并采取符合日本国情的应对措施。
在日本专利制度中，必须在申请日起3年内另行提出“审查请求”。虽然许多实务操作会在PCT申请的国内转入程序（如提交译文等）时一并提出审查请求，但这里存在一个陷阱。
若在转入同时提出审查请求，审查将直接基于所提交翻译文本中的权利要求展开，因此若包含多重权利要求，将立即收到驳回理由通知。为避免此情况，“日本转入时的主动修正”至关重要。铁则是在转入手续完成后至提出审查请求期间进行主动修正，消除违规并剔除不必要的权利要求。
向日本专利局缴纳的审查请求费，按“基本费用 ＋（权利要求数 × 加算费用）”的计算公式计算。每增加一项权利要求就会产生数千日元的加算费用，因此，对于基于欧洲专利（EP）的申请等权利要求多达50项的情况，仅审查请求费一项就需花费数十万日元，这是一笔巨额开支。此外，获得专利后的维持年费（专利费）也会随着权利要求数的增加而相应高昂。在日本申请时削减权利要求数量，是极具成效的成本削减措施。
在将外国申请转入日本时，除了单纯削减权利要求外，本文还将介绍4项实用的最佳实践，旨在在维持强有力权利的同时优化成本。
为消除多重从属权利要求，主要采取以下措施：
减少权利要求数量并大幅削减审查请求费的最有效方法是“删除价值较低的权利要求”。从日本实务角度来看，以下这类被认为不必要的权利要求往往容易被包含在内。
在PCT申请的原始说明书中，为防止权利范围遗漏，常会将具有相似构成要素的独立权利要求按“装置（物）”、“制造方法”、“系统”、“程序”等多类分别列出。
若试图将所有内容原样在日本获得专利权，权利要求数量将成倍增加。根据日本专利法，例如若持有“程序”的专利权，通常可将安装该程序的“装置”的制造和销售也纳入权利行使范围。在充分了解发明性质及客户业务形态的基础上，将范围缩小至日本真正需要的类别并提出审查请求，是提高成本效益的最佳实践。
在向日本过渡时进行主动修改，将说明书中的实施例（详细说明）中记载的强有力的技术特征添加到权利要求中，从而强化专利要件，这一点也很重要。
如果PCT国际检索报告（ISR）等文件中提出了否定性意见，直接在日本提出审查请求很可能被驳回。通过在提交译文后进行修改，预先将权利要求修正（缩减）以符合日本审查标准，将提高一次性获得专利授权的概率。这样可以完全节省中间处理所需的专利代理人费用和翻译费用，从而实现成本效益最大化。
委托专利专业专利代理人，可使其通读说明书全文，并从侵权诉讼的视角进行逆向推演——即“发明的核心本质特征是什么”、“竞争对手会从哪些点进行规避设计”，从而实现战略性的权利要求重组。这正是保留应保护权利的坚实基础，同时剔除多余冗余的专业技术所在。
① 直接削减翻译费用
在翻译前的“原文阶段”对权利要求进行取舍筛选。无需翻译不必要的权利要求，从而直接减少向翻译公司支付的费用。
② 专利局费用的优化
压缩与权利要求数量挂钩的审查请求费及年费。聚焦有价值的权利要求，避免支付无谓的印花税。
③ 降低驳回风险
由精通日本审查标准的专利代理人预先调整权利要求，大幅降低收到无谓驳回通知的风险。
若能在进入日语翻译阶段之前的“英语（原文）阶段”对权利要求进行取舍，不仅能节省专利局印花税，还能直接削减翻译费用本身。由精通日本审查标准的专利代理人预先调整权利要求，可大幅降低收到无谓驳回通知的风险，从而最终将从申请到获得专利的总成本降至最低。
2022年法律修订带来的多重权利要求限制，是PCT申请转入日本阶段实务中无法回避的障碍。然而，不应将其视为单纯的“棘手规则”，而应视为“重新审视权利要求整体、削减不必要成本、仅提取并强化真正必要权利的绝佳机会”。为了避免因直接翻译并请求审查而导致的风险和成本增加，在日本阶段进行适当的权利要求整理和主动修正，可以说是必不可少的战略。
知识产权事务所EVORIX在PCT申请向日本国内过渡以及通过巴黎公约途径支持外国专利申请方面拥有丰富的实绩。如果您有“想向日本过渡，但权利要求数量众多，担心费用”或“不知道如何修正多重权利要求”等烦恼，请务必尽早咨询我们的专利代理人。目前正在提供首次免费咨询。
作者
杉浦 健文 （SUGIURA Takefumi）
EVORIX知识产权事务所 代表专利代理人
从专利、商标、外观设计、著作权的申请到审判、侵权诉讼，为IT、制造、初创企业、时尚、医疗等广泛行业的客户提供支持。精通AI、IoT、Web3、FinTech等前沿领域的知识产权战略。隶属于日本专利代理人协会／亚洲专利代理人协会（APAA）／日本商标协会（JTA）等多家组织。