En la era actual, marcada por la globalización empresarial, la apertura de tiendas físicas en mercados extranjeros y el uso del comercio electrónico transfronterizo se han convertido en estrategias comerciales imprescindibles para muchas empresas japonesas. Sin embargo, aunque a menudo se pasa por alto en la expansión internacional, lo más importante para proteger la marca de una empresa es el «registro de marcas en el extranjero».
¿No cree acaso que «como ya se ha registrado la marca en Japón, la marca de la empresa también está protegida en el extranjero»?
En realidad, los derechos de marca se rigen por el principio de «territorialidad», por lo que los derechos de marca obtenidos en Japón solo tienen validez dentro del territorio japonés. Para poder utilizar de forma exclusiva el nombre o el logotipo de su marca en el extranjero, es necesario presentar una «solicitud de marca internacional».
En este artículo, un abogado especializado en propiedad intelectual le explicará de forma clara y exhaustiva el funcionamiento de la solicitud de marca internacional, sus ventajas e inconvenientes, los costes aproximados y el proceso a seguir, centrándose especialmente en la «solicitud internacional basada en el Protocolo del Arreglo de Madrid (Madpro)», que es la que utilizan muchas empresas. Si es usted empresario o responsable de propiedad intelectual y tiene previsto expandirse al extranjero, le recomendamos que lea este artículo hasta el final.
📑 Índice de este artículo
Para que un negocio en el extranjero tenga éxito, ¿por qué es necesario invertir tiempo y dinero en presentar una solicitud de marca internacional? Las razones se resumen principalmente en los tres puntos siguientes.
Los derechos de propiedad intelectual, entre ellos los derechos de marca, se conceden en virtud de la legislación de cada país, por lo que solo surten efecto en el país en el que se han obtenido (principio de territorialidad). Si se desea vender productos en Estados Unidos, hay que registrar la marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO); si se desea vender en China, hay que hacerlo ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA). A menos que se registre la marca por separado en cada uno de estos organismos, es imposible proteger la marca en esos países.
En los últimos años, se ha producido un aumento vertiginoso de los casos de «solicitudes fraudulentas (trolls de marcas)» en el extranjero (especialmente en China y el sudeste asiático), en los que terceros locales se adelantan y registran sin autorización marcas, nombres de empresas o nombres de productos famosos de Japón.
Si un tercero registra primero la marca de su empresa, no solo no podrá exportar sus productos a ese país, sino que también corre el riesgo de que sean retenidos en la aduana por ser considerados imitaciones o de que se le exija la compra de la marca a un precio desorbitado. Es imprescindible presentar rápidamente una solicitud de registro de marca internacional en la fase de planificación de la expansión al extranjero.
Diversas plataformas de comercio electrónico globales, entre las que se encuentra Amazon, exigen el registro de la marca en el país de destino como requisito imprescindible para poder utilizar programas de protección de marcas (como Amazon Brand Registry) y para la eliminación de productos falsificados. El registro de la marca constituye un arma poderosa para desarrollar un negocio de comercio electrónico transfronterizo sólido y seguro.
Existen dos vías principales para solicitar el registro de una marca en el extranjero: la «solicitud directa (vía de París)» y la «solicitud MAD (vía del Protocolo de Madrid)».
| Puntos de comparación | ① Solicitud directa (vía de París) | ② Solicitud Madrid |
|---|---|---|
| Método de solicitud | Solicitud directa e individual ante las oficinas de patentes de cada país | Presentación de una solicitud única ante la OMPI (Oficina Internacional) |
| Idioma | Es necesario redactar la solicitud en la lengua oficial de cada país | Se puede presentar íntegramente en inglés |
| Representante local | Necesario en cada país (costes elevados) | En principio, no es necesario en la fase de solicitud (reducción de costes) |
| Coste | Cuanto mayor sea el número de países, más elevado será el coste | Si son 3 o 4 países o más, el coste es considerablemente menor |
| Gestión de derechos | La gestión es complicada, ya que varía según el país | Gestión centralizada a través de la OMPI (una sola renovación) |
| Flexibilidad | Posibilidad de modificar la marca y los productos designados por país | Limitado al mismo contenido que la solicitud de base en Japón |
| Países de destino | Todo el mundo, incluidos Taiwán y Hong Kong | Solo países miembros (más de 130 países y territorios) |
Para poder utilizar la solicitud del Arreglo de Madrid, hay que cumplir una serie de requisitos básicos importantes.
Requisitos imprescindibles para la solicitud del Arreglo de Madrid
Es necesario presentar una «solicitud de base» o un «registro de base» ante la Oficina Japonesa de Patentes
Para presentar una solicitud del Arreglo de Madrid, no se puede presentar directamente ante la OMPI. En primer lugar, es necesario haber presentado la solicitud de la marca en cuestión ante la Oficina Japonesa de Patentes o que esta ya esté registrada. Además, el «símbolo de la marca (letras o logotipo)» y los «productos y servicios designados» que se indiquen en la solicitud del Arreglo de Madrid deben coincidir totalmente con la solicitud o el registro de base en Japón, o bien estar comprendidos dentro de su ámbito.
Al presentar la solicitud internacional ante la OMPI a través de la Oficina Japonesa de Patentes (oficina nacional), la OMPI lleva a cabo un examen de forma y la inscribe en el «Registro Internacional». A continuación, se notifica el contenido de la solicitud a cada uno de los países designados, donde se lleva a cabo un examen de fondo conforme a la legislación de cada país.
Si está considerando presentar una solicitud de marca en varios países, la solicitud del Protocolo de Madrid ofrece numerosas ventajas que no tiene la solicitud directa.
Basta con redactar una única solicitud en un solo idioma (inglés) y presentarla ante la Oficina Japonesa de Patentes. Esto reduce considerablemente la molestia de buscar representantes locales en cada país y mantener comunicaciones individuales con ellos.
Al no pasar por agentes locales de cada país en la fase de solicitud, no hay que pagar los honorarios de dichos agentes. En la mayoría de los casos, cuando se solicita el registro en tres o más países, la solicitud Madrid reduce drásticamente el coste total.
Los trámites de renovación también se pueden realizar de una sola vez para todos los países designados mediante una única solicitud y el pago de una tasa a la OMPI. Los cambios de nombre de la empresa, de dirección o las cesiones de derechos también se completan con una sola notificación, lo que reduce drásticamente los costes de mantenimiento y la carga administrativa del responsable de propiedad intelectual.
Cada país designado tiene la obligación de notificar el resultado del examen, en principio, «en un plazo de 12 meses» o «en un plazo de 18 meses» a partir de la notificación; si no se recibe ninguna notificación dentro de ese plazo, el registro se concede automáticamente. Esto facilita la elaboración de planes de negocio.
Si tras la presentación de la solicitud se amplía el negocio a nuevos países, es posible realizar una «designación posterior» para añadir países designados al registro internacional original. De este modo, se puede ampliar fácilmente el alcance de los derechos a nivel mundial incluso a posteriori.
Aunque presenta numerosas ventajas, la solicitud del Protocolo de Madrid también tiene desventajas y aspectos a tener en cuenta propios de este sistema.
Este es el mayor punto débil de la solicitud del Protocolo de Madrid. Dado que la solicitud del Protocolo de Madrid está subordinada a la solicitud de base japonesa, si, en un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base japonesa es denegada o el registro de base se invalida, el registro internacional en todos los países designados se cancelará de forma conjunta.
💡 Medida de protección: en caso de que esto ocurra, existe una medida de protección que permite cambiar a una solicitud directa en cada país designado mediante la «transformación» (cambio a solicitud nacional).
Solo se puede presentar la solicitud con una «marca idéntica» y «el mismo alcance de productos y servicios designados» que la solicitud de base japonesa. Si se desea cambiar el logotipo para adaptarlo al idioma local de cada país o añadir servicios específicos de ese país, es necesario considerar la presentación de solicitudes directas individuales en lugar de una solicitud del Arreglo de Madrid.
Aunque la mayoría de los principales países del mundo son miembros, existen países y regiones que no lo son, como Taiwán, Hong Kong o Argentina, que son destinos importantes para las empresas japonesas. En estos países es necesario presentar una solicitud directa individual.
Los costes de la solicitud del Sistema de Madrid varían en función del número de países designados y de clases, pero el desglose de los principales costes es el siguiente.
| Concepto de los gastos | Resumen |
|---|---|
| ① Timbres para la oficina nacional | 9.000 yenes por solicitud |
| ② Tasa básica de la OMPI | Marca en blanco y negro: 653 CHF / Marca en color: 903 CHF (en francos suizos) |
| ③ Tasas individuales por país designado | Varía según el país y el número de clases (importe fijado por cada país, como EE. UU. o China) |
| ④ Honorarios del agente de la propiedad industrial (remuneración del representante) | Honorarios por la investigación previa, la redacción de la solicitud en inglés y la tramitación del procedimiento |
💰 Simulación de costes orientativos
Partiendo de Japón, en el caso de presentar una solicitud del Arreglo de Madrid en dos países (Estados Unidos y China) con una sola clase
Gastos reales, como el timbre fiscal
Entre 150 000 y 200 000 yenes
Honorarios del agente de la propiedad industrial
Entre 100 000 y 150 000 yenes
Importe total estimado
Entre 250 000 y 350 000 yenes
*Los gastos reales pueden variar en función de las fluctuaciones del tipo de cambio. Para obtener un presupuesto exacto, póngase en contacto con nosotros.
💡 Nota: Si se presenta una solicitud directa en los mismos dos países, el importe total aumentará considerablemente, ya que se sumarán los honorarios de los representantes locales de cada país.
El procedimiento de solicitud del Protocolo de Madrid se desarrolla siguiendo los siguientes pasos.
Presentar la solicitud de
base de la marca en la Oficina de Patentes de Japón (no es necesario si ya está registrada).
Solicitud internacional ante la Oficina Japonesa de Patentes (presentación del formulario MM2): a través de
la Oficina Japonesa de Patentes, se presenta la solicitud internacional (en inglés) dirigida a la OMPI y se abonan las tasas.
Examen de formalidades por parte de la OMPI y examen de la forma de la solicitud
de registro internacional, incluyendo el contenido y la redacción en inglés → Si no hay problemas, se inscribe en el «Registro Internacional» y se expide el certificado de registro internacional.
Examen de fondo en cada país designado: la OMPI notifica
a cada país designado → Examen de fondo basado en la legislación nacional de cada país (existencia de marcas similares, examen del carácter distintivo, etc.)
Concesión de la protección (finalización del examen). Si se supera
el examen → Se envía una notificación concediendo la protección de la marca en ese país → Entran en vigor los derechos de marca 🎉
Desde la solicitud hasta el resultado del examen: entre 12 y 18 meses como máximo
Aunque una marca se haya registrado en Japón, es frecuente que en el extranjero ya haya marcas similares registradas por empresas locales. Si se presenta la solicitud a ciegas sin realizar una investigación previa de marcas, esta será rechazada en el examen y se habrán desperdiciado los gastos. Es imprescindible realizar una investigación de marcas anteriores de alta precisión utilizando las bases de datos de cada país.
Una simple traducción literal puede dar lugar a una notificación de irregularidad por «significado poco claro» durante el examen de forma de la OMPI. Se requiere un conocimiento especializado para seleccionar expresiones en inglés adecuadas que se ajusten a la Clasificación Internacional (Clasificación de Niza).
Si se notifica un motivo de denegación durante el examen en el país designado, es necesario presentar un escrito de réplica (memoria) basado en la legislación local. Dado que la respuesta debe realizarse a través de un representante local (abogado de patentes local), se requiere un sistema que permita colaborar rápidamente con un bufete de patentes extranjero de confianza.
Las solicitudes de marcas internacionales, en comparación con las nacionales, presentan barreras lingüísticas y diferencias en los sistemas jurídicos de cada país, por lo que requieren conocimientos especializados de alto nivel. Al contratar a un agente de patentes, se obtienen las siguientes ventajas importantes.
| Contenido del servicio | Ventajas concretas |
|---|---|
| Propuesta de la estrategia de solicitud óptima | Analizamos los países de destino y el presupuesto para diseñar una estrategia eficaz que determine si es más adecuado el sistema de Madrid o la solicitud directa |
| Investigación previa exhaustiva | Utilizamos las bases de datos de cada país para evaluar con precisión las posibilidades de registro y prevenir de antemano los problemas relacionados con la propiedad intelectual |
| Aprovechamiento de la red internacional | Incluso cuando se reciben motivos de denegación en cada país, colaboramos con profesionales locales para presentar una réplica adecuada y conseguir la protección de los derechos |
| Externalización de la gestión de plazos | Delegamos la gestión de los plazos de renovación y tramitación de documentos complejos, para que el responsable pueda dedicarse por completo a su actividad principal |
| Asistencia en materia de subvenciones y ayudas | Reducimos considerablemente los costes gracias a la ayuda en la solicitud de subvenciones para la presentación de solicitudes en el extranjero destinadas a pymes (JETRO, etc.). |
Para que su negocio tenga éxito en los mercados internacionales y proteger la valiosa marca de su empresa, es imprescindible presentar una solicitud de marca internacional. En particular, la solicitud del Protocolo de Madrid es un sistema muy eficaz en cuanto a la reducción de costes y la centralización de la gestión, pero requiere una investigación previa y trámites complejos en inglés.
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AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual de la firma EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como TI, fabricación, startups, moda y medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de Patentes de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de Patentes (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).