Dirigido a los profesionales encargados de la solicitud, el registro y el ejercicio de los derechos de marcas en Estados Unidos, este curso ofrece una explicación sistemática, a cargo de un abogado especializado en marcas, de la información indispensable para la protección de las marcas de las empresas japonesas en el mayor mercado de consumo del mundo. Se aborda, entre otros temas, la Ley Lanham (15 U.S.C. §§1051-1141n) como eje central, el funcionamiento de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), las tasas gubernamentales, el sistema basado en el uso, las declaraciones juradas de las Secciones 8, 9 y 15, la Junta de Apelaciones yjuicios de Marcas (TTAB),el ejercicio de los derechos ante los tribunales federales y los nuevos procedimientos introducidos por la Ley de Modernización de Marcas (TMA) de 2020, un abogado especializado en marcas registradas ofrece una explicación sistemática de la información indispensable para la protección de las marcas de las empresas japonesas en el mercado de consumo más grande del mundo.
Puntos clave de este artículo
MARCAS EN ESTADOS UNIDOS
Guía completa del sistema y la práctica de marcas en Estados Unidos, el mayor mercado de consumo del mundo, elaborada por un abogado especializado en marcas. Se explica de forma sistemática en 12 secciones, desde la solicitud ante la USPTO hasta el uso, la TTAB, los nuevos procedimientos de la TMA y el ejercicio de los derechos ante el Tribunal Federal.
La práctica en materia de marcas en EE. UU. se basa fundamentalmente en la Ley Lanham (15 U.S.C. §§1051-1141n), y se rige por un sistema híbrido de derecho consuetudinario anglosajón y derecho escrito, en el que el 37 C.F.R. Part 2-7 (Reglamento de Marcas), el TMEP (Manual de Procedimientos de Examen de Marcas) y la jurisprudencia (Tribunal Federal de Apelación y Tribunal Supremo) regulan las solicitudes, el examen y los litigios.Las principales características que no se dan en otros países son el «principio del uso» y la «declaración jurada de la Sección 8/15».
Cuatro puntos clave que hay que tener en cuenta en la práctica de las marcas en EE. UU.
La «ley primaria» del sistema de marcas de EE. UU. es la Ley Lanham (Ley de Marcas de 1946, 15 U.S.C. §§1051-1141n), que ha pasado por varias modificaciones hasta alcanzar su estructura actual.Sus elementos centrales son la definición de marca (art. 45), los requisitos de registro (art. 1051-1058), los efectos del registro (art. 1115), la infracción (art. 1114), la competencia desleal (art. 43(a)) y las sanciones penales (18 U.S.C. art. 2320), entre otros.La Ley de Modernización de las Marcas Registradas (TMA) de 2020 y la Norma de la USPTO de 2019 (que exige la representación por un abogado estadounidense) constituyen las modificaciones importantes más recientes.
La USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos), organismo dependiente del Departamento de Comercio, se encarga del examen y el registro de marcas, así como de los procedimientos ante la TTAB. Su sede se encuentra en Alexandria, Virginia. La presentación electrónica de solicitudes a través del TEAS (Sistema Electrónico de Solicitud de Marcas) es la norma.
| Órgano | Competencia y características |
|---|---|
| TTAB (Junta de Apelaciones y Juicios sobre Marcas) | Órgano de apelación especializado en marcas dentro de la USPTO. Oposiciones, cancelaciones y recursos contra denegaciones |
| Tribunales Federales de Distrito | Competencia exclusiva en litigios por infracción de marcas y acciones de anulación. 94 tribunales |
| Tribunal Federal de Apelación | Competencia exclusiva para los recursos contra las resoluciones de la TTAB |
| Tribunal Supremo de los Estados Unidos | Instancia de última instancia (Tribunal Supremo) |
| Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (ITC) | Medidas cautelares por infracción de marcas en la importación (Sección 337) |
| Sección | Tipo de solicitud | Características | Aplicación por parte de empresas japonesas |
|---|---|---|---|
| §1(a) | Basada en el uso | Ya se utiliza en EE. UU. en el momento de la solicitud | Cuando ya existe un historial de ventas en EE. UU. |
| §1(b) | Basado en la intención de uso (ITU) | Declaración de intención de uso futuro | Solicitud anticipada antes de la entrada en el mercado |
| §44(d) | Derecho de prioridad del Convenio de París | En un plazo de seis meses a partir de la solicitud de base japonesa | Vinculación con la solicitud japonesa |
| §44(e) | Basada en un registro extranjero | Solicitud basada en una marca registrada en Japón | Posibilidad de registro sin declaración de uso |
| §66(a) | A través del Arreglo de Madrid (designación de EE. UU.) | Designación de EE. UU. en el registro internacional | Eficiencia en el registro conjunto de varios países |
Diferencia importante en la declaración de uso: si se registra en virtud del §44(e), no es necesario presentar pruebas de uso en el momento del registro, pero es obligatoria la declaración de la Sección 8 en los años 5 y 6. Lo mismo ocurre con el registro a través del Arreglo de Madrid (§66(a)). Es una opción ventajosa para las empresas japonesas, pero las obligaciones de mantenimiento no cambian.
Plazo estimado: si todo va bien con los artículos §1(a), §44(e) y §66(a), desde la solicitud hasta el registro transcurren entre 8 y 12 meses. En el caso del artículo §1(b), se añaden varios meses más tras la presentación del SOU.
| Concepto | Tasa (USD) | Equivalente en yenes |
|---|---|---|
| Tasa de solicitud TEAS Plus (1 clase) | 250 USD | Aprox. 37 500 yenes |
| Tasa de solicitud TEAS Standard (1 categoría, revisión de 2025) | 350 USD | Aprox. 52 500 yenes |
| Tasa por añadir descripciones de productos/servicios (descripción personalizada) | 200 USD por clase | Aprox. 30 000 yenes |
| SOU/Declaración de uso (§1(b)) | 150 USD | Aprox. 22 500 yenes |
| Tasa de oposición (TTAB) | 600 USD | Aprox. 90 000 yenes |
| Declaración jurada de la Sección 8 (5-6 años) | 325 USD | Aprox. 48 750 yenes |
| Declaración jurada de la Sección 15 (incontestable) | 250 USD | Aprox. 37 500 yenes |
| Tasa de renovación (10 años, Sección 9 + 8) | 525 USD | Aprox. 78 750 yenes |
Revisión de las tasas de la USPTO en 2025: entrada en vigor el 18 de enero de 2025 con un aumento considerable. Aumento especialmente en la categoría TEAS Standard. TEAS Plus (250 USD) no requiere descripción personalizada, pero exige la selección de la lista de identificadores TM5.
Principio fundamental exclusivo de EE. UU.: EE. UU. es el único país del mundo que adopta un sistema basado en el uso (use-based system) en toda regla. Los derechos de marca se adquieren y mantienen mediante el «uso comercial efectivo». Se aplica el principio de «Use it or lose it» (úsalo o piérdelo), por lo que es obligatorio presentar continuamente pruebas de uso (Specimen of Use).
El sistema de mantenimiento más importante y exclusivo de EE. UU.
Las marcas registradas en EE. UU. requieren la presentación continua de pruebas de uso incluso después de su registro. La falta de presentación conlleva la cancelación automática: es el sistema de mantenimiento más estricto del mundo.
| Plazos | Plazo de presentación | Contenido requerido |
|---|---|---|
| 5.º-6.º año (Primera presentación) | Entre el quinto y el sexto año desde el registro | Declaración de uso + Muestra + Tasa |
| Años 9-10 (Combinado §8 y §9) | Entre el 9.º y el 10.º año desde el registro | Renovación de la Sección 8 + Sección 9 |
| Posteriormente, cada 10 años | Cada 10 años | Renovación de la Sección 8 y la Sección 9 |
| Período de gracia | 6 meses después de la fecha límite | Se acepta con recargo |
Se adquiere la condición de «incontestable» tras 5 años de uso continuado
Se puede presentar una oposición ante la TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) en un plazo de 30 días a partir de la publicación de la marca. También es posible solicitar una prórroga del plazo (hasta un máximo de 180 días). Se caracteriza por el discovery (divulgación de pruebas) conforme a las FRCP, lo que supone un factor de coste importante para las empresas japonesas.
Medidas cautelares del Tribunal Federal de Primera Instancia (§1116-1118)
Es posible impedir la importación de productos falsificados registrando la marca en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) (IPR Recordation). La tasa de registro es de 190 USD y tiene una validez de 20 años.
Mediante una investigación en virtud de la Sección 337 ante la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (ITC), es posible obtener una orden de exclusión (Exclusion Order) contra la importación de productos que infringen la marca. La resolución se produce en un plazo de 15 a 18 meses. Se puede llevar a cabo en paralelo a un procedimiento ante un tribunal federal de primera instancia.
Las tres grandes reformas de la Ley de Modernización de Marcas (TMA) de 2020
Entrada en vigor el 18 de diciembre de 2021. Se introducen nuevos procedimientos destinados a eliminar las «marcas inactivas» (dead wood). Una herramienta estratégica importante también para las empresas japonesas.
| Procedimiento | Ámbito de aplicación | Plazo de presentación | Tasa |
|---|---|---|---|
| Expulsión ex parte | Marcas que nunca se han utilizado | 3-10 años desde el registro | 400 USD por clase |
| Reexamen ex parte | Marcas que no se utilizaban en el momento del registro | En los 5 años siguientes al registro | 400 USD por clase |
| Carta de protesta | Notificación de hechos de oposición previa a la publicación | Antes de la publicación | 50 USD |
| Concepto | Japón | EE. UU. |
|---|---|---|
| Principio | Sistema de registro (principio de la prioridad de la solicitud) | Principio de uso |
| Forma de solicitud | 1 tipo | 4 tipos (1(a)/1(b)/44/66) |
| Representante | Abogado de patentes | Se requiere un abogado de EE. UU. (desde 2019) |
| Declaración jurada de uso | No | Sección 8 (cada 5-6 años o cada 10 años) |
| Irrefutabilidad | No | Sección 15 (se puede obtener en 5 años) |
| Caducidad por falta de uso | 3 años | Se presume la renuncia tras 3 años de inactividad continuada |
| Estructura judicial | Oficina de Patentes → Tribunal Superior de Propiedad Intelectual | USPTO/TTAB → Tribunal Federal |
| Indemnización por el triple | No | Sí (infracción dolosa) |
El sistema de marcas de EE. UU. se caracteriza principalmente por ser el único del mundo que se basa en el principio del uso efectivo y por el sistema de declaraciones juradas de los artículos 8 y 15. Para que las empresas japonesas logren el éxito de sus marcas en el mercado estadounidense, es fundamental dar prioridad a la elección estratégica del tipo de solicitud (1(a)/1(b)/44(e)/66(a)) y a la gestión de los plazos del artículo 8, así como obtener la incontestabilidad mediante el artículo 15.Consulte también nuestros servicios de solicitud y registro de marcas internacionales bajo el Arreglo de Madrid.
El despacho de propiedad intelectual EVORIX ofrece un amplio apoyo en la presentación de solicitudes de marcas y el ejercicio de derechos en los principales países de Norteamérica, incluido Estados Unidos. Desde la elección estratégica del tipo de solicitud hasta la gestión de los plazos de la Sección 8/15, la gestión de procedimientos ante la TTAB y la respuesta a infracciones ante los tribunales federales, le atenderán nuestros agentes de marcas con amplia experiencia práctica, en colaboración con abogados locales de Estados Unidos.
*Este artículo se ha elaborado con fines informativos generales a partir de las fuentes primarias y la información oficial mencionadas, actualizadas a abril de 2026. Dado que la legislación está sujeta a modificaciones, se recomienda consultar las fuentes primarias y a expertos para obtener la información más reciente. Para la toma de decisiones concretas en casos individuales, se recomienda consultar a expertos, incluidos los representantes locales.
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).