Per i professionisti che si occupano della presentazione delle domande di brevetto, della concessione dei diritti e dell’esercizio degli stessi in Canada, il presente documento si basa principalmente sulla legge sui brevetti(Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4) come elemento centrale, le procedure operative del CIPO (Ufficio canadese della proprietà intellettuale), le tasse governative, la transizione nazionale dal PCT, i requisiti specifici derivanti dal common law britannico quali «Manner of Manufacture / Subject Matter»,l’introduzione del “File-Wrapper Estoppel” a seguito della modifica apportata dal Bill C-86 del 2018, il “Patent Term Restoration” (PTR, 2024) in conformità con il CUSMA (USMCA) e l’esercizio dei diritti dinanzi alla Corte Federale: un consulente in brevetti fornirà una spiegazione sistematica delle informazioni indispensabili per le strategie brevettuali delle aziende giapponesi nel mercato nordamericano.
Punti salienti di questo articolo
BREVETTI IN CANADA
Guida completa al sistema brevettuale e alle prassi del Canada, importante punto di riferimento per il mercato nordamericano, redatta da un consulente in brevetti. Il testo offre una spiegazione sistematica in 12 sezioni, che spaziano dalla presentazione della domanda al CIPO alla grande riforma del 2018, passando per il PTR e il CSP, fino all’esercizio dei diritti dinanzi alla Corte Federale.
La pratica in materia di brevetti in Canada si basa principalmente sul Patent Act (R.S.C. 1985, c. P-4) e comprende le Patent Rules, il Manuale di esame del CIPO (MOPOP) e la giurisprudenza (Corte Federale, Corte d’Appello Federale e Corte Suprema), che disciplinano le procedure di deposito, esame e risoluzione delle controversie. Si tratta di un sistema ibrido che integra il Common Law britannico e il diritto statunitense.È in corso un processo di modernizzazione su vasta scala, in seguito alla modifica apportata dal Bill C-86 del 2018 e all’adeguamento al CUSMA del 2024.
Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica brevettuale canadese
La «legge primaria» del sistema dei brevetti canadese è il Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4, che ha assunto la forma attuale dopo numerose modifiche. Definizione di invenzione (§ 2), novità (§ 28.2), attività inventiva (§ 28.3),oggetto di brevetto (§ 2, § 27(8)), procedura di deposito (§§ 27-29), efficacia del diritto di brevetto (§ 42), diritto di esecuzione coatta (§§ 65-72) e sanzioni penali costituiscono gli elementi fondamentali.Nel 2018 sono state apportate modifiche sostanziali con il disegno di legge C-86 e nel 2024 con il CUSMA Implementation Act.
Il CIPO (Canadian Intellectual Property Office) è responsabile dell’esame e della registrazione dei brevetti. La sede centrale si trova a Gatineau (nei pressi di Ottawa). Dispone di un sistema di deposito elettronico (e-Filing System) e di una banca dati dei brevetti (Patent Database). È possibile espletare le procedure in inglese o in francese.
| Organo | Competenza e caratteristiche |
|---|---|
| Commissione di ricorso in materia di brevetti (PAB) | Procedimento di ricorso contro il rifiuto dell’esame all’interno del CIPO |
| Corte Federale del Canada | Competenza esclusiva in materia di cause di violazione di brevetto, azioni di nullità e ricorsi contro le decisioni del PAB |
| Corte d’appello federale | Grado di appello contro le sentenze della Corte federale |
| Corte Suprema del Canada | Giudizio di ultima istanza (Corte Suprema) |
| Voci | Deposito diretto | Priorità ai sensi della Convenzione di Parigi | Tramite il PCT |
|---|---|---|---|
| Termine per la presentazione della domanda in Canada | In qualsiasi momento | 12 mesi dalla data di deposito in Giappone | 30 mesi dalla data di priorità |
| Lingua | Inglese o francese | Come sopra | Descrizione in lingua inglese così com’è |
| Rappresentante | È obbligatorio un agente di brevetti residente in Canada | Come sopra | Come sopra |
Tempi di elaborazione: in condizioni ottimali, da circa 3 a 5 anni dalla presentazione della domanda alla registrazione. È possibile ridurre i tempi a 1-2 anni ricorrendo al programma PPH JPO-CIPO.
| Voce | Standard (CAD) | Piccola entità (CAD) |
|---|---|---|
| Tassa di deposito | 555 CAD | 222 CAD |
| Tassa di richiesta di esame | 1.110 CAD | 444 CAD |
| Tassa di registrazione | 369 CAD | 184 CAD |
| Supplemento per le rivendicazioni (oltre 21) | 110 CAD per rivendicazione | 55 CAD per rivendicazione |
| Canone di mantenimento (2° anno) | 100 CAD | 50 CAD |
| Pensione (10° anno) | 277 CAD | 138 CAD |
| Pensione (15° anno) | 462 CAD | 230 CAD |
| Pensione (20° anno) | 647 CAD | 322 CAD |
Sconto per piccole entità: destinato alle aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 o alle università e simili; molte tariffe beneficiano di una riduzione del 50%. In alcuni casi, tale sconto può essere applicato anche alle filiali locali di piccole e medie imprese giapponesi.
Svolta storica: con il Bill C-86 del 2018 è stato introdotto il §53.1, che consente di prendere in considerazione la storia del procedimento (File-Wrapper / Prosecution History) nell’interpretazione delle rivendicazioni in sede di contenzioso.In Canada è stato introdotto il principio del “file-wrapper estoppel” di tipo statunitense, che era stato vietato sin dal caso Pollard. Poiché il contenuto delle argomentazioni presentate nelle risposte alle osservazioni dell’Ufficio brevetti (OA) influisce su eventuali contenziosi futuri, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione delle risposte.
| Giurisprudenza | Punti centrali |
|---|---|
| Schmeiser contro Monsanto (2004) | Violazione di brevetto relativo a piante geneticamente modificate |
| AstraZeneca contro Apotex (2017) | Abolizione della «Promise Doctrine» (teoria della promessa di utilità) — Abbassamento della soglia di utilità |
| Choueifaty contro Canada (2020) | Ammissibilità al brevetto delle invenzioni relative al software — Critica all’approccio «Problem-Solution» |
| Whirlpool contro Camco (2000) | Principi fondamentali dell’interpretazione delle rivendicazioni (interpretazione finalistica) |
Rimedi concessi dalla Corte Federale del Canada
Nel settore farmaceutico, il regolamento relativo ai medicinali brevettati (Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations) stabilisce una procedura specifica. Esso funge da sistema di «patent linkage» (collegamento brevettuale) al momento dell’ingresso dei farmaci generici sul mercato.
Il Canada ha aderito al PCT nel 1990. È possibile effettuare la conversione nazionale del PCT entro 30 mesi dalla data di priorità (con possibilità di proroga aggiuntiva fino a un massimo di 12 mesi, previa pagamento di un supplemento). Grazie all’utilizzo del programma PPH JPO-CIPO, è possibile ottenere un esame accelerato sulla base delle rivendicazioni della concessione di brevetto giapponese.
PPH JPO-CIPO: operativo dal 2008, utilizzabile gratuitamente. Riduce i tempi di esame da 3-5 anni a 1-2 anni. Il Canada partecipa anche al Global PPH (IP5+α).
La durata del diritto di brevetto è di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda. Le annualità devono essere versate ogni anno a partire dal secondo anno (con maturazione già prima della concessione del brevetto). In caso di superamento del termine è previsto un periodo di grazia di 12 mesi.
Nuovo regime in linea con il CUSMA
Protezione complementare per i prodotti farmaceutici
| Voce | Giappone | Canada |
|---|---|---|
| Lingua di presentazione della domanda | Giapponese | Inglese o francese |
| Rappresentante | Consulente in proprietà industriale | Agente di brevetti con sede in Canada |
| Termine per la richiesta di esame | 3 anni (a decorrere dalla data di deposito della domanda) | 4 anni (a decorrere dalla data di deposito, per le domande presentate a partire da ottobre 2018) |
| Transizione nazionale dal PCT | 30 mesi | 30 mesi (con possibilità di proroga di 12 mesi) |
| Inizio del pagamento delle annualità | Dopo la registrazione | A partire dal secondo anno di deposito (prima della concessione) |
| File-Wrapper Estoppel | Presente | Introdotto nel 2018 |
| Proroga della durata del brevetto | PTE per i prodotti farmaceutici | PTR (2024) + CSP (2017) |
Il sistema dei brevetti canadese sta subendo un processo di modernizzazione, con l’introduzione nel 2018 del File-Wrapper Estoppel e, nel 2024, del sistema di ripristino della durata del brevetto (Patent Term Restoration).Affinché le aziende giapponesi possano attuare con successo una strategia brevettuale sul mercato canadese, è fondamentale combinare l’utilizzo del programma PPH (Patent Prosecution Highway) tra JPO e CIPO con un’efficace tutela dei diritti dinanzi alla Corte Federale; nel caso dei prodotti farmaceutici, è inoltre importante non trascurare la presentazione delle domande di CSP e PTR. La invitiamo a consultare anche i nostri servizi relativi alle domande di brevetto internazionale PCT e alle domande di brevetto.
Lo studio di proprietà intellettuale Evolix offre un ampio supporto per la presentazione di domande di brevetto e l’esercizio dei diritti nei principali paesi del Nord America, compreso il Canada. Dai problemi relativi alla materia oggetto del brevetto (Subject Matter) alle strategie PPH, dall’utilizzo di CSP/PTR alla gestione delle violazioni dinanzi alla Corte Federale, i nostri avvocati specializzati in proprietà industriale, con una vasta esperienza pratica e in collaborazione con agenti locali, sono a vostra disposizione.
Vada al modulo di richiesta → Visualizzi la procedura di consulenza
*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base delle fonti primarie e delle informazioni ufficiali sopra indicate, aggiornate al mese di aprile 2026. Poiché le normative sono soggette a modifiche periodiche, si raccomanda di verificare le informazioni più recenti consultando le fonti primarie e rivolgendosi a esperti del settore. Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare esperti del settore, compresi i rappresentanti locali.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).