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Per i professionisti incaricati della presentazione delle domande di brevetto, del ottenimento dei...
Per i professionisti che si occupano della presentazione delle domande di brevetto, della concessione dei diritti e dell’esercizio degli stessi in Canada, il presente documento si basa principalmente sulla legge sui brevetti(Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4) come elemento centrale, le procedure operative del CIPO (Ufficio canadese della proprietà intellettuale), le tasse governative, la transizione nazionale dal PCT, i requisiti specifici derivanti dal common law britannico quali «Manner of Manufacture / Subject Matter»,l’introduzione del “File-Wrapper Estoppel” a seguito della modifica apportata dal Bill C-86 del 2018, il “Patent Term Restoration” (PTR, 2024) in conformità con il CUSMA (USMCA) e l’esercizio dei diritti dinanzi alla Corte Federale: un consulente in brevetti fornirà una spiegazione sistematica delle informazioni indispensabili per le strategie brevettuali delle aziende giapponesi nel mercato nordamericano.
Punti salienti di questo articolo
- Il sistema canadese è un sistema ibrido, incentrato sul Patent Act (R.S.C. 1985, c. P-4) e influenzato dal common law britannico e dal diritto statunitense
- Con la modifica apportata nel 2018 dal Bill C-86 è stato introdotto il «File-Wrapper Estoppel» (preclusione derivante dall’iter di deposito della domanda) — un metodo interpretativo precedentemente vietato
- Adeguamento al CUSMA (USMCA): introduzione nel 2024 del sistema di Patent Term Restoration (PTR)
- Certificate of Supplementary Protection (CSP): proroga della durata del brevetto per i prodotti farmaceutici (fino a un massimo di 2 anni)
- Adesione al PCT (1990). Le imprese giapponesi dispongono di un periodo di 30 mesi per la conversione nazionale della domanda PCT
- La richiesta di esame deve essere presentata entro 4 anni dalla data di deposito della domanda (per le domande presentate a partire da ottobre 2018)
- L’esercizio dei diritti è di competenza esclusiva della Corte Federale
BREVETTI IN CANADA
Guida completa al sistema brevettuale e alle prassi del Canada, importante punto di riferimento per il mercato nordamericano, redatta da un consulente in brevetti. Il testo offre una spiegazione sistematica in 12 sezioni, che spaziano dalla presentazione della domanda al CIPO alla grande riforma del 2018, passando per il PTR e il CSP, fino all’esercizio dei diritti dinanzi alla Corte Federale.
Indice
- Sintesi esecutiva
- Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
- Modalità di deposito e documentazione richiesta
- Flusso standard e gestione dei tempi
- Stima delle tasse governative
- Requisiti di brevettabilità e oggetto del brevetto
- Principali sentenze e implicazioni pratiche
- Esercizio dei diritti e gestione delle violazioni
- Transizione nazionale dal PCT e strategie PPH
- Gestione e mantenimento, PTR e CSP
- Differenze tra i sistemi giapponese e canadese
- Lista di controllo pratica per le imprese giapponesi
1. Sintesi esecutiva
La pratica in materia di brevetti in Canada si basa principalmente sul Patent Act (R.S.C. 1985, c. P-4) e comprende le Patent Rules, il Manuale di esame del CIPO (MOPOP) e la giurisprudenza (Corte Federale, Corte d’Appello Federale e Corte Suprema), che disciplinano le procedure di deposito, esame e risoluzione delle controversie. Si tratta di un sistema ibrido che integra il Common Law britannico e il diritto statunitense.È in corso un processo di modernizzazione su vasta scala, in seguito alla modifica apportata dal Bill C-86 del 2018 e all’adeguamento al CUSMA del 2024.
Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica brevettuale canadese
- Introduzione del «File-Wrapper Estoppel» con la riforma del 2018: in caso di contenzioso è possibile prendere in considerazione l’iter della domanda
- Le tasse governative sono espresse in CAD. L’importo varia notevolmente a seconda della categoria del richiedente (Standard / Small Entity)
- La caratteristica distintiva dell’esame è la valutazione della «Subject Matter» (idoneità dell’oggetto brevettabile) — simile al «Manner of Manufacture» australiano
- L’esercizio dei diritti è di competenza esclusiva della Corte Federale. È possibile ottenere la concessione anticipata del brevetto avvalendosi del programma PPH (Patent Prosecution Highway) tra JPO e CIPO
2. Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
La «legge primaria» del sistema dei brevetti canadese è il Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4, che ha assunto la forma attuale dopo numerose modifiche. Definizione di invenzione (§ 2), novità (§ 28.2), attività inventiva (§ 28.3),oggetto di brevetto (§ 2, § 27(8)), procedura di deposito (§§ 27-29), efficacia del diritto di brevetto (§ 42), diritto di esecuzione coatta (§§ 65-72) e sanzioni penali costituiscono gli elementi fondamentali.Nel 2018 sono state apportate modifiche sostanziali con il disegno di legge C-86 e nel 2024 con il CUSMA Implementation Act.
Il ruolo del CIPO
Il CIPO (Canadian Intellectual Property Office) è responsabile dell’esame e della registrazione dei brevetti. La sede centrale si trova a Gatineau (nei pressi di Ottawa). Dispone di un sistema di deposito elettronico (e-Filing System) e di una banca dati dei brevetti (Patent Database). È possibile espletare le procedure in inglese o in francese.
Forumi giudiziari
| Organo | Competenza e caratteristiche |
|---|---|
| Commissione di ricorso in materia di brevetti (PAB) | Procedimento di ricorso contro il rifiuto dell’esame all’interno del CIPO |
| Corte Federale del Canada | Competenza esclusiva in materia di cause di violazione di brevetto, azioni di nullità e ricorsi contro le decisioni del PAB |
| Corte d’appello federale | Grado di appello contro le sentenze della Corte federale |
| Corte Suprema del Canada | Giudizio di ultima istanza (Corte Suprema) |
3. Modalità di deposito della domanda e documenti richiesti
Canali di presentazione della domanda
| Voci | Deposito diretto | Priorità ai sensi della Convenzione di Parigi | Tramite il PCT |
|---|---|---|---|
| Termine per la presentazione della domanda in Canada | In qualsiasi momento | 12 mesi dalla data di deposito in Giappone | 30 mesi dalla data di priorità |
| Lingua | Inglese o francese | Come sopra | Descrizione in lingua inglese così com’è |
| Rappresentante | È obbligatorio un agente di brevetti residente in Canada | Come sopra | Come sopra |
Documenti obbligatori
- Modulo di domanda (Application Form): in inglese o francese, tramite il sistema di deposito elettronico (e-Filing) del CIPO
- Descrizione, rivendicazioni, sintesi e disegni: in inglese o francese
- Nomina di un agente: agente di brevetti residente in Canada
- Documenti relativi al diritto di priorità: in caso di rivendicazione del diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, entro 16 mesi dalla data di deposito
- Atto di cessione: qualora l’inventore e il richiedente non coincidano (facoltativo, ma ai fini della registrazione)
4. Procedura standard e gestione dei tempi
① Deposito della domanda (CIPO e-Filing)
→
② Esame formale → ③ Pubblicazione della domanda (18 mesi)
↓
④ Richiesta di esame (entro 4 anni dalla data di deposito) → ⑤ Esame di merito e risposta all’avviso di obiezione → ⑥ Accettazione → Pagamento delle annuità
↓ ⑦ Concessione e registrazione del brevetto
↓
④ Richiesta di esame (entro 4 anni dalla data di deposito) → ⑤ Esame di merito e risposta all’avviso di obiezione → ⑥ Accettazione → Pagamento delle annuità
↓ ⑦ Concessione e registrazione del brevetto
Tempi di elaborazione: in condizioni ottimali, da circa 3 a 5 anni dalla presentazione della domanda alla registrazione. È possibile ridurre i tempi a 1-2 anni ricorrendo al programma PPH JPO-CIPO.
5. Stima delle tasse governative
| Voce | Standard (CAD) | Piccola entità (CAD) |
|---|---|---|
| Tassa di deposito | 555 CAD | 222 CAD |
| Tassa di richiesta di esame | 1.110 CAD | 444 CAD |
| Tassa di registrazione | 369 CAD | 184 CAD |
| Supplemento per le rivendicazioni (oltre 21) | 110 CAD per rivendicazione | 55 CAD per rivendicazione |
| Canone di mantenimento (2° anno) | 100 CAD | 50 CAD |
| Pensione (10° anno) | 277 CAD | 138 CAD |
| Pensione (15° anno) | 462 CAD | 230 CAD |
| Pensione (20° anno) | 647 CAD | 322 CAD |
Sconto per piccole entità: destinato alle aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 o alle università e simili; molte tariffe beneficiano di una riduzione del 50%. In alcuni casi, tale sconto può essere applicato anche alle filiali locali di piccole e medie imprese giapponesi.
6. Requisiti di brevettabilità e oggetto della brevettabilità
Requisiti fondamentali
- Novità (§28.2) — Principio della notorietà mondiale, periodo di grazia di 12 mesi
- Progressività (§28.3) — Non ovvia per un esperto del settore
- Utilità (§2, definizione di «invenzione») — Utilità pratica
- Requisiti di descrizione (§27(3)) — Chiarezza e attuabilità
- Oggetto del brevetto (Subject Matter) — Da valutarsi in base alla definizione di «invenzione» di cui al §2
Oggetti non brevettabili (§ 27(8))
- Teorie scientifiche pure, idee astratte, metodi matematici
- Metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici (sono ammesse le invenzioni relative a prodotti farmaceutici)
- Metodi commerciali puri e programmi per computer di per sé
- Piante e animali (organismi viventi di ordine superiore) — ad eccezione di quelli relativi al settore biotecnologico
Introduzione del «File-Wrapper Estoppel» nel 2018
Svolta storica: con il Bill C-86 del 2018 è stato introdotto il §53.1, che consente di prendere in considerazione la storia del procedimento (File-Wrapper / Prosecution History) nell’interpretazione delle rivendicazioni in sede di contenzioso.In Canada è stato introdotto il principio del “file-wrapper estoppel” di tipo statunitense, che era stato vietato sin dal caso Pollard. Poiché il contenuto delle argomentazioni presentate nelle risposte alle osservazioni dell’Ufficio brevetti (OA) influisce su eventuali contenziosi futuri, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione delle risposte.
7. Principali sentenze e implicazioni pratiche
| Giurisprudenza | Punti centrali |
|---|---|
| Schmeiser contro Monsanto (2004) | Violazione di brevetto relativo a piante geneticamente modificate |
| AstraZeneca contro Apotex (2017) | Abolizione della «Promise Doctrine» (teoria della promessa di utilità) — Abbassamento della soglia di utilità |
| Choueifaty contro Canada (2020) | Ammissibilità al brevetto delle invenzioni relative al software — Critica all’approccio «Problem-Solution» |
| Whirlpool contro Camco (2000) | Principi fondamentali dell’interpretazione delle rivendicazioni (interpretazione finalistica) |
8. Esercizio dei diritti e risposta alle violazioni
Esercizio dei diritti dinanzi alla Corte federale
Rimedi concessi dalla Corte Federale del Canada
- Ordinanze inibitorie (provvisorie e definitive)
- Richiesta alternativa di risarcimento danni o di restituzione dei profitti dell’autore della violazione
- Risarcimento punitivo — Violazione dolosa o grave
- Ordinanza di consegna o distruzione dei prodotti contraffatti
Regolamento PMNOC (Notifica di conformità dei medicinali)
Nel settore farmaceutico, il regolamento relativo ai medicinali brevettati (Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations) stabilisce una procedura specifica. Esso funge da sistema di «patent linkage» (collegamento brevettuale) al momento dell’ingresso dei farmaci generici sul mercato.
9. Trasferimento nazionale della domanda PCT e strategia PPH
Il Canada ha aderito al PCT nel 1990. È possibile effettuare la conversione nazionale del PCT entro 30 mesi dalla data di priorità (con possibilità di proroga aggiuntiva fino a un massimo di 12 mesi, previa pagamento di un supplemento). Grazie all’utilizzo del programma PPH JPO-CIPO, è possibile ottenere un esame accelerato sulla base delle rivendicazioni della concessione di brevetto giapponese.
PPH JPO-CIPO: operativo dal 2008, utilizzabile gratuitamente. Riduce i tempi di esame da 3-5 anni a 1-2 anni. Il Canada partecipa anche al Global PPH (IP5+α).
10. Mantenimento, PTR e CSP
La durata del diritto di brevetto è di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda. Le annualità devono essere versate ogni anno a partire dal secondo anno (con maturazione già prima della concessione del brevetto). In caso di superamento del termine è previsto un periodo di grazia di 12 mesi.
Patent Term Restoration (PTR – 2024)
Nuovo regime in linea con il CUSMA
- Entrata in vigore il 1° gennaio 2024
- Indennizzo per i ritardi nell’esame da parte del CIPO (oltre 5 anni o oltre 3 anni dalla richiesta di esame)
- La durata massima della proroga viene calcolata in base al periodo di ritardo
- Tassa di deposito: 2.500 CAD
Certificato di protezione supplementare (CSP)
Protezione complementare per i prodotti farmaceutici
- Introdotto nel 2017 (in conformità con il CETA)
- Compensazione per la riduzione dei termini derivante dall’adeguamento alle normative sui medicinali (massimo 2 anni)
- Termine per la presentazione della domanda: entro 120 giorni dall’approvazione del medicinale
- Tassa di richiesta: 1.250 CAD
11. Differenze tra i sistemi giapponese e canadese
| Voce | Giappone | Canada |
|---|---|---|
| Lingua di presentazione della domanda | Giapponese | Inglese o francese |
| Rappresentante | Consulente in proprietà industriale | Agente di brevetti con sede in Canada |
| Termine per la richiesta di esame | 3 anni (a decorrere dalla data di deposito della domanda) | 4 anni (a decorrere dalla data di deposito, per le domande presentate a partire da ottobre 2018) |
| Transizione nazionale dal PCT | 30 mesi | 30 mesi (con possibilità di proroga di 12 mesi) |
| Inizio del pagamento delle annualità | Dopo la registrazione | A partire dal secondo anno di deposito (prima della concessione) |
| File-Wrapper Estoppel | Presente | Introdotto nel 2018 |
| Proroga della durata del brevetto | PTE per i prodotti farmaceutici | PTR (2024) + CSP (2017) |
12. Lista di controllo pratica per le aziende giapponesi
Prima della presentazione della domanda
- Nomina di un agente di brevetti residente in Canada (obbligatoria)
- Valutazione preliminare dell’ammissibilità dell’oggetto della domanda (in particolare per le invenzioni relative al software)
- Verifica della classificazione come “Standard” o “Small Entity”
- Ottimizzazione del numero di rivendicazioni (si applica un supplemento per più di 21 rivendicazioni)
Durante la procedura di deposito
- La richiesta di esame deve essere presentata entro 4 anni dalla data di deposito della domanda (per le domande depositate a partire da ottobre 2018)
- Esame accelerato tramite il programma PPH JPO-CIPO
- Prestare attenzione al contenuto delle argomentazioni presentate in risposta all’OA (effetto del File-Wrapper Estoppel)
- Rispettare rigorosamente il termine di risposta (4 mesi)
Dopo la presentazione della domanda
- Le annualità sono dovute ogni anno a partire dal secondo anno (con decorrenza anteriore alla concessione)
- In caso di constatazione di violazione, intentare causa presso la Corte Federale
- Per i prodotti farmaceutici, presentare domanda di CSP (entro 120 giorni dall’approvazione)
- In caso di ritardi nell’esame, valutare la presentazione di una domanda di PTR
Sintesi
Il sistema dei brevetti canadese sta subendo un processo di modernizzazione, con l’introduzione nel 2018 del File-Wrapper Estoppel e, nel 2024, del sistema di ripristino della durata del brevetto (Patent Term Restoration).Affinché le aziende giapponesi possano attuare con successo una strategia brevettuale sul mercato canadese, è fondamentale combinare l’utilizzo del programma PPH (Patent Prosecution Highway) tra JPO e CIPO con un’efficace tutela dei diritti dinanzi alla Corte Federale; nel caso dei prodotti farmaceutici, è inoltre importante non trascurare la presentazione delle domande di CSP e PTR. La invitiamo a consultare anche i nostri servizi relativi alle domande di brevetto internazionale PCT e alle domande di brevetto.
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Fonti e materiale di riferimento
▼ Normativa primaria
- Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4 (Legge sui brevetti) + numerose modifiche
- Regolamento sui brevetti (Patent Rules)
- Progetto di legge C-86 (2018 – Modifiche relative al “File-Wrapper Estoppel” e alle piccole entità)
- Legge di attuazione del CUSMA (2024 – Introduzione del PTR)
- Regolamento sui medicinali brevettati (Notifica di conformità) (Linkage dei medicinali)
- Regolamento sul certificato di protezione supplementare (CSP, 2017)
▼ Principali sentenze
- Schmeiser contro Monsanto (2004 · Corte Suprema)
- AstraZeneca contro Apotex (2017 – Corte Suprema) — Abolizione della «Promise Doctrine»
- Choueifaty contro Canada (2020, Corte federale) — Brevetti software
- Whirlpool contro Camco (2000, Corte Suprema) — Interpretazione delle rivendicazioni
▼ Fonti ufficiali
- Sito ufficiale del CIPO: ic.gc.ca/cipo
- Banca dati dei brevetti canadesi: ic.gc.ca/cpd
- Portale della proprietà intellettuale dell’OMPI (Canada): wipo.int
- Corte federale del Canada: fct-cf.gc.ca
- Adesione al PCT (1990): Sistema PCT dell’OMPI
- MOPOP (Manuale di esame del CIPO): sito ufficiale del CIPO
▼ Documenti esplicativi delle istituzioni giapponesi
- Rapporto JETRO «Il sistema della proprietà intellettuale in Canada»
- Ufficio dei brevetti: «Informazioni sui sistemi di proprietà industriale all’estero (Canada)»
- INPIT: Informazioni sulla proprietà intellettuale nei paesi emergenti
▼ Accordi internazionali
- Convenzione di Parigi (adesione del Canada nel 1925)
- PCT (adesione del Canada nel 1990)
- Accordo TRIPS (adesione all’OMC nel 1995)
- USMCA/CUSMA (entrato in vigore nel 2020)
- CPTPP (entrato in vigore nel 2018)
- CETA (Canada-UE) (in vigore dal 2017)
*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base delle fonti primarie e delle informazioni ufficiali sopra indicate, aggiornate al mese di aprile 2026. Poiché le normative sono soggette a modifiche periodiche, si raccomanda di verificare le informazioni più recenti consultando le fonti primarie e rivolgendosi a esperti del settore. Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare esperti del settore, compresi i rappresentanti locali.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).
