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Dirigido a los profesionales que se encargan de la solicitud, la concesión y el ejercicio de derechos de patente en Canadá, este curso se centra en la Ley de Patentes (Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4) y aborda el funcionamiento de la CIPO (Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual), las tasas gubernamentales, la transición nacional del PCT y los requisitos específicos derivados del derecho consuetudinario británico«Manner of Manufacture / Subject Matter», la introducción del File-Wrapper Estoppel mediante la enmienda del proyecto de ley C-86 de 2018, la restauración del plazo de vigencia de las patentes (PTR, 2024) en cumplimiento del CUSMA (USMCA) y el ejercicio de derechos ante el Tribunal Federal, un abogado especializado en patentes explicará de forma sistemática la información indispensable para la estrategia de patentes de las empresas japonesas en el mercado norteamericano.
Puntos clave de este artículo
- Canadá tiene como núcleo la Ley de Patentes (R.S.C. 1985, c. P-4), un sistema híbrido influenciado por el derecho consuetudinario británico y el derecho estadounidense
- Introducción del «file-wrapper estoppel» (preclusión por el historial de la solicitud) con la reforma de la Ley C-86 de 2018: un método de interpretación que antes estaba prohibido
- Adaptación al CUSMA (USMCA): introducción del sistema de restauración del plazo de la patente (PTR) en 2024
- Certificado de Protección Suplementaria (CSP): prórroga de la vigencia de las patentes de medicamentos (hasta un máximo de dos años).
- Adhesión al PCT (1990). Las empresas japonesas disponen de un margen de 30 meses para la transición nacional del PCT
- La solicitud de examen debe presentarse en un plazo de 4 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud (solicitudes presentadas a partir de octubre de 2018)
- La competencia exclusiva para el ejercicio de los derechos recae en el Tribunal Federal
CANADA PATENT
Guía completa sobre el sistema y la práctica de las patentes en Canadá, un importante centro del mercado norteamericano, elaborada por un agente de patentes. Se explica de forma sistemática en 12 secciones, desde la solicitud ante la CIPO hasta la gran reforma de 2018, pasando por el PTR y el CSP, y el ejercicio de los derechos ante el Tribunal Federal.
Índice
- Resumen ejecutivo
- Estructura básica del sistema y fuentes jurídicas
- Procedimiento de solicitud y documentación necesaria
- Flujo estándar y gestión de plazos
- Estimación de las tasas gubernamentales
- Requisitos de la patente y materia objeto de la misma
- Principales sentencias y repercusiones prácticas
- Ejercicio de los derechos y respuesta ante infracciones
- Estrategias de transición nacional del PCT y PPH
- Mantenimiento, PTR y CSP
- Diferencias entre los sistemas japonés y canadiense
- Lista de verificación práctica para empresas japonesas
1. Resumen ejecutivo
La práctica en materia de patentes en Canadá es un sistema híbrido, influenciado por el derecho anglosajón británico y el derecho estadounidense, en el que la Ley de Patentes (R.S.C. 1985, c. P-4) constituye el núcleo, y las Normas de Patentes, el Manual de Examen de la CIPO (MOPOP) y la jurisprudencia (Tribunal Federal, Tribunal Federal de Apelación y Tribunal Supremo) regulan las solicitudes, el examen y los litigios.Actualmente se está llevando a cabo una modernización significativa con la reforma del proyecto de ley C-86 de 2018 y la adaptación al CUSMA de 2024.
Cuatro puntos clave que hay que tener en cuenta en la práctica de las patentes en Canadá
- Introducción del «File-Wrapper Estoppel» con la reforma de 2018: el historial de la solicitud puede tenerse en cuenta en los litigios
- Las tasas gubernamentales se pagan en dólares canadienses (CAD). Varían considerablemente según la categoría del solicitante (Standard / Small Entity)
- La característica principal del examen es la evaluación de la «materia objeto de la patente» (Subject Matter), similar al «Manner of Manufacture» de Australia
- La ejercicio de los derechos es competencia exclusiva del Tribunal Federal. Es posible obtener la titularidad de los derechos de forma anticipada mediante el uso del PPH entre la JPO y la CIPO
2. Estructura básica del sistema y fuentes jurídicas
La «ley primaria» del sistema de patentes de Canadá es la Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4, que ha llegado a su forma actual tras varias modificaciones.Sus elementos centrales son la definición de invención (§ 2), la novedad (§ 28.2), la actividad inventiva (§ 28.3), el objeto de la patente (§ 2, § 27(8)), el procedimiento de solicitud (§§ 27-29), los efectos del derecho de patente (§ 42), los derechos de ejecución obligatoria (§§ 65-72) y las sanciones penales, entre otros.En 2018 se introdujeron importantes modificaciones con el proyecto de ley C-86 y en 2024 con la Ley de aplicación del CUSMA.
Funciones de la CIPO
La CIPO (Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual) se encarga del examen y el registro de patentes. Su sede se encuentra en Gatineau (cerca de Ottawa). Cuenta con un sistema de presentación electrónica (e-Filing System) y una base de datos de patentes. Los trámites pueden realizarse en inglés o francés.
Foro judicial
| Órgano | Competencia y características |
|---|---|
| Junta de Apelación de Patentes (PAB) | Recurso contra denegaciones de examen dentro de la CIPO |
| Tribunal Federal de Canadá | Competencia exclusiva en materia de litigios por infracción de patentes, acciones de nulidad y recursos ante la PAB |
| Tribunal Federal de Apelación | Tribunal de Apelación de las sentencias del Tribunal Federal |
| Tribunal Supremo de Canadá | Instancia de última instancia (Tribunal Supremo) |
3. Procedimiento de solicitud y documentación necesaria
Vía de presentación
| Concepto | Solicitud directa | Prioridad del Convenio de París | A través del PCT |
|---|---|---|---|
| Plazo de solicitud en Canadá | En cualquier momento | 12 meses a partir de la fecha de solicitud en Japón | 30 meses a partir de la fecha de prioridad |
| Idioma | Inglés o francés | Lo mismo | Descripción en inglés tal cual |
| Representante | Es obligatorio contar con un agente de patentes con sede en Canadá | Igual | Ídem |
Documentos obligatorios
- Formulario de solicitud (Application Form): en inglés o francés, presentación electrónica (e-Filing) ante la CIPO
- Descripción, reivindicaciones, resumen y planos: en inglés o francés
- Designación de un agente: agente de patentes con domicilio en Canadá
- Documentos de prioridad: si se reivindica la prioridad del Convenio de París, en un plazo de 16 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud
- Escrito de cesión: si el inventor y el solicitante son personas diferentes (opcional, pero para el registro)
4. Flujo estándar y gestión de plazos
↓
④ Solicitud de examen (en un plazo de 4 años a partir de la fecha de presentación) → ⑤ Examen de fondo y respuesta a la notificación de objec iones → ⑥ Aceptación → Pago
de las tasas anuales ↓
⑦ Concesión y registro de la patente
Plazo: en casos sin complicaciones, entre 3 y 5 años desde la solicitud hasta el registro. Se puede acortar a 1 o 2 años utilizando el PPH JPO-CIPO.
5. Estimación de las tasas oficiales
| Concepto | Estándar (CAD) | Pequeña entidad (CAD) |
|---|---|---|
| Tasa de solicitud | 555 CAD | 222 CAD |
| Tasa de solicitud de examen | 1.110 CAD | 444 CAD |
| Tasa de registro | 369 CAD | 184 CAD |
| Recargo por reivindicaciones (más de 21) | 110 CAD por reivindicación | 55 CAD por reivindicación |
| Cuota anual (2.º año) | 100 CAD | 50 CAD |
| Pensión (10.º año) | 277 CAD | 138 CAD |
| Pensión (15.º año) | 462 CAD | 230 CAD |
| Pensión (20.º año) | 647 CAD | 322 CAD |
Descuento para pequeñas entidades: aplicable a empresas con menos de 50 empleados o a universidades, entre otros, con una reducción del 50 % en muchas tasas. En algunos casos, también es aplicable a filiales locales de pymes japonesas.
6. Requisitos de la patente y materia objeto de la misma
Requisitos básicos
- Novedad (§28.2): principio de notoriedad mundial, periodo de gracia de 12 meses
- Actividad inventiva (§28.3): no debe ser evidente para un experto en la materia
- Utilidad (definición de «invención» en el §2): aplicabilidad práctica
- Requisitos de descripción (§27(3)) — Claridad y aplicabilidad
- Objeto de la patente (Subject Matter): se determina a partir de la definición de «invención» del §2
Objetos no patentables (§27(8))
- Teorías científicas puras, ideas abstractas, métodos matemáticos
- Métodos de diagnóstico, tratamiento y cirugía (se admiten las invenciones de productos farmacéuticos)
- Métodos comerciales puros y programas informáticos per se
- Plantas y animales (organismos vivos de orden superior) —excepto los relacionados con la biotecnología
Introducción del «File-Wrapper Estoppel» en 2018
Cambio histórico: en 2018, el proyecto de ley C-86 estableció el artículo 53.1, lo que permitió que el historial de la solicitud (File-Wrapper / Prosecution History) se tuviera en cuenta en la interpretación de las reivindicaciones durante los litigios. Se introdujo así en Canadá el principio de estoppel, al estilo estadounidense, que había estado prohibido desde el caso Pollard. Dado que el contenido de las alegaciones en las respuestas a las notificaciones de la Oficina de Patentes (OA) puede influir en futuros litigios, es necesario actuar con cautela al redactar dichas respuestas.
7. Jurisprudencia relevante e impacto en la práctica
| Sentencia | Cuestión central |
|---|---|
| Schmeiser contra Monsanto (2004) | Infracción de una patente sobre plantas modificadas genéticamente |
| AstraZeneca contra Apotex (2017) | Derogación de la «Promise Doctrine» (teoría de la promesa de utilidad): reducción del umbral de utilidad |
| Choueifaty contra Canadá (2020) | Elegibilidad de las invenciones de software para la patente: crítica al enfoque «problema-solución» |
| Whirlpool contra Camco (2000) | Principios básicos de la interpretación de las reivindicaciones (interpretación teleológica) |
8. Ejercicio de los derechos y respuesta ante la infracción
Ejercicio de los derechos ante el Tribunal Federal
Medidas cautelares del Tribunal Federal de Canadá
- Órdenes de cesación (medidas cautelares y cesación definitiva)
- Indemnización por daños y perjuicios o reclamación selectiva de los beneficios obtenidos por el infractor
- Indemnización punitiva — Infracción dolosa o maliciosa
- Orden de entrega o destrucción de los productos infractores
Normativa PMNOC (Notificación de Conformidad de Medicamentos)
En el ámbito farmacéutico, el Reglamento sobre medicamentos patentados (Notificación de conformidad) establece un procedimiento específico. Funciona como un sistema de vinculación de patentes (Patent Linkage) cuando entran en el mercado los genéricos.
9. Estrategia de transición nacional del PCT y PPH
Canadá se adhirió al PCT en 1990. La transición nacional del PCT es posible en un plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad (con una prórroga adicional de hasta 12 meses, sujeta a un recargo). Mediante el uso del PPH JPO-CIPO, se puede obtener un examen acelerado basado en las reivindicaciones de la patente japonesa.
PPH JPO-CIPO: en funcionamiento desde 2008, de uso gratuito. Reducción del plazo habitual de 3-5 años a 1-2 años. Canadá también participa en el PPH Global (IP5+α).
10. Mantenimiento, PTR y CSP
La vigencia de la patente es de 20 años a partir de la fecha de solicitud. Las tasas anuales deben pagarse a partir del segundo año (se devengan desde antes de la concesión de la patente). En caso de vencimiento, existe un periodo de gracia de 12 meses.
Restablecimiento del plazo de la patente (PTR, 2024)
Nuevo régimen conforme al CUSMA
- Entrada en vigor el 1 de enero de 2024
- Compensación por retrasos en el examen de la CIPO (más de 5 años o más de 3 años desde la solicitud de examen)
- El plazo máximo de prórroga se calcula en función del periodo de retraso
- Tasa de solicitud: 2500 CAD
Certificado de Protección Suplementaria (CSP)
Protección complementaria de los medicamentos
- Introducido en 2017 (en respuesta al CETA)
- Compensación por la reducción debida al cumplimiento de la normativa sobre medicamentos (máximo 2 años)
- Plazo de solicitud: en un plazo de 120 días a partir de la autorización del medicamento
- Tasa de solicitud: 1250 CAD
11. Diferencias entre los sistemas japonés y canadiense
| Aspecto | Japón | Canadá |
|---|---|---|
| Idioma de la solicitud | Japonés | Inglés o francés |
| Representante | Abogado de patentes | Agente de patentes con sede en Canadá |
| Plazo para solicitar el examen | 3 años (a partir de la fecha de presentación de la solicitud) | 4 años (a partir de la fecha de presentación, para solicitudes presentadas a partir de octubre de 2018) |
| Transición nacional del PCT | 30 meses | 30 meses (prorrogables por 12 meses) |
| Inicio del pago de anualidades | Tras el registro | A partir del segundo año de la solicitud (antes de la concesión) |
| Estoppel de la carpeta de expediente | Sí | Introducido en 2018 |
| Ampliación de la vigencia de la patente | PTE para productos farmacéuticos | PTR (2024) + CSP (2017) |
12. Lista de verificación práctica para empresas japonesas
Antes de la solicitud
- Designación de un agente de patentes con sede en Canadá (obligatorio)
- Evaluación previa de la admisibilidad de la materia objeto de la solicitud (especialmente en el caso de invenciones de software)
- Verificación de la clasificación como entidad estándar o pequeña
- Optimización del número de reivindicaciones (se aplican recargos a partir de 21)
Durante la solicitud
- La solicitud de examen debe presentarse en un plazo de 4 años a partir de la fecha de presentación (para solicitudes presentadas a partir de octubre de 2018)
- Examen acelerado mediante el PPH JPO-CIPO
- Preste atención al contenido de las alegaciones en la respuesta a la notificación de objeciones (efecto de «File-Wrapper Estoppel»)
- Respetar estrictamente el plazo de respuesta (4 meses)
Tras la presentación de la solicitud
- Las tasas anuales se pagan a partir del segundo año (se devengan desde antes de la concesión)
- En caso de detectarse una infracción, presentar una demanda ante el Tribunal Federal
- Para los medicamentos, presentar la solicitud de CSP (en un plazo de 120 días desde la autorización)
- En caso de retraso en el examen, considerar la solicitud de PTR
Resumen
El sistema de patentes de Canadá se está modernizando con la introducción del File-Wrapper Estoppel en 2018 y el sistema de restauración del plazo de la patente (PTR) en 2024, entre otras medidas. Para que las empresas japonesas tengan éxito en su estrategia de patentes en el mercado canadiense, es importante combinar el uso del PPH entre la JPO y la CIPO con el ejercicio efectivo de los derechos ante el Tribunal Federal, y en el caso de los productos farmacéuticos, no pasar por alto la solicitud de CSP y PTR. Consulte también nuestros servicios de solicitud de patentes internacionales PCT y de solicitud de patentes.
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El despacho de propiedad intelectual EVORIX ofrece un amplio apoyo en la solicitud y el ejercicio de derechos de patente en los principales países de Norteamérica, incluido Canadá. Desde la gestión de la materia objeto de la patente, pasando por la estrategia PPH y el aprovechamiento de CSP/PTR, hasta la respuesta a infracciones ante el Tribunal Federal, le atenderán abogados especializados en propiedad industrial con amplia experiencia práctica que colaboran con representantes locales.
Fuentes y material de referencia
▼ Legislación primaria
- Ley de Patentes, R.S.C. 1985, c. P-4 (Ley de Patentes) + múltiples modificaciones
- Reglamento de Patentes
- Proyecto de ley C-86 (2018; modificaciones relativas al «file-wrapper estoppel» y a las pequeñas entidades)
- Ley de aplicación del CUSMA (2024; introducción del PTR)
- Reglamento sobre medicamentos patentados (Notificación de conformidad) (vinculación de medicamentos)
- Reglamento sobre el Certificado de Protección Suplementaria (CSP, 2017)
▼ Casos judiciales destacados
- Schmeiser contra Monsanto (2004, Tribunal Supremo)
- AstraZeneca contra Apotex (2017, Tribunal Supremo) — Derogación de la doctrina de la promesa
- Choueifaty contra Canadá (2020, Tribunal Federal) — Patentes de software
- Whirlpool contra Camco (2000, Tribunal Supremo) — Interpretación de las reivindicaciones
▼ Fuentes de información de organismos oficiales
- Sitio web oficial de la CIPO: ic.gc.ca/cipo
- Base de datos de patentes de Canadá: ic.gc.ca/cpd
- Portal de la OMPI sobre propiedad intelectual (Canadá): wipo.int
- Tribunal Federal de Canadá: fct-cf.gc.ca
- Adhesión al PCT (1990): Sistema PCT de la OMPI
- MOPOP (Manual de examen de la CIPO): Sitio web oficial de la CIPO
▼ Documentos explicativos de organismos japoneses
- Informe de JETRO «El sistema de propiedad intelectual en Canadá»
- Oficina de Patentes: «Información sobre los sistemas de propiedad industrial en el extranjero (Canadá)»
- INPIT: Información sobre propiedad intelectual en países emergentes
▼ Acuerdos internacionales
- Convenio de París (Canadá se adhirió en 1925)
- PCT (Canadá se adhirió en 1990)
- Acuerdo sobre los ADPIC (adhesión a la OMC en 1995)
- USMCA/CUSMA (en vigor desde 2020)
- CPTPP (en vigor desde 2018)
- CETA (Canadá-UE) (en vigor desde 2017)
*Este artículo se ha elaborado con fines informativos generales a partir de las fuentes primarias y la información oficial mencionadas anteriormente, a fecha de abril de 2026. Dado que la legislación está sujeta a modificaciones, se recomienda consultar las fuentes primarias y a expertos para obtener la información más actualizada. Para tomar decisiones concretas sobre casos individuales, se recomienda consultar a expertos, incluidos representantes locales.
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las empresas emergentes, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, la Web3 y las FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).