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Per i professionisti che si occupano della presentazione delle domande di brevetto, della...
Per i professionisti incaricati della presentazione delle domande di brevetto, della registrazione e dell’esercizio dei diritti in Australia, il presente documento illustra, ponendo al centro la Legge sui brevetti del 1990 (Patents Act 1990), le modalità operative di IP Australia (l’Ufficio australiano per la proprietà intellettuale), la transizione nazionale dal PCT, il requisito specifico derivante dal common law britannico denominato “Manner of Manufacture”,il brevetto per l’innovazione (Innovation Patent), abrogato nel 2021, l’estensione della durata dei brevetti farmaceutici (PTE) e l’esercizio dei diritti dinanzi alla Corte Federale. Un consulente in brevetti fornirà una spiegazione sistematica delle informazioni indispensabili per le strategie brevettuali delle imprese giapponesi nella regione APAC.
Punti salienti di questo articolo
- L’Australia, con al centro la Legge sui brevetti del 1990, presenta un requisito specifico derivante dal Common Law britannico
- «Manner of Manufacture» — un test di ammissibilità dei brevetti proprio dell’Australia (derivante dal caso NRDC)
- Abolizione del brevetto di innovazione (agosto 2021) — Abolizione totale del sistema dei «piccoli brevetti» con protezione di 8 anni e unificazione nel brevetto standard
- Adesione al PCT (1980). Le imprese giapponesi dispongono di un margine di 30 mesi per la conversione nazionale della domanda PCT
- La richiesta di esame deve essere presentata entro 5 anni dalla data di deposito della domanda (su iniziativa propria o su indicazione di IP Australia)
- PTE (proroga della durata del brevetto) per i prodotti farmaceutici: è possibile una proroga fino a un massimo di 5 anni
- L’esercizio dei diritti è di competenza esclusiva della Corte Federale (Federal Court); si ricorre anche a provvedimenti doganali
BREVETTI IN AUSTRALIA
Guida completa al sistema brevettuale e alle prassi in Australia, importante hub del mercato APAC, redatta da un consulente in proprietà industriale. Il testo fornisce una spiegazione sistematica in 12 sezioni, dalla presentazione della domanda presso IP Australia al «Manner of Manufacture», al PTE, fino all’esercizio dei diritti dinanzi alla Corte Federale.
Indice
- Sintesi esecutiva
- Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
- Modalità di deposito (con particolare riferimento al brevetto standard)
- Flusso standard e gestione dei tempi
- Stima delle tasse governative
- Requisiti di brevettabilità e “Manner of Manufacture”
- Principali sentenze e implicazioni pratiche
- Esercizio dei diritti e gestione delle violazioni
- Transizione nazionale dal PCT e strategie PPH
- Gestione e mantenimento – PTE (proroga della durata del brevetto)
- Differenze tra i sistemi giapponese e australiano
- Lista di controllo pratica per le imprese giapponesi
1. Sintesi esecutiva
La prassi in materia di brevetti in Australia si basa principalmente sul Patents Act 1990 (Legge sui brevetti del 1990), integrata dai Patents Regulations 1991 (Regolamenti sui brevetti del 1991), dal manuale di esame di IP Australia, dalla giurisprudenza(Corte Federale e Alta Corte) che disciplinano le domande, l’esame e le controversie, costituendo un sistema ibrido di common law di tipo britannico e diritto scritto. Gli elementi distintivi sono il requisito del «Manner of Manufacture» e le misure adottate in seguito all’abolizione del brevetto di innovazione.
Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica brevettuale australiana
- A partire dall’agosto 2021, il sistema è stato unificato nel “Standard Patent” (20 anni). Abolizione dell’Innovation Patent
- Le tasse governative sono espresse in AUD. Non è prevista alcuna classificazione dei richiedenti (non sono previste agevolazioni per le piccole imprese)
- Le caratteristiche dell’esame sono il “Manner of Manufacture” (caso NRDC) più i tradizionali criteri di novità e inventiva
- L’esercizio dei diritti risulta efficace dinanzi alla Corte Federale. È prevista anche una componente punitiva tramite i «danni aggiuntivi» (Additional Damages)
2. Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
La «legge primaria» del sistema brevettuale australiano è il Patents Act 1990, che, dopo numerose modifiche, ha assunto l’assetto attuale.I principi fondamentali sono la definizione di invenzione (§ 18), la novità e l’attività inventiva (§§ 7-8), la procedura di deposito (§§ 29-50), l’efficacia del diritto di brevetto (§ 13), il diritto di licenza coatta (§ 133) e le sanzioni penali.Con la modifica del 2021, il brevetto per l’innovazione (Innovation Patent) è stato abolito e il sistema è stato unificato nel brevetto standard (Standard Patent).
Il ruolo di IP Australia
IP Australia è responsabile dell’esame e della registrazione dei brevetti. Il sistema di digitalizzazione è tra i migliori al mondo: tutte le procedure vengono espletate interamente tramite «IP Australia Online Services». Le udienze presso l’Ufficio Brevetti (Patent Office Hearings) emettono decisioni di natura quasi giudiziaria.
3. Modalità di deposito (principalmente Standard Patent)
Abolizione del brevetto per l’innovazione: in precedenza, accanto al brevetto standard (20 anni), esisteva il brevetto per l’innovazione (8 anni, senza esame di merito); tuttavia, a partire dal 25 agosto 2021 non vengono più accettate nuove domande. I brevetti per l’innovazione esistenti continuano a godere di protezione fino alla scadenza. Attualmente, di fatto, è possibile scegliere solo il brevetto standard.
Percorso di deposito
| Voce | Deposito diretto | Priorità ai sensi della Convenzione di Parigi | Tramite PCT |
|---|---|---|---|
| Termine per la presentazione della domanda in Australia | In qualsiasi momento | 12 mesi dalla data di deposito in Giappone | 31 mesi dalla data di priorità |
| Lingua | Inglese | Inglese | Descrizione tecnica in lingua inglese così com'è |
| Descrizione provvisoria (Provisional) | Utilizzabile (descrizione completa entro 12 mesi) | Descrizione completa standard | Basata sulla descrizione PCT |
4. Flusso standard e gestione dei termini
① Deposito della domanda (IP Australia Online)
→
② Esame formale → ③ Pubblicazione della domanda (18 mesi)
↓
④ Richiesta di esame (entro 5 anni dalla data di deposito) → ⑤ Esame di merito e risposta all’avviso di esame → ⑥ Accettazione → Termine per l’opposizione (3 mesi)
↓
⑦ Concessione e registrazione del brevetto
↓
④ Richiesta di esame (entro 5 anni dalla data di deposito) → ⑤ Esame di merito e risposta all’avviso di esame → ⑥ Accettazione → Termine per l’opposizione (3 mesi)
↓
⑦ Concessione e registrazione del brevetto
Tempi necessari: in casi senza intoppi, da circa 3 a 5 anni dalla presentazione della domanda alla registrazione. È possibile ridurre i tempi a 1-2 anni avvalendosi del programma PPH tra JPO e IP Australia.
5. Stima delle tasse governative
| Voce | Tassa (AUD) | Equivalente in yen giapponesi |
|---|---|---|
| Tassa di deposito | 370 AUD | circa 35.000 yen |
| Tassa di richiesta di esame | 490 AUD | circa 46.500 yen |
| Tassa di accettazione | 250 AUD | circa 24.000 yen |
| Supplemento per le rivendicazioni (oltre 20) | 125 AUD per rivendicazione | circa 12.000 yen per rivendicazione |
| Canone di mantenimento (5° anno) | 350 AUD | circa 33.000 yen |
| Pensione (10° anno) | 590 AUD | circa 56.000 yen |
| Pensione (15° anno) | 1.170 AUD | circa 110.000 yen |
| Pensione (20° anno) | 2.510 AUD | circa 240.000 yen |
6. Requisiti di brevettabilità e «Manner of Manufacture»
Requisiti fondamentali
- Novità (§ 7(1)) — Principio della notorietà mondiale, periodo di grazia di 12 mesi
- Progressività (§7(2)) — Non ovvio per un esperto del ramo
- Utilità (§7A) — Utilità pratica
- Requisiti di descrizione (§40) — Chiarezza, attuabilità e requisiti di supporto
- Modalità di fabbricazione (§18(1)(a)) — Requisito di brevettabilità specifico dell’Australia
Test del «Manner of Manufacture»
Test di fondamentale importanza, proprio dell’Australia: derivante dalla sentenza dell’Alta Corte del 1959 nel caso NRDC (National Research Development Corporation contro Commissioner of Patents).Sono oggetto di brevetto «le creazioni di origine umana che possiedono un valore economico in ambito industriale, commerciale o transazionale». Le idee puramente astratte, le leggi naturali, i metodi commerciali di per sé e i programmi per computer di per sé non sono brevettabili.
Oggetti non brevettabili
- Metodi di diagnosi, cura e intervento chirurgico relativi a esseri umani e animali (§18(2))
- Metodi commerciali puri e programmi per computer di per sé
- Idee astratte, fenomeni naturali, leggi naturali
- Piante e animali (ad eccezione di quelli relativi alle biotecnologie)
7. Principali sentenze e implicazioni pratiche
| Giurisprudenza | Punti centrali |
|---|---|
| NRDC (1959) | Definizione del criterio fondamentale del «Manner of Manufacture» |
| D'Arcy contro Myriad Genetics (2015) | Negazione della brevettabilità del DNA isolato (patrimonio dell’umanità) |
| Aristocrat Technologies (2022) | Sentenza dell’Alta Corte con voto di 4 a 3 (parità) sulla brevettabilità delle macchine da gioco elettroniche |
| Encompass contro InfoTrack (2019) | Non brevettabilità dell’implementazione software di metodi commerciali |
8. Esercizio dei diritti e risposta alle violazioni
Esercizio dei diritti dinanzi alla Corte Federale
Provvedimenti della Corte Federale d’Australia
- Ordinanze inibitorie (provvisorie e definitive)
- Richiesta alternativa di risarcimento danni o dei profitti dell’autore della violazione
- Danni aggiuntivi — Elemento punitivo in caso di violazione dolosa
- Ordinanza di consegna o distruzione dei prodotti contraffatti
- Obligazione per la parte soccombente di sostenere le spese (onorari degli avvocati)
Procedimento di annullamento
La revoca successiva alla concessione può essere richiesta dinanzi alla Corte Federale o all’IP Australia. Il riesame è possibile sia su iniziativa propria che su richiesta di terzi.
9. Strategia di transizione nazionale dal PCT e PPH
L’Australia ha aderito al PCT nel 1980. La transizione nazionale dal PCT è possibile entro 31 mesi dalla data di priorità. Grazie all’utilizzo del programma PPH JPO-IP Australia, è possibile ottenere un esame accelerato sulla base delle rivendicazioni concesse in Giappone.
PPH JPO-IP Australia: operativo dal 2008, utilizzabile gratuitamente. Qualora le rivendicazioni corrispondano a quelle concesse in Giappone, IP Australia garantisce un trattamento prioritario per l’esame accelerato. Ciò comporta una riduzione dei tempi da 3-5 anni a 1-2 anni.
10. Gestione e mantenimento – PTE (proroga della durata del brevetto)
La durata del diritto di brevetto è di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Le tasse di mantenimento devono essere versate ogni anno a partire dal quinto anno (fino al quarto anno sono incluse nella tassa di deposito). In caso di superamento del termine è previsto un periodo di grazia di 6 mesi.
PTE (Proroga della durata del brevetto per i prodotti farmaceutici)
Regime PTE (§70)
- Oggetto: prodotti farmaceutici e agenti terapeutici
- Durata della proroga: massimo 5 anni
- Termine per la presentazione della domanda: entro 6 mesi dalla registrazione presso la TGA (Therapeutic Goods Administration)
- Tassa di richiesta: 530 AUD
11. Differenze tra i sistemi giapponese e australiano
| Voce | Giappone | Australia |
|---|---|---|
| Lingua di presentazione della domanda | Giapponese | Inglese |
| Sistema dei brevetti minori | Modello di utilità (10 anni) | Abolizione del brevetto per l’innovazione (2021) |
| Termine per la richiesta di esame | 3 anni (a partire dalla data di deposito della domanda) | 5 anni (a decorrere dalla data di deposito della domanda) |
| Requisiti di ammissibilità per il brevetto | «Idea tecnica che utilizza leggi naturali» | Modalità di fabbricazione (NRDC) |
| Trasferimento nazionale del PCT | 30 mesi | 31 mesi |
| Struttura giudiziaria | Ufficio brevetti → Corte d’appello per la proprietà intellettuale | IP Australia → Corte Federale |
| Risarcimento supplementare | Nessuno | Presenti (Additional Damages) |
12. Lista di controllo pratica per le imprese giapponesi
Prima del deposito della domanda
- Valutazione preliminare dell’idoneità del “Manner of Manufacture”
- Per il software e i metodi commerciali, è necessario indicare chiaramente gli «effetti tecnici»
- Ottimizzazione del numero di rivendicazioni (si applica un supplemento se superiori a 20)
Durante la procedura di deposito
- La richiesta di esame deve essere presentata entro 5 anni dalla data di deposito della domanda
- Utilizzo del programma PPH tra JPO e IP Australia
- Rispettare rigorosamente il termine di risposta all’OA (12 mesi)
- Attenzione al periodo di opposizione di 3 mesi successivo all’accettazione
Dopo la presentazione della domanda
- Le tasse annuali sono dovute a partire dal quinto anno (con un aumento nell’ultima metà dell’anno)
- In caso di constatazione di violazione, intentare causa presso la Corte Federale, includendo i danni aggiuntivi
- Per i prodotti farmaceutici, presentare domanda di PTE (entro 6 mesi dalla registrazione presso la TGA)
Sintesi
Il sistema brevettuale australiano è caratterizzato dal test del “Manner of Manufacture” e dall’unificazione in un unico tipo di brevetto (Standard Patent) a seguito dell’abolizione dell’Innovation Patent. Affinché le aziende giapponesi possano attuare con successo una strategia brevettuale nel mercato australiano, è fondamentale combinare l’utilizzo del programma PPH (Patent Prosecution Highway) tra JPO e IP Australia con un’efficace tutela dei diritti dinanzi alla Corte Federale; nel caso dei prodotti farmaceutici, è inoltre importante non trascurare la presentazione della domanda di PTE. Vi invitiamo a consultare anche i nostri servizi relativi alle domande di brevetto internazionale PCT e alle domande di brevetto.
Consulenza in materia di domande di brevetto in Australia
Lo studio di proprietà intellettuale Ebolix offre un ampio supporto per la presentazione di domande di brevetto e l’esercizio dei diritti nei principali paesi dell’area APAC, compresa l’Australia. Dai casi relativi al “Manner of Manufacture” alle strategie PPH, dall’utilizzo del PTE alla gestione delle violazioni dinanzi alla Corte Federale, i nostri avvocati specializzati in proprietà intellettuale, con una vasta esperienza pratica e in collaborazione con agenti locali, sono a vostra disposizione.
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Fonti e materiale di riferimento
▼ Normativa primaria
- Patents Act 1990 (Legge sui brevetti del 1990) + numerose modifiche (ultima del 2024)
- Regolamento sui brevetti del 1991
- Legge del 2020 di modifica della normativa sui brevetti (eliminazione graduale dei brevetti di innovazione)
- Legge sulla Corte Federale d’Australia del 1976
- Legge sui prodotti terapeutici del 1989 (relativa ai PTE)
▼ Principali sentenze
- NRDC contro Commissario dei brevetti (Alta Corte, 1959) — Modalità di fabbricazione
- D'Arcy contro Myriad Genetics (2015) — Brevetti sul DNA
- Aristocrat Technologies contro Commissario per i brevetti (2022) — Macchine da gioco elettroniche
▼ Fonti ufficiali
- Sito ufficiale di IP Australia: ipaustralia.gov.au
- AusPat (ricerca brevetti australiani): auspat.ipaustralia.gov.au
- Portale IP dell’OMPI (Australia): wipo.int
- Corte Federale dell’Australia: fedcourt.gov.au
- Adesione al PCT (1980): Sistema PCT dell’OMPI
▼ Documenti esplicativi delle istituzioni giapponesi
- Rapporto del JETRO «Il sistema della proprietà intellettuale in Australia»
- Ufficio dei brevetti: «Informazioni sui sistemi di proprietà industriale all’estero (Australia)»
- INPIT: Informazioni sulla proprietà intellettuale nei paesi emergenti
▼ Accordi internazionali
- Convenzione di Parigi (adesione dell’Australia nel 1925)
- PCT (adesione dell’Australia nel 1980)
- Accordo TRIPS (adesione all’OMC nel 1995)
- JAEPA (Accordo di partenariato economico Giappone-Australia) (entrato in vigore nel 2015)
- RCEP (entrato in vigore nel 2022)
- CPTPP (entrato in vigore nel 2018)
*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base delle fonti primarie e delle informazioni ufficiali sopra indicate, aggiornate al mese di aprile 2026. Poiché le normative sono soggette a modifiche periodiche, si raccomanda di verificare le informazioni più aggiornate consultando le fonti primarie e rivolgendosi a esperti del settore. Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare esperti, compresi i rappresentanti locali.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).
