Brevetti in Nuova Zelanda: IPONZ, Patents Act 2013 e comitato consultivo Māori

Punti salienti di questo articolo

• La Nuova Zelanda ha completamente riformato la vecchia legge del 1953 con il Patents Act 2013, passando alla novità assoluta e a un esame rigoroso
• Entrata in vigore il 13 settembre 2014. La legge precedente (legge del 1953) prevedeva un esame poco rigoroso basato sulla novità locale
• Adesione al PCT (1992). Le imprese giapponesi dispongono di un margine di 30 mesi più 1 mese grazie alla transizione nazionale dal PCT
• Il Comitato consultivo maori sui brevetti esamina le invenzioni che includono conoscenze tradizionali e risorse genetiche maori — unico caso al mondo
• La richiesta di esame deve essere presentata entro 5 anni dalla data di deposito della domanda (o dalla data indicata dall’esaminatore)
• Non sono oggetto di brevetto: metodi diagnostici e terapeutici, programmi per computer in quanto tali, clonazione umana
• L’esercizio dei diritti segue un sistema a quattro gradi di giudizio: IPONZ → Alta Corte → Corte d’Appello → Corte Suprema

BREVETTI IN NUOVA ZELANDA

Guida completa al sistema e alla prassi dei brevetti in Nuova Zelanda, “Porta d’accesso al Pacifico”, redatta da un consulente in brevetti. Il testo fornisce una spiegazione sistematica in 12 sezioni, dalla presentazione della domanda presso l’IPONZ al Patents Act 2013, al Comitato consultivo Maori, fino all’esercizio dei diritti dinanzi all’Alta Corte.

Indice

1. Sintesi esecutiva
2. Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
3. Modalità di deposito e documenti richiesti
4. Procedura standard e gestione dei tempi
5. Stima delle spese amministrative
6. Requisiti di brevettabilità e disposizioni specifiche
7. Comitato consultivo maori in materia di brevetti
8. Esercizio dei diritti e gestione delle violazioni
9. Strategie PCT e PPH
10. Manutenzione e proroga della durata del brevetto
11. Differenze tra i sistemi giapponese e neozelandese
12. Lista di controllo pratica per le imprese giapponesi

Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica brevettuale neozelandese

1. Con il passaggio alla nuova legge del 2013, i requisiti di novità assoluta e di attività inventiva sono diventati più rigorosi: l’approccio dell’era della vecchia legge non è più valido
2. Le tasse governative sono espresse in NZD e sono modeste. La tassa di deposito è di circa 250 NZD, mentre quella per la richiesta di esame è di circa 750 NZD
3. La caratteristica distintiva dell’esame è la valutazione del «Manner of Manufacture» — un concetto derivante dal common law, analogo a quello australiano
4. L’esercizio dei diritti avviene dinanzi all’Alta Corte (mediante l’utilizzo delle «Patent Lists», sezioni specializzate in materia di brevetti). Il programma PPH tra JPO e IPONZ è entrato in vigore nel 2017

Si presti attenzione alla coesistenza delle due leggi: ai brevetti depositati prima del 13 settembre 2014 continua ad applicarsi la vecchia legge del 1953. Dal punto di vista pratico, poiché i casi disciplinati dalla vecchia legge permangono in vigore fino al trascorso di 20 anni dalla registrazione (al massimo fino al 2034 circa), è indispensabile verificare la data di deposito in sede di analisi delle licenze e delle violazioni.

• Domanda di brevetto (Patent Application Form): in inglese, tramite il sistema di gestione dei casi IPONZ
• Descrizione, rivendicazioni, sintesi e disegni: in inglese
• Descrizione provvisoria (Provisional Specification) o descrizione completa (Complete Specification)
• POA: non è richiesto l’originale; è ammessa la certificazione elettronica
• Documenti relativi al diritto di priorità: in caso di rivendicazione della priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda
• In caso di inclusione di conoscenze tradizionali Maori e risorse genetiche, è richiesta la divulgazione preventiva delle informazioni (con il coinvolgimento del comitato consultivo)

Tempi necessari: in casi senza intoppi, da circa 3 a 4 anni dalla presentazione della domanda alla registrazione. È possibile ridurre i tempi a 1-2 anni avvalendosi del programma PPH JPO-IPONZ. La Nuova Zelanda è relativamente rapida all’interno del Commonwealth.

Le domande di brevetto in Nuova Zelanda sono tra le più economiche al mondo: le tasse governative complessive, dalla presentazione della domanda alla registrazione, ammontano a circa 1.200 NZD (circa 108.000 yen). Rispetto agli Stati Uniti e all’Unione Europea, il costo è nettamente inferiore e rappresenta un valido punto di appoggio per l’ingresso nei mercati del Commonwealth e dell’Oceania.

• Metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici (sul corpo umano o sugli animali)
• Programmi per computer in quanto tali (artt. 11) — Il semplice software non è ammissibile; sono necessari elementi hardware
• Piante e animali (metodi biologici) — esclusi i metodi microbiologici
• Clonazione umana e modifica dell’identità genetica
• Invenzioni il cui utilizzo commerciale costituisce una violazione dell’ordine pubblico e dei buoni costumi

Disposizioni autonome simili al modello europeo: i «programmi per elaboratore in quanto tali» sono esclusi dall’oggetto di brevetto (art. 11, comma 1). Tuttavia, sono brevettabili qualora «il contributo sostanziale dell’invenzione risieda al di fuori del programma per elaboratore» (art. 11, comma 3). Per le invenzioni relative all’intelligenza artificiale (AI) e all’Internet delle cose (IoT), è fondamentale descrivere l’integrazione con l’hardware, gli effetti fisici e i processi di controllo.

L’unico meccanismo al mondo per la tutela delle conoscenze tradizionali delle popolazioni indigene

Ai sensi degli articoli 225-228 del Patents Act 2013, il Commissario per i brevetti ha istituito il Comitato consultivo maori sui brevetti (Patents Māori Advisory Committee).Esamina se le invenzioni relative alle conoscenze tradizionali maori (mātauranga Māori) o alla flora e alla fauna endemiche della Nuova Zelanda (taonga) siano contrarie ai valori maori nel contesto di un utilizzo commerciale.

Misure pratiche per le imprese giapponesi

• Occorre prestare particolare attenzione alle invenzioni nel campo delle biotecnologie e dei prodotti farmaceutici che utilizzano specie endemiche della Nuova Zelanda
• Invenzioni relative a prodotti naturali quali il miele di manuka, l’olio di manuka e il pohutukawa
• L’esame da parte del comitato consultivo richiede un periodo aggiuntivo di circa 2-3 mesi
• Valutazione del consenso informato preventivo (PIC: Prior Informed Consent)
• Si raccomanda la consultazione preventiva con esperti di conoscenze tradizionali Maori

Rimedi giuridici presso l’Alta Corte della Nuova Zelanda

• Ordinanze inibitorie (provvisorie e definitive)
• Richiesta alternativa di risarcimento danni o di restituzione dei profitti realizzati dall’autore della violazione (Account of Profits)
• Ordinanza di consegna o distruzione dei prodotti contraffatti
• Ordinanza Anton Piller (ordinanza di conservazione delle prove)
• Gestione degli elenchi dei brevetti — Sezione specializzata in materia di brevetti dell’Alta Corte

PPH JPO-IPONZ: operativo dal 2017, utilizzabile gratuitamente.Riduzione dei tempi da 3-4 anni a 1-2 anni. La Nuova Zelanda partecipa anche al Global PPH (IP5+α). Sebbene il progetto ANZTPA (esame unico Australia-Nuova Zelanda) tra Australia e Nuova Zelanda sia fallito nel 2017, l’utilizzo reciproco di fatto prosegue grazie all’accordo PPH.

Assenza di un regime PTE per i prodotti farmaceutici: in Nuova Zelanda non esistono regimi espliciti di proroga della durata del brevetto, quali la registrazione della proroga della durata del brevetto giapponese, il PTA/PTE statunitense o il Pharmaceutical Extension of Term australiano. Al momento della ratifica del CPTPP si è discusso dell’introduzione del PTE, ma al momento non è stato ancora implementato. Trascorsi i 20 anni, è consentito l’ingresso dei farmaci generici.

• Nomina di un agente di brevetti con sede in Nuova Zelanda (raccomandato nella pratica)
• Valutazione preliminare della rilevanza in relazione alle conoscenze tradizionali Maori e alle risorse genetiche
• Per le invenzioni relative a programmi per computer, redazione di rivendicazioni conformi all’articolo 11
• Valutazione della strategia di deposito simultaneo in Australia e Nuova Zelanda (utilizzando il PPH)

• La richiesta di esame deve essere presentata entro 5 anni dalla data di deposito
• Esame accelerato tramite l’utilizzo del PPH tra JPO e IPONZ
• Preparazione delle risposte in sede di esame da parte del Comitato consultivo Maori
• Rispettare rigorosamente il termine per la risposta all’OA (6 mesi)

• Le annualità sono dovute ogni anno a partire dal quarto anno successivo alla presentazione della domanda (con decorrenza anteriore alla concessione)
• In caso di constatazione di violazione, si avvia un’azione legale presso l’High Court Patent Lists
• Misure contro l’ingresso dei farmaci generici dopo 20 anni (in assenza di PTE)
• Strategia di sincronizzazione dei diritti con Australia, Stati Uniti e UE

Consulenza in materia di domande di brevetto in Nuova Zelanda

Lo studio di proprietà intellettuale Eborix offre un ampio supporto per la presentazione di domande di brevetto e l’esercizio dei diritti nei principali paesi dell’Oceania e del Commonwealth, compresa la Nuova Zelanda.Dall’adeguamento al Patents Act 2013, alla gestione delle pratiche con il Comitato consultivo maori, alle strategie PPH, fino alla gestione dei casi di violazione dinanzi all’Alta Corte, i nostri consulenti in brevetti, con una vasta esperienza pratica e in collaborazione con agenti locali, sono a vostra disposizione.

Vada al modulo di richiesta → Visualizzi la procedura di consulenza

▼ Normativa primaria

• Patents Act 2013 (entrato in vigore il 13 settembre 2014)
• Regolamento sui brevetti del 2014
• Legge sui brevetti del 1953 (legge precedente – applicazione delle misure transitorie)
• Legge sui diritti sulle varietà vegetali del 1987
• Trattato di Waitangi del 1840

▼ Principali sentenze e relazioni

• Relazione n. Wai 262 del Tribunale di Waitangi «Ko Aotearoa Tēnei» (2011)
• Manuale di esame dei brevetti dell’IPONZ
• Principali sentenze dell’Alta Corte e della Corte d’Appello (ammissibilità dei brevetti e interpretazione dei programmi per computer)

▼ Fonti ufficiali

• Sito web ufficiale dell’IPONZ: iponz.govt.nz
• Manuale di esame dei brevetti dell’IPONZ
• Comitato consultivo sui brevetti Māori (IPONZ)
• Portale IP dell’OMPI (Nuova Zelanda): wipo.int
• WIPO Lex: wipo.int/wipolex
• Adesione al PCT (dicembre 1992): Sistema PCT dell’OMPI
• JPO-IPONZ PPH (entrato in vigore nel luglio 2017)
• Alta Corte della Nuova Zelanda: courtsofnz.govt.nz

▼ Documenti esplicativi delle istituzioni giapponesi

• Rapporto JETRO «Il sistema della proprietà intellettuale in Nuova Zelanda»
• Ufficio dei brevetti: «Informazioni sui sistemi di proprietà industriale esteri (Oceania)»
• INPIT: Informazioni sulla proprietà intellettuale nei paesi emergenti e sviluppati

▼ Accordi internazionali

• Convenzione di Parigi (adesione della Nuova Zelanda nel 1931)
• PCT (adesione della Nuova Zelanda nel dicembre 1992)
• Accordo TRIPS (adesione all’OMC nel 1995)
• CPTPP (entrato in vigore nel 2018)
• ANZCERTA (Accordo per il rafforzamento delle relazioni economiche tra Australia e Nuova Zelanda, CER) (entrato in vigore nel 1983)
• RCEP (in vigore dal 2022)
• Convenzione UPOV, edizione del 1978 (adesione della Nuova Zelanda nel 1981)