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Destinado aos profissionais responsáveis pelo registro, obtenção e exercício de direitos de patentes na Austrália, este curso aborda, tendo como base a Lei de Patentes de 1990 (Patents Act 1990), o funcionamento da IP Australia (Agência Australiana de Propriedade Intelectual), a transição nacional do PCT, o requisito específico derivado do common law britânico “Manner of Manufacture”,a Patente de Inovação (Innovation Patent), extinta em 2021, a prorrogação do prazo de validade de patentes de medicamentos (PTE) e o exercício de direitos no Tribunal Federal, um advogado especializado em patentes explica de forma sistemática as informações essenciais para a estratégia de patentes de empresas japonesas na região Ásia-Pacífico (APAC).
Destaques deste artigo
- A Austrália, tendo como base a Lei de Patentes de 1990, possui um requisito exclusivo derivado do common law britânico
- “Manner of Manufacture” — teste de elegibilidade para patente exclusivo da Austrália (originário do caso NRDC)
- Abolição da Patente de Inovação (agosto de 2021) — o sistema de patentes de curta duração com proteção de 8 anos foi totalmente abolido, sendo unificado com a Patente Padrão
- Aderência ao PCT (1980). As empresas japonesas têm um prazo de 30 meses para a transição nacional do PCT
- O pedido de exame deve ser apresentado no prazo de 5 anos a partir da data do pedido (pedido espontâneo ou por indicação do IP Australia)
- PTE (prorrogação do prazo de patente) para medicamentos: prorrogação possível por até 5 anos
- A execução dos direitos é de competência exclusiva do Tribunal Federal (Federal Court), podendo-se recorrer também a medidas alfandegárias
AUSTRALIA PATENT
Guia completo sobre o sistema e a prática de patentes na Austrália, importante centro do mercado APAC, elaborado por um advogado de patentes. Explica sistematicamente em 12 seções, desde o depósito do pedido na IP Australia até o Manner of Manufacture, PTE e o exercício de direitos no Tribunal Federal.
Índice
- Resumo executivo
- Estrutura básica do sistema e fontes jurídicas
- Modalidades de pedido (com foco na Patente Padrão)
- Fluxo padrão e gestão de prazos
- Estimativa das taxas governamentais
- Requisitos de patente e Manner of Manufacture
- Principais precedentes judiciais e impacto na prática
- Exercício de direitos e resposta a violações
- Estratégias de transição nacional do PCT e PPH
- Manutenção e PTE (prorrogação do prazo de validade da patente)
- Diferenças entre os sistemas japonês e australiano
- Lista de verificação prática para empresas japonesas
1. Resumo executivo
A prática de patentes na Austrália é um sistema híbrido de common law britânico e direito escrito, tendo como núcleo a Lei de Patentes de 1990 (Patents Act 1990), e sendo regulada por meio dos Regulamentos de Patentes de 1991 (Patents Regulations 1991), do Manual de Exame da IP Australia e da jurisprudência (Tribunal Federal e Supremo Tribunal), no que diz respeito a pedidos, exames e litígios.Os requisitos de “Manner of Manufacture” e as medidas adotadas após a revogação da Patente de Inovação constituem elementos distintivos.
Quatro pontos a serem observados na prática de patentes na Austrália
- A partir de agosto de 2021, unificação na Patente Padrão (20 anos). Abolição da Patente de Inovação
- As taxas governamentais são cobradas em AUD. Não há classificação de requerentes (sem desconto para pequenas empresas)
- As características do exame são o “Manner of Manufacture” (caso NRDC) + novidade e atividade inventiva normais
- A execução dos direitos é eficaz no Tribunal Federal. Há também um elemento punitivo por meio de indenizações adicionais
2. Estrutura básica do sistema e fontes jurídicas
A “lei primária” do sistema de patentes da Austrália é a Patents Act 1990, que passou por várias emendas até chegar ao sistema atual. A definição de invenção (§ 18), novidade e atividade inventiva (§§ 7-8), procedimentos de pedido (§§ 29-50), validade dos direitos de patente (§ 13), direito de execução compulsória (§ 133) e sanções penais, entre outros, constituem o núcleo da lei.Com a reforma de 2021, a Patente de Inovação foi abolida, tendo sido unificada com a Patente Padrão.
Papel da IP Australia
A IP Australia é responsável pelo exame e registro de patentes. Possui um sistema de digitalização de nível mundial — todos os procedimentos são concluídos no “IP Australia Online Services”. O Patent Office Hearings realiza julgamentos de natureza quase judicial.
3. Modalidades de pedido (com foco na Patente Padrão)
Abolição da Patente de Inovação: anteriormente, coexistiam a Patente Padrão (20 anos) e a Patente de Inovação (8 anos, sem exame de substância), mas novos pedidos a partir de 25 de agosto de 2021 não são aceitos. As Patentes de Inovação existentes continuam protegidas até o término do prazo. Atualmente, a escolha recai efetivamente apenas sobre a Patente Padrão.
Canais de solicitação
| Item | Pedido direto | Prioridade da Convenção de Paris | Via PCT |
|---|---|---|---|
| Prazo para inscrição na Austrália | A qualquer momento | 12 meses a partir da data do pedido no Japão | 31 meses a partir da data de prioridade |
| Idioma | Inglês | Inglês | Descrição em inglês, tal como está |
| Descrição provisória (Provisional) | Disponível (descrição completa em até 12 meses) | Descrição completa padrão | Baseada na descrição PCT |
4. Fluxo padrão e gerenciamento de prazos
↓
④ Pedido de exame (dentro de 5 anos a partir da data do pedido) → ⑤ Exame de mérito e resposta à notificação → ⑥ Aceitação → Período de oposição (3 meses)
↓
⑦ Concessão e registro da patente
Prazo necessário: em casos sem complicações, cerca de 3 a 5 anos desde o depósito até o registro. É possível reduzir para 1 a 2 anos utilizando o PPH JPO-IP Australia.
5. Estimativa das taxas governamentais
| Item | Taxa (AUD) | Conversão para ienes |
|---|---|---|
| Taxa de depósito | AUD 370 | Aproximadamente 35.000 ienes |
| Taxa de pedido de exame | AUD 490 | Aproximadamente 46.500 ienes |
| Taxa de aceitação | AUD 250 | Aproximadamente 24.000 ienes |
| Taxa adicional por reivindicação (acima de 20) | AUD 125/reivindicação | Aproximadamente 12.000 ienes/reivindicação |
| Taxa de manutenção (5º ano) | AUD 350 | Aproximadamente 33.000 ienes |
| Pensão (10º ano) | AUD 590 | Cerca de 56.000 ienes |
| Pensão (15º ano) | AUD 1.170 | Aproximadamente 110.000 ienes |
| Pensão (20º ano) | AUD 2.510 | Aproximadamente 240.000 ienes |
6. Requisitos de patente e Manner of Manufacture
Requisitos básicos
- Novidade (§7(1)) — Princípio do estado da técnica mundial, período de carência de 12 meses
- Progressividade (§7(2)) — Não ser óbvio para o especialista na área
- Utilidade (§7A) — Acessibilidade prática
- Requisitos de descrição (§40) — clareza, exequibilidade e requisitos de apoio
- Modo de Fabricação (§18(1)(a)) — Critério de elegibilidade para patente exclusivo da Austrália
Teste de Manner of Manufacture
Teste de maior importância exclusivo da Austrália: originário da decisão do Supremo Tribunal de 1959 no caso NRDC (National Research Development Corporation v. Commissioner of Patents). Considera patenteável “aquilo que foi criado artificialmente e que possui valor econômico nos setores industrial, comercial e de transações”. Ideias puramente abstratas, leis naturais, métodos de negócios per se e programas de computador per se não são patenteáveis.
Não passíveis de patente
- Métodos de diagnóstico, tratamento e cirurgia em seres humanos e animais (§18(2))
- Métodos comerciais puros e programas de computador per se
- Ideias abstratas, fenômenos naturais e leis da natureza
- Plantas e animais (exceto os relacionados à biotecnologia)
7. Principais precedentes judiciais e impacto na prática
| Precedentes | Questão central |
|---|---|
| NRDC (1959) | Estabelecimento do teste básico do “Manner of Manufacture” |
| D'Arcy v Myriad Genetics (2015) | Negação da patenteabilidade do DNA isolado (patrimônio da humanidade) |
| Aristocrat Technologies (2022) | Decisão do Supremo Tribunal por 4 a 3 (empate) sobre a patenteabilidade de máquinas de jogos eletrônicos |
| Encompass v InfoTrack (2019) | Não patenteabilidade da implementação de métodos de negócios em software |
8. Exercício de direitos e resposta a violações
Exercício de direitos no Tribunal Federal
Medidas de reparação do Tribunal Federal da Austrália
- Liminar (provisória ou definitiva)
- Indenização por danos ou pedido alternativo de restituição dos lucros do infrator
- Indenização adicional — elemento punitivo por violação dolosa
- Ordem de entrega ou destruição dos produtos infratores
- Custas (honorários advocatícios) a cargo da parte vencida
Procedimento de anulação
A anulação após a concessão pode ser requerida no Tribunal Federal ou na IP Australia. A reexaminação também é possível tanto por iniciativa própria quanto por requerimento de terceiros.
9. Estratégia de transição nacional do PCT e PPH
A Austrália aderiu ao PCT em 1980. A transição nacional do PCT é possível dentro de 31 meses a partir da data de prioridade. Com o uso do PPH JPO-IP Australia, é possível obter um exame antecipado com base nas reivindicações concedidas no Japão.
PPH JPO-IP Australia: em operação desde 2008, disponível gratuitamente. Quando correspondem às reivindicações concedidas no Japão, o IP Australia dá prioridade ao exame antecipado. O prazo normal de 3 a 5 anos é reduzido para 1 a 2 anos.
10. Manutenção e PTE (Prorrogação do Prazo de Validade da Patente)
O prazo de validade do direito de patente é de 20 anos a partir da data do pedido. As taxas anuais devem ser pagas a partir do 5º ano (até o 4º ano, estão incluídas na taxa de depósito). Há um período de carência de 6 meses em caso de atraso no pagamento.
PTE (Extensão do Prazo de Validade de Patentes de Medicamentos)
Sistema PTE (§70)
- Objeto: Medicamentos e agentes terapêuticos
- Período de prorrogação: até 5 anos
- Prazo para solicitação: dentro de 6 meses a partir do registro na TGA (Therapeutic Goods Administration)
- Taxa de solicitação: AUD 530
11. Diferenças entre os sistemas japonês e australiano
| Item | Japão | Austrália |
|---|---|---|
| Idioma da inscrição | Japonês | Inglês |
| Sistema de Patentes de Pequena Dimensão | Modelo de utilidade (10 anos) | Revogação da Patente de Inovação (2021) |
| Prazo para solicitação de exame | 3 anos (a partir da data do pedido) | 5 anos (a partir da data do pedido) |
| Elegibilidade para patente | “Ideia técnica que utilize as leis da natureza” | Modo de Fabricação (NRDC) |
| Transição para o sistema nacional do PCT | 30 meses | 31 meses |
| Estrutura judicial | Departamento de Patentes → Tribunal Superior de Propriedade Intelectual | IP Australia → Tribunal Federal |
| Indenização adicional | Não | Sim (Indenização Adicional) |
12. Lista de verificação prática para empresas japonesas
Antes do pedido
- Avaliação prévia da elegibilidade do “Modo de Fabricação”
- Software e métodos de negócios: indicação explícita do “efeito técnico”
- Otimização do número de reivindicações (acrescenta-se uma taxa para mais de 20 itens)
Durante o pedido
- O pedido de exame deve ser apresentado no prazo de 5 anos a partir da data do pedido
- Utilização do PPH JPO-IP Australia
- Prazo de resposta à Notificação de Análise (12 meses) deve ser rigorosamente cumprido
- Atenção ao prazo de 3 meses para oposição após a aceitação
Após o depósito do pedido
- As taxas anuais são cobradas a partir do 5º ano (aumentando no segundo semestre)
- Ao detectar uma violação, entrar com uma ação no Tribunal Federal incluindo indenização adicional
- Para medicamentos, solicitar PTE (dentro de 6 meses após o registro na TGA)
Resumo
O sistema de patentes da Austrália é caracterizado pelo teste “Manner of Manufacture” e pela unificação em Patentes Padrão após a revogação das Patentes de Inovação. Para que as empresas japonesas tenham sucesso em suas estratégias de patentes no mercado australiano, é importante combinar o uso do PPH (Programa de Processamento Prioritário) entre o JPO e a IP Australia com o exercício eficaz dos direitos no Tribunal Federal; no caso de medicamentos, é fundamental não se esquecer do pedido de PTE. Consulte também nossos serviços de pedidos de patentes internacionais PCT e de pedidos de patentes.
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Fontes e materiais de referência
▼ Legislação primária
- Patents Act 1990 (Lei de Patentes de 1990) + várias emendas (última em 2024)
- Regulamentos de Patentes de 1991
- Lei de Alteração das Patentes (Eliminação Gradual das Patentes de Inovação) de 2020
- Lei do Tribunal Federal da Austrália de 1976
- Lei de Produtos Terapêuticos de 1989 (relacionada ao PTE)
▼ Principais precedentes
- NRDC v Commissioner of Patents (Supremo Tribunal Federal, 1959) — Método de Fabricação
- D'Arcy v Myriad Genetics (2015) — Patentes de DNA
- Aristocrat Technologies v Commissioner of Patents (2022) — Máquinas de jogos eletrônicos
▼ Fontes oficiais
- Site oficial da IP Australia: ipaustralia.gov.au
- AusPat (Pesquisa de Patentes da Austrália): auspat.ipaustralia.gov.au
- Portal de Propriedade Intelectual da OMPI (Austrália): wipo.int
- Tribunal Federal da Austrália: fedcourt.gov.au
- Adesão ao PCT (1980): Sistema PCT da OMPI
▼ Documentos explicativos de órgãos japoneses
- Relatório da JETRO “Sistema de Propriedade Intelectual na Austrália”
- Agência de Patentes: “Informações sobre o sistema de direitos de propriedade industrial no exterior (Austrália)”
- INPIT: Informações sobre Propriedade Intelectual em Países Emergentes
▼ Acordos internacionais
- Convenção de Paris (Austrália aderiu em 1925)
- PCT (Austrália aderiu em 1980)
- Acordo TRIPS (adesão à OMC em 1995)
- JAEPA (Acordo de Parceria Econômica Japão-Austrália) (em vigor desde 2015)
- RCEP (em vigor desde 2022)
- CPTPP (em vigor desde 2018)
*Este artigo foi elaborado com base nas fontes primárias e informações oficiais acima mencionadas, válidas em abril de 2026, com o objetivo de fornecer informações gerais. Como as leis e regulamentos são alterados periodicamente, recomendamos a consulta às fontes primárias e a especialistas para obter as informações mais atualizadas. Para decisões específicas sobre casos individuais, recomendamos a consulta a especialistas, incluindo representantes locais.
AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX — Advogado Representante
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