Destinato ai professionisti che si occupano della presentazione delle domande di registrazione, della concessione dei diritti e dell’esercizio dei diritti relativi ai marchi in Canada, il presente documento si basa principalmente sulla legge sui marchi(Trademarks Act, R.S.C. 1985, c. T-13) come punto centrale, il presente documento illustra le procedure operative del CIPO (Ufficio canadese della proprietà intellettuale), le tariffe governative, le importanti riforme normative successive all’adesione al Trattato di Madrid (2019),gli aspetti specifici del mercato bilingue inglese-francese e l’impatto del Bill 96 della provincia del Québec (revisione della Carta della lingua francese), un consulente in proprietà industriale fornirà una spiegazione sistematica delle informazioni indispensabili per la tutela dei marchi delle imprese giapponesi nei mercati del Nord America e del Commonwealth.
Punti salienti di questo articolo
MARCHI IN CANADA
Guida completa al sistema e alla prassi dei marchi in Canada, importante punto di riferimento per il mercato nordamericano, redatta da un avvocato specializzato in marchi. Il testo illustra in modo sistematico, in 12 sezioni, l’iter dalla domanda presso il CIPO alle modifiche del 2019, all’adeguamento al Bill 96, fino all’esercizio dei diritti dinanzi alla Corte Federale.
La pratica in materia di marchi in Canada si basa essenzialmente sulla Legge sui marchi (Trademarks Act, R.S.C. 1985, c. T-13), e si articola in un sistema ibrido che combina il common law britannico e il diritto scritto, in cui le norme sui marchi (Trademarks Regulations), il Manuale di esame del CIPO (TMOM) e la giurisprudenza (Corte Federale e Corte Suprema) disciplinano le procedure di deposito, esame e risoluzione delle controversie.Con l’adesione al Trattato di Madrid, avvenuta il 17 giugno 2019, la legge sui marchi è stata completamente riformata, realizzando così l’armonizzazione internazionale.
Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica dei marchi in Canada
La «legge primaria» del sistema dei marchi canadesi è il Trademarks Act (R.S.C. 1985, c. T-13), che, dopo numerose modifiche, è stato oggetto di una profonda riforma nel 2019.Ne costituiscono il nucleo la definizione di marchio (§ 2), i requisiti di registrazione (§§ 12-14), la procedura di deposito della domanda (§§ 30-32), l’opposizione (§ 38), la revoca (§§ 57-59) e le sanzioni penali (Codice penale §§ 406-411), tra gli altri.
Le funzioni relative all’esame, alla registrazione e alla fornitura di informazioni in materia di marchi sono di competenza del CIPO (Canadian Intellectual Property Office) — un’agenzia del Ministero dell’Innovazione, della Scienza e dello Sviluppo Economico (ISED) —. La sede centrale si trova a Gatineau (nelle vicinanze di Ottawa). La presentazione elettronica delle domande tramite l’e-Filing System è la procedura standard ed è possibile espletare le formalità sia in inglese che in francese.
| Organo | Competenza e caratteristiche |
|---|---|
| Commissione per le opposizioni in materia di marchi (TMOB) | Procedimento quasi giudiziario di opposizione e revoca all’interno del CIPO |
| Corte federale del Canada | Ha giurisdizione su tutto il territorio canadese. Cause relative alla violazione dei marchi, azioni di annullamento e ricorsi contro le decisioni del TMOB |
| Corte Superiore di Giustizia provinciale | Azioni civili per violazione dei marchi (all’interno della provincia) |
| Corte d’appello federale | Grado di appello contro le sentenze della Corte federale |
| Corte Suprema del Canada | Grado di giudizio di ultima istanza (Corte Suprema) |
La grande riforma entrata in vigore il 17 giugno 2019
Prima della riforma del 2019, l’uso del marchio in Canada costituiva un presupposto per la registrazione. A seguito della riforma, è ora possibile ottenere la registrazione anche solo sulla base di un «progetto di utilizzo». Tuttavia, il mancato utilizzo per tre anni consecutivi rimane un motivo di revoca, al fine di prevenire domande di registrazione presentate in malafede.
In Canada, sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono presentare domanda di registrazione di un marchio. I richiedenti stranieri devono necessariamente nominare un rappresentante residente in Canada (avvocato o agente di marchi).
Semplificazione della procura (POA): la procura (Power of Attorney, POA) non richiede autenticazione notarile né autenticazione consolare (è ammessa la procura semplificata). La nomina del rappresentante deve essere indicata espressamente al momento della presentazione della domanda.
Documenti obbligatori
Allungamento dei tempi di esame: a seguito della riforma del 2019, a causa dell’aumento del numero di domande e della carenza di risorse per l’esame, i tempi fino all’avvio dell’esame di merito tendono ad allungarsi, richiedendo 18-30 mesi. È necessario prevedere un periodo complessivo di 2-3 anni fino alla registrazione.
| Voce | Tassa (CAD) | Equivalente in yen giapponesi |
|---|---|---|
| Tassa di deposito (elettronica, 1 classe) | 458,00 CAD | circa 49.000 yen |
| Classe aggiuntiva (per ogni classe) | 139,00 CAD | circa 14.800 yen |
| Tassa di opposizione | 825,00 CAD | circa 88.000 yen |
| Tassa di rinnovo (elettronica, 1 categoria) | 555,00 CAD | circa 59.000 yen |
| Categoria aggiuntiva di rinnovo (per ogni categoria) | 173,00 CAD | circa 18.400 yen |
È possibile presentare opposizione al TMOB (Trademarks Opposition Board) entro due mesi dalla pubblicazione del marchio. È inoltre possibile richiedere una proroga del termine.
Trascorsi tre anni dalla registrazione, i terzi possono presentare una «Notifica ai sensi della Sezione 45». Il titolare del marchio ha l’obbligo di presentare, entro tre mesi, prove dell’uso in Canada. Si tratta di un requisito «minimo» e la presentazione delle prove di uso risulta relativamente agevole.
Due opzioni
Il titolare del marchio può ottenere l’interdizione dell’importazione di prodotti contraffatti presentando una «Request for Assistance» (RFA) alla CBSA. La registrazione è gratuita e ha validità di due anni.
La normativa più importante specifica della provincia del Québec: il Bill 96 (2022)
Legge di modifica della Carta della lingua francese, la cui entrata in vigore è prevista in modo graduale a partire dal 1° giugno 2025. Obbligo di dare priorità alla lingua francese nelle indicazioni riportate su confezioni di prodotti, insegne, pubblicità e siti web. Qualora un marchio sia solo in lingua inglese, per poter avvalersi dell’eccezione relativa al «Recognized Trademark» (marchio registrato o marchio notoriamente conosciuto) è, in linea di principio, necessario che il marchio sia registrato in Canada.
| Voce | Giappone | Canada |
|---|---|---|
| Lingua di presentazione della domanda | Giapponese | Inglese o francese |
| Rappresentante | Consulente in proprietà industriale | Avvocato o agente di marchi residente |
| Requisiti di utilizzo | Non richiesto al momento della registrazione | Aboliti con la modifica del 2019 |
| Durata | 10 anni | 10 anni (15 anni prima della modifica del 2019) |
| Revoca per inutilizzo | 3 anni | 3 anni (avviso ai sensi della Sezione 45) |
| Struttura giudiziaria | Ufficio dei brevetti → Corte d’appello per la proprietà intellettuale | CIPO/TMOB → Corte federale |
| Assistenza in lingua francese | Non richiesta | Conformità alla Legge 96 del Québec: obbligatoria |
Il sistema dei marchi canadesi presenta due caratteristiche principali: l’allineamento al Trattato di Madrid a seguito della grande riforma del 2019 e le disposizioni relative alla lingua francese previste dal Bill 96 della provincia del Québec.Affinché le aziende giapponesi possano affermare con successo il proprio marchio sul mercato canadese, è fondamentale combinare l’utilizzo del Trattato di Madrid, la scelta di una strategia di deposito diretto e l’introduzione di marchi in lingua francese in conformità con il Bill 96, oltre a predisporre un sistema efficace per l’esercizio dei diritti dinanzi alla Corte Federale. Si prega di consultare anche i nostri servizi relativi alle domande di registrazione internazionale di marchi ai sensi del Trattato di Madrid e ai servizi di registrazione dei marchi.
Lo studio di proprietà intellettuale Evolix offre un ampio supporto per la presentazione di domande di registrazione di marchi e l’esercizio dei diritti nei principali paesi del Nord America, compreso il Canada. Dai piani strategici relativi alle domande tramite il Madpro o dirette, alla conformità al Bill 96 della provincia del Québec, fino alla gestione delle violazioni dinanzi alla Corte Federale, i nostri avvocati specializzati in proprietà intellettuale, con una vasta esperienza pratica e in collaborazione con agenti locali, saranno a vostra disposizione.
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*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base delle fonti primarie e delle informazioni ufficiali sopra indicate, aggiornate al mese di aprile 2026. Poiché le normative sono soggette a modifiche periodiche, si raccomanda di verificare le informazioni più aggiornate consultando le fonti primarie e rivolgendosi a esperti del settore. Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare esperti del settore, compresi i rappresentanti locali.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase del processo, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).