L’India rappresenta uno dei mercati in crescita più importanti al mondo e la sua importanza come polo produttivo e centro di ricerca e sviluppo aumenta di anno in anno. D’altra parte, il sistema dei brevetti indiano (The Patents Act, 1970) prevede una serie di norme specifiche non presenti in Giappone, quali i motivi di inammissibilità previsti dalle Sezioni 3(d) e 3(k), l’obbligo di rendicontazione sull’attuazione (Modulo 27),l’autorizzazione per le domande di brevetto all’estero (FFL) e molte altre norme specifiche che non esistono in Giappone; pertanto, se si procede basandosi esclusivamente sull’approccio giapponese, si rischia di incorrere in insidi inaspettati.
Nel presente articolo, un consulente in proprietà industriale con profonda conoscenza della prassi indiana fornirà una spiegazione approfondita, che tiene conto delle modifiche al regolamento sui brevetti del 2024, delle CRI Guidelines 2025 e delle più recenti prassi successive all’abolizione dell’IPAB, illustrando in modo esaustivo, attraverso un confronto con il sistema giapponese, i punti chiave che le aziende e i professionisti giapponesi devono tenere presenti, dalla strategia di deposito al mantenimento dei diritti.
Livello di questo articolo: rivolto a chi possiede conoscenze di base in materia di pratica brevettuale, l’articolo indica esplicitamente i numeri di Section (articolo), Rule (regola) e Form (modulo) e presenta in vari punti un confronto con il sistema giapponese. Poiché le tariffe e le scadenze sono soggette a variazioni a seguito delle modifiche normative, si raccomanda di verificare le informazioni più aggiornate con un agente locale prima dell’applicazione pratica (data della ricerca: 2026).
Indice
Le norme giuridiche alla base del sistema dei brevetti indiano sono la Legge sui brevetti del 1970 (The Patents Act, 1970) e il Regolamento sui brevetti del 2003 (The Patents Rules, 2003).Il sistema è stato gradualmente adeguato all’Accordo TRIPS e la riforma del 2005, con l’introduzione dei brevetti di prodotto per i farmaci e le sostanze chimiche, ha rappresentato una svolta significativa. Come in Giappone, viene adottato il principio dell’esame d’ufficio combinato con il sistema di richiesta di esame.
L’Ufficio brevetti indiano è coordinato dal CGPDTM (Controller General of Patents, Designs and Trade Marks) e opera con una struttura composta da quattro uffici: Calcutta (sede centrale), Delhi, Mumbai e Chennai.Tutte e quattro le sedi dispongono di poteri di esame di merito e di concessione, e la giurisdizione viene determinata automaticamente in base all’indirizzo o alla sede operativa del richiedente (Regola 4). Nel caso di richiedenti stranieri, l’ufficio competente per l’accettazione della domanda viene determinato in base all’indirizzo di notifica in India (di norma, la sede dello studio del rappresentante locale).
🔄 Differenze rispetto al Giappone: mentre in Giappone esiste un unico ufficio (il JPO), in India il sistema prevede quattro uffici e l’ufficio competente viene determinato automaticamente in base alla sede geografica del richiedente, il che costituisce una differenza sostanziale.
I requisiti di brevettabilità sono la novità (novità assoluta a livello mondiale), l’attività inventiva e l’applicabilità industriale. L’attività inventiva (Sezione 2(1)(ja)) presenta una definizione peculiare, non presente in Giappone, che comprende il «progresso tecnico (technical advance)» o la «rilevanza economica (economic significance)» unita alla non ovvietà.
Inoltre, nella prassi indiana rivestono la massima importanza i motivi di inammissibilità (Sezione 3). In particolare, nei settori farmaceutico e del software, i seguenti due motivi costituiscono le ragioni di rigetto più frequenti.
Le nuove forme di sostanze già note (sali, polimorfismi, isomeri, metaboliti, ecc.) non sono brevettabili a meno che non si dimostri un miglioramento significativo dell’efficacia già nota. I derivati quali sali e polimorfismi sono considerati «stessa sostanza» a meno che l’efficacia non differisca in modo significativo.
Precedenti giurisprudenziali rilevanti
Novartis AG contro Union of India (Corte Suprema, 2013)
In merito alla domanda di brevetto relativa al farmaco antitumorale Glivec (forma cristallina β dell’imatinib mesilato), la Corte Suprema ha interpretato in senso restrittivo il termine «efficacy» (efficacia) della Sezione 3(d) nel contesto farmaceutico, intendendolo come «therapeutic efficacy» (efficacia terapeutica).Ritenendo che il miglioramento della biodisponibilità non comporti di per sé un miglioramento dell’efficacia terapeutica, ha confermato il rigetto della domanda. Si tratta di una sentenza di portata mondiale che ha stabilito standard molto elevati per i miglioramenti incrementali nel settore farmaceutico.
🔄 Differenze rispetto al Giappone: in Giappone non esiste una disposizione espressa equivalente alla Sezione 3(d). In Giappone, anche i polimorfismi, i sali e i nuovi impieghi sono brevettabili purché soddisfino i requisiti di novità e attività inventiva.Poiché l’India impone un ulteriore ostacolo sostanziale, ovvero il «miglioramento significativo di un’efficacia già nota», nelle domande di brevetto farmaceutico è indispensabile preparare i dati relativi all’efficacia già in fase di stesura della descrizione.
I metodi matematici, i metodi commerciali, i programmi per computer in quanto tali (per se) e gli algoritmi non sono brevettabili.Tuttavia, solo la nozione «di per sé (per se)» costituisce oggetto di esclusione; la giurisprudenza (causa Ferid Allani, Alta Corte di Delhi, 2019) ha stabilito che le invenzioni relative all’informatica sono brevettabili qualora dimostrino un effetto tecnico (technical effect).
🔄 Differenze rispetto al Giappone: in Giappone (articolo 2, paragrafo 1, della Legge sui brevetti) i «programmi» sono espressamente inclusi tra gli oggetti brevettabili in quanto invenzioni relative a oggetti.L’India, invece, prevede di principio l’esclusione nei testi di legge, ma adotta una struttura opposta in cui la giurisprudenza e le linee guida consentono di includere quelle dotate di effetti tecnici. Mentre in Giappone i metodi commerciali sono ammissibili a seconda dei requisiti, in India sono assolutamente esclusi: questa è una differenza fondamentale.
| Tipo | Base giuridica | Panoramica |
|---|---|---|
| Domanda provvisoria Provisional | Sezione 9 | È possibile garantire la data di deposito anche prima del completamento dell’invenzione. La presentazione della descrizione completa deve avvenire entro 12 mesi |
| Domanda completa Complete | Sezione 10 | Descrizione tecnica ufficiale comprensiva delle rivendicazioni |
| Transizione nazionale dal PCT | Regola 20 | Entro 31 mesi dalla data di priorità |
| Domanda di divisione | Sezione 16 | Risoluzione della violazione del principio di unità dell’invenzione, ecc. |
| Brevetto di aggiunta | Sezioni 54-56 | Miglioramento del brevetto principale. Esenzione dal pagamento delle tasse di rinnovo per la parte oggetto di miglioramento (in Giappone non esiste un sistema equivalente) |
Insidia fondamentale: richiesta di esame entro 31 mesi: a seguito della modifica del regolamento sui brevetti del 2024, per le domande presentate a partire dal 15 marzo 2024 il termine per la richiesta di esame (RFE) è stato ridotto da 48 a 31 mesi (Regola 24B).Il termine decorre dalla «data di priorità o dalla data di deposito, a seconda di quale sia la più vicina». Poiché tale termine coincide con il termine per il trasferimento nazionale ai sensi del PCT (31 mesi), nella maggior parte dei casi sarà necessario presentare la richiesta di esame contestualmente al trasferimento nazionale.
🔄 Differenze rispetto al Giappone: in Giappone il termine per la richiesta di esame è di 3 anni (36 mesi) dalla data di deposito della domanda. In India il termine è più breve, pari a 31 mesi a partire dalla data di priorità; pertanto, se si pianifica il calendario secondo i criteri giapponesi, il rischio di non rispettare i termini è elevato, rendendo necessaria una gestione rigorosa delle scadenze.
Sono ammessi a beneficiarne le start-up, le piccole imprese, le inventrici, gli enti governativi e i richiedenti che abbiano designato l’India come ISA/IPEA nell’ambito del PCT. Una caratteristica distintiva dell’India è il fatto di consentire un esame accelerato basato su criteri di appartenenza a determinate categorie.
Il programma PPH tra Giappone e India non è attualmente disponibile: il programma pilota PPH (Patent Prosecution Highway) tra il Giappone (JPO) e l’India (IPO) è stato avviato nel dicembre 2019, ma è terminato nel novembre 2022 e attualmente non accetta nuove domande. Si prega di verificare l’eventuale ripresa o l’esistenza di un programma successivo consultando gli ultimi avvisi ufficiali.
Di seguito illustreremo i tre regimi in cui i consulenti in brevetti e i richiedenti giapponesi rischiano maggiormente di incorrere in errori. Si tratta in tutti i casi di questioni cruciali per le quali non esistono regimi corrispondenti in Giappone e che, se trascurate, possono comportare la revoca del brevetto o sanzioni penali.
I richiedenti indiani hanno l’obbligo di divulgare, tramite il Modulo 3, le informazioni relative alle «domande estere corrispondenti» presentate all’estero per invenzioni identiche o sostanzialmente identiche (Sezione 8). Sebbene la normativa modificata nel 2024 abbia alleggerito i tempi di aggiornamento (le domande estere successive possono essere aggiornate in blocco entro tre mesi dall’emissione del FER), l’obbligo in sé rimane in vigore.
Rischio di omessa divulgazione: la violazione della Sezione 8 non solo costituisce motivo di opposizione prima e dopo la concessione, ma rappresenta anche un motivo di nullità dopo la concessione del brevetto (Sezione 64(1)(m)). Si tratta di una delle insidie che le aziende giapponesi tendono maggiormente a trascurare.
Il titolare del brevetto e il licenziatario hanno l’obbligo di riferire, tramite il Modulo 27, in merito allo stato di sfruttamento commerciale dell’invenzione brevettata sul territorio indiano (Sezione 146).Sebbene la riforma del 2024 abbia alleggerito l’obbligo da «annuale» a «una volta ogni tre esercizi finanziari», l’obbligo di presentazione permane e la mancata presentazione è soggetta a sanzioni (l’esercizio finanziario indiano va da aprile a marzo dell’anno successivo).
🔄 Differenze rispetto al Giappone: in Giappone non esiste un obbligo di rendicontazione periodica equivalente al Modulo 27. In India tale obbligo funge da presupposto per la concessione di diritti di esecuzione coatta e richiede una gestione periodica delle scadenze.
I residenti in India, in linea di principio, necessitano di una licenza per il deposito all’estero (FFL) prima di depositare all’estero un’invenzione nata in India. Il criterio di riferimento è la «residenza» e non la nazionalità; è necessario soddisfare una delle seguenti condizioni: (a) siano trascorse sei settimane dal deposito iniziale in India oppure (b) si ottenga la FFL tramite il Modulo 25.
Rischio grave per le sedi di sviluppo delle aziende giapponesi in India: se tra i co-inventori figura anche un solo inventore residente in India, il fatto di depositare tale invenzione in Giappone in via anticipata e in forma esclusiva può costituire una violazione della Sezione 39.In caso di violazione, oltre al rifiuto o alla revoca del brevetto indiano (Sezioni 40 e 64(1)(n)), sussiste il rischio di sanzioni penali (Sezione 118) che possono arrivare fino a un massimo di due anni di reclusione.
Giurisprudenza rilevante
Natco Pharma contro Bayer (2012 | Primo diritto di licenza obbligatoria in India)
In relazione al farmaco antitumorale Nexavar (sorafenib), è stato concesso il primo diritto di esecuzione coatta nella storia dell’India. È stato accertato che il prezzo praticato da Bayer era eccessivo (mancanza di un prezzo ragionevole), che vi era carenza di offerta sul mercato interno (mancanza di una domanda ragionevole) e che il farmaco fosse importato senza essere prodotto sul territorio indiano (mancanza di esecuzione all’interno del territorio indiano).La sentenza è passata in giudicato presso la Corte Suprema nel 2014. Si tratta di una giurisprudenza di rilevanza mondiale che mostra una tendenza a interpretare il termine «working (attuazione)» come «produzione all’interno del territorio indiano».
🔄 Differenze rispetto al Giappone: anche in Giappone (art. 83 e segg.) esiste un sistema di diritti di esecuzione forzata, ma i casi di applicazione sono di fatto inesistenti. L’India vanta invece una comprovata esperienza nell’applicazione di tale diritto e, in combinazione con l’interpretazione secondo cui «produzione nazionale = esecuzione», ciò può rappresentare una minaccia pratica nei settori farmaceutico e delle tecnologie avanzate.
La risposta al First Examination Report (FER) – ovvero il termine per soddisfare i requisiti di registrazione – è di 6 mesi dalla data di emissione del FER (con possibilità di proroga di 3 mesi, per un totale di 9 mesi) (Regola 24B). Se non si riesce a sanare il motivo di rigetto entro il termine previsto, la domanda viene considerata abbandonata.
🔄 Differenze rispetto al Giappone: in Giappone, il termine per rispondere alla notifica dei motivi di rigetto è solitamente compreso tra 60 giorni e 3 mesi, e successivamente possono esserci diverse ulteriori opportunità di risposta. Il termine unico e rigido previsto in India, che impone di «soddisfare i requisiti di registrazione entro 6 mesi», differisce notevolmente dall’approccio giapponese al procedimento intermedio.
In India, le correzioni sono limitate ai fini di disclaimer (rinuncia), correction (rettifica) ed explanation (chiarimento); inoltre, le rivendicazioni successive alla correzione devono rientrare interamente nell’ambito di quelle precedenti.
🔄 Differenza rispetto al Giappone: in Giappone (articolo 17-2), l’estensione o la modifica delle rivendicazioni è relativamente flessibile, purché rimanga entro i limiti del «divieto di aggiunta di elementi nuovi».In India sussiste un doppio vincolo, costituito dalla limitazione delle finalità delle correzioni e dal requisito che le rivendicazioni rimangano entro l’ambito di quelle precedenti; pertanto, in molti casi non è applicabile l’approccio giapponese secondo cui «è possibile riformulare le rivendicazioni purché si rimanga entro l’ambito della divulgazione iniziale». È di fondamentale importanza definire una posizione di ripiego già nella fase del documento descrittivo PCT.
L’India mantiene una struttura a due livelli: opposizione pre-concessione e opposizione post-concessione. Ciò è in netto contrasto con il Giappone, che ha abolito l’opposizione pre-concessione.
| Punto di vista | Opposizione pre-concessione, Sezione 25(1) | Opposizione post-concessione, Sezione 25(2) |
|---|---|---|
| Ricorrente | qualsiasi persona | persona interessata |
| Termine | Dal momento della pubblicazione fino alla concessione | Entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso di concessione |
| Modulo | Dichiarazione | Modulo 7 |
| Commissione di opposizione | Nessuna (introduzione del giudizio prima facie con la riforma del 2024) | Presente (3 membri; raccomandazione entro 3 mesi) |
Si noti che in India non esiste un procedimento amministrativo che corrisponda direttamente al procedimento di nullità giapponese (articolo 123); la nullità viene contestata mediante ricorso di annullamento dinanzi all’Alta Corte (Sezione 64) o tramite domanda riconvenzionale nell’ambito di un’azione per contraffazione.
La durata di validità è di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda (Sezione 53). Sebbene ciò sia analogo a quanto previsto in Giappone, in India non esiste sostanzialmente il sistema di proroga della durata di validità previsto in Giappone per i prodotti farmaceutici e simili.
Le tasse di rinnovo (renewal fee) devono essere versate annualmente a partire dal terzo anno (in Giappone si pagano in un’unica soluzione da 1 a 3 anni al momento della registrazione). È previsto un periodo di grazia di 6 mesi dopo la scadenza del termine (con l’applicazione di una sovrattassa), e sotto questo aspetto la normativa è simile a quella giapponese (articolo 112).Con la modifica del 2024 è stato introdotto un sistema di sconto (Regola 80(3)) che prevede una riduzione del 10% in caso di pagamento anticipato in modalità elettronica di importi corrispondenti ad almeno 4 anni.
I richiedenti stranieri devono nominare un agente di brevetti registrato in India (registered patent agent) e indicare un indirizzo di notifica sul territorio indiano (Sezioni 127-129). I consulenti in brevetti giapponesi non possono espletare le procedure direttamente presso l’Ufficio brevetti indiano; è quindi indispensabile la collaborazione con un agente locale di fiducia.
L’iter prevalente è quello della transizione nazionale dal PCT (entro 31 mesi dalla data di priorità). Le tasse ufficiali variano notevolmente a seconda della categoria del richiedente (grandi imprese vs persone fisiche/start-up/piccole imprese); alle imprese giapponesi viene solitamente applicata la categoria «grandi imprese».
| Voce | Persone fisiche/start-up/piccole imprese (INR) | Grandi imprese (INR) |
|---|---|---|
| Tassa di deposito | 1.600 | 8.000 |
| Richiesta di esame (RFE) | 4.000 | 20.000 |
| Esame accelerato | 8.000 | 60.000 |
Stima dei costi: quanto sopra si riferisce alle tasse ufficiali (in base alle norme del 2024, presupponendo il deposito elettronico; si prega di verificare eventuali variazioni). A ciò si aggiungono le spese per il rappresentante locale (che ammontano generalmente a circa 25.000–50.000 INR per la redazione e il deposito di una nuova domanda).Poiché nella classificazione delle entità può essere presa in considerazione anche la dimensione dell’attività all’estero, rivendicare con leggerezza l’appartenenza alla categoria delle piccole imprese comporta dei rischi.
| Scadenze | Contenuto |
|---|---|
| Richiesta di esame: 31 mesi | Domande presentate a partire dal 15 marzo 2024. Spesso è necessario presentarla contemporaneamente al trasferimento alla procedura nazionale |
| Risposta al FER: 6 mesi (+3 mesi) | Completamento dei requisiti di registrazione entro 6 mesi |
| Modulo 3 (Sezione 8) | Al momento della domanda / entro 6 mesi + entro 3 mesi dalla ricezione del FER. Eventuali omissioni costituiscono motivo di annullamento |
| Modulo 27 (Relazione sull’attuazione) | Una volta ogni tre esercizi finanziari. La mancata presentazione è soggetta a sanzioni |
| FFL (Sezione 39) | È necessaria l’autorizzazione per le domande di brevetto presentate all’estero da residenti in India. La violazione è soggetta a sanzioni penali |
| Punti di discussione | India | Giappone |
|---|---|---|
| Termine per la richiesta di esame | 31 mesi dalla data di priorità (modifica del 2024) | 3 anni dalla data di deposito della domanda |
| Transizione nazionale dal PCT | 31 mesi dalla data di priorità | 30 mesi dalla data di priorità |
| Motivi di diniego del brevetto | Sezione 3(d) e 3(k) (disposizioni specifiche) | Nessuna disposizione corrispondente |
| Divulgazione delle informazioni relative alle domande di brevetto estere | Modulo 3 (Sezione 8) – Obblighi e motivi di revoca | Nessun obbligo generale |
| Relazione sull’attuazione | Modulo 27 (una volta ogni tre anni) – Obbligo | Nessuno |
| Autorizzazione alla presentazione di domande all’estero | FFL (Sezione 39) – Sono previste sanzioni penali | Nessuna |
| Ricorso amministrativo per invalidazione | Nessuna (solo presso l’Alta Corte) | Procedimento di nullità (articolo 123) |
| Opposizione prima del rilascio | Previsto (da chiunque) | Nessuna |
| Inizio del pagamento delle rate | A partire dalla terza annuità | Pagamento forfettario per 1-3 anni al momento della registrazione |
Per le domande di brevetto in India, vi invitiamo innanzitutto a contattarci per una consulenza.
Dall’ingresso nazionale del PCT alla collaborazione con agenti locali, fino alla gestione delle scadenze: i nostri avvocati specializzati in proprietà intellettuale, esperti in IT e in ambito globale, Le offrono un’assistenza completa. Offriamo una prima consulenza gratuita.
Prenotate la prima consulenza gratuita - Servizio di domanda internazionale PCTD. Qual è il termine per la trasformazione nazionale della domanda PCT in India?
R. È di 31 mesi dalla data di priorità (Regola 20(4)). Sebbene sia di un mese più lungo rispetto al Giappone (30 mesi), in India il sistema di tardiva presentazione (late entry) è limitato; pertanto, in linea di principio, è difficile ottenere una deroga in caso di scadenza.
D. Qual è il termine per la richiesta di esame (RFE) in India?
R. A seguito della modifica del Regolamento sui brevetti del 2024, per le domande presentate a partire dal 15 marzo 2024 il termine è stato ridotto a 31 mesi a partire dalla «data di priorità o dalla data di deposito, a seconda di quale sia la più vicina» (in precedenza era di 48 mesi). Si raccomanda di prestare particolare attenzione, poiché pianificare le scadenze basandosi sul concetto giapponese dei «tre anni dalla data di deposito» comporta il rischio di non rispettare i termini.
D. Che cos’è la Sezione 3(d)?
A. Si tratta di una disposizione indiana specifica che esclude dalla brevettabilità le nuove forme di sostanze già note (sali, polimorfismi, isomeri, ecc.), a meno che non venga dimostrato un miglioramento significativo dell’efficacia già nota (nel campo farmaceutico, l’effetto terapeutico).Lo scopo è quello di impedire l’“evergreening” nel settore farmaceutico; nella causa Novartis (Corte Suprema, 2013) il termine “efficacy” è stato interpretato in senso restrittivo come “efficacia terapeutica”. In Giappone non esistono disposizioni corrispondenti.
D. Che cos’è il Modulo 27 (rapporto di attuazione)? Quali sono le conseguenze in caso di mancata presentazione?
A. Si tratta dell’obbligo di riferire in merito allo stato di sfruttamento commerciale dell’invenzione brevettata sul territorio indiano (Sezione 146). Sebbene la modifica del 2024 abbia alleggerito l’obbligo da «ogni anno» a «una volta ogni tre esercizi finanziari», tale obbligo permane e la mancata presentazione è soggetta a sanzioni. In Giappone non esiste un analogo obbligo di presentazione periodica di relazioni sullo sfruttamento.
D. È possibile depositare in Giappone un’invenzione nata in India prima che sia stata depositata in India?
A. È necessario prestare attenzione. Le invenzioni alle quali partecipano residenti in India non possono essere depositate all’estero se non sono trascorse sei settimane dal deposito in India o se non è stata ottenuta la licenza di deposito all’estero (Foreign Filing License, Sezione 39).In caso di violazione, oltre alla revoca del brevetto indiano (Sezione 64(1)(n)), sussiste il rischio di sanzioni penali (Sezione 118), tra cui la reclusione fino a due anni. Ciò è particolarmente importante nel caso in cui si disponga di un centro di sviluppo in India o si abbiano co-inventori indiani.
D. Un consulente in brevetti giapponese può avviare direttamente le procedure presso l’Ufficio brevetti indiano?
R. No. I richiedenti stranieri devono nominare un agente di brevetti registrato in India (registered patent agent) e indicare un indirizzo di notifica all’interno del territorio indiano (Sezioni 127-129). Gli consulenti in brevetti giapponesi procedono con le pratiche in collaborazione con un agente locale di fiducia.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX — Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).