Per i professionisti che si occupano della presentazione delle domande di registrazione, dell’ottenimento dei diritti e dell’esercizio degli stessi in materia di marchi in Indonesia, viene fornita una panoramica del sistema normativo, incentrata sulla Legge sui marchi e sulle indicazioni geografiche del 2016 (UU n. 20 del 2016), che illustra in modo sistematico le modalità di deposito, l’esame, le opposizioni, la revoca eall’esercizio dei diritti. Un avvocato specializzato in proprietà intellettuale ha sintetizzato in un unico documento il quadro completo della pratica in materia di marchi nel più grande mercato del Sud-Est asiatico, con una popolazione di 270 milioni di abitanti, trattando argomenti quali le modalità operative della DGIP (Direzione Generale della Proprietà Intellettuale indonesiana), le tasse governative, le designazioni tramite il sistema Madpro, i marchi di certificazione halal e le indicazioni geografiche.
Punti salienti di questo articolo
MARCHI IN INDONESIA
Guida completa al sistema e alla prassi in materia di marchi in Indonesia, il più grande mercato del Sud-Est asiatico, redatta da un avvocato specializzato in proprietà industriale. Il testo offre una spiegazione sistematica in 12 sezioni, dalla domanda di registrazione all’esercizio dei diritti.
Il sistema dei marchi indonesiano si basa, con al centro la Legge sui marchi e le indicazioni geografiche del 2016 (UU n. 20 Tahun 2016), su una struttura di “diritto scritto” in cui i decreti governativi(Peraturan Pemerintah), i decreti ministeriali (Permenkumham) e le linee guida della DGIP che regolano in modo articolato le procedure di deposito, esame e risoluzione delle controversie.
Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica dei marchi in Indonesia
La «legge primaria» del sistema dei marchi indonesiano è la UU n. 20 Tahun 2016 (Legge sui marchi e sulle indicazioni geografiche del 2016), che disciplina la definizione di marchio (art. 1), i requisiti di registrazione (artt. 20 e 21), le procedure di deposito (art. 4 e seguenti), l’opposizione (art. 16), la revoca (art. 74 e seguenti) e le sanzioni penali (art. 100 e seguenti).L’attuazione procedurale è concretizzata dai decreti governativi (PP) e dai decreti del Ministro della Giustizia e dei Diritti Umani (Permenkumham), nonché dalle linee guida operative della DGIP a cui fanno riferimento gli operatori del settore e gli esaminatori.
Le funzioni amministrative relative all’esame, alla registrazione e alla fornitura di informazioni in materia di marchi sono di competenza della DGIP (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), che fa capo al Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani (Kementerian Hukum dan HAM). A livello operativo, essa definisce le «regole effettive» di funzionamento del sistema attraverso le tre funzioni seguenti:
| Forum | Competenza e caratteristiche | Fondamento giuridico |
|---|---|---|
| Tribunale commerciale (Pengadilan Niaga) | Ha competenza esclusiva in materia di cause relative alla violazione dei marchi e alle azioni di cancellazione della registrazione. È istituito presso cinque tribunali: Giacarta, Surabaya, Medan, Makassar e Semarang | Legge n. 20 del 2016, § 83 e seguenti |
| Corte Suprema (Mahkamah Agung) | Grado di cassazione (kasasi) delle sentenze dei tribunali commerciali | Legge n. 20 del 2016, art. 85 |
| Commissione per i ricorsi in materia di marchi (KBM) | Ricorso contro le decisioni di rigetto o di registrazione della DGIP | Legge n. 20 del 2016, art. 28 |
| Dogana (DJBC) | Blocco delle importazioni (misure alla frontiera mediante registrazione IPR) | Legge doganale |
In Indonesia, sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono presentare domanda di registrazione di un marchio.I richiedenti stranieri (coloro che non dispongono di un domicilio o di una sede operativa in Indonesia) hanno l’obbligo di nominare come rappresentante un consulente in proprietà intellettuale (Konsultan KI) registrato localmente (UU 20/2016 §6). Le imprese giapponesi presentano solitamente la domanda alla DGIP tramite un rappresentante locale.
Aspetti pratici: per i richiedenti stranieri è obbligatorio presentare l’originale della procura (Power of Attorney, POA); non sono richiesti l’autenticazione notarile né l’autenticazione consolare (requisiti alleggeriti con la modifica del 2019). Tuttavia, tale documento deve essere presentato al momento della domanda o entro due mesi dalla data di deposito; in caso di mancata presentazione, sussiste il rischio di un posticipo della data di deposito.
| Documenti | Aspetti pratici |
|---|---|
| Modulo di domanda (Permohonan Pendaftaran Merek) | Da presentare tramite il sistema di deposito elettronico del DGIP (merek.dgip.go.id). Se il marchio non è scritto in caratteri romaji o latini, è obbligatorio riportare anche la traduzione in inglese e la traslitterazione. |
| Esemplare del marchio | JPEG/PNG (massimo 2 MB). Per i marchi a colori: campione cromatico + descrizione dei colori; per i marchi tridimensionali: immagini da sei angolazioni; per i marchi sonori: partitura + file audio |
| Prodotti e servizi designati | 45 classi della Classificazione di Nizza. È possibile presentare una domanda per più classi, ma è prevista una tassa per ciascuna classe |
| Procura (POA) | Obbligatoria per i richiedenti stranieri. È ammessa la procura semplificata (non sono richiesti l’autenticazione notarile né l’autenticazione consolare) |
| Documenti relativi al diritto di priorità | In caso di rivendicazione del diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi. Da presentare entro tre mesi dalla data di deposito della domanda, corredata di traduzione in inglese |
| Dichiarazione giurata di uso | A differenza degli Stati Uniti, non è richiesta la presentazione di prove di uso. È sufficiente la dichiarazione di intenzione di uso al momento del deposito della domanda |
L’esame dei marchi in Indonesia segue un ordine diverso rispetto al Giappone, ovvero «pubblicazione preliminare → esame di merito». L’esame formale viene completato entro circa 14 giorni dalla data di deposito e, se la domanda risulta conforme, segue immediatamente la pubblicazione (2 mesi); l’esame di merito ha inizio al termine del periodo di pubblicazione.
Tempi di riferimento: in casi senza intoppi, da circa 9 a 18 mesi dalla domanda alla registrazione. Qualora venga emessa una notifica dei motivi di rifiuto, si prevedono circa 18-24 mesi, tenendo conto del termine di risposta (30 giorni + proroga di 30 giorni).
| Voce | Deposito elettronico (online) | Domanda cartacea | Equivalente in yen giapponesi (a titolo indicativo) |
|---|---|---|---|
| Tassa di deposito (1 classe) | 1.800.000 Rp | 2.000.000 di rupie | circa 18.000 yen |
| Tassa per ogni classe aggiuntiva (per ogni classe) | 1.800.000 Rp | 2.000.000 di rupie | circa 18.000 yen |
| Tassa di opposizione | Rp 1.000.000 | 1.000.000 di rupie | circa 10.000 yen |
| Procedimento di ricorso (KBM) | 3.000.000 di rupie | 3.000.000 di rupie | circa 30.000 yen |
| Tassa di rinnovo (1 categoria, entro il termine) | 2.250.000 Rp | 2.500.000 Rp | circa 22.500 yen |
| Tassa di rinnovo (entro il periodo di proroga – 6 mesi) | 4.500.000 Rp | 5.000.000 di rupie | circa 45.000 yen (il doppio) |
Programma di sconti UMKM: per i soggetti riconosciuti come micro, piccole e medie imprese (UMKM) in Indonesia, la tassa di deposito è ridotta a Rp 500.000 (circa 5.000 yen). Le imprese giapponesi non rientrano in tale programma; tuttavia, nel caso di filiali locali, è possibile valutare la registrazione come UMKM.
Qualsiasi persona può presentare opposizione entro due mesi dalla pubblicazione del marchio (UU 20/2016 §16). L’opponente può basare la propria opposizione sia su motivi di rifiuto assoluti che su motivi di rifiuto relativi. Il richiedente risponde presentando una memoria di replica.
Differenza sostanziale rispetto al Giappone: si noti che la domanda di nullità successiva alla registrazione rientra nella competenza del Tribunale commerciale (Pengadilan Niaga) e non segue la struttura a due livelli tipica del Giappone («procedimento di nullità → ricorso per l’annullamento della decisione»), ma si configura come procedimento giudiziario che ha inizio in primo grado. Il termine per l’intentazione dell’azione è di cinque anni dalla data di registrazione (senza limiti di tempo in caso di malafede o violazione dell’ordine pubblico e del buon costume).
In caso di mancato utilizzo per tre anni consecutivi senza giusta causa a partire dalla registrazione, le parti interessate possono richiedere la revoca al Tribunale commerciale. Rispetto al Giappone (3 anni) e all’India (5 anni e 3 mesi), il termine di 3 anni previsto in Indonesia è relativamente breve; pertanto, è fondamentale iniziare a utilizzare il marchio sin dai primi tempi successivi alla registrazione.
Rimedi che il tribunale commerciale può disporre
| Tipologie di violazione | Sanzioni |
|---|---|
| Uso identico o simile di un marchio registrato | Reclusione fino a 5 anni + multa fino a Rp 2.000.000.000 (circa 20 milioni di yen) |
| Violazione relativa a prodotti che possono causare danni alla salute o all’ambiente | Reclusione fino a 10 anni + multa non superiore a Rp 5.000.000.000 (circa 50 milioni di yen) |
| Violazione delle indicazioni geografiche (IG) | Reclusione fino a 4 anni + multa non superiore a 2.000.000.000 di rupie |
Il titolare del marchio può bloccare le merci contraffatte in fase di importazione effettuando la registrazione IPR Recordal presso il DJBC (Direzione Generale delle Dogane e delle Accise dell’Indonesia). La registrazione Recordal deve essere rinnovata ogni anno; la tassa di registrazione è pari a Rp 1.000.000 (circa 10.000 yen).
L’Indonesia ha aderito al Protocollo di Madrid il 2 gennaio 2018; le imprese giapponesi possono ora designare l’Indonesia tramite il Protocollo di Madrid. Presentando una domanda di marchio internazionale ai sensi del Protocollo di Madrid tramite l’Ufficio giapponese dei brevetti, è possibile designare in un’unica operazione 132 paesi membri, tra cui l’Indonesia.
| Voci | Domanda diretta | Tramite il Protocollo di Madrid |
|---|---|---|
| Agente locale | Obbligatorio | Non richiesto (solo in caso di risposta a un rifiuto) |
| Lingua utilizzata | Indonesiano | Inglese |
| Termine di esame | Da 9 a 18 mesi | Obbligo di esame entro 18 mesi (ai sensi della Convenzione) |
| Costi (1 classe) | 1,8 milioni di rupie + spese di rappresentanza | 105 CHF + spese del JPO |
| Dipendenza dalla domanda di base | Nessuna | Rischio di attacco centrale per 5 anni |
La durata del diritto di marchio in Indonesia è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. È possibile rinnovarlo ogni 10 anni, senza alcun limite al numero di rinnovi.
Struttura a tre livelli della tempistica di rinnovo
Insidie specifiche del mercato islamico: a partire da ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo di certificazione halal per prodotti alimentari, cosmetici e simili. Qualora si intenda includere la dicitura «Halal» nel marchio stesso, è necessario aver ottenuto la certificazione da parte del BPJPH (Ente di garanzia dei prodotti halal). L’uso del marchio «Halal» senza certificazione è soggetto a ingiunzione di cessazione e a sanzioni penali.
L’Indonesia tutela le indicazioni geografiche (Indikasi Geografis) in modo indipendente dai marchi (UU 20/2016 §53 e segg.).Sono già stati registrati, ad esempio, «Kopi Gayo» (caffè Gayo) e «Kopi Toraja» (caffè Toraja). Per i marchi che contengono nomi di località è obbligatorio verificare l’eventuale conflitto con le IG.
In Indonesia, le domande di registrazione in malafede relative a marchi stranieri (domande anticipate) continuano a rappresentare un problema. Negli ultimi anni, la Corte Suprema ha mostrato una tendenza a revocare rigorosamente le domande presentate in malafede (casi IKEA, Pierre Cardin, ecc.). Per le imprese giapponesi, la strategia difensiva più efficace consiste nel presentare la domanda di registrazione in una fase precoce, prima dell’ingresso nel mercato (preferibilmente in contemporanea con la domanda presentata in Giappone).
Nella pratica in materia di marchi in Indonesia, le principali differenze rispetto al Giappone risiedono nel flusso di esame «precedente alla pubblicazione», incentrato sulla UU 20/2016, e nel sistema di tutela dei diritti incentrato sul tribunale commerciale.I cambiamenti normativi degli ultimi anni sono stati notevoli, tra cui l’adesione al Sistema di Madrid (2018), l’obbligatorietà della certificazione halal (2024), il potenziamento delle indicazioni geografiche e il rafforzamento delle misure contro le domande di registrazione fraudolente; pertanto, una risposta strategica che tenga conto delle ultime tendenze rappresenta la chiave del successo. Vi invitiamo a consultare anche i nostri servizi relativi alle domande di registrazione internazionale dei marchi tramite il Sistema di Madrid e ai servizi di registrazione dei marchi.
Lo studio di proprietà intellettuale Ebolix offre un’ampia assistenza per la presentazione di domande di registrazione di marchi e l’esercizio dei diritti nei principali paesi dell’ASEAN, tra cui l’Indonesia. Dai servizi di progettazione strategica per le domande dirette o tramite il sistema Madpro, alla gestione delle questioni relative alla certificazione halal, alle misure contro la contraffazione e alla gestione dei contenziosi dinanzi ai tribunali locali, il nostro team di avvocati specializzati in proprietà intellettuale, con una vasta esperienza pratica e in collaborazione con agenti locali, è a vostra disposizione.
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*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base della UU n. 20 Tahun 2016 (Legge del 2016 sui marchi e le indicazioni geografiche), delle linee guida ufficiali del DGIP, dei documenti pubblici del JETRO e dell’OMPI, nonché dei commenti forniti da studi legali locali.Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare esperti, inclusi i rappresentanti locali.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).