Das neuseeländische Markensystem regelt die Eintragung, Aufrechterhaltung, Streitigkeiten und Rechtsbehelfe bei Verletzungen als einheitliches Ganzes, wobei der „Trade Marks Act 2002“ und die „Trade Marks Regulations 2003“ die Grundlage bilden.Zuständige Behörde ist das IPONZ (New Zealand Intellectual Property Office). Wenn man die Anmeldung aus der Perspektive der japanischen Praxis vornimmt, gibt es viele spezifische Fallstricke, wie die Regel, dass die Prioritätsbeanspruchung „innerhalb von zwei Tagen nach der Anmeldung in Neuseeland“ erfolgen muss, die obligatorische Transkription und englische Übersetzung von Marken mit nicht-lateinischen Schriftzeichen, die Prüfung auf Maori-Elemente sowie die Zulassung von Parallelimporten. In diesem Artikel erläutert ein praktizierender Patentanwalt ausführlich die Kernpunkte der Praxis.
Schwerpunkte dieses Artikels: Bei neuseeländischen Marken sind die „Nutzung des SPA (Search and Preliminary Advice)“, die „strikte Einhaltung der 2-Tage-Regel für die Prioritätsbeanspruchung“, der „Umgang mit Maori- und nicht-lateinischen Schriftzeichen“, der „Non-Use-Angriff bei Blocking Marks“ sowie die „Durchsetzung unter Berücksichtigung von Parallelimporten“ die Themen mit dem höchsten praktischen Wert.
Inhaltsverzeichnis
Das Grundgesetz ist der Trade Marks Act 2002, dessen verfahrensrechtliche Aspekte durch die Trade Marks Regulations 2003 ergänzt werden. Die Vorschriften zur Umsetzung des Madrider Protokolls bilden die Grundlage für internationale Registrierungen. Das IPONZ ist für die Registrierung von Marken, Patenten, Geschmacksmustern, Pflanzensorten und geografischen Angaben zuständig und fungiert als Abteilung des neuseeländischen Ministeriums für Unternehmen, Innovation und Beschäftigung (MBIE).
Der Schutzumfang ist relativ weit gefasst und kann Wörter, Grafiken, Farben, Formen, Gerüche, Klänge und Geschmacksrichtungen umfassen. Es müssen jedoch drei Voraussetzungen erfüllt sein: Es muss sich um ein Zeichen handeln, es muss eine grafische Darstellung möglich sein und es muss sich von den Waren und Dienstleistungen anderer unterscheiden lassen. Nicht-traditionelle Marken sind konzeptionell anerkannt, doch der Schwerpunkt liegt auf der Art der Darstellung und dem Nachweis der Unterscheidungskraft. Für Farben und dreidimensionale Formen sind konkrete Beschreibungen gemäß Standards wie Pantone erforderlich.
Praktischer Nutzen der Eintragung: Auch nicht eingetragene Marken genießen zwar einen gewissen Schutz nach dem Common Law, beispielsweise vor Passing-off, doch durch die Eintragung werden die Rechte gesetzlich verankert, was die Durchsetzbarkeit der Rechte erheblich verbessert.
Die Anmeldung kann von „der Person, die behauptet, Eigentümer der Marke zu sein“, vorgenommen werden. Als juristische Personen kommen Unternehmen, mehrere Einzelpersonen, Personengesellschaften (unter Angabe aller Gesellschafter) und eingetragene Vereine in Frage. Für die Anmeldung im Inland durch japanische Unternehmen oder in Japan ansässige Personen gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit. Die Zulassungsvoraussetzungen für eine Madrider Anmeldung mit Neuseeland als Ursprungsamt sind jedoch eine andere Frage.
Fallstricke für japanische Unternehmen: Bei Wort- und Kombinationsmarken, die japanische Markenzeichen enthalten, sind sowohl eine Transkription als auch eine englische Übersetzung erforderlich. Bei Mischformen aus Kanji, Hiragana und Katakana ist Vorsicht geboten.
Für den Fallkontakt ist eine Adresse in Neuseeland oder Australien erforderlich (ausdrücklich angegeben im IPONZ-Video zur Anmeldung und im Leitfaden zur Übertragung). Da in einigen Unterlagen „nur neuseeländische Adresse“ angegeben ist, ist es sicherer, dies unmittelbar vor der Anmeldung über das Online-Formular endgültig zu überprüfen.
IPONZ empfiehlt dringend die Verwendung von „pre-approved terms“; im Form Builder wird dies vorausgesetzt. In der Praxis als Vertreter muss man sich des Kompromisses zwischen Kosteneinsparungen durch „pre-approved terms“ und der Flexibilität des Schutzumfangs durch benutzerdefinierte Angaben bewusst sein.
Unbedingt einzuhaltende Frist: Um die Priorität nach dem Pariser Übereinkommen geltend zu machen, muss die neuseeländische Anmeldung nicht nur innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Anmeldung in einem Vertragsstaat eingereicht werden, sondern es muss IPONZ zudem innerhalb von zwei Tagen nach Einreichung der neuseeländischen Anmeldung über die Prioritätsbeanspruchung informiert werden. Diese Zweitagesfrist kann nicht verlängert werden. Es wäre fatal, nach japanischer Praxis anzunehmen, dass „spätere Korrekturen möglich sind“.
Annahme ≠ Eintragung: Auch nach der Annahme wird die Eintragung erst nach Ablauf von 6 Monaten ab dem Anmeldetag vorgenommen, zusätzlich zur dreimonatigen Einspruchsfrist. Bei Fällen, bei denen eine frühzeitige Rechtsdurchsetzung angestrebt wird, muss dieser Zeitplan vorab erläutert werden.
| Posten | Betrag | Praktische Anmerkungen |
|---|---|---|
| Recherche und vorläufige Beratung (1 Klasse) | 50 NZD | Dauer: ca. 5 Werktage. Bei Einreichung der Hauptanmeldung mit identischem Inhalt innerhalb von 3 Monaten wird die Anmeldegebühr ermäßigt |
| Normale Anmeldung (1 Klasse) | 100 NZD | Nur mit benutzerdefinierten Angaben |
| Nur vorab genehmigte Begriffe (1 Klasse) | 70 NZD | Gut mit dem Form Builder kompatibel |
| Anmeldung mit reduzierter Gebühr auf Basis eines SPA (1 Klasse) | 50 NZD | Voraussetzung: innerhalb von 3 Monaten und identischer Inhalt |
| Zusätzliche Klassen | 100 NZD | Bei gleichzeitiger Hinzufügung oder Änderung der Klassen |
| Einspruch / Widerruf / Ungültigkeit | Jeweils 350 NZD | Anmeldegebühr |
| Anhörungsgebühr (pro Partei) | 850 NZD | Bei Wahl zwischen schriftlicher und mündlicher Verhandlung |
| Verlängerung (1 Kategorie, alle 10 Jahre) | 200 NZD | Unbegrenzt verlängerbar |
Vergleich mit der Madrider Benennung: Wenn Sie bei der Madrider Benennung Neuseeland wählen, betragen die von der WIPO veröffentlichten Einzelgebühren bei der Benennung 46 CHF pro Klasse und bei der Verlängerung 92 CHF pro Klasse. Da bei der Madrider Benennung noch Grundgebühren usw. hinzukommen, ist eine nationale Anmeldung (insbesondere SPA reduced fee) in Fällen, in denen Sie für 1 bis 2 Klassen eine sorgfältige Spezifikation erstellen möchten, unter Umständen kostengünstiger.
| Phase | Dauer |
|---|---|
| Erste Antwort auf die nationale Anmeldung | 70 Werktage |
| Internationale Registrierung mit Benennung Neuseelands | 75 Werktage |
| Erneute Prüfung nach Beantwortung des Compliance-Berichts | 35 Werktage |
| Bearbeitung von Verlängerungsanträgen / Abtretung | 15 Werktage |
* IPONZ gibt ausdrücklich an, dass es sich um den „erweiterten Zeitrahmen (Stand: Mai 2025)“ handelt; unter normalen Umständen betrug die Bearbeitungszeit 15 Werktage. Es ist ratsam, den offiziellen aktuellen Zeitrahmen bei der Fallverwaltung jeweils zu überprüfen.
Abschnitt 17: Täuschung/Verwirrung – Bösgläubigkeit
Gefahr der Irreführung der Verbraucher, Gesetzesverstöße, bösgläubige Anmeldung (Frage des rechtmäßigen Inhabers)
§ 17: Maori-Elemente
Gefahr der Beleidigung der Māori-Gemeinschaft. Beratung durch den Māori Trade Marks Advisory Committee
§ 18: Fehlende Unterscheidungskraft
Kann gemäß Abschnitt 18(2) überwunden werden, wenn die durch vorherige Benutzung erworbene Unterscheidungskraft nachgewiesen wird
Besondere Vorschriften
Gesetzliche Ausschlussgründe für Namen chemischer Elemente und Verbindungen, geografische Angaben, Staatsflaggen, Wappen und Landeswappen
Bei Konflikten mit älteren Marken ist Abschnitt 25 von zentraler Bedeutung. Es gibt drei Möglichkeiten, eine Anfechtung gemäß Abschnitt 26 zu überwinden.
Strategie in der Praxis: Es ist wichtig, nicht nur zu argumentieren, dass die Marken „nicht ähnlich“ sind, sondern einen mehrgleisigen Ansatz zu verfolgen: (1) Einholung der Zustimmung des Gegenübers, (2) Einschränkung der Spezifikation, (3) Untermauerung der ehrlichen gleichzeitigen Nutzung durch Beweise und (4) Einleitung eines Verfahrens zur Aufhebung/Ungültigerklärung der älteren Eintragung.In Neuseeland ist seit dem ZIPLOC-Urteil des Supreme Court (siehe unten) ausdrücklich festgelegt, dass nach der Aufhebung der zitierten Marke die besonderen Umstände gemäß Abschnitt 26(b) weit ausgelegt werden.
| Verfahren | Frist |
|---|---|
| Antwort auf den Compliance-Bericht | Innerhalb von 12 Monaten ab dem Anmeldetag in Neuseeland (bei Fällen der Maori-Kommission innerhalb von 12 Monaten ab dem ersten vollständigen Compliance-Bericht) |
| Nach Erhalt der Mitteilung über die beabsichtigte Zurückweisung | Antrag auf Anhörung innerhalb eines Monats |
| Fristverlängerung | Antrag vor Ablauf der Frist, schriftlich und unter Angabe von Gründen. Die Voraussetzungen für eine Verlängerung sind streng |
Der Schwerpunkt der inter partes-Verfahren liegt beim IPONZ Hearings Office (Fachgericht). Die wichtigsten Verfahren sind Einspruch / Löschung / Nichtigkeit / Aufhebung / Änderung / Berichtigung.
Zeitplan des Einspruchsverfahrens:
Sehr wichtig: Eine Eintragung, bei der über einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als drei Jahren keine echte Nutzung vorliegt, kann widerrufen werden. Dies ist das Standardverfahren zur Beseitigung von Blockiereintragungen. Der Rechteinhaber verteidigt sich, indem er innerhalb von zwei Monaten eine Gegendarstellung sowie Nutzungsnachweise oder besondere Umstände vorlegt. In der Clearance-Phase sollte nicht nur das Vorhandensein der Eintragung geprüft werden, sondern auch Anzeichen für eine tatsächliche Nutzung und die Möglichkeit der Beweissicherung.
Eine geschädigte Person (im weiteren Sinne: Personen, deren eigene Anmeldung blockiert wurde, Branchenkollegen, Personen, gegen die eine Verletzung geltend gemacht wird usw.) reicht einen Antrag beim Commissioner oder beim High Court ein. Es gibt zwar eine Regel, wonach die Ungültigkeitsklage nach Ablauf von 7 Jahren ab dem „deemed date of registration“ eingeschränkt ist, doch gibt es Ausnahmeregelungen.
Die Anmeldegebühr ist kostenlos. Dies betrifft Verstöße gegen die Eintragungsvoraussetzungen sowie spezifische Probleme bei Zertifizierungs- und Kollektivmarken. Die Berichtigung dient als Mittel zur Korrektur von Fehlern oder Auslassungen im Register, ohne die Gültigkeit selbst anzufechten.
Mit einer eingetragenen Marke sind das ausschließliche Nutzungsrecht, das Recht zur Vergabe von Lizenzen sowie das Recht auf Rechtsbehelf bei Verletzungen verbunden. Dies kann im Wesentlichen mit dem japanischen „Exklusivrecht“ und dem „Verbotsrecht“ gleichgesetzt werden.
Wichtiger Merkmal des neuseeländischen Rechts: Parallelimporte von Originalwaren sind grundsätzlich nicht verboten. Der nach der Gesetzesänderung geänderte § 97A legt fest, dass die Nutzung einer eingetragenen Marke keine Verletzung darstellt, wenn die Ware irgendwo auf der Welt vom Inhaber oder mit dessen Zustimmung auf den Markt gebracht wurde. Auch der Zoll betrachtet Parallelimporte von Originalwaren nicht als rechtswidrig. Die Kontrolle des Weitervertriebs von Originalwaren kann nicht allein durch Markenrechtsverletzungen umfassend geregelt werden.
Eine Registrierung, die seit mehr als drei Jahren nicht mehr ernsthaft genutzt wird, kann widerrufen werden. IPONZ empfiehlt, bei der Beantragung eines Widerrufs zum Zwecke der Aufhebung einer zitierten Registrierung ein Widerrufsdatum geltend zu machen, das auf den Tag vor dem eigenen Anmeldetag (oder dem Prioritätstag) zurückgeht.
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Gültigkeitsdauer | 10 Jahre (unbegrenzt verlängerbar) |
| Verlängerungsgebühr | 200 NZD pro Klasse (zzgl. GST) |
| Nachfrist für verspätete Verlängerung/Wiederherstellung | 6 Monate (durch die Gesetzesänderung von 2020 von 1 Jahr verkürzt) |
Übertragungen und Rechtsnachfolge werden über die Online-Fallverwaltungsplattform abgewickelt. Eine Lizenz wird als eine Vereinbarung definiert, bei der der Nutzer die Nutzung mit Zustimmung und unter der Kontrolle des Inhabers ausübt; eine Lizenz mit Kontrollbefugnis ist Voraussetzung. Die ausdrückliche Festlegung von Qualitätskontrollklauseln im Vertrag ist wichtig.
Unterlassungsklage (injunction)
Unterlassung der Rechtsverletzung
Schadensersatz
Ersatz des tatsächlichen Schadens
Gewinnrückerstattung (account of profits)
Ausgabe der durch die Rechtsverletzung erzielten Gewinne
Übergabe (delivery up)
Sachliche Abhilfe bei rechtsverletzenden Waren
Nicht eingetragene Marken können nicht als „Verletzung einer eingetragenen Marke“ (registered trade mark infringement) geltend gemacht werden. Stattdessen werden Ansprüche aufgrund von „Passing Off“ oder des Fair Trading Act kombiniert geltend gemacht. Wenn die vor der Eintragung erfolgte Nutzung durch die Gegenpartei oder die Marktpräsenz stark ausgeprägt sind, ist es riskant, sich ausschließlich auf eine Verletzung der eingetragenen Marke zu stützen.
Die High Court Rules 2016 sehen sowohl eine Sicherstellungsanordnung (freezing order) als auch eine Durchsuchungsanordnung (search order, klassischerweise vom Typ „Anton Piller“) vor. In Fällen, in denen die Gefahr besteht, dass Lagerorte von Fälschungen, Geschäftsbücher oder Transaktionsdaten verloren gehen, sollte neben der üblichen Offenlegung auch eine sofortige Sicherung einschließlich einer Durchsuchungsanordnung in Betracht gezogen werden.
Wirksames Mittel: Die neuseeländischen Zollbehörden wenden ein System an, bei dem gefälschte Waren beschlagnahmt werden, wenn der Rechteinhaber eine Mitteilung einreicht (Parallelimporte von Originalwaren sind davon ausgenommen). Bei Konsumgütern, bei denen der Verdacht auf den Import von Nachahmungen besteht, ist es in vielen Fällen kosteneffizienter, vor Einleitung eines Zivilverfahrens eine Zollmitteilung zu veranlassen.
Im Trade Marks Act 2002 sind Straftatbestände und Strafen festgelegt, wobei Fälschungen, die missbräuchliche Verwendung eingetragener Marken sowie die Herstellung entsprechender Vorrichtungen unter Strafe gestellt sind. Die konkreten gesetzlichen Strafen (Geldstrafen und Freiheitsstrafen) müssen separat überprüft werden.
① Crocodile International gegen Lacoste [2017] NZSC 14
Urteil des Obersten Gerichtshofs zur Frage, ob eine „von der eingetragenen Marke abweichende Nutzung“ im Rahmen eines Löschungsverfahrens wegen Nichtbenutzung als „echte Nutzung“ angesehen werden kann. Die Eintragung 70068 von Lacoste wurde am 12. Dezember 1999 für verfallen erklärt. Der zentrale Streitpunkt war, ob die Unterscheidungskraft dadurch beeinträchtigt wurde. Praktische Hinweise
: Es ist wichtig, Abweichungen zwischen der eingetragenen Form und der tatsächlich verwendeten Form zu kontrollieren. Bei einer Markenaktualisierung sollte die Einreichung von Zusatz- oder Schutzanmeldungen in Anlehnung an das neue Logo in Betracht gezogen werden.
② International Consolidated Business gegen SC Johnson (ZIPLOC-Fall) [2020] NZSC 110
Rechtsprechung zur Frage, ob eine nachträgliche Löschung eine Anmeldung retten kann, die ursprünglich durch eine Zitierung blockiert war. In Reaktion auf dieses Urteil hat IPONZ ausdrücklich erklärt, dass es in Fällen, in denen die zitierte Marke später gelöscht wurde, Abschnitt 26(b) „besondere Umstände“ relativ weit auslegt.
Praktische Hinweise: Bei Blockierungsanmeldungen ist es sehr sinnvoll, eine Löschung vorab oder parallel durchzuführen. Eine Zitierung in der Prüfungsphase stellt kein unüberwindbares Hindernis dar.
③ Tasman gegen Knauf (PINK BATTS/Earthwool-Fall, 2015)
Fall, in dem es darum ging, ob eine beschreibende oder nominative Nutzung eine Verletzung darstellt. Ein späteres Urteil des Court of Appeal stufte dies als „Fall der beschreibenden oder nominativen Nutzung“ ein und stellte fest, dass kein „arguable case“ einer Markenverletzung vorliege.
Praktische Schlussfolgerung: Bei Wortmarken, die halb-beschreibende Elemente enthalten, kann der Umfang der Durchsetzung eingeschränkt sein. Es lohnt sich, bereits in der Anmeldephase durch Logokombinationen, Zusammensetzungen oder zusätzliche Beweise die Unterscheidungskraft zu stärken.
Die drei Säulen der neuseeländischen Praxis: Aus den drei oben genannten Urteilen ergibt sich: „(1) Nicht genutzte Eintragungen verfallen“, „(2) Zitate können durch Löschung oder besondere Umstände entkräftet werden“ und „(3) Beschreibende oder nominative Nutzung unterliegt einer Verletzungsgrenze“. Anders als in Japan beschränkt sich das System nicht nur auf die Eintragungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung, sondern berücksichtigt in hohem Maße die Realitäten der Nutzung und Durchsetzung nach der Eintragung.
Beratung zu Markenanmeldungen in Neuseeland
Die Kanzlei für geistiges Eigentum EVORIX bietet in Zusammenarbeit mit lokalen Vertretern umfassende Unterstützung bei der Anmeldung, Verlängerung und Verteidigung von Marken in Neuseeland sowie bei internationalen Anmeldungen nach dem Madrider Abkommen.
Wir unterstützen Sie strategisch bei der Nutzung von SPA, der Einhaltung der 2-Tage-Regel für Prioritätsansprüche, der Prüfung von Maori-Elementen und Maßnahmen gegen Blocking Marks.
Erste Beratung 60 Minuten kostenlos / Antwort innerhalb eines Werktags
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