Sur le plan administratif, le système australien des marques est géré par IP Australia (l'Office australien des brevets et des marques), et la législation applicable repose principalement sur le Trade Marks Act 1995 (Cth). À première vue, ce système semble fonctionner selon le principe du « premier déposant », mais dans la pratique, des critères tels que « qui est le véritable titulaire », « s'il existait une intention sincère d'utiliser la marque au moment du dépôt » et « s'il y a eu une utilisation antérieure en Australie » ont un poids déterminant. Il est donc risqué de penser, en se basant sur la pratique japonaise, qu'il suffit simplement de « déposer la marque en premier ».Dans cet article, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle en activité explique les fondements de la pratique australienne.
Points clés de cet article : le système australien des marques repose sur « la vérification du nom, des désignations et la recherche avant le dépôt » ainsi que sur « les preuves d'utilisation et la surveillance après l'enregistrement ». Même si l'on optimise uniquement la phase d'obtention des droits, tout peut s'effondrer par la suite en raison d'erreurs dans le nom, de non-utilisation, d'un manque de surveillance ou d'un contrôle insuffisant des licences. Il convient de concevoir le dépôt, l'enregistrement et l'exécution comme la gestion d'un portefeuille unique.
Table des matières
Le système australien des marques repose sur le Trade Marks Act 1995 (Cth). Cette loi couvre non seulement les marques ordinaires, mais également les marques spéciales suivantes :
Les signes pouvant être enregistrés en Australie sont nombreux et comprennent notamment les éléments suivants. Toutefois, cela ne signifie pas que « n'importe quel signe » est admissible ; il existe des restrictions en matière de caractère distinctif ou prévues par la loi.
Signes difficiles à enregistrer : les termes descriptifs généraux, les noms géographiques, les noms de famille courants, les couleurs et formes courantes, les photographies de produits, ainsi que les mots ou signes protégés ou interdits par la loi posent généralement des problèmes pour des raisons de caractère distinctif ou en vertu de la législation.
Le déposant doit être la personne qui revendique la propriété de la marque et doit avoir l'intention d'utiliser celle-ci pour les produits ou services désignés, selon l'une des modalités suivantes :
En d'autres termes, bien que l'Australie n'applique pas le principe de l'usage effectif, les demandes spéculatives dépourvues d'intention d'utilisation sont incompatibles avec le système.
La classification de Nice comprend 45 classes : les classes 1 à 34 correspondent aux produits, et les classes 35 à 45 aux services. Plus que le choix des classes lui-même, ce qui importe, c'est le degré de précision de la description au sein de chaque classe. Une désignation trop large présente des inconvénients tant au niveau de l'examen que du risque de non-utilisation.
Si la marque contient des caractères autres que ceux de l'alphabet romain ou des termes non anglais, il est nécessaire de fournir une traduction ou une transcription. Bien que cela puisse sembler être un détail de procédure, cela a une incidence sur l'évaluation ultérieure du caractère distinctif et sur l'appréciation de la similitude, il convient donc de s'en occuper dès le début.
L'adresse de notification, qui servira de contact après le dépôt et l'enregistrement, doit être située en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Si vous ne souhaitez pas divulguer votre adresse personnelle, vous pouvez utiliser une boîte postale, par exemple. Dans les dossiers impliquant des clients étrangers, ce point constitue souvent le premier obstacle pratique.
| Rubrique | Points clés pratiques |
|---|---|
| Qualité de déposant | Personne revendiquant la qualité de propriétaire. Cela inclut les entreprises, les particuliers, les entités dotées ou non de la personnalité juridique, etc., mais il est essentiel d'être le véritable propriétaire |
| Conditions d'utilisation | Utilisation par soi-même, octroi d'une licence d'utilisation ou intention d'utiliser le signe par le biais d'un transfert à une société en cours de constitution. Une intention sincère d'utiliser le signe au moment du dépôt est requise |
| Types de signes | Lettres, figures, logos, couleurs, sons, odeurs, mouvements, emballages, formes, etc. Les marques non traditionnelles sont également possibles, mais la charge de la preuve est lourde |
| Conditions de description | Mode de représentation, description des produits et services, traduction ou transcription si nécessaire |
| Classification | 45 classes de Nice (classes 1 à 34 pour les produits, classes 35 à 45 pour les services) |
| Adresse de domiciliation | Adresse en Australie ou en Nouvelle-Zélande (attention particulière à porter pour les dossiers de clients étrangers) |
| Caractère distinctif | Les termes descriptifs, géographiques, les noms de famille courants et les formes courantes présentent un faible caractère distinctif (peut être renforcé par des preuves d'usage dans certains cas) |
Conseil pratique : plutôt que d'importer telle quelle une marque japonaise en Australie, il est important de déterminer comment séparer la dénomination en anglais, le logo et le nom commercial. En particulier, si le logo comporte des caractères peu distinctifs, il est préférable de déposer séparément la marque verbale et la marque figurative, ce qui garantit une plus grande sécurité dans les étapes ultérieures.
| Voie | Estimation des frais administratifs | Commentaires pratiques |
|---|---|---|
| Demande nationale standard | Au moins 250 AUD | Il est recommandé de consulter le dernier calculateur de prix pour obtenir le détail des coûts |
| TM Headstart | Étape 1 : 200 AUD par classe, montant total minimum de 330 AUD par classe, modification facultative de 150 AUD par classe | Système d'évaluation préalable utile pour les dossiers dont les risques doivent être identifiés rapidement |
| Dépôt à Madrid (Australie → étranger) | Frais de base 653 CHF (903 CHF en couleur) + frais individuels par pays désigné | Attention à l'identité du contenu et à la dépendance de 5 ans |
| Désignation de l'Australie dans l'enregistrement international | 217 CHF par classe (à compter du 12 avril 2026) | En Australie, la décision quant à la nécessité d'une notification de refus provisoire est prise dans un délai de 18 mois |
Délais à respecter impérativement : pour revendiquer une priorité, il faut déposer la demande en Australie dans les 6 mois suivant le dépôt de la demande dans un État partie à la convention, et la revendication de priorité elle-même doit être effectuée au moment du dépôt de la demande en Australie ou dans les 2 jours ouvrables qui suivent. Aucune prolongation n'est possible. Les demandes comportant une revendication de priorité sont examinées plus rapidement que les demandes habituelles.
| Phase | Délai / Durée | Signification pratique |
|---|---|---|
| Revendication de priorité conventionnelle | 6 mois / 2 jours ouvrables | Non prorogeable |
| Délai d'enregistrement minimum | Au moins 7 mois | Délai minimum en cas d'absence de réponse ou d'opposition |
| Réaction en cas de rapport défavorable | 15 mois | Durée principale pour les preuves d'usage, les rectifications, les reports et la préparation de l'audience |
| Délai d'opposition après publication | 2 mois | Prend effet immédiatement après l'acceptation |
| Recours contre la décision du registraire | Généralement 21 jours | Recours devant la Cour fédérale / Division 2 de la FCFCOA |
Les principaux obstacles à l'obtention d'un droit peuvent être classés en quatre grandes catégories.
Article 41 : Caractère distinctif
Termes descriptifs, géographiques, noms de famille courants, etc. Peut être surmonté par des preuves d'usage
Article 44 : conflit avec une marque antérieure
Répondre par une restriction des produits/services, une déclaration de consentement, une utilisation honnête et concurrente, etc.
s 60 : Réputation d'autrui
Motifs d'opposition fondés sur la notoriété en Australie et le risque de confusion
Article 62A : mauvaise foi
Motif d'opposition solide contre les demandes de dépôt malveillantes ou frauduleuses
Différences par rapport à la pratique japonaise : il est plus prudent de ne pas transposer tel quel le système japonais de « jugement » en Australie. Il convient de classer et de comprendre les litiges pratiques en opposition / audience de non-utilisation / audience ex parte auprès d’IP Australia, puis en appel devant les tribunaux / révision.
Toute personne peut former opposition dans les deux mois suivant la publication de l'acceptation. Les motifs sont très vastes, comme indiqué ci-dessous.
Calendrier standard de la phase de production des preuves :
Bien que les oppositions en Australie puissent sembler être des « batailles de courte durée », elles sont en réalité souvent menées comme des batailles de moyenne durée intégrant des négociations de règlement.
Très important : n'importe qui peut déposer une demande pour non-usage.Pour les demandes déposées après le 24 février 2019, une marque peut être visée par l'article 92(4)(b) trois ans après son inscription au registre. Si l'intention d'utiliser la marque n'était pas sincère au moment du dépôt et qu'il n'y a pas eu d'utilisation pendant la période prescrite, l'article 92(4)(a) peut également s'appliquer. Si vous effectuez un dépôt large en Australie, vous devez dès le départ calculer à rebours si vous serez en mesure de respecter cette désignation dans trois ans.
| Procédure | Délais principaux | Frais administratifs |
|---|---|---|
| Opposition à l'enregistrement | 2 mois après la publication (preuve 3/3/2 mois) | NIO 250 AUD |
| Radiation pour non-usage | 3 ans après l'inscription au registre | Demande : 350 AUD |
| Opposition à la demande pour non-usage | Après publication | Audience : frais en sus |
| Rectification / annulation | Principalement devant le tribunal | Vérification au cas par cas requise |
| Recours contre la décision du greffier | Généralement 21 jours | Se conformer à la procédure |
La durée de base de l'enregistrement est de 10 ans à compter de la date de dépôt. Même dans le cas d'une demande revendiquant une priorité, le point de départ pour le calcul du renouvellement est la date de dépôt en Australie. Le renouvellement est possible dans l'année précédant l'expiration, et un délai de grâce de 6 mois est accordé après l'expiration.
| Procédure de renouvellement | Frais |
|---|---|
| En ligne | 400 AUD par classe |
| Autres méthodes | 450 AUD/catégorie |
| Renouvellement tardif | 100 AUD par catégorie par mois ou fraction de mois |
La cession s'effectue sur la base d'un contrat, après quoi le changement de propriété est inscrit au registre. IP Australia a pour rôle de mettre à jour le registre sur présentation d'une preuve de titre, telle qu'un acte de cession, un contrat de vente, un certificat de fusion ou un acte de succession.
Bien que les licences ne soient pas « invalides si elles ne sont pas enregistrées », l'enregistrement des intérêts ou droits revendiqués permet de recevoir certaines notifications de la part d'IP Australia.
Importance de l'« utilisation autorisée » : en Australie, l'utilisation autorisée est considérée comme une utilisation par le titulaire. Les contrats de licence doivent au minimum inclure des clauses relatives au contrôle qualité, à l'obligation de fournir des échantillons d'utilisation, à la conservation des preuves, au territoire et à la gestion des ventes en ligne. En cas de défense pour non-utilisation, l'issue dépendra non seulement du contrat, mais aussi de la capacité à démontrer que le produit a effectivement été utilisé sous contrôle.
La surveillance du marché relève entièrement de la responsabilité du titulaire du droit. IP Australia précise également que la prévention, la surveillance et la répression des contrefaçons incombent au titulaire du droit lui-même. Il convient de combiner les éléments suivants.
Dans les litiges en contrefaçon fondés sur une marque enregistrée, les principales mesures de réparation sont l'injonction (suspension) prononcée par le tribunal et, au choix du demandeur, des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices. En outre, des dommages-intérêts supplémentaires peuvent être accordés en tenant compte de la gravité de la contrefaçon, de la nécessité de dissuader, du comportement après l'avertissement et des bénéfices tirés de la contrefaçon.
Un moyen puissant et gratuit : le titulaire du droit peut déposer gratuitement un avis d'opposition auprès de l'Australian Border Force, ce qui permet la suspension temporaire et la saisie des importations suspectes. Parallèlement, il peut déposer un acte d'engagement (Deed of Undertaking) afin de se préparer à prendre en charge les frais de stockage, de transport et d'élimination. Ce dispositif est très efficace pour lutter contre les contrefaçons et la distribution parallèle.
| Types d'infractions | Sanctions |
|---|---|
| Falsification / suppression d'une marque déposée | Emprisonnement de 5 ans au maximum ou amende de 550 unités pénales, ou les deux |
| Actes relatifs à des produits portant de fausses marques | Emprisonnement de 12 mois au plus ou amende de 60 unités pénales, ou les deux |
Bien que l'Australie ne considère pas la « contrefaçon de marque » comme une affaire purement civile, les litiges habituels en matière de marques s'articulent principalement autour d'une approche combinant les voies civiles et douanières.
① Cantarella Bros c. Modena Trading [2014] HCA 48
La Haute Cour accorde une grande importance, dans l'appréciation du caractère distinctif d'un signe en langue étrangère, à la manière dont la signification ordinaire de ce terme est comprise par les consommateurs concernés en Australie. Le simple fait qu'un signe soit descriptif en langue étrangère ne justifie pas automatiquement son rejet ; il est essentiel de prouver la compréhension habituelle sur le marché australien.
② Pham Global c. Insight Clinical Imaging [2017] FCAFC 83
La Cour a jugé qu'un vice de forme consistant en un dépôt sous un nom de titulaire erroné ne peut être facilement corrigé par une cession ou une modification ultérieure. Il s'agit là d'un message fort indiquant que, dans les affaires australiennes, il convient de vérifier la conformité de l'entité déposante avec l'organigramme de la société avant de déposer la demande.
③ E&J Gallo Winery c. Lion Nathan Australia [2010] HCA 15
Jugement considérant la « use of a trade mark » (utilisation d’une marque) et l’appréciation de la contrefaçon sous un angle pratique et axé sur les flux commerciaux. L’utilisation de « BAREFOOT RADLER » a été considérée comme une contrefaçon de la marque de vin « BAREFOOT », ouvrant la voie à des dommages-intérêts et à la récupération des bénéfices. Même si les classes sont différentes, la proximité des produits et la similitude des signes constituent un risque.
④ Self Care IP Holdings c. Allergan Australia [2023] HCA 8
Jugement de référence récent concernant la place accordée à la similitude trompeuse, à la confusion des consommateurs et à la réputation. Il montre que l'appréciation de la contrefaçon et de la similitude doit être effectuée de manière objective, en se basant sur l'enregistrement et les modalités d'utilisation réelles, et tend à indiquer que même les marques renommées ne peuvent pas automatiquement l'emporter sur la seule base de leur réputation.
★ Dernière actualité : Taylor c. Killer Queen LLC [2026] HCA 5
À la suite d’une affaire jugée par la Haute Cour en mars 2026, le manuel d’IP Australia a été mis à jour pour tenir compte de cette jurisprudence. Il a été précisé que la « réputation » visée à l’article 60 doit être la « réputation de la marque pour des produits ou services spécifiques ». Cela reflète la tendance récente de la pratique selon laquelle la notoriété d’une personnalité ou d’une marque célèbre ne se traduit pas nécessairement par une réputation pour l’ensemble des produits.
Dans la pratique australienne, les points les plus susceptibles de poser problème ne relèvent pas tant de considérations juridiques complexes que des quatre aspects suivants : le titulaire, la désignation, les preuves et la surveillance. Il s'agit de points à vérifier dès le début d'un dossier.
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