«Vorrei consultare un consulente in brevetti, ma non so cosa portare con me», «Sono ancora in fase di ideazione, ma posso già parlarne?», «È sicuro parlare dei dettagli dell’invenzione senza aver stipulato un accordo di riservatezza (NDA)?» — In questo articolo rispondiamo in modo sintetico alle tre domande che ci vengono poste più frequentemente dalle aziende IT e dagli sviluppatori che stanno valutando per la prima volta la possibilità di una consulenza in materia di brevetti.Inoltre, abbiamo messo a disposizione il «Foglio di descrizione dell’invenzione» (in formato Word, scaricabile gratuitamente) che il nostro studio ha creato appositamente per le consulenze relative alle invenzioni nel campo dell’IT e dei sistemi. Non è necessario compilare tutti i campi. Proprio i punti non compilati rappresentano infatti gli aspetti che andranno chiariti insieme durante la consulenza.
Punti chiave di questo articolo
Indice
Per dirla in sintesi, non è necessario un accordo di riservatezza (NDA) per una consulenza con un consulente in brevetti. Questo perché l’consulente in brevetti è soggetto per legge all’obbligo di riservatezza, indipendentemente dall’esistenza o meno di un contratto.
«Il consulente in materia di brevetti o chi ne sia stato uno non deve, senza giusta causa, divulgare o appropriarsi indebitamente dei segreti di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.»
— Articolo 30 della Legge sui consulenti in materia di brevetti (Obbligo di riservatezza). Fonte: Ricerca delle leggi su e-Gov (Legge sui consulenti in materia di brevetti)
Tale obbligo non riguarda solo il consulente in materia di brevetti in persona, ma si estende anche ai «dipendenti e altri collaboratori» dello studio, quali il personale (Articolo 77 della Legge sui consulenti in materia di brevetti). Inoltre, in caso di violazione sono previste sanzioni penali(reclusione fino a sei mesi o multa fino a 500.000 yen; articolo 80 della Legge sugli avvocati del brevetto). In altre parole, lo studio legale di un avvocato del brevetto è, in quanto organizzazione, un punto di consulenza a cui la legge impone l’obbligo di riservatezza. La preoccupazione che «l’idea possa essere rubata» è, almeno per quanto riguarda la consulenza con un avvocato del brevetto, istituzionalmente contemplata.
Un’altra preoccupazione riguarda il fatto che «se ne parlasse con qualcuno prima del deposito della domanda, la novità verrebbe meno?». L’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, della Legge sui brevetti stabilisce che le «invenzioni di dominio pubblico» prima del deposito della domanda non possono essere brevettate.Per quanto riguarda le «invenzioni di dominio pubblico» di cui alla presente disposizione, i criteri di esame dell’Ufficio Brevetti le definiscono come «invenzioni il cui contenuto sia noto a soggetti non specifici come non segreto» (Criteri di esame per brevetti e modelli di utilità, Parte III, Capitolo 2, Sezione 3).
Poiché, come illustrato nel capitolo precedente, il consulente in brevetti è soggetto a un obbligo di riservatezza previsto dalla legge, la divulgazione del contenuto dell’invenzione a un consulente in brevetti non comporta che essa sia «nota come non segreta» e, pertanto, la novità non viene meno.La invitiamo a rivolgersi a noi in tutta tranquillità, il prima possibile prima del deposito della domanda. È invece rischiosa la divulgazione prima del deposito a soggetti non soggetti all’obbligo di riservatezza, quali social media, comunicati stampa, fiere o dimostrazioni presso i clienti (Capitolo 5).
In sostanza, ciò che un consulente in brevetti desidera sapere durante una consulenza su invenzioni nel campo dell’IT e dei sistemi sono tre punti fondamentali: «qual è il problema», «come viene risolto» e «in che cosa si differenzia rispetto alle soluzioni precedenti». La scheda descrittiva dell’invenzione del nostro studio suddivide questi aspetti nei seguenti 10 punti.
| Punto | Suggerimenti per la compilazione |
|---|---|
| 1. Denominazione dell’invenzione (provvisoria) | In una sola frase. È sufficiente qualcosa del tipo «Miglioramento dell’algoritmo del sistema di previsione delle scorte» |
| 2. Problema da risolvere | Di chi si tratta e quali sono gli inconvenienti, i costi o i rischi? Quali sono i problemi legati al metodo tradizionale? |
| 3. Meccanismo di risoluzione | Quali dati vengono immessi, come vengono elaborati e quali risultati vengono generati? È sufficiente elencarli in forma di elenco puntato |
| 4. Configurazione del sistema e flusso di elaborazione | Configurazione di server, client, API esterne e database, nonché le fasi di elaborazione. È sufficiente un diagramma disegnato a mano |
| 5. Differenze rispetto alle tecnologie tradizionali e alla concorrenza | In che cosa si differenzia dalla soluzione esistente più simile (precedenti prodotti della propria azienda, prodotti della concorrenza, articoli scientifici)? |
| 6. Aspetti innovativi ed effetti | Velocità, elevata precisione, ridotto volume di traffico, ecc. È preferibile fornire dati numerici (ma non è obbligatorio) |
| 7. Varianti ed esempi di adattamento | Metodi di implementazione alternativi, applicazioni ad altri settori, ecc. Questi elementi contribuiscono ad ampliare l’ambito di protezione dei diritti |
| 8. Programma di divulgazione e risultati effettivi (di fondamentale importanza) | Data di rilascio, comunicati stampa, fiere, dimostrazioni, date dei post sui social media. Indicare obbligatoriamente anche i casi in cui la divulgazione sia già avvenuta (elemento determinante per la valutazione della possibilità di ricorso) |
| 9. Stato di sviluppo | Ideazione / Prototipo / In fase di sviluppo / Già rilasciato |
| 10. Motivi che rendono urgente la presentazione della domanda | Raccolta di fondi, fiere, mosse della concorrenza. Queste informazioni vengono utilizzate per la pianificazione del calendario (necessità o meno di un esame accelerato) |
Soprattutto nel caso delle invenzioni informatiche, i punti 4 (flusso di elaborazione) e 5 (differenze rispetto alle soluzioni precedenti) determinano il successo o il fallimento della concessione del brevetto. Non è un problema se non si capisce ancora «in cosa consista l’invenzione». Il compito della prima consulenza è proprio quello di individuare, da parte del consulente in brevetti, gli aspetti potenzialmente brevettabili, ascoltando al contempo la storia dello sviluppo.
Scheda descrittiva dell’invenzione (per invenzioni nel campo dell’IT e dei sistemi / formato Word)
Si tratta di un modello in cui è possibile inserire direttamente le 10 voci sopra indicate. È possibile scaricarlo senza necessità di registrazione.
📄 Scaricare il foglio di descrizione dell’invenzione (.docx)
Prima di presentare la domanda, si prega di non divulgare il contenuto dell’invenzione a soggetti non vincolati da obbligo di riservatezza. Comunicati stampa, post sui social media, partecipazione a fiere, campagne di crowdfunding, distribuzione di materiale informativo o dimostrazioni presso i clienti potenziali: tutte queste azioni potrebbero compromettere la novità dell’invenzione.
Se l’ha già resa pubblica, la invitiamo a consultarci prima di rinunciare. In Giappone esiste un sistema di «eccezioni alla perdita di novità» che consente di ottenere un rimedio entro un anno dalla divulgazione (per l’applicazione sono necessarie una dichiarazione di intenti contestuale al deposito della domanda e la presentazione di un certificato entro 30 giorni dal deposito; vi sono inoltre importanti limitazioni, come il fatto che in alcuni paesi non sia possibile ottenere tale rimedio per le domande depositate all’estero).Per ulteriori dettagli, si prega di consultare l’articolo esplicativo sulle disposizioni relative alle eccezioni alla perdita di novità. Per quanto riguarda l’organizzazione del calendario di deposito nel caso in cui sia già stata fissata una data di lancio, si rimanda alla Guida completa alla procedura di deposito.
Poiché i soli «consigli di compilazione» potrebbero risultare di difficile comprensione, Le mostriamo un esempio di compilazione basato su un'invenzione SaaS fittizia relativa alla gestione delle scorte. Questo livello di dettaglio è sufficiente.
| Voci | Esempio di compilazione (SaaS fittizio per la gestione delle scorte) |
|---|---|
| 1. Denominazione dell’invenzione (provvisoria) | Proposta automatica dei volumi di ordinazione per i negozi al dettaglio basata sui dati meteorologici |
| 2. Problema da risolvere | Gli ordini, basati sull’intuito del responsabile del negozio, comportano un elevato spreco dovuto a scarti nei giorni di pioggia e frequenti esaurimenti delle scorte nei giorni di sole |
| 3. Meccanismo di risoluzione | ・Inserimento dei dati relativi alle vendite registrate dal POS e delle previsioni meteorologiche provenienti dall’API ・Calcolo del grado di influenza delle condizioni meteorologiche per ciascuna categoria di prodotti ・Visualizzazione sullo schermo delle quantità di ordine consigliate per la settimana successiva |
| 4. Configurazione del sistema e flusso di elaborazione | Terminale del punto vendita → Server aziendale (database delle vendite + batch di calcolo del grado di impatto) → API meteorologica. Si allega in un documento separato uno schema di configurazione disegnato a mano |
| 5. Differenze rispetto alle tecnologie tradizionali e alla concorrenza | I sistemi di supporto agli ordini esistenti si basano esclusivamente sui dati storici. La differenza risiede nel fatto che il nostro sistema tiene conto del grado di influenza meteorologica per ciascuna categoria di prodotti (concorrente più simile: previsione della domanda della società ○○) |
| 6. Aspetti innovativi ed effetti | I test effettuati nei punti vendita in cui è stato implementato il sistema hanno evidenziato una riduzione degli sprechi dovuti allo scarto (i dati sono attualmente in fase di rilevamento) |
| 8. Programma di lancio e risultati | È prevista la partecipazione alla fiera di ottobre. Il comunicato stampa sarà diffuso a fine settembre; attualmente è in corso una fase di beta chiusa in due punti vendita (con accordo di riservatezza). |
| 10. Motivi che rendono urgente la presentazione della domanda | Si desidera completare la presentazione della domanda prima della fiera. È prevista la raccolta di fondi di serie A entro la fine dell’anno |
I punti chiave sono tre: ① per il punto «3. Meccanismo di risoluzione» sono sufficienti tre righe in forma di elenco puntato; ② per il punto «5. Differenze rispetto alle soluzioni esistenti» è sufficiente un confronto con la soluzione più simile; ③se nella sezione «8. Date previste per la divulgazione» sono indicate le date della fiera e del comunicato stampa, il consulente in materia di brevetti potrà illustrare, già durante la prima consulenza, un calendario calcolato a ritroso rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda. Anche se i punti 7 (Esempi di variazione) e 9 (Stato di sviluppo) sono lasciati in bianco, potranno essere compilati insieme nel corso della consulenza.
Di seguito è riportato lo svolgimento standard della prima consulenza (da 30 minuti a 1 ora; disponibile online). Se si dispone in anticipo del foglio di lavoro, è possibile abbreviare i punti ① e ②, dedicando così più tempo ai punti ④ e ⑤.
| Fase | Contenuto |
|---|---|
| ① Colloquio (10 minuti) | Si raccolgono informazioni relative alle problematiche, al funzionamento del sistema e alle differenze rispetto alle soluzioni precedenti. Mostrare una schermata dimostrativa consente di procedere più rapidamente |
| ② Identificazione preliminare dei punti chiave dell’invenzione (5 minuti) | Da parte del consulente in brevetti, viene presentata l’ipotesi: «Questa parte potrebbe essere brevettabile» |
| ③ Verifica del calendario di pubblicazione (5 minuti) | Verifichiamo le date previste per il lancio, le fiere e le presentazioni e fissiamo il termine per il deposito della domanda |
| ④ Spiegazione della procedura e dei costi (5 minuti) | Necessità o meno di una ricerca, fasi da seguire fino al deposito della domanda, costi stimati (compresa la verifica dell’eventuale diritto a riduzioni o esenzioni) |
| ⑤ Domande e risposte (tempo rimanente) | Confronto con i modelli di utilità, distinzione rispetto alla segretezza, espansione all’estero e qualsiasi altra questione |
Non è possibile esaminare 300 pagine di specifiche tecniche o l’intero codice sorgente durante la prima consulenza. Sono sufficienti alcune pagine che consentano di comprendere «il problema, il funzionamento e le differenze». I documenti dettagliati verranno raccolti, nella misura necessaria, solo dopo aver definito la linea d’azione.
È raro che un’invenzione possa ricevere una risposta binaria («sì» o «no»); in realtà, la risposta sarà graduale, del tipo: «Se ci si concentra su questa configurazione, ci sono delle possibilità». Considerando questo incontro come un’occasione per individuare insieme «quali aspetti e in che modo presentare per proteggere la propria attività», il valore della consulenza sarà massimizzato.
Se la consulenza avviene il giorno prima della pubblicazione, le mosse a disposizione sono limitate. L’ideale è 2-3 mesi prima della pubblicazione. Tuttavia, anche all’ultimo momento esistono soluzioni possibili, come una «domanda di brevetto anticipata che circoscriva l’ambito di tutela», e anche dopo la pubblicazione, se non è trascorso più di un anno, potrebbero esserci possibilità di ricorso. Il caso più spiacevole è quando si decide autonomamente che sia troppo tardi e non si richiede alcuna consulenza.
Dopo la prima consulenza, la procedura prevede: ① la presentazione di un preventivo che riassume le linee guida dell’invenzione e le modalità di procedere (fino a questo punto non sono previsti costi); ② se il contenuto Le soddisfa, la stipula del contratto di mandato; ③ l’avvio della ricerca sulla tecnica anteriore e della redazione della descrizione. Non vi è alcun obbligo di affidarci l’incarico dopo aver richiesto una consulenza.Per informazioni su come richiedere preventivi comparativi e su come interpretare la ripartizione dei costi, si prega di consultare l’articolo dedicato alla spiegazione dei costi; per una panoramica completa della procedura successiva al deposito della domanda, si prega di consultare la Guida completa alla procedura di deposito.
R. Sì. Per la domanda di brevetto non sono necessari prototipi o codice completo; in alcuni casi è possibile presentare la domanda purché si riesca a spiegare concretamente il funzionamento del sistema. Al contrario, se l’idea rimane astratta, potrebbe non essere possibile presentare la domanda, ed è proprio nel valutare tale confine che risiede il valore della consulenza.
A. Il sistema dei brevetti si basa sul principio di priorità, secondo cui ha la precedenza chi deposita per primo la domanda. È prassi comune depositare la domanda non appena il meccanismo di base è stato definito, coprendo poi le successive modifiche con domande successive. Si pianifica il tutto calcolando a ritroso in base alla data di lancio, alla raccolta di fondi e alle fiere in programma.
A. No, non lo è. Le consigliamo di confrontare non solo i costi, ma anche l’esperienza nella presentazione di domande nel settore IT e la precisione delle risposte alle sue domande (ovvero la capacità di cogliere rapidamente l’essenza dell’invenzione). Per capire come interpretare la ripartizione dei costi, la invitiamo a consultare l’articolo esplicativo sui costi dei brevetti relativi a software e sistemi.
A. Sì, è possibile. Poiché le procedure di deposito dei brevetti possono essere completate elettronicamente da qualsiasi parte del Paese, non vi sono problemi anche se la sede dello studio legale e quella del richiedente sono distanti. La consulenza online, che consente di mostrare una dimostrazione tramite condivisione dello schermo, è un metodo particolarmente adatto alle invenzioni nel settore IT.
A. Se possibile, consigliamo la presenza di un responsabile dello sviluppo in grado di illustrare il funzionamento del sistema. Spesso gli aspetti chiave dell’invenzione risiedono proprio nel «modo in cui è stata implementata», e non è raro che una conversazione di 30 minuti con lo sviluppatore porti a un aumento delle possibili candidature per la domanda di brevetto. Se ciò risulta difficile, è comunque utile che lo sviluppatore compili le sezioni 3 e 4 del foglio di lavoro (funzionamento e struttura).
A. Non sussiste alcun obbligo di conferire l’incarico. Nel caso del nostro studio, non vengono addebitati costi dalla prima consulenza fino alla presentazione del preventivo; i costi decorrono solo dopo la stipula del contratto di mandato (poiché il momento in cui decorrono i costi varia a seconda dello studio, Le consigliamo di verificarlo preventivamente qualora si rivolga ad altri studi).
A. Sì, è possibile. Anzi, consultare più idee contemporaneamente consente di stabilire un ordine di priorità («da quale presentare la domanda per prima») sulla base di una matrice che tiene conto dell’impatto commerciale, della possibilità di ottenere la tutela e della tempistica di pubblicazione; ciò rappresenta un approccio razionale per l’utilizzo di un budget limitato. La prego di compilare un foglio per ogni invenzione.
Prima consulenza in materia di brevetti IT e software: La preghiamo di inviare il modulo di richiesta informazioni dello studio di proprietà intellettuale Evolix, allegando il foglio di descrizione dell’invenzione (è sufficiente compilare le parti già compilate). Naturalmente, sono ben accette anche le richieste di consulenza senza il foglio di descrizione.
[Clausola di esclusione di responsabilità] Il presente articolo costituisce una spiegazione di carattere generale basata sulle leggi (Legge sugli avvocati del brevetto e Legge sui brevetti) e sui criteri di esame dell’Ufficio Brevetti in vigore al 18 luglio 2026 e non costituisce una consulenza legale (aggiornamento del 19 luglio 2026).Per quanto riguarda i singoli casi, le conclusioni possono variare in base alle circostanze concrete, quali l’eventuale divulgazione e la tempistica della stessa. Gli esempi riportati si riferiscono a casi fittizi.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).