La presentazione di una domanda di brevetto comporta un costo spesso sottovalutato. Il contenuto dell’invenzione oggetto della domanda, indipendentemente dall’esito della concessione del brevetto, viene di norma reso pubblico un anno e sei mesi dopo la presentazione della domanda (articolo 64 della Legge sui brevetti). In altre parole, «ottenere un brevetto» è indissolubilmente legato al «rivelare le proprie carte al mondo».Nel caso di tecnologie non visibili dall’esterno, come le elaborazioni interne dei server, talvolta può risultare più ragionevole non presentare alcuna domanda e mantenere il segreto come segreto commerciale (know-how). Nel presente articolo, un consulente in brevetti illustrerà i criteri di valutazione per stabilire se le tecnologie relative al SaaS e allo sviluppo di sistemi debbano essere tutelate tramite «brevetto» o «segreto commerciale», alla luce dei regimi relativi ai segreti commerciali, ai dati forniti in via limitata e al diritto di uso anteriore.
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Il sistema dei brevetti è un sistema che «concede un diritto di esclusiva in cambio della divulgazione dell’invenzione».Trascorso un anno e sei mesi dalla presentazione della domanda, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni diventano accessibili a chiunque sotto forma di pubblicazione ufficiale (articolo 64 della Legge sui brevetti). Anche se la domanda venisse respinta in sede di esame o ritirata nel corso della procedura (ad eccezione dei ritiri prima della pubblicazione), il fatto che sia stata pubblicata rimane irrimediabile.Lo scenario peggiore è quello in cui «non si ottiene il diritto, ma si è solo reso pubblico il proprio progetto». Va inoltre precisato che, qualora un’altra società attui l’invenzione dopo la pubblicazione, esiste un sistema (articolo 65) che consente di richiedere un risarcimento forfettario dopo la registrazione, previa notifica di diffida; pertanto, la pubblicazione non costituisce uno svantaggio unilaterale, ma permane il rischio insito nel fatto che i concorrenti vengano a conoscenza dell’idea progettuale.
Il criterio fondamentale per distinguere tra brevetto e segretezza tecnica, in ultima analisi, è: «È possibile riprodurre (reverse engineering) tale tecnologia osservando il prodotto o il servizio dall’esterno?».
| Natura della tecnologia | Modalità di tutela raccomandate | Motivazione |
|---|---|---|
| Visibile dall’esterno o comprensibile dall’uso (interfaccia utente, transizioni tra schermate, specifiche di comunicazione, caratteristiche dei risultati di output) | Brevetto | Che venga reso pubblico o meno, la concorrenza ne verrà comunque a conoscenza. La riservatezza è impossibile da garantire e il valore dell’ottenimento dei diritti di esclusiva è elevato. Inoltre, l’individuazione delle violazioni risulta agevole |
| Non visibile dall’esterno (algoritmi interni del server, dati di addestramento, regolazione dei parametri, know-how operativo) | La riservatezza (segreto commerciale) rappresenta la prima opzione | Se da un lato il costo della divulgazione è elevato, dall’altro è difficile dimostrare la violazione da parte di prodotti concorrenti e, anche se si ottiene il brevetto, è complicato far valere i propri diritti |
| Via di mezzo (si tratta di elaborazioni interne, ma possono essere dedotte dall’output e dal comportamento / è probabile che altre aziende le rendano pubbliche in futuro tramite articoli scientifici o brevetti) | Da valutare caso per caso (ibrido) | Se la domanda di brevetto venisse depositata da un’altra azienda prima della propria, l’attuazione da parte della propria azienda risulterebbe minacciata. Si tratta di una decisione gestionale: mantenere la riservatezza assicurandosi le prove del diritto di uso anteriore oppure depositare la domanda a titolo difensivo |
Nella pratica, all’interno di un unico prodotto si combinano entrambe le strategie. La forma base della strategia ibrida consiste nel «coprire con brevetti le parti visibili e proteggere profondamente le parti non visibili come know-how». La classificazione delle funzionalità che rientrano nella «parte visibile» è trattata nell’articolo sulla diagnosi della mappa delle funzionalità SaaS.
Per ciascun elemento tecnico, è possibile selezionare la prima opzione seguendo il seguente flusso.
*Si tratta di un flusso di lavoro semplificato; nella realtà, la valutazione complessiva tiene conto anche del piano aziendale, del finanziamento e dei piani di espansione all’estero. Proprio gli elementi su cui si nutre un dubbio rappresentano gli aspetti per cui vale la pena richiedere una consulenza.
Per quanto riguarda la fase in cui coinvolgere un consulente in materia di brevetti, esiste anche un articolo che identifica cinque momenti in cui è opportuno consultare un esperto, prendendo come esempio lo sviluppo e l’introduzione di strumenti di marketing.Sono state ordinate seguendo il flusso di sviluppo, secondo i seguenti criteri: registrazione dei diritti, verifica dei diritti di terzi (FTO), fase precedente al lancio, distinzione dalla riservatezza, fiere e raccolta di fondi. In particolare, la «distinzione dalla riservatezza» affronta gli stessi punti discussi nel flusso decisionale del presente capitolo.
«Mantenere la riservatezza» non significa «non fare nulla».Affinché un’informazione possa essere considerata un «segreto commerciale» protetto dalla Legge sulla prevenzione della concorrenza sleale, è necessario che soddisfi i tre requisiti seguenti (articolo 2, paragrafo 6 della Legge sulla concorrenza sleale): ① che sia gestita come segreta (caratteristica di segretezza); ② che si tratti di informazioni tecniche o commerciali utili alle attività aziendali (utilità); ③ che non sia di dominio pubblico (non divulgabilità).Il punto cruciale nella pratica è il requisito (1) della gestione riservata; le misure minime indispensabili comprendono la limitazione dell’accesso (gestione delle autorizzazioni nei repository), l’indicazione di riservatezza (designazione «CONFIDENTIAL») e la definizione di regolamenti aziendali e accordi di non divulgazione (NDA).
Si noti inoltre che le linee guida del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria sulla gestione dei segreti commerciali sono state riviste il 31 marzo del 7° anno dell’era Reiwa; in tale occasione è stato chiarito che, anche nel caso di una combinazione di informazioni di dominio pubblico, può essere riconosciuta la non divulgabilità qualora l’acquisizione e l’organizzazione richiedano un tempo o un costo considerevoli, come nel caso dei dati utilizzati per l’addestramento dell’IA.Si tratta di una novità favorevole per le aziende IT e di intelligenza artificiale che dispongono di set di dati di addestramento e dati sperimentali accumulati nel corso di molti anni come risorse (questo argomento è stato trattato anche nell’articolo sui brevetti MI×AI).
D’altra parte, vi sono anche esempi in cui, anziché mantenere riservati i dati, è il «modo di trattarli» stesso a essere inserito nelle rivendicazioni di brevetto per ottenere la tutela. L’interpretazione dei brevetti registrati in cui le rivendicazioni descrivono procedure quali l’acquisizione dei dati dei clienti solo al momento del bisogno, senza conservarli, o la loro cancellazione dopo l’uso, è stata trattata nell’articolo dedicato all’analisi delle rivendicazioni relative ai brevetti in materia di MA e dati dei clienti.Si tratta di un esempio concreto di approccio che, in contrapposizione alla segretezza, tutela come diritto il modo stesso di trattare i dati.
Si tratta di una checklist che applica al contesto di sviluppo delle aziende IT il requisito della «gestione della segretezza», il più contestato nella pratica tra i tre requisiti fondamentali. Il punto fondamentale è creare una situazione in cui sia chiaro ai dipendenti che le informazioni vengono trattate come segrete.
[Identificazione e indicazione delle informazioni]
【Limitazione dell’accesso】
【Regolamenti e formazione】
Non è necessario sistemare tutto in una volta. È più realistico procedere in ordine di priorità, a partire dalle informazioni di maggior valore, seguendo la sequenza «identificazione → indicazione → limitazione» (si rimanda alle Linee guida sulla gestione dei segreti commerciali del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria).
Il rischio maggiore della strategia di riservatezza: se un’altra azienda sviluppa autonomamente la stessa tecnologia e ottiene un brevetto, in linea di principio tale brevetto si estende anche alla Sua attuazione. In questo caso, lo scudo a difesa della Sua azienda è il diritto di uso anteriore(articolo 79 della Legge sui brevetti) — un diritto di sfruttamento ordinario a titolo gratuito, concesso a chi, senza essere a conoscenza del contenuto dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto di un’altra società, abbia realizzato autonomamente tale invenzione (o ne sia venuto a conoscenza da chi l’ha realizzata) e, al momento della presentazione della domanda da parte di tale società, stesse effettivamente svolgendo in Giappone un’attività che costituisse l’attuazione di tale invenzione o ne stesse preparando l’attuazione, entro i limiti dell’invenzione e degli scopi dell’attività oggetto di tale attuazione o preparazione —.
Il diritto di uso pregresso è efficace solo se si è in grado di dimostrare autonomamente che «si stava effettivamente esercitando (o preparando l’esercizio) l’invenzione in quel momento».Anche l’Ufficio Brevetti ha pubblicato le linee guida intitolate «Verso un utilizzo agevole del sistema del diritto di uso anteriore — Per una gestione strategica del know-how —», nelle quali raccomanda la conservazione delle prove mediante documenti di progettazione, registri di controllo delle versioni del codice sorgente, documenti di approvazione interna, timbri temporali e atti notarili.Per quanto riguarda le tecnologie per le quali si è optato per la riservatezza, è necessario adottare una procedura che comprenda anche la registrazione periodica e la fissazione in forma documentale di «quando, cosa e in che misura l’attività sia stata svolta».
«I dati che non vengono tenuti segreti, ma forniti esclusivamente ai contraenti» — ad esempio, i database di settore o i set di dati per l’apprendimento forniti ai clienti tramite API — non possono essere tutelati in quanto segreti commerciali, la cui protezione presuppone la gestione della riservatezza. A colmare questa lacuna sono i dati a fornitura limitata (articolo 2, comma 7, della Legge sulla concorrenza sleale).Rientrano in questa categoria «le informazioni tecniche o commerciali (esclusi i segreti commerciali) accumulate e gestite in quantità considerevole con mezzi elettronici, fornite a soggetti specifici nell’ambito dell’attività aziendale», e l’acquisizione o l’utilizzo illeciti di tali informazioni costituiscono atti di concorrenza sleale.Per le aziende che operano nel settore dei dati, è utile effettuare un inventario delle risorse informative articolato su tre livelli: segreti commerciali (riservatezza interna), dati a fornitura limitata (fornitura limitata) e brevetti (pubblicità ed esclusività); in questo modo la classificazione risulterà più chiara.
*Quanto segue costituisce una guida che sintetizza le tendenze generali riscontrate nella pratica. In singoli contesti aziendali, potrebbe risultare ragionevole optare per una scelta opposta.
| Componente | Prima opzione | Note |
|---|---|---|
| Interfaccia utente (UI), transizioni tra schermate, esperienza utente | Brevetto (+ disegno industriale) | Lo si capisce dall'uso. Esistono anche esempi di registrazione in cui le schermate sono state incluse nelle rivendicazioni |
| Metodo di comunicazione e integrazione tra client e server | Brevetti | Le comunicazioni possono essere monitorate. È prassi consolidata ottenere la tutela dei diritti che includa anche l’elaborazione sul lato terminale |
| Algoritmi di base all’interno del server | Riservatezza + prove del diritto di uso anteriore | È difficile dimostrare la violazione. La decisione di presentare una domanda di brevetto a titolo difensivo dipenderà dall’andamento delle domande presentate dai concorrenti |
| Dati di addestramento, progettazione delle caratteristiche e parametri operativi | Riservatezza (segreto commerciale) | La revisione delle Linee guida R7 ha chiarito la protezione. In caso di fornitura a terzi, si tratterà di dati forniti in modo limitato |
| Set di dati e API destinati ai clienti | Dati a fornitura limitata + contratto | Non dimenticare la gestione informatica (controllo degli accessi) |
R. Poiché una tecnologia gestita in modo riservato all’interno dell’azienda non è considerata «di dominio pubblico», è possibile presentare una domanda di brevetto in un secondo momento (salvo nel caso in cui un’altra società abbia già presentato domanda o pubblicato la tecnologia in precedenza). Molte aziende rivedono la propria strategia in occasione di momenti chiave della propria attività (raccolta di fondi, partnership, espansione all’estero).
R. Se la domanda viene ritirata prima che siano pronte le procedure per la pubblicazione, in alcuni casi è possibile evitare la pubblicazione. Nella pratica esiste anche l’approccio di «presentare prima la domanda per assicurarsi la data di priorità e decidere, prima della pubblicazione, se proseguire o ritirarla» al fine di guadagnare tempo; tuttavia, la gestione tempistica è fondamentale.
A. Se sono soddisfatti i tre requisiti del segreto commerciale, è possibile ottenere un provvedimento inibitorio e il risarcimento dei danni ai sensi della Legge sulla concorrenza sleale. Al contrario, se la gestione della riservatezza non è adeguata, la protezione risulta difficile. Piuttosto che ricorrere a misure affrettate prima delle dimissioni, è fondamentale predisporre un sistema di gestione adeguato in condizioni normali.
A. In pratica, «ad ogni fase significativa dello sviluppo tecnologico». In ① momento del completamento dell’implementazione della tecnologia riservata, ② momento in cui vengono apportati miglioramenti significativi, ③ momento dell’introduzione nell’attività aziendale (rilascio interno o inizio della fornitura ai clienti), si devono fissare in modo definitivo i documenti di progettazione, le versioni del codice sorgente e i registri di funzionamento, indicandone la data.La cronologia del sistema di controllo delle versioni costituisce un elemento probatorio di grande valore; tuttavia, per evitare contestazioni relative alla possibilità di manomissione, è consigliabile rafforzare le tappe fondamentali con mezzi che garantiscano l’imparzialità di terzi, quali timbri temporali o atti notarili, al fine di garantire una maggiore solidità.
A. È possibile conciliare le due cose, ma la gestione dei confini è fondamentale. Le parti rese pubbliche come OSS diventano di dominio pubblico e non costituiscono più segreti commerciali (perdono inoltre la novità necessaria per i brevetti).Si raccomanda di separare i repository pubblici da quelli riservati e di istituzionalizzare il processo decisionale relativo a «quanto rendere pubblico». Man mano che la parte resa pubblica aumenta, diventa sempre più importante identificare il valore della parte riservata che viene mantenuta.
A. In linea di principio, è difficile. Poiché la tecnologia che la propria azienda gestiva in segreto non si trova in uno stato di «pubblica conoscenza», di norma non costituisce una prova sufficiente per negare la novità della domanda di brevetto presentata da un’altra società. Proprio per questo motivo, la strategia difensiva in materia di riservatezza deve basarsi sul diritto di uso anteriore (Capitolo 6) piuttosto che sull’invalidazione.Tuttavia, se la tecnologia della propria azienda era già di dominio pubblico, ad esempio tramite specifiche di prodotto, prima della presentazione della domanda di brevetto da parte di un’altra società, la situazione è diversa e tale informazione può costituire un elemento a sostegno dell’invalidità.
A. Il criterio di distinzione è «se vengono forniti all’esterno o meno». Se la gestione avviene internamente e in modo riservato, si tratta di segreti commerciali; se si tratta di dati forniti a specifici partner commerciali nell’ambito dell’attività aziendale, si tratta di dati a diffusione limitata (i due concetti sono mutuamente esclusivi e ciò che rientra nella categoria dei segreti commerciali viene escluso da quella dei dati a diffusione limitata).Anche per lo stesso database, è possibile prevedere una struttura che separi la gestione dei dati destinati all’uso interno da quelli forniti all’esterno.
La assistiamo nell’inventario delle risorse tecnologiche (classificazione a tre livelli: brevetti, informazioni riservate e dati): analizzeremo la struttura del Suo prodotto e Le proporremo una mappa delle modalità di protezione per ciascun elemento. La invitiamo a contattarci tramite il modulo di richiesta informazioni dello studio di proprietà intellettuale Evolix.
[Clausola di esclusione di responsabilità] Il presente articolo costituisce una spiegazione di carattere generale basata sulle normative vigenti al 18 luglio 2026 (Legge sui brevetti, Legge sulla concorrenza sleale), sulle linee guida del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria relative alla gestione dei segreti commerciali e sulle linee guida dell’Ufficio dei brevetti, e non costituisce una consulenza legale (aggiornamento del 19 luglio 2026).Il flusso decisionale e la checklist costituiscono semplici indicazioni di riferimento; la scelta delle modalità di tutela varia a seconda dell’attività aziendale e della situazione concorrenziale.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).