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Si desidera tracciare i tronchi. A prima vista, verrebbe da pensare di applicare un’etichetta con...
![[Commento di un consulente in brevetti] Introduzione ai brevetti per i responsabili del marketing | Cinque situazioni in cui è opportuno consultare un consulente in brevetti in merito allo sviluppo e all’implementazione di strumenti](https://www.evorix.jp/hubfs/blog-thumbnails/face-marketing-patent-attorney-consultation.png)
«Questa funzionalità del nostro strumento potrebbe essere brevettabile?» «Sembra che un concorrente abbia ottenuto un brevetto: la nostra azienda è al sicuro?» — Quando si è coinvolti nello sviluppo e nella gestione di strumenti di marketing, capita spesso che, in un attimo di distrazione, vi sorgano in mente dubbi in materia di proprietà intellettuale. Tuttavia, non vi è mai capitato di lasciar correre la questione perché non sapevate a chi, quando e su cosa rivolgervi?
Il presente articolo è una guida pratica su come avvalersi dei servizi di un consulente in proprietà industriale, rivolta ai responsabili del marketing e alle aziende che sviluppano strumenti di marketing. Partendo dalle «5 situazioni in cui è opportuno consultare un consulente in proprietà industriale», abbiamo sintetizzato in questo unico articolo tutte le informazioni necessarie per comprendere il quadro generale, dal momento opportuno per la consulenza, all’approccio ai costi, fino alle modalità di scelta del professionista.In qualità di consulente in proprietà industriale e titolare di uno studio legale del settore, l’autore riceve quotidianamente richieste di consulenza nei settori dell’intelligenza artificiale (AI), del SaaS e della tecnologia pubblicitaria (ad tech).
💡 Conoscenze preliminari: se si sta chiedendo «Ma i meccanismi del marketing possono davvero essere brevettati?», la invitiamo a leggere prima l’articolo «Il marketing è brevettabile? Analisi di 15 brevetti registrati», in cui vengono presentati esempi concreti di brevetti registrati relativi all’intelligenza artificiale pubblicitaria, alla misurazione dell’efficacia e al marketing automation (MA).
Indice
- Conclusione | 5 situazioni in cui è opportuno consultare un consulente in brevetti
- Che cos’è un consulente in proprietà industriale? | Differenze rispetto agli avvocati e ai consulenti amministrativi
- Situazione n. 1: quando si è riusciti a realizzare un’«ideazione originale» nel proprio strumento aziendale
- Situazione ②: quando si nutrono dubbi riguardo a un brevetto relativo a uno strumento della concorrenza
- Situazione n. 3: prima del lancio di una nuova funzionalità o di un comunicato stampa
- Situazione ④: Quando si è indecisi se «richiedere un brevetto o mantenere il segreto»
- Situazione ⑤: Prima di una fiera, di una raccolta fondi o di trattative con grandi aziende
- Tre malintesi comuni sul campo
- Come considerare i costi e come si svolge la consulenza
- Come individuare un consulente in brevetti adatto al settore del marketing | 4 domande
- Domande frequenti (FAQ)
Conclusione | I 5 casi in cui è opportuno consultare un consulente in brevetti
Iniziamo con una panoramica generale. Un consulente in brevetti può rivelarsi utile nel settore del marketing nelle seguenti cinque situazioni.
| Situazione | Cosa fa il consulente in materia di brevetti | Momento opportuno |
|---|---|---|
| ① Si è riusciti a apportare un'innovazione originale a uno strumento aziendale | Valutare la possibilità di brevettazione e presentare la domanda | Prima del lancio |
| ② Si nutrono preoccupazioni riguardo ai brevetti della concorrenza | Confrontare le rivendicazioni con l’implementazione della propria azienda (verifica di non violazione) | Non appena se ne viene a conoscenza |
| ③ Annunciare le nuove funzionalità | Valutare la necessità di depositare una domanda prima dell’annuncio | 1-2 mesi prima dell’annuncio |
| ④ Esitare se brevettare o mantenere segreta l’invenzione | Definire la distinzione tra brevetto e riservatezza del know-how | Ad ogni fase chiave dello sviluppo |
| ⑤ In caso di fiere, raccolte di fondi o trattative commerciali | Garantirsi i diritti prima della divulgazione e predisporre gli accordi di riservatezza (NDA) | Prima della divulgazione |
Ciò che accomuna tutti questi casi è che il momento opportuno per la consulenza è «prima che qualcosa venga reso pubblico». Il motivo verrà illustrato in seguito, ma nel mondo dei brevetti spesso, una volta effettuata la divulgazione, non è più possibile tornare indietro. Esaminiamo ora questi aspetti in ordine.
Che cos’è un consulente in brevetti? | Differenze rispetto agli avvocati e ai consulenti amministrativi
Chiariamo innanzitutto questo punto. Il consulente in brevetti è uno specialista in «diritti di proprietà industriale» (brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi) ed è un professionista in possesso di una qualifica statale che gli consente di rappresentare i clienti nelle procedure di deposito presso l’Ufficio Brevetti. Per quanto riguarda il settore del marketing, la ripartizione dei ruoli è la seguente.
| Qualifica | Cosa ci si può aspettare nel settore del marketing |
|---|---|
| Consulente in brevetti | Deposito di domande di brevetto per strumenti e funzionalità, registrazione di marchi per nomi di servizi e loghi, registrazione di disegni e modelli per l’interfaccia utente, verifica di non violazione di brevetti di altre aziende, presentazione di ricorsi presso l’Ufficio Brevetti |
| Avvocato | Rappresentanza legale in caso di ricezione di lettere di diffida per violazione o di avvio di un contenzioso, nonché negoziazione di contratti di ogni tipo. Il contenzioso in materia di proprietà intellettuale è un ambito in cui spesso il consulente in brevetti e l’avvocato collaborano |
| Consulente amministrativo | Si occupa principalmente di documenti relativi a licenze e autorizzazioni da presentare agli enti pubblici. Non può agire in qualità di rappresentante nelle procedure di deposito presso l’Ufficio Brevetti |
È sempre opportuno ricordare che «per le questioni relative ai brevetti, si rivolga innanzitutto a un consulente in materia di brevetti». Si noti inoltre che la verifica della conformità delle espressioni pubblicitarie alla legge sulla pubblicità ingannevole e la revisione dei termini e delle condizioni d’uso rientrano nell’ambito di competenza dell’avvocato. Rivolgersi alla figura professionale sbagliata comporta un doppio dispendio di tempo, pertanto è fondamentale tenere ben presente questa distinzione.
Situazione n. 1: quando si realizza un’«ideazione originale» per uno strumento aziendale
Quando il team di sviluppo crea una funzionalità pensando: «Questo tipo di elaborazione non dovrebbe essere utilizzato da altre aziende». Questo è il momento ideale per la prima consulenza. Nel settore del marketing, le «soluzioni innovative» che hanno effettivamente ottenuto un brevetto sono, ad esempio, le seguenti.
- Generazione di testi pubblicitari tramite IA e creazione di un ciclo in cui si stimano gli effetti per poi rielaborarli (brevetto n. 7365267 di CyberAgent × Università Tecnologica di Tokyo)
- Creazione di una struttura che collega tramite API le condizioni di attuazione delle iniziative e i risultati misurati da strumenti esterni per accumularli (brevetto n. 7627002 di Ilgurm)
- Collegamento tramite codice tra il direct mail cartaceo e la landing page web per consentire la misurazione dell’efficacia (brevetto Goof n. 6632046)
Il punto fondamentale è che non è necessario che si tratti di un’invenzione spettacolare. Tutti gli esempi sopra riportati rappresentano soluzioni implementative volte a risolvere problemi concreti sul campo. Sebbene «l’idea in sé» non sia brevettabile, se il meccanismo di acquisizione, elaborazione e output dei dati è concretizzato, si entra nel campo della brevettabilità. Questa linea di demarcazione è spiegata in dettaglio nell’articolo «Il modello di business non è brevettabile: è vero solo a metà».
Consigli pratici (preparazione prima della consulenza): quando si consulta un consulente in brevetti, è opportuno prendere nota di tre punti: ① la problematica che tale funzionalità risolve, ② il flusso di elaborazione (è sufficiente uno schema approssimativo), ③ le differenze rispetto agli strumenti esistenti; in questo modo, la prima consulenza risulterà molto più proficua.Non sono necessari documenti tecnici. Se si è in grado di esprimere un confronto del tipo «la concorrenza opera in questo modo, mentre noi operiamo in questo altro», ciò costituisce il germe dell’invenzione. Per effettuare un’analisi per unità funzionale, può essere utile fare riferimento alla mappa delle funzionalità dei prodotti SaaS.
Situazione n. 2: quando si nota un brevetto relativo a uno strumento della concorrenza
«La concorrenza ha pubblicato un comunicato stampa relativo all’ottenimento di un brevetto» oppure «Un cliente potenziale ci ha chiesto: “La vostra azienda è a posto dal punto di vista dei brevetti?”»: in questi casi, è importante conoscere un principio fondamentale.
La semplice somiglianza delle funzionalità non costituisce di per sé una violazione.L’efficacia del diritto di brevetto si estende solo alle realizzazioni che soddisfano tutti gli elementi costitutivi indicati nelle «rivendicazioni» (claim) del bollettino di pubblicazione. In altre parole, se manca anche un solo elemento, in linea di principio non sussiste violazione. Ciò di cui bisogna temere non è la «somiglianza», bensì il fatto di «non aver letto le rivendicazioni».
Se ci si rivolge a un consulente in brevetti, questi effettuerà una verifica di libertà di attuazione (FTO), analizzando le rivendicazioni del brevetto in questione per individuarne gli elementi costitutivi e confrontandoli uno per uno con l’implementazione della propria azienda. Se il risultato è «non soddisfacente», ciò costituisce un motivo di tranquillità; se invece si tratta di un’area grigia, si valuterà l’opzione di una modifica progettuale (progettazione di aggiramento). Prima di procedere frettolosamente a ridurre le funzionalità, è necessario effettuare un confronto.
Vi è un altro aspetto da tenere presente, specifico di questo settore. Dopo aver verificato 15 brevetti registrati relativi al marketing presso il nostro studio, abbiamo riscontrato che 4 di essi erano stati registrati prima della pubblicazione del bollettino di divulgazione. Di norma, la domanda viene pubblicata dopo un anno e sei mesi; tuttavia, se l’esame procede più rapidamente, viene pubblicato solo il bollettino di registrazione senza passare per la fase di divulgazione.Monitorando esclusivamente i bollettini di pubblicazione della concorrenza, non è possibile individuare diritti di questo tipo. Il monitoraggio della concorrenza deve essere strutturato in modo da includere anche i bollettini di registrazione.
Attenzione: qualora riceva una lettera di diffida (con ricevuta di ritorno), si prega di consultare un esperto prima di rispondere. Rispondere avventatamente con frasi del tipo «valuteremo la questione» o «apporteremo le modifiche necessarie» potrebbe essere considerato un elemento sfavorevole in eventuali successive trattative o contenziosi. La gestione delle accuse di violazione rientra nell’ambito di collaborazione tra il consulente in materia di brevetti e l’avvocato.
Situazione ③: Prima del lancio di una nuova funzionalità o di un comunicato stampa
Tra i cinque scenari, questo è quello in cui i vincoli temporali sono più stringenti. La «novità», requisito fondamentale per il brevetto, viene meno anche a seguito di un annuncio da parte della propria azienda. Comunicati stampa, pubblicazione di pagine di prodotto, dimostrazioni in occasione di fiere, presentazione di funzionalità sui social media: tutte queste azioni costituiscono atti che rendono l’informazione «di dominio pubblico» e, in linea di principio, non è possibile depositare una domanda di brevetto in seguito alla divulgazione di tali contenuti.
L’approccio «se l’annuncio riscuote un buon riscontro, presenteremo la domanda» rappresenta, nel mondo dei brevetti, un’inversione dell’ordine corretto delle operazioni. Poiché il compito del reparto marketing è quello di diffondere informazioni, la proprietà intellettuale rischia facilmente di sfuggire al controllo tra lo sviluppo e le pubbliche relazioni: questo è il modello di errore che si riscontra più frequentemente nella pratica.
Esistono tuttavia delle disposizioni di salvaguardia. In Giappone, se la domanda viene presentata entro un anno dalla divulgazione, è possibile che si possa beneficiare dell’«eccezione alla perdita di novità» (articolo 30 della Legge sui brevetti). Tuttavia, si tratta esclusivamente di una via d’uscita di emergenza. L’applicazione è soggetta a requisiti procedurali e, inoltre, non è possibile avvalersene se, nel periodo intercorso tra la divulgazione e la presentazione della domanda, un terzo abbia pubblicato o depositato una domanda relativa allo stesso contenuto. In alcuni paesi esteri, invece, tali eccezioni non sono riconosciute.
Consigli pratici (integrazione nel flusso di lavoro dei comunicati): si consiglia di aggiungere una voce denominata «Verifica della proprietà intellettuale» al flusso di approvazione interna dei comunicati stampa o delle presentazioni di nuove funzionalità. «Questo annuncio contiene la descrizione di una funzionalità originale per la quale non è stata ancora presentata domanda di brevetto?» — Rispondendo semplicemente a questa domanda, è possibile evitare una divulgazione irreversibile.Se ci contatterete 1-2 mesi prima della pubblicazione, potremo organizzare le procedure necessarie per presentare la domanda in anticipo. Per quanto riguarda il flusso procedurale e i tempi necessari fino al deposito della domanda, si prega di consultare la Guida completa al flusso di deposito delle domande di brevetto.
Situazione ④: Quando si è indecisi tra «brevettare o mantenere il segreto»
Potrebbe sembrare sorprendente, ma un consulente in brevetti può anche proporre di «non presentare la domanda». Il brevetto è un sistema che prevede «l’esclusiva in cambio della divulgazione». Poiché il contenuto della domanda viene, in linea di principio, reso pubblico in tutto il mondo dopo un anno e sei mesi, presentare la domanda equivale anche a rivelare le proprie carte.
Nel caso di uno strumento di marketing, il criterio decisionale è se «sia visibile dall’esterno».
| Natura delle funzionalità | Metodo di protezione più indicato | Motivazione |
|---|---|---|
| Funzionalità che si comprendono con l’uso, quali le operazioni sullo schermo, l’interfaccia utente (UI) e i risultati di output | Brevetto (+ disegno industriale) | Poiché è impossibile nasconderle. Il costo della divulgazione è minimo |
| Logica interna del server, modalità di creazione dei dati di addestramento e altre elaborazioni non osservabili dall’esterno | Anche la riservatezza del know-how è un elemento importante | La divulgazione fornirebbe spunti per l’imitazione. Anche la dimostrazione della violazione risulta difficile |
In effetti, gran parte delle 15 registrazioni verificate dal nostro studio ha volutamente brevettato «processi non visibili», quali il metodo di calcolo dei punteggi o il meccanismo di apprendimento. Ciò può essere interpretato come una scelta che ha dato priorità al valore commerciale derivante dalla possibilità di affermare «brevettato» e all’uso come arma in cause per contraffazione.Non esiste un’unica risposta corretta: la scelta dipende dalla coerenza con la strategia aziendale. Proprio per questo motivo, anziché raccomandare meccanicamente il deposito di una domanda di brevetto, è fondamentale scegliere uno specialista in grado di progettare la strategia partendo dalla distinzione tra brevetto e riservatezza del know-how. I dettagli sui criteri di valutazione sono riassunti nell’articolo «Brevetto o riservatezza del know-how? Criteri per la scelta».
Situazione ⑤: Prima di fiere, raccolte fondi o trattative commerciali con grandi aziende
Infine, prima di eventi in cui si divulgano informazioni all’esterno. Sebbene simile alla situazione ③, in questo caso i punti da considerare aumentano in quanto “è presente una controparte”.
- Partecipazione a fiere e conferenze: anche le dimostrazioni e le presentazioni costituiscono una “divulgazione” che fa perdere la novità. La regola generale è quella di completare la domanda di brevetto prima dell’esposizione.
- Raccolta di fondi: gli investitori valutano la situazione della proprietà intellettuale. La semplice affermazione «domanda già depositata» costituisce un elemento a sostegno della difficoltà di imitazione del prodotto e facilita il processo di due diligence. Il rapporto tra la raccolta di fondi delle startup e i brevetti è illustrato in questo articolo.
- Trattative commerciali e PoC con grandi aziende: anche se si è stipulato un accordo di riservatezza (NDA), occorre prestare attenzione alla divulgazione di specifiche tecniche e codice sorgente. L’NDA non è onnipotente; assicurarsi la data di deposito prima della divulgazione costituisce una solida misura di autoprotezione
La «data di deposito» costituisce una prova ufficiale del fatto che, in quel momento, l’invenzione era di vostra proprietà. Non è raro che i progetti di sviluppo congiunto si complichino in seguito, dando luogo a controversie su «a chi appartenga l’idea». Il deposito della domanda prima della divulgazione ha un valore nella prevenzione delle controversie pari a quello stesso del riconoscimento del diritto.
Tre malintesi comuni sul campo
Dopo aver illustrato le cinque situazioni, è opportuno fare chiarezza anche sui malintesi che si riscontrano spesso durante le consulenze effettive. Si tratta in tutti i casi di situazioni che si sarebbero potute evitare se ne fosse stata consapevole.
Malinteso n. 1: «Poiché è stato stipulato un accordo di riservatezza (NDA), è sicuro non depositare la domanda»
L’accordo di riservatezza (NDA) garantisce solo che «la controparte non divulghi il segreto». Non è possibile impedire che la controparte giunga autonomamente allo stesso meccanismo, né è facile provarne la divulgazione qualora questa dovesse verificarsi. Inoltre, se la controparte depositasse la domanda per prima, i diritti spetterebbero, in linea di principio, a chi ha depositato per primo (principio della priorità del deposito).L’accordo di riservatezza (NDA) è necessario come presupposto per la divulgazione, ma non costituisce una garanzia dei diritti: se si confonde questo punto, al termine di uno sviluppo congiunto o di un PoC ci si troverà in una situazione di stallo.
Malinteso n. 2: «I brevetti sono appannaggio delle grandi aziende. Per un’azienda delle nostre dimensioni non sono rilevanti».
Tra i titolari dei 15 diritti registrati nel settore del marketing verificati dal nostro studio figurano non solo grandi aziende, ma anche imprese di medie dimensioni e startup operanti nel campo delle tecnologie di stampa e degli strumenti B2B. Anzi, proprio per le aziende di piccole dimensioni, che non dispongono di mezzi alternativi ai diritti di proprietà intellettuale per contrastare le imitazioni, l’importanza di un singolo brevetto risulta ancora maggiore.Anche dal punto di vista dei costi, esistono sistemi di riduzione o esenzione pensati per le piccole e medie imprese e le start-up, che consentono di alleggerire l’onere delle spese relative alla richiesta di esame. Rinunciare a valutare questa possibilità solo in base alle «dimensioni» dell’azienda equivale a rinunciare a un’opzione.
Malinteso n. 3: «Basta ottenere un brevetto per fermare la concorrenza»
Anche una sopravvalutazione in senso opposto costituisce un malinteso. La forza di un brevetto dipende dalla formulazione delle rivendicazioni. Se ci si affretta a ottenere la registrazione con rivendicazioni troppo restrittive, si otterrà sì il cartello «registrato», ma il diritto concesso tenderà a non essere applicabile qualora la concorrenza modifichi leggermente il proprio progetto.Inoltre, i diritti funzionano solo se abbinati alla gestione successiva alla loro acquisizione: monitoraggio della concorrenza, strategia di risposta alle violazioni e utilizzo commerciale dell’indicazione «Brevetto ottenuto». Non si deve considerare l’ottenimento del brevetto come un fine in sé, ma partire da ciò che si desidera impedire o da ciò che si vuole poter affermare, procedendo a ritroso. È proprio in questa fase di progettazione che entra in gioco il ruolo del consulente in materia di brevetti.
Approccio ai costi e fase di consulenza
I costi relativi ai brevetti si articolano su due livelli: «le spese di bollo da versare all’Ufficio Brevetti» e «gli onorari del consulente in materia di brevetti». Le spese di bollo sono stabilite per legge e, a luglio 2026, le principali sono le seguenti.
| Procedura | Tasse da versare all’Ufficio Brevetti |
|---|---|
| Domanda di brevetto | 14.000 yen |
| Richiesta di esame della domanda | 138.000 yen + (numero di rivendicazioni × 4.000 yen) |
| Richiesta di esame accelerato | Nessun costo aggiuntivo per le marche da bollo (è necessaria la redazione di una memoria esplicativa) |
A ciò si aggiungono le tasse di mantenimento del brevetto successive alla registrazione e gli onorari del consulente in materia di brevetti per la redazione della descrizione tecnica e altre prestazioni (che variano a seconda dello studio legale e della complessità del caso). Per le piccole e medie imprese e le start-up è previsto un sistema di riduzione o esenzione delle tasse relative alla richiesta di esame; i requisiti di ammissibilità sono illustrati nella sezione delle domande frequenti.
È importante tenere presente anche la tempistica. L’esame ordinario richiede un anno, ma ricorrendo all’esame accelerato è possibile ridurre notevolmente i tempi. Infatti, su 15 registrazioni relative al marketing verificate dal nostro studio, 7 hanno usufruito dell’esame accelerato e in alcuni casi la registrazione è stata ottenuta in circa 3 mesi dalla presentazione della domanda.Si può affermare che questo sistema sia particolarmente indicato per gli strumenti di marketing, caratterizzati da un ciclo di vita del prodotto molto rapido. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare gli esempi di utilizzo dell’esame super accelerato.
Procedura generale dalla consulenza alla presentazione della domanda
- Prima consulenza: si analizzano le caratteristiche funzionali, la data di lancio prevista e la situazione della concorrenza. In questa fase condividiamo una valutazione preliminare per stabilire se «valga la pena presentare la domanda» o se «sia preferibile mantenere la riservatezza»
- Ricerca sullo stato dell’arte: si verifica l’eventuale esistenza di brevetti o documenti simili e si valuta la probabilità di ottenere la protezione
- Redazione della descrizione tecnica: si redigono i documenti di domanda sulla base di ripetuti colloqui tecnici con gli sviluppatori. Questa è la fase che determina la qualità del diritto
- Deposito della domanda: si garantisce la data di deposito. Da quel momento in poi, anche se la funzione venisse resa pubblica, la novità non verrebbe meno
- Gestione dell’esame: si presentano correzioni e controditture alle notifiche di rigetto dell’Ufficio Brevetti, con l’obiettivo di ottenere la registrazione
Come individuare un consulente in brevetti adatto al settore del marketing | 4 domande
Ogni consulente in brevetti ha un proprio settore di competenza. Se si consulta un avvocato specializzato in meccanica o chimica in merito a tecnologie pubblicitarie, potrebbe risultare difficile anche solo spiegare l’essenza dell’invenzione. Durante il primo colloquio, si prega di verificare i seguenti quattro punti.
① «Ha esperienza nella presentazione di domande di brevetto relative a software e modelli di business?»
Questo settore presenta motivi di rigetto specifici (caratteri di invenzione e attività inventiva), e l’esperienza nel gestirli influisce direttamente sul successo o meno dell’ottenimento del brevetto. È possibile verificare se lo studio si occupa quotidianamente di questo settore consultando le aree di competenza riportate sul sito web dello studio o gli articoli di approfondimento.
② «CVR, attribuzione, nurturing: ne capite il significato?»
La comprensione dei termini tecnici di marketing non è una semplice questione di affinità. Incide direttamente sull’accuratezza della raccolta delle informazioni relative all’invenzione e, di conseguenza, sulla qualità della descrizione. Durante il primo colloquio, quando illustrerete l’attività della vostra azienda, verifichi se le domande che Le vengono poste siano pertinenti.
③ «È possibile ottenere la concessione del brevetto tramite l’esame accelerato?»
Come già accennato, nel settore del marketing la rapidità di ottenimento dei diritti costituisce un valore aggiunto. La capacità di spiegare in modo concreto i requisiti e le modalità di utilizzo dell’esame accelerato e dell’esame super-accelerato rappresenta un buon indicatore dell’esperienza pratica.
④ «Esistono casi in cui è preferibile non presentare una domanda?»
Provi a porre intenzionalmente questa domanda. Un consulente in brevetti in grado di rispondere «Sì» e di spiegarne i motivi è affidabile. La vera strategia in materia di proprietà intellettuale consiste nel progettare una strategia di tutela adeguata all’attività aziendale, che integri brevetti, riservatezza del know-how, marchi e disegni e modelli. Qualora le proposte avanzate si basassero esclusivamente sulla presentazione di una domanda di registrazione, sarebbe opportuno prendere in considerazione una seconda opinione.
Domande frequenti (FAQ)
D. È possibile consultare un consulente in brevetti anche quando l’idea è ancora in fase embrionale?
A. Certamente. Anzi, prima che l’implementazione sia definita, vi sono più opzioni di progettazione in vista della registrazione dei diritti. Vale la pena consultare un consulente in brevetti già a livello di concezione, ovvero quando si sta definendo «quali dati utilizzare e come elaborarli». Poiché gli consulenti in brevetti sono soggetti all’obbligo di riservatezza previsto dalla legge, non vi è alcun rischio che il contenuto della consulenza venga divulgato all’esterno.
D. Non è più possibile brevettare una funzionalità che è già stata rilasciata?
R. In linea di principio risulta difficile, ma se è trascorso meno di un anno dalla pubblicazione, in alcuni casi è possibile avvalersi dell’«eccezione alla perdita di novità» (articolo 30 della legge sui brevetti). Inoltre, se le «parti migliorate» relative alle funzionalità di base già rilasciate non sono ancora state rese pubbliche, esiste la possibilità di depositare una domanda di brevetto proprio su tali parti. La invitiamo a consultarci prima di rinunciare.
D. Quanto tempo occorre dalla presentazione della domanda alla registrazione?
A. In caso di esame ordinario, è normale che trascorra un anno dalla richiesta di esame fino al conferimento dei diritti. Tuttavia, ricorrendo all’esame accelerato è possibile ridurre notevolmente i tempi; per i brevetti relativi al marketing, si sono verificati diversi casi in cui la registrazione è stata ottenuta in un arco di tempo compreso tra circa 3 mesi e 1 anno dalla presentazione della domanda. Il calendario viene pianificato a ritroso rispetto al piano di lancio del prodotto.
D. Qual è il costo totale da prevedere?
A. Ai costi delle marche da bollo da versare all’Ufficio Brevetti (14.000 yen per la domanda, 138.000 yen per la richiesta di esame + numero di rivendicazioni × 4.000 yen, ecc.) si aggiungono gli onorari del consulente in materia di brevetti e le tasse di mantenimento del brevetto successive alla registrazione.Poiché gli onorari variano a seconda della complessità dell’invenzione e del numero di rivendicazioni, è consigliabile verificare il preventivo complessivo già in occasione del primo colloquio. È inoltre possibile avvalersi di regimi di riduzione o esenzione destinati alle piccole e medie imprese e alle start-up.
D. È possibile rivolgersi allo stesso consulente in brevetti anche per consulenze relative a marchi e design di interfacce utente?
R. Sì. La registrazione dei marchi per nomi di servizi e loghi, così come la registrazione dei disegni e modelli per le interfacce di gestione e le interfacce utente delle app, rientrano nelle competenze del consulente in materia di brevetti. Nel caso degli strumenti di marketing, in molti casi risulta efficace un “mix di proprietà intellettuale” che prevede una ripartizione dei ruoli: il brevetto per le funzionalità, il marchio per il nome e il disegno o modello per l’interfaccia; consultarsi in modo globale consente di evitare lacune nella strategia di tutela.
Riepilogo
Ripassiamo le cinque situazioni in cui è opportuno consultare un consulente in proprietà industriale: ① quando si è realizzata un’ideazione originale; ② quando si nutrono preoccupazioni riguardo a brevetti della concorrenza; ③ prima del lancio o dell’annuncio; ④ quando si è indecisi se optare per un brevetto o per la riservatezza; ⑤ prima di fiere, raccolte di fondi o trattative commerciali. L’elemento comune è che «il momento opportuno è prima che le informazioni vengano rese pubbliche».
Nel settore del marketing, spesso le decisioni in materia di proprietà intellettuale vengono rimandate a causa della necessità di agire rapidamente. Tuttavia, in questo ambito si sta assistendo a un accumulo di brevetti e la velocità di registrazione dei diritti è in aumento. Infine, vi forniamo una checklist per verificare la situazione della propria azienda.
Lista di controllo sulla proprietà intellettuale per il reparto marketing
- Se nel flusso di approvazione del lancio di nuove funzionalità o dei comunicati stampa è presente la voce «Verifica della proprietà intellettuale»
- Esistono ancora funzionalità originali rese pubbliche senza che sia stata presentata alcuna domanda di brevetto? (Se sì, si verifichi se sia trascorso meno di un anno dalla pubblicazione)
- Si verificano regolarmente i brevetti relativi agli strumenti della concorrenza, non solo nei bollettini di pubblicazione ma anche in quelli di registrazione?
- Esistono criteri interni per distinguere tra «funzionalità da brevettare» e «processi da mantenere riservati»?
- Sono state stabilite regole (NDA + ambito di divulgazione) da seguire prima della divulgazione di informazioni tecniche in occasione di fiere, incontri commerciali o PoC?
- È stata progettata una strategia di tutela che comprenda i marchi relativi al nome del servizio e al logo, nonché il design dell’interfaccia di gestione?
Se anche solo uno di questi punti non è stato soddisfatto, questo costituisce il punto di partenza per una consulenza. Innanzitutto, aggiunga un controllo della proprietà intellettuale al flusso di rilascio: provi a partire da lì.
Consulenza presso lo studio di proprietà intellettuale Evorix
Evorix (evorix.jp) si occupa di depositi di brevetti nei settori degli strumenti di marketing, della tecnologia pubblicitaria e del MA/CRM, nonché di analisi di clearance relative ai brevetti della concorrenza e di progettazione di strategie di protezione che combinano marchi e disegni e modelli. Siamo lieti di ricevere richieste di consulenza sin dalla fase di ideazione o prima del lancio del prodotto. La invitiamo a contattarci senza impegno tramite il modulo di richiesta informazioni, dove troverà anche una guida alla procedura di consulenza.
Da leggere anche (serie “Marketing × Brevetti”):
・Il marketing può diventare un brevetto? Analisi di 15 brevetti registrati relativi a IA pubblicitaria, misurazione dell’efficacia e MA, fino alle rivendicazioni
; ・Brevetto o know-how riservato? Criteri per distinguere le modalità di tutela delle tecnologie SaaS e di sviluppo di sistemi; ・Guida completa alla procedura di deposito dei brevetti per
sistemi e software [con illustrazioni]
・Il marketing può diventare un brevetto? Analisi di 15 brevetti registrati relativi a IA pubblicitaria, misurazione dell’efficacia e MA, fino alle rivendicazioni
; ・Brevetto o know-how riservato? Criteri per distinguere le modalità di tutela delle tecnologie SaaS e di sviluppo di sistemi; ・Guida completa alla procedura di deposito dei brevetti per
sistemi e software [con illustrazioni]
Avvertenze relative al presente articolo: il presente articolo costituisce una spiegazione di carattere generale basata sulle leggi e sulle informazioni pubbliche disponibili al luglio 2026 e non rappresenta una consulenza legale su casi specifici. Le spese di bollo indicate si basano sul tariffario dell’Ufficio Brevetti, ma sono soggette a eventuali modifiche. L’applicabilità delle disposizioni di salvaguardia, quali le eccezioni alla perdita di novità, varia a seconda delle circostanze specifiche.Per quanto riguarda la presentazione effettiva della domanda, le ricerche e le trattative, si prega di avvalersi della consulenza personalizzata di un esperto. Il presente articolo non garantisce l’esito di casi specifici.
Fonte
- Ufficio dei Brevetti «Elenco delle tariffe relative ai diritti di proprietà industriale» (base di calcolo delle spese di bollo): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html
- J-PlatPat (Piattaforma di informazioni sui brevetti) — Utilizzata per la verifica dei 15 brevetti registrati citati nel testo: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
- Dettagli sulla verifica dei 15 brevetti: Il marketing può essere brevettato? Verifica di 15 brevetti registrati, comprese le rivendicazioni
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX — Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori — tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità — in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).
![Guida completa alla procedura di deposito di una domanda di brevetto per sistemi e software [con illustrazioni] | Un consulente in brevetti illustra i tempi indicativi e come calcolare il calendario a ritroso a partire dalla data di rilascio](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/blog-thumbnails/face-software-patent-application-process-timeline.png?height=200&name=face-software-patent-application-process-timeline.png)
