Il mercato dei videogiochi continua ad espandersi di anno in anno e il suo volume a livello mondiale raggiunge ormai diverse decine di trilioni di yen.Sebbene il mercato dei videogiochi sia ormai un grande business, resta da valutare fino a che punto sia opportuno registrare i marchi per proteggere il proprio marchio. Nel presente articolo si esaminerà in modo approfondito, oltre alla tutela di titoli di giochi, sottotitoli, abbreviazioni e nomi dei personaggi, anche le questioni relative alla protezione della proprietà intellettuale nel campo degli eSport e dei giochi per dispositivi mobili.
Indice
Il primo elemento da valutare in merito alla necessità di tutela è il titolo del videogioco (titolo).In generale, i «titoli» di libri e simili non possono, in linea di principio, essere registrati in quanto indicano la qualità dei prodotti o dei servizi*1. Tuttavia, i titoli dei videogiochi non rientrano nella definizione di «titolo» prevista da tali criteri di esame. Pertanto, i titoli dei videogiochi vengono registrati, in linea di principio, in quanto dotati di carattere distintivo.
Classificazioni minime da considerare
Ma perché, in primo luogo, i titoli di libri e simili non possono essere registrati? Ciò è dovuto al fatto che i titoli indicano semplicemente il contenuto del libro e non fungono da segno distintivo che indichi la provenienza del prodotto; a ciò si aggiunge il fatto che i libri stessi sono protetti dal diritto d’autore. Considerando quanto sopra, sorge spontanea la domanda: anche i titoli dei videogiochi, in quanto indicatori del contenuto del gioco, non fungono forse da segno distintivo?
Riguardo a tale questione, in passato si sono verificati casi controversi.
| Nome del caso | Decisione | Sintesi |
|---|---|---|
| Caso “Io sono un controllore di volo” Heisei 13 (Wa) n. 7078 |
Presenza di carattere distintivo | Si è ritenuto che il titolo del gioco svolga la funzione di segno distintivo per distinguere i propri prodotti da quelli altrui |
| Caso "Romance of the Three Kingdoms", Heisei 5 (Yo) n. 702 |
Assenza di carattere distintivo | Si è ritenuto che «Romanzo dei Tre Regni» fosse tratto da un’opera letteraria e si limitasse a descrivere il contenuto del videogioco, senza svolgere alcuna funzione distintiva |
Nel caso «Romanzi dei Tre Regni» citato in seguito, la sentenza ha tenuto conto della circostanza particolare che si tratta di un’opera storica basata sul libro «Romanzi dei Tre Regni». Alla luce di tali premesse, è ragionevole ritenere che i titoli dei videogiochi siano registrabili, a meno che non abbiano la natura di indicare direttamente il contenuto del gioco. Salvo circostanze particolari, è opportuno ottenere la registrazione del marchio per i titoli dei videogiochi.
A seconda del gioco, può capitare che venga aggiunto un sottotitolo. Ad esempio, nella serie *Dragon Quest*, al II è stato assegnato il sottotitolo «Gli dei malvagi», mentre all’XI è stato attribuito «Alla ricerca del tempo perduto».
Se si considera il titolo principale come un cognome, il sottotitolo può essere visto come un nome di battesimo. Anche se in una certa misura riflette il contenuto del gioco, esso si limita a descriverlo in modo astratto e non ne fornisce una spiegazione diretta e concreta. Pertanto, poiché anche il sottotitolo indica la provenienza del prodotto, si raccomanda di registrarne i diritti.
Sia «Gli dei maligni» che «Alla ricerca del tempo perduto» sono stati registrati (registrazione n. 5148063, registrazione n. 5826007).
[Registrazione del marchio n. 5148063]
[Marchio registrato n. 5826007]
D’altra parte, per quanto riguarda le abbreviazioni dei titoli dei videogiochi, vi sono circostanze che non consentono di affermare che sia opportuno proteggerle in modo affrettato. Spesso le abbreviazioni dei titoli dei videogiochi sono termini comunemente utilizzati dai consumatori come nomi comuni e non hanno la natura di espressioni ideate dagli stessi sviluppatori di videogiochi e utilizzate attivamente da questi ultimi (ad esempio «Maricar» o «Momotetsu»).
Rischio di cancellazione per mancato uso
I marchi registrati devono essere utilizzati sul mercato dal titolare dei diritti o dai suoi licenziatari. I marchi non utilizzati rischiano di essere cancellati dal registro a seguito di un procedimento di cancellazione per inutilizzo (articolo 50 della Legge sui marchi). Anche se si registrano come diritti le abbreviazioni che i consumatori hanno iniziato a utilizzare spontaneamente, il rischio di cancellazione permane se il titolare stesso non le utilizza.
Se invece si ideasse autonomamente un'abbreviazione del titolo di un videogioco e la si utilizzasse attivamente, il rischio di inutilizzo sarebbe basso e sarebbe quindi opportuno registrarla. Tuttavia, qualora tale abbreviazione fosse stata ideata dai consumatori e fosse utilizzata esclusivamente da questi ultimi, permanerebbe la possibilità di revoca anche in caso di registrazione.
Per stabilire se sia opportuno ottenere la registrazione del marchio per l’abbreviazione del titolo di un videogioco, è necessario valutare le circostanze concrete di ciascun caso specifico.
Per quanto riguarda i personaggi dei videogiochi, è fondamentale valutare se si intenda sviluppare un’attività commerciale basata su di essi, ovvero se si intenda commercializzarli.
Come spiegato negli articoli «Tutela dei personaggi (diritti d’autore e diritti di marchio)» e «Aspetti da considerare nel business dei personaggi» (articolo correlato 1, articolo correlato 2), i personaggi in sé non sono protetti dal diritto d’autore.Inoltre, i nomi dei personaggi hanno pochissime possibilità di essere protetti dal diritto d’autore e, analogamente, è estremamente improbabile che i nomi degli oggetti, delle mosse speciali e delle battute siano protetti da tale diritto (sebbene, per quanto riguarda le battute, vi sia margine di valutazione).
Sebbene il design dei personaggi e le illustrazioni degli oggetti possano essere protetti dal diritto d’autore, se si intende sviluppare una linea di merchandising, è opportuno registrare il marchio anche al di fuori del settore dei videogiochi, specificatamente nel settore del merchandising. Ottenere la registrazione del marchio renderà più facile far valere la propria legittima titolarità dei diritti, ad esempio nel caso in cui si affidi la produzione di prodotti di merchandising a terzi (contratto di licenza), consentendo così uno sviluppo commerciale senza intoppi.
| Classi | Esempi di prodotti | Esempi concreti di articoli promozionali |
|---|---|---|
| Classe 9 | Software e programmi per videogiochi | Console di gioco, custodie per smartphone |
| Classe 14 | Portachiavi, oggetti decorativi ecc. | Portachiavi in acrilico, spillette |
| Classe 16 | Articoli di cancelleria | Cartelline trasparenti, quaderni, poster |
| Classe 24 | Asciugamani | Asciugamani in microfibra, coperte |
| Classe 25 | Abbigliamento | Magliette, felpe con cappuccio, cappellini |
| Classe 28 | Giocattoli (compresi i peluche) | Figurine, peluche, giochi di carte |
| Classe 41 | Fornitura di giochi online | Distribuzione di giochi, organizzazione di eventi |
Nel settore degli e-sport, in rapida crescita negli ultimi anni, l’importanza della tutela dei marchi è più che mai rilevante. Le situazioni in cui i marchi possono diventare oggetto di controversia nel campo degli e-sport sono molteplici.
Classi da prendere in considerazione nel settore degli eSport
Oltre alla classe 41 (fornitura di intrattenimento, organizzazione e gestione di competizioni), si dovrebbero prendere in considerazione anche la classe 25 (divise e abbigliamento), la classe 35 (sponsorizzazioni e pubblicità) e la classe 38 (distribuzione di contenuti video).
Il mercato dei giochi per dispositivi mobili è particolarmente competitivo e si verificano frequentemente problemi legati a prodotti contraffatti (giochi copiati) e titoli simili. Negli app store sono presenti numerose app contraffatte che utilizzano nomi o icone simili a quelli dei giochi originali, creando confusione tra gli utenti.
| Sfide | Contenuto | Misure |
|---|---|---|
| Diffusione incontrollata di titoli simili | Compare un gran numero di app con nomi simili a quelli di giochi popolari | Registrazione tempestiva del marchio e segnalazione agli app store |
| Imitazione delle icone | App contraffatte che imitano il design delle icone delle app | Protezione tramite diritti di design e diritti di marchio |
| Distribuzione non autorizzata sui mercati esteri | Distribuzione di versioni tradotte senza l’autorizzazione del titolare dei diritti | Garanzia dei diritti di marchio nei principali mercati |
| Imitazione degli oggetti a pagamento all’interno del gioco | Utilizzo non autorizzato dei nomi degli oggetti presenti in giochi popolari | Registrazione dei marchi relativi ai nomi degli oggetti principali |
Attenzione: problemi relativi ai marchi in caso di espansione all’estero
Poiché i giochi per dispositivi mobili vengono spesso distribuiti contemporaneamente in tutto il mondo, è fondamentale procedere preventivamente alla registrazione dei marchi non solo in Giappone, ma anche nei mercati principali (Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, UE, ecc.). In particolare, poiché in Cina vige rigorosamente il principio della priorità della prima domanda, è opportuno presentare la domanda di registrazione con largo anticipo, includendo anche la trascrizione in cinese del titolo del gioco.
Nel settore dei videogiochi, oltre ai nomi dei titoli, vengono registrati come marchi anche vari altri elementi. Di seguito si illustrano alcuni casi.
Nel caso di serie di lunga durata, è prassi comune registrare un’ampia gamma di elementi, dal titolo principale fino ai sottotitoli di ciascun titolo. Nelle serie popolari quali «Final Fantasy», «Monster Hunter» e «Pokémon», oltre al titolo principale, vengono registrati come marchi anche i sottotitoli e le abbreviazioni specifici di ciascun titolo.
Per quanto riguarda i nomi dei personaggi per i quali è prevista la commercializzazione di prodotti derivati, è frequente che la registrazione avvenga non solo nelle classi relative ai videogiochi, ma anche in quelle relative ai prodotti derivati (abbigliamento, giocattoli, articoli di cancelleria, ecc.). In particolare, per i personaggi di cui è prevista la commercializzazione sotto forma di figurine o peluche, è necessario procedere tempestivamente alla registrazione dei diritti.
In alcuni giochi, vengono registrati come marchi anche i nomi dei sistemi di gioco e i termini caratteristici. Ad esempio, possono essere oggetto di registrazione come marchio i nomi delle valute di gioco, i nomi delle modalità di gioco speciali e i nomi degli eventi di collaborazione.
Sebbene si parli genericamente di «giochi», le modalità di tutela sono molteplici. Nella tabella seguente viene illustrata la necessità o meno della registrazione del marchio per i vari elementi relativi ai giochi.
| Elemento | Grado di raccomandazione per la registrazione | Note |
|---|---|---|
| Titolo del videogioco | Obbligatoria | Garantire come minimo le classi 9 e 41 |
| Sottotitolo | Consigliato | Particolarmente importante in caso di sviluppo di una serie |
| Abbreviazioni | Da valutare caso per caso | Si raccomanda l'uso qualora la propria azienda ne faccia un uso attivo |
| Nome del personaggio | Raccomandato | Indispensabile se si intende sviluppare una linea di merchandising |
| Nome della squadra di eSport | Consigliato | Importante dal punto di vista delle sponsorizzazioni |
| Nome del torneo o del campionato | Consigliato | In caso di organizzazione continuativa |
Si raccomanda di procedere alla registrazione del marchio non solo per il gioco stesso, ma anche, qualora siano previsti sviluppi commerciali successivi, per i prodotti correlati e per gli eSport.
*1 Criteri di esame dei marchi, articolo 3, paragrafo 1, punto 3:Nel caso di prodotti o servizi quali «libri» o «produzione di programmi televisivi», qualora il marchio sia riconosciuto dai consumatori come titolo e tale titolo sia ritenuto indicativo di un contenuto specifico, si ritiene che esso indichi la «qualità» del prodotto o il «livello qualitativo» del servizio, in quanto indicativo del contenuto di tali prodotti o servizi.
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
*2 Caso «Boku wa Kōkū Kanshōkan» (Heisei 13 (Wa) n. 7078)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/011831_hanrei.pdf
*3 Caso «Romanzi dei Tre Regni» (Heisei 5 (Yo) n. 702)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/013881_hanrei.pdf
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX | Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).