O sistema de marcas registradas da Nova Zelândia, com base na Lei de Marcas Registradas de 2002 (Trade Marks Act 2002) e nos Regulamentos de Marcas Registradas de 2003 (Trade Marks Regulations 2003), regulamenta de forma integrada o registro, a manutenção, os litígios e a reparação por violação.O órgão responsável é o IPONZ (Instituto de Propriedade Intelectual da Nova Zelândia). Se o pedido for apresentado com base na prática japonesa, há muitas armadilhas específicas, como a regra de reivindicação de prioridade “dentro de dois dias após o pedido na Nova Zelândia”, a obrigatoriedade de transcrição e tradução para o inglês de marcas com caracteres não latinos, a análise de elementos maoris e a aceitação de importações paralelas. Neste artigo, um advogado de marcas em atividade explica detalhadamente os pontos essenciais da prática.
Pontos-chave deste artigo: As questões de maior valor prático em relação às marcas na Nova Zelândia são: “utilização do SPA (Search and Preliminary Advice)”, “cumprimento rigoroso da regra dos 2 dias para reivindicação de prioridade”, “tratamento de caracteres maoris e não latinos”, “ataque por não uso de marcas bloqueadoras” e “fiscalização levando em conta as importações paralelas”.
Índice
A lei básica é a Lei de Marcas Registradas de 2002 (Trade Marks Act 2002), complementada, no aspecto processual, pelo Regulamento de Marcas Registradas de 2003 (Trade Marks Regulations 2003). O conjunto de regras em conformidade com o Protocolo de Madri constitui a base para o registro internacional. O IPONZ realiza o registro de marcas, patentes, desenhos e modelos, variedades vegetais e indicações geográficas, funcionando como um departamento do Ministério de Empresas, Inovação e Emprego da Nova Zelândia (MBIE).
O escopo de proteção é relativamente amplo, podendo incluir palavras, figuras, cores, formas, odores, sons e sabores, mas são necessários três requisitos: ser um “signo”, ser passível de “representação gráfica” e ser distinguível dos produtos e serviços de terceiros. Marcas não tradicionais são reconhecidas conceitualmente, mas o principal desafio reside na forma de expressão e na comprovação do caráter distintivo. No que diz respeito a cores e formas tridimensionais, é exigida uma descrição concreta com base em padrões como o Pantone.
Benefícios práticos do registro: embora haja margem para proteção pelo direito consuetudinário, como a ação por passing off, mesmo para marcas não registradas, o registro legaliza o conteúdo dos direitos, aumentando consideravelmente a possibilidade de exercício desses direitos.
Pode ser apresentado por “quem alegar ser o proprietário da marca”. São consideradas entidades jurídicas como empresas, múltiplos indivíduos, sociedades em nome coletivo (com indicação dos nomes de todos os sócios) e sociedades registradas. Não há restrições de nacionalidade para o próprio pedido nacional apresentado por empresas japonesas ou residentes no Japão. No entanto, os requisitos de elegibilidade para um pedido de Madri com a Nova Zelândia como “Office of Origin” são uma questão à parte.
Armadilhas para empresas japonesas: para marcas nominativas/combinadas que incluem caracteres japoneses, é exigida a transliteração e a tradução para o inglês. É necessário ter cuidado ao lidar com padrões que misturam kanji, hiragana e katakana.
O contato do processo deve ter um endereço na Nova Zelândia ou na Austrália (conforme explicitado no vídeo de registro e no guia de transferência de registro do IPONZ). Como alguns documentos indicam “apenas endereço na NZ”, é mais seguro fazer a confirmação final no formulário online imediatamente antes do registro.
O IPONZ recomenda fortemente o uso de termos pré-aprovados (pre-approved terms), e o Form Builder parte desse pressuposto. Na prática dos agentes, deve-se estar ciente do equilíbrio entre a redução de custos proporcionada pelos termos pré-aprovados e a flexibilidade do escopo de proteção oferecida pelas descrições personalizadas.
Prazo que deve ser rigorosamente respeitado: para reivindicar a prioridade da Convenção de Paris, além de apresentar o pedido na Nova Zelândia dentro de 6 meses a partir do primeiro pedido no país signatário da convenção, é necessário notificar a IPONZ sobre a reivindicação de prioridade dentro de 2 dias após o pedido na Nova Zelândia. Esse prazo de 2 dias não é prorrogável. Considerar que “é possível corrigir posteriormente”, com base na prática japonesa, pode ser fatal.
Aceitação ≠ Registro: mesmo após a aceitação, além do prazo de 3 meses para oposição, o registro não será efetuado até que tenham decorrido 6 meses a partir da data do pedido. Em casos em que se espera a obtenção antecipada dos direitos, é necessário explicar antecipadamente esse cronograma.
| Item | Valor | Comentários práticos |
|---|---|---|
| Pesquisa e Parecer Preliminar (1 classe) | NZD 50 | Prazo estimado de 5 dias úteis. Se for utilizado para o pedido principal dentro de 3 meses e com o mesmo conteúdo, a taxa de pedido será reduzida |
| Pedido normal (1 classe) | NZD 100 | Inclui descrição personalizada |
| Apenas termos pré-aprovados (1 classe) | NZD 70 | Compatível com o Form Builder |
| Pedido com taxa reduzida com base no SPA (1 classe) | NZD 50 | Condição: dentro de 3 meses e conteúdo totalmente idêntico |
| Classe adicional | NZD 100 | No mesmo dia da adição ou alteração de classe |
| Recurso / revogação / invalidação | NZD 350 cada | taxa de registro |
| taxa de audiência (por parte) | NZD 850 | Quando for escolhido o julgamento por escrito ou com comparecimento |
| Renovação (1 categoria, a cada 10 anos) | NZD 200 | Renovável indefinidamente |
Comparação com a Designação de Madri: Ao escolher a Nova Zelândia na Designação de Madri, as taxas individuais publicadas pela OMPI são de CHF 46 por classe no momento da designação e CHF 92 por classe na renovação. Como na Designação de Madri são adicionadas taxas básicas e outras despesas, em casos em que se deseja elaborar cuidadosamente a especificação para 1 ou 2 classes, o pedido nacional (especialmente o SPA com taxa reduzida) pode apresentar melhor custo-benefício.
| Fase | Tempo necessário |
|---|---|
| Primeira resposta do pedido nacional | 70 dias úteis |
| Registro internacional com designação da Nova Zelândia | 75 dias úteis |
| Reexame após resposta ao Relatório de Conformidade | 35 dias úteis |
| Processamento de pedido de prorrogação / cessão | 15 dias úteis |
* O IPONZ especifica que se trata do “prazo atualizado em maio de 2025”; em condições normais, o prazo era de 15 dias úteis. É recomendável verificar o prazo oficial atual (current timeframe) na tabela de gerenciamento de processos sempre que necessário.
Seção 17: enganar/confundir · má-fé
Risco de enganar o consumidor, violação de leis, pedido de má-fé (questão do proprietário legítimo)
Seção 17: Elementos maoris
Risco de ofender a comunidade maori. Parecer do Comitê Consultivo de Marcas Maori
Seção 18: Falta de caráter distintivo
De acordo com a seção 18(2), isso pode ser superado se for comprovado o caráter distintivo adquirido por uso anterior ao pedido
Regulamentações especiais
Proibição legal relativa a nomes de elementos químicos e compostos, indicações geográficas, bandeiras, brasões e emblemas estaduais, etc.
A seção 25 é fundamental no que diz respeito ao conflito com marcas anteriores. Existem três meios de superar a citação nos termos da seção 26.
Estratégia prática: em vez de simplesmente argumentar que “não há semelhança”, é importante adotar uma abordagem multifacetada, como: ① obter o consentimento da parte contrária; ② restringir a especificação; ③ comprovar o uso simultâneo de boa-fé com evidências; e ④ solicitar a revogação/invalidação do registro anterior.Na Nova Zelândia, desde a decisão do Supremo Tribunal no caso ZIPLOC (abordado mais adiante), ficou explicitada a prática de interpretar amplamente as circunstâncias especiais da seção 26(b) após a revogação da marca citada.
| Procedimento | Prazo |
|---|---|
| Resposta ao Relatório de Conformidade | Dentro de 12 meses a partir da data do pedido na Nova Zelândia (para casos da Comissão Maori, 12 meses a partir do primeiro Relatório de Conformidade Completo) |
| Após a Notificação de Intenção de Rejeição | Solicitação de audiência no prazo de 1 mês |
| Prorrogação do prazo | Solicitação por escrito, com justificativa, antes do prazo. Os requisitos para prorrogação são rigorosos |
O centro das disputas inter partes está no IPONZ Hearings Office (tribunal especializado). Os principais procedimentos são oposição / revogação / nulidade / cancelamento / alteração / retificação.
Cronograma do processo de oposição:
Muito importante: registros sem uso genuíno por um período contínuo de mais de 3 anos estão sujeitos a revogação. Este é o meio padrão para eliminar registros de bloqueio. O titular do direito deve apresentar, no prazo de 2 meses, uma contestação acompanhada de provas de uso ou alegação de circunstâncias especiais para se defender. Na fase de verificação, deve-se analisar não apenas a “existência do registro”, mas também indícios de uso efetivo e a possibilidade de preservação de provas.
A pessoa lesada (interpretada de forma ampla, incluindo quem teve seu próprio pedido bloqueado, concorrentes ou quem enfrenta alegações de violação) apresenta uma petição ao Comissário ou ao Tribunal Superior. Existe uma regra que restringe a invalidação após 7 anos a partir da data considerada de registro, mas há motivos de exceção.
A taxa de depósito é gratuita. Abrange violações das condições de registro e problemas específicos de marcas de certificação / marcas coletivas. A retificação existe como meio de correção de erros/omissões no registro, sem contestar a validade em si.
Às marcas registradas estão associados o direito de uso exclusivo, a autoridade para conceder licenças e o direito de obter reparação por violação. É adequado entender isso como algo semelhante ao direito de exclusividade e ao direito de proibição previstos na legislação japonesa.
Característica importante da legislação neozelandesa: a importação paralela de produtos genuínos não é, em princípio, proibida. A seção 97A, após a reforma legislativa, estabelece que o uso de uma marca registrada não constitui violação quando se trata de produtos colocados no mercado em qualquer parte do mundo pelo proprietário ou com o seu consentimento. A alfândega também não considera ilegal a importação paralela de produtos genuínos. Não é possível controlar amplamente a redistribuição de produtos genuínos apenas com base na violação de marca registrada.
Registros sem uso genuíno por mais de três anos estão sujeitos a revogação. O IPONZ orienta que, ao requerer a revogação com o objetivo de invalidar um registro de referência, deve-se alegar uma data de revogação que remonte ao dia anterior à data do próprio pedido (ou data de prioridade).
| Item | Conteúdo |
|---|---|
| Prazo de validade | 10 anos (renovável indefinidamente) |
| Taxa de renovação | NZD 200 por classe (excluindo GST) |
| Período de carência para renovação tardia/restabelecimento | 6 meses (reduzido de 1 ano pela reforma de 2020) |
A cessão e a sucessão são tratadas pelo sistema de gestão de processos online. A licença é definida como o uso pelo licenciado sob a autorização e o controle do proprietário, sendo que a licença implica o exercício de controle. É importante que as cláusulas de controle de qualidade estejam expressamente previstas no contrato.
Medida cautelar (injunção)
Cessação da infração
Indenização por danos
Indenização por danos reais
Restituição de lucros (account of profits)
Devolução dos lucros obtidos com a infração
Entrega (delivery up)
Medidas cautelares relativas aos produtos infratores
Marcas não registradas não podem ser objeto de ação por violação de marca registrada. Em vez disso, são utilizadas alegações de passing off ou com base na Lei de Comércio Justo. Se o uso pré-registro ou a presença no mercado da parte contrária forem fortes, é arriscado basear-se exclusivamente na violação de marca registrada.
As High Court Rules 2016 prevêem a freezing order e a search order (classicamente do tipo Anton Piller). Em casos em que há risco de dispersão de produtos falsificados, livros contábeis ou dados de transações, deve-se considerar a preservação imediata, incluindo a search order, além da divulgação normal.
Meio eficaz: a Alfândega da Nova Zelândia opera um sistema que permite a apreensão de produtos falsificados (counterfeit goods) quando o detentor dos direitos (rights holder) apresenta uma notificação (notice) (a importação paralela de produtos genuínos está excluída). Em bens de consumo onde há suspeita de entrada de produtos falsificados, em muitos casos é mais econômico preparar uma notificação alfandegária (customs notice) antes de iniciar uma ação civil.
A Lei de Marcas Registradas de 2002 (Trade Marks Act 2002) estabelece infrações e penalidades, criminalizando a falsificação, o uso indevido de marcas registradas e a fabricação de equipamentos relacionados. É necessário verificar separadamente os detalhes das penas legais específicas (valores das multas e duração da prisão).
① Crocodile International v Lacoste [2017] NZSC 14
Precedente da Suprema Corte sobre se o “uso diferente da marca registrada” em um processo de cancelamento por falta de uso pode ser considerado uso genuíno. O registro 70068 da Lacoste foi revogado a partir de 12 de dezembro de 1999. A questão central era se o caráter distintivo havia sido alterado.
Sugestão prática: é importante gerenciar a discrepância entre a forma registrada e a forma de uso real. Ao renovar a marca, considere a apresentação de pedidos adicionais ou de defesa de acordo com o novo logotipo.
② International Consolidated Business v SC Johnson (Caso ZIPLOC) [2020] NZSC 110
Julgamento que decide se uma revogação posterior pode resgatar um pedido que inicialmente havia sido impedido por citação. Em resposta a essa decisão, o IPONZ deixou claro que, nos casos em que a marca citada é posteriormente revogada, a seção 26(b) sobre “circunstâncias especiais” deve ser interpretada de forma relativamente ampla.
Sugestão prática: registros de bloqueio têm alto valor quando precedidos ou combinados com a revogação. A citação na fase de exame não constitui um obstáculo definitivo.
③ Tasman v Knauf (Caso PINK BATTS/Earthwool – 2015)
Processo sobre se o uso descritivo ou nominativo constitui violação. A decisão posterior do Tribunal de Apelação classificou o caso como “um caso de uso descritivo ou nominativo”, concluindo que não havia um caso discutível de violação de marca registrada.
Sugestão prática: marcas nominativas que incluem elementos semi-descritivos podem ter o alcance da aplicação de direitos limitado. Vale a pena reforçar a diferenciação na fase de pedido por meio de logotipos, combinações ou provas adicionais.
Os três pilares da prática na Nova Zelândia: a partir dos três precedentes acima, “① registros não utilizados serão cancelados”, “② citações podem ser invalidadas por cancelamento ou circunstâncias especiais” e “③ há limites para a violação no uso descritivo ou nominativo”. Ao contrário do Japão, o processo não se limita apenas à possibilidade de registro no momento do pedido, mas o realismo do uso e da aplicação após o registro está fortemente incorporado ao sistema.
Consultas sobre registros de marcas na Nova Zelândia
O escritório de propriedade intelectual EVORIX oferece suporte integral, em colaboração com representantes locais, desde o registro e renovação de marcas na Nova Zelândia até a resposta a violações e o pedido internacional no Acordo de Madri.
Oferecemos apoio estratégico, incluindo o uso de SPA, atendimento à regra dos dois dias de prioridade, análise de elementos maoris e medidas contra marcas de bloqueio.
Primeira consulta de 60 minutos gratuita / Resposta em até 1 dia útil
📞 06-7777-1884 ／ ✉ contact@evorix.jp ／ Formulário de contato