一份日本审查意见通知书指出,所主张的主题“不属于发明”,并援引了第29条第1款的主体条款。 这相当于其他国家关于“发明性”的驳回理由,但判断标准有所不同:关键在于该权利要求是否利用自然规律创造出了技术方案;对于软件,日本专利局会提出一个具体且可回答的问题——信息处理是否通过硬件资源具体实现? 本文将解释该判断标准,以及如何修改权利要求以满足该标准。
《专利法》第2条第1款将发明定义为利用自然规律对技术构想所作出的高度先进的创造;第29条第1款主段规定,仅向作出具有工业应用价值的发明的人授予专利。 不符合该定义的权利要求将依据第29条第1款主文被驳回,且无需审查现有技术——这就是为何该驳回理由单独出现,或作为“理由1”位于实质性驳回理由之前。
| 类别(审查指南,第三部分第1章) | 所列示例 |
|---|---|
| 自然法则以外的法律 | 经济规律 |
| 人为安排 | 游戏规则本身 |
| 数学公式 | — |
| 人类的心理活动 | — |
| 仅使用上述内容的主题 | 某种商业运作方式 |
《审查指南》要求审查员对权利要求进行整体判断。即使发明中某些具体内容利用了自然规律,但若权利要求作为整体未利用自然规律,则该权利要求不构成发明;反之,即使某些具体内容未利用自然规律,但若权利要求作为整体利用了自然规律,则该权利要求构成发明。 这就是为什么在商业方案中添加一个泛指的“计算机”通常无济于事,而描述具体技术实现的权利要求即使包含非技术要素,也不会因此失效。
对于计算机软件相关的发明,《审查指南》附件B, 第1章提供了决定性标准:当软件的信息处理通过硬件资源具体实现时——换言之,当软件与硬件协同工作,从而构建出适合预期用途的特定信息处理装置(或其操作方法)时,该权利要求即构成发明。审查员在权利要求中关注的内容:
不符合要求的权利要求
“一种方法,包括:接收订单;根据规则X确定折扣;并通知客户”——即使附加“由计算机执行”的表述——仍仅描述了在通用机器上执行的人为安排。 该权利要求中没有任何内容表明软件和硬件以特定方式协同工作。无论规则X多么新颖,该权利要求均依据第29条第1款主段落被驳回。
| 来源 | 修改为 |
|---|---|
| “一种……的方法,包括步骤A、B、C” | “一种信息处理装置,包括:从……获取……数据的接收单元;通过……对数据进行……处理的处理单元;以及……” |
| 以“由计算机”作为引言 | 每个步骤均与所述硬件元件及其处理的数据相关联 |
| 将规则或公式作为所主张的贡献 | 将该规则应用于具体数据以产生具体结果的技术手段 |
| 商业成果(“提高销售额”) | 处理所产生的技术效果(“减少传输的数据量”、“缩短响应时间”) |
所有这些内容必须源自原始公开内容(第17-2(3)条)。为其他专利局起草的说明书通常会在详细说明中描述实施方式,但未将其作为权利要求;在这种情况下,可以进行修改。如果说明书仅包含方案,情况则较为棘手。
与商业相关的发明也遵循相同的审查标准:商业构想本身不可获得专利,但通过利用硬件资源进行特定信息处理的实施方式则可能获得专利。 与人工智能相关的权利要求遵循相同的逻辑——训练好的模型或训练方法是通过所处理的数据、所执行的处理操作以及运行该模型的硬件来主张的,而非仅凭数学构想本身。 日本专利局(JPO)在《手册》附件中公布了这两类案例的示例。关于审查意见通知书本身的截止日期和延期,请参阅审查意见通知书中心;关于通常在资格驳回后提出的实质性理由,请参阅我们的创造性指南。
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