新西兰的商标制度以《2002年商标法》和《2003年商标条例》为核心,将注册、维持、争议解决及侵权救济作为一个整体进行了规定。主管机构为IPONZ(新西兰知识产权局)。若仅凭日本实务经验进行申请,将面临诸多独特陷阱,例如主张优先权的“新西兰申请后2天内”规则、非拉丁文字商标必须进行音译或英译、毛利元素审查,以及对平行进口(parallel imports)的容许等。本文将由现役专利代理人深入解析实务核心要点。
本文要点:新西兰商标中,“SPA(检索与初步建议)的运用”、“严格遵守2天优先权规则”、“毛利语/非拉丁文字的应对”、“针对阻挠商标的未使用攻击”以及“基于平行进口的执法”是实务价值最高的论点。
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基本法为《2002年商标法》,程序方面由《2003年商标条例》予以补充。针对《马德里议定书》的一系列规则构成了国际注册的依据。IPONZ负责商标、专利、外观设计、植物品种、地理标志等的注册工作,作为新西兰企业、创新与就业部(MBIE)的一个部门运作。
保护对象范围相对广泛,可包括文字、图形、色彩、形状、气味、声音、味道等,但必须满足三个要件:构成“标识”(sign)、能够进行“图形表现”(graphical representation)、且能够与他人的商品或服务相区分。非传统商标在概念上虽被认可,但其核心争议点在于表现形式及识别力的证明。关于色彩和立体标识,需要依据潘通(Pantone)等标准进行具体描述。
注册的实际效益:未注册商标虽在普通法下仍享有“冒充”等保护空间,但通过注册使权利内容法定化,权利行使的可能性将大幅提高。
“声称是该商标所有权人者”均可申请。通常包括公司、多名个人、合伙企业(需列明所有合伙人姓名)及注册社团等法律主体。日本企业或日本居民在日本国内申请本身不受国籍限制。但以新西兰为原属局(Office of Origin)的马德里体系申请的资格要求则另当别论。
日本企业的陷阱:对于包含日语商标的文字商标/组合商标,需要提供音译(翻字)和英文译文。对于汉字、平假名、片假名混用的模式,需谨慎处理。
案件联系人必须提供新西兰或澳大利亚的地址(IPONZ的申请视频及转让注册指南中明确说明)。部分资料中虽有“仅限新西兰地址”的记载,但为确保安全,建议在申请前通过在线表单进行最终确认。
IPONZ强烈建议使用预先批准术语(pre-approved terms),且Form Builder系统以此为前提。代理实务中,需权衡使用预先批准术语带来的成本节约与自定义表述所提供的保护范围灵活性之间的取舍。
必须严格遵守的期限:主张《巴黎公约》优先权时,除需在首个公约国申请后6个月内提交新西兰申请外,还必须在新西兰申请提交后2天内向IPONZ通知优先权主张。此2天期限不可延长。若抱有“日后可补正”的日本实务思维,将导致严重后果。
受理 ≠ 注册:受理后除3个月的异议期外,还需等待自申请日起满6个月后方可注册。对于期望尽早获得权利的案件,需提前说明这一时间线。
| 项目 | 金额 | 实务说明 |
|---|---|---|
| 检索及初步意见(1个类别) | 50新西兰元 | 预计5个工作日。若在3个月内以相同内容用于正式申请,可减免申请费 |
| 常规申请(1个类别) | 100新西兰元 | 仅限包含自定义条款 |
| 仅限预先批准的术语(1个类别) | 70新西兰元 | 与Form Builder兼容 |
| 基于SPA的减费申请(1个类别) | 50新西兰元 | 需在3个月内提交且内容完全一致 |
| 增加分类 | 100 新西兰元 | 同日追加或修改分类时 |
| 异议/撤销/无效 | 每项 NZD 350 | 申请费 |
| 听证费(各当事人) | 850新西兰元 | 选择书面审理/出庭审理时 |
| 更新(1个类别,每10年) | 200新西兰元 | 可无限次续展 |
与马德里指定制度的比较:若通过马德里指定选择新西兰,WIPO公布的单项费用为指定时每类46瑞士法郎,更新时每类92瑞士法郎。由于马德里制度需额外支付基本费用等,对于仅涉及1至2个类别且需精心制定申请方案的案件,国内申请(特别是SPA减费方案)在某些情况下具有更高的成本效益。
| 阶段 | 所需时间 |
|---|---|
| 国内申请首次答复 | 70个工作日 |
| 指定新西兰的国际注册 | 75个工作日 |
| 合规报告答复后的复审 | 35个工作日 |
| 延期申请处理/转让 | 15个工作日 |
※ IPONZ 明确标注为“截至2025年5月的延长后时间框架”,平时标准为15个工作日。建议在案件管理表中每次都确认官方的当前时间框架。
第17条:误导/混淆・恶意
可能欺骗消费者、违反法律法规、恶意申请(合法所有权人问题)
第17条:毛利元素
可能对毛利社区造成冒犯。由毛利商标咨询委员会提供建议
第18条:缺乏显著性
根据第18(2)条,若能证明因申请前使用而获得的显著性,则可克服该障碍
特殊限制
化学元素及化合物名称、地理标志、国家旗帜、纹章及州徽等受法定禁止
与在先商标的冲突以第25条为核心。通过第26条克服引证的手段有三种。
实务策略:不仅要单纯以“不相似”为由抗辩,采取多管齐下的应对措施至关重要,包括:① 获得对方的同意;② 限定商标说明书范围;③ 通过证据确立诚实并存使用;④ 对在先注册商标发起撤销/无效程序。在新西兰,自最高法院的ZIPLOC判决(后述)以来,已明确指出在被引证商标撤销后,第26(b)条的“特殊情况”将得到广泛解释的实践。
| 程序 | 期限 |
|---|---|
| 合规报告答复 | 自新西兰申请日起12个月内(毛利委员会案件为自首次完整合规报告起12个月) |
| 收到《拟驳回通知》后 | 1个月内要求举行听证会 |
| 期限延长 | 须在截止日期前以书面形式提出申请并说明理由。延期条件严格 |
当事人间诉讼的核心在于IPONZ听证办公室(专门法庭)。主要程序包括异议、撤销、无效、注销、变更及更正。
异议程序的时间线:
极其重要:连续3年以上未进行实质性使用的注册将面临撤销。这是排除阻挠性注册的标准手段。权利人需在2个月内提交反陈述及使用证据或特殊情况说明进行抗辩。在清查阶段,不仅应关注“是否存在注册”,还应考察实际使用的迹象及证据保全的可能性。
受损害人(包括自身申请被阻挠者、同行、被指控侵权者等,广义解释)向专员或高等法院提出申请。虽有规定自推定注册日起7年后无效宣告受限,但存在例外情形。
申请费免费。适用对象为违反注册条件、认证商标/集体商标特有的问题。更正程序作为纠正注册簿上错误/遗漏的手段而存在,并不涉及对有效性本身的争议。
注册商标附带专有使用权、许可权以及获得侵权救济的权利。这可理解为与日本法律中的专用权、禁止权相近的概念。
新西兰法律的重要特征:原则上不禁止正品的平行进口。修订后的第97A条规定,对于在世界任何地方经所有者或经其同意等方式投放市场的商品,使用注册商标不构成侵权。海关也不将正品的平行进口视为违法。仅凭商标侵权无法广泛控制正品的再流通管理。
超过3年未进行真实使用的注册将面临撤销。IPONZ建议,若为撤销在先注册而提起撤销申请,应主张撤销日期追溯至自身申请日(或优先权日)的前一日。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 存续期间 | 10年(可无限次续展) |
| 续展费 | 每项 NZD 200(不含GST) |
| 逾期续展/恢复的宽限期 | 6个月(2020年修订后从1年缩短) |
转让与继承通过在线案件管理平台处理。许可被定义为在所有者许可及控制下由使用者行使的权利,且以具有控制权的许可为前提。合同中明确规定质量管理条款至关重要。
禁令(injunction)
停止侵权行为
损害赔偿
实际损害的赔偿
返还不当得利(account of profits)
返还侵权所得
移交(delivery up)
侵权物品的物上救济
未注册商标无法以“注册商标侵权”为由提起诉讼。取而代之的是,通常会结合“假冒”或《公平交易法》的相关主张。如果对方在注册前已有使用行为或市场标识较为显著,仅凭“注册商标侵权”主张来推进诉讼存在风险。
《2016年高等法院规则》中规定了冻结令(freezing order)和搜查令(search order,传统上称为Anton Piller令)。在存在假冒商品保管场所、账簿或交易数据散失风险的案件中,除常规披露外,还应考虑包含搜查令在内的即时保全措施。
有效手段:新西兰海关设有相关制度,当权利人提交通知时,可扣留假冒商品(正品平行进口不在此列)。对于涉嫌流入仿冒品的消费品,在许多情况下,先准备海关通知(customs notice)再提起民事诉讼往往更具成本效益。
《2002年商标法》中规定了“罪行与处罚”条款,将制假售假、注册商标的虚假申请、制造相关器具等行为定为犯罪。具体的法定刑罚(罚款金额、监禁年限)详情需另行确认。
① Crocodile International v Lacoste [2017] NZSC 14
最高法院关于在因未使用而撤销注册商标的案件中,“与注册商标不同的使用”是否构成“真实使用”的判例。Lacoste的注册商标70068自1999年12月12日起被撤销。核心争议点在于是否改变了商标的显著性。
实务启示:管理注册形式与实际使用形式之间的差异至关重要。品牌更新时,应考虑根据新标志提交追加申请或防御性申请。
② International Consolidated Business 诉 SC Johnson(ZIPLOC案)[2020] NZSC 110
本案系关于后续撤销能否挽救最初因被引证而受阻的申请的判例。新西兰知识产权局(IPONZ)依据该判决明确表示,在被引证商标随后被撤销的情况下,将对第26(b)条“特殊情况”作出相对宽泛的解释。
实务启示:针对阻挠性注册,优先或并行采取撤销程序具有较高价值。审查阶段的被引证并非不可逾越的障碍。
③ Tasman v Knauf(PINK BATTS/Earthwool案・2015)
关于描述性或名义性使用是否构成侵权的案件。后来的上诉法院判决将其归类为“描述性或名义性使用案件”,并认定不存在商标侵权的“可争论案件”。
实务启示:包含半描述性要素的文字商标,其权利行使范围可能受到限制。在申请阶段,通过图标化、组合化或补充证据来强化差异化具有重要价值。
新西兰实务的三大支柱:基于上述3个判例,可总结为“① 未使用的注册商标将被撤销”、“② 援引(citation)可通过撤销程序或特殊情况(special circumstances)予以推翻”、“③ 描述性或指称性使用存在侵权边界”。该制度与日本不同,并非仅以申请时的注册可能性为终点,而是将注册后的使用及执法现实性(use / enforcement realism)深度融入其中。
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