Il sistema dei marchi della Nuova Zelanda, incentrato sul Trade Marks Act 2002 e sui Trade Marks Regulations 2003, disciplina in modo integrato la registrazione, il mantenimento, le controversie e i rimedi in caso di violazione. L’autorità competente è l’IPONZ (Ufficio neozelandese per la proprietà intellettuale).Se si presenta una domanda basandosi sull’approccio pratico giapponese, si incontrano numerose insidie specifiche, quali la regola che prevede la rivendicazione del diritto di priorità «entro due giorni dalla presentazione della domanda in Nuova Zelanda», l’obbligo di traslitterazione e traduzione in inglese dei marchi con caratteri non latini, l’esame degli elementi maori e l’ammissibilità delle importazioni parallele (parallel imports). Nel presente articolo, un consulente in proprietà industriale attualmente in attività illustra in modo approfondito gli aspetti fondamentali della pratica.
Punti chiave di questo articolo: per i marchi neozelandesi, gli aspetti di maggiore rilevanza pratica sono l’«utilizzo dello SPA (Search and Preliminary Advice)», il «rispetto rigoroso della regola dei 2 giorni per il diritto di priorità», la «gestione degli elementi Maori e dei caratteri non latini», l’«azione per mancato uso (non-use attack) nei confronti dei marchi di blocco (blocking mark)» e l’«applicazione della normativa alla luce delle importazioni parallele».
Indice
La legge fondamentale è il Trade Marks Act 2002, mentre gli aspetti procedurali sono disciplinati dal Trade Marks Regulations 2003.Le norme relative al Protocollo di Madrid costituiscono la base giuridica per la registrazione internazionale. L’IPONZ si occupa della registrazione di marchi, brevetti, disegni e modelli, varietà vegetali e indicazioni geografiche, e opera come dipartimento del Ministero neozelandese per le imprese, l’innovazione e l’occupazione (MBIE).
L’oggetto di protezione è relativamente ampio e può includere parole, figure, colori, forme, odori, suoni, sapori e altro; tuttavia, devono essere soddisfatti tre requisiti fondamentali: che si tratti di un «segno», che sia possibile una «rappresentazione grafica» e che sia in grado di distinguersi dai prodotti e servizi di terzi. I marchi non tradizionali sono riconosciuti in linea di principio, ma la sfida principale risiede nelle modalità di espressione e nella dimostrazione del carattere distintivo.Per quanto riguarda i colori e le forme tridimensionali, è richiesta una descrizione concreta basata su standard quali Pantone.
Vantaggi pratici della registrazione: sebbene anche i marchi non registrati godano di una certa tutela di common law, ad esempio contro la contraffazione (passing off), la registrazione codifica i contenuti del diritto, aumentando notevolmente la possibilità di esercitarlo.
Può presentare domanda «chiunque affermi di essere il titolare di tale marchio». Sono ammessi soggetti giuridici quali società, più persone fisiche, società di persone (con l’indicazione dei nomi di tutti i soci) e società registrate.Non vi sono restrizioni di nazionalità per la presentazione di domande nazionali da parte di imprese giapponesi o residenti in Giappone. Tuttavia, i requisiti di ammissibilità per le domande di registrazione ai sensi del Sistema di Madrid con la Nuova Zelanda come Ufficio di origine costituiscono una questione a sé stante.
Insidie per le aziende giapponesi: per i marchi denominativi e combinati che includono caratteri giapponesi sono richieste sia la traslitterazione (transliteration) che la traduzione in inglese. Si raccomanda di prestare particolare attenzione al trattamento dei modelli che presentano una combinazione di kanji, hiragana e katakana.
Per il «case contact» è necessario un indirizzo in Nuova Zelanda o in Australia (come indicato chiaramente nel video sulla presentazione della domanda e nella guida alla registrazione dei trasferimenti di IPONZ). Poiché in alcuni documenti è specificato «solo indirizzo neozelandese», è consigliabile effettuare una verifica finale tramite il modulo online immediatamente prima della presentazione della domanda.
L’IPONZ raccomanda vivamente l’uso dei termini pre-approvati (pre-approved terms), che costituiscono il presupposto fondamentale nel Form Builder. Nella pratica dei rappresentanti, occorre tenere presente il compromesso tra la riduzione dei costi derivante dall’uso dei termini pre-approvati e la flessibilità della portata della protezione offerta dalle descrizioni personalizzate.
Termine da rispettare assolutamente: per rivendicare la priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, oltre a presentare la domanda in Nuova Zelanda entro sei mesi dalla prima domanda depositata in uno Stato contraente della Convenzione, è necessario notificare la rivendicazione di priorità all’IPONZ entro due giorni dal deposito della domanda in Nuova Zelanda. Questo termine di due giorni non è prorogabile. È fatale pensare, sulla base della prassi giapponese, che sia possibile «apportare correzioni in un secondo momento».
Accettazione ≠ Registrazione: anche dopo l’accettazione, oltre al periodo di opposizione di 3 mesi, la registrazione non avverrà fino al trascorrere di 6 mesi dalla data di deposito. Nei casi in cui si preveda un’acquisizione anticipata dei diritti, è necessario illustrare preventivamente questa tempistica.
| Voce | Importo | Note operative |
|---|---|---|
| Ricerca e consulenza preliminare (1 classe) | 50 NZD | Tempi di elaborazione stimati: 5 giorni lavorativi. Se utilizzata entro 3 mesi per una domanda definitiva con lo stesso contenuto, si beneficia di una riduzione della tassa di deposito |
| Domanda ordinaria (1 classe) | 100 NZD | Include solo le condizioni personalizzate |
| solo termini pre-approvati (1 classe) | 70 NZD | Compatibile con Form Builder |
| Richiesta con tariffa ridotta in base allo SPA (1 classe) | 50 NZD | A condizione che la domanda sia presentata entro 3 mesi e che il contenuto sia identico |
| Classe aggiuntiva | 100 NZD | In caso di aggiunta o modifica della classe nella stessa data |
| Opposizione / revoca / nullità | 350 NZD ciascuna | tassa di deposito |
| tassa di udienza (per ciascuna parte) | 850 NZD | In caso di scelta tra procedura scritta e udienza in presenza |
| Rinnovo (1 categoria, ogni 10 anni) | 200 NZD | Rinnovo illimitato |
Confronto con la designazione di Madrid: qualora si scelga la Nuova Zelanda nell’ambito della designazione di Madrid, le tariffe individuali pubblicate dall’OMPI ammontano a CHF 46 per classe al momento della designazione e a CHF 92 per classe al momento del rinnovo.Poiché nel sistema di Madrid si aggiungono le tasse di base e altre spese, per i casi in cui si desideri redigere con cura la specifica per 1 o 2 classi, la domanda nazionale (in particolare la SPA a tariffa ridotta) può risultare più conveniente in termini di rapporto costo-efficacia.
| Fase | Tempo richiesto |
|---|---|
| Prima risposta alla domanda nazionale | 70 giorni lavorativi |
| Registrazione internazionale con designazione della Nuova Zelanda | 75 giorni lavorativi |
| Reesame successivo alla risposta al Compliance Report | 35 giorni lavorativi |
| Elaborazione della richiesta di proroga / cessione | 15 giorni lavorativi |
* IPONZ specifica chiaramente che si tratta dei «tempi di elaborazione aggiornati a maggio 2025»; in condizioni normali, il termine era di 15 giorni lavorativi. È consigliabile verificare di volta in volta i tempi di elaborazione ufficiali nella tabella di gestione delle pratiche.
Sezione 17: inganno/confusione · malafede
Rischio di ingannare i consumatori, violazione delle leggi e depositi in malafede (questione del legittimo titolare)
Sezione 17: Elementi Maori
Rischio di risultare offensivo per la comunità maori. Parere del Comitato consultivo sui marchi maori
Sezione 18: Mancanza di carattere distintivo
Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, tale impedimento può essere superato dimostrando il carattere distintivo acquisito a seguito dell’uso precedente alla domanda
Regolamenti speciali
Divieto legale relativo ai nomi di elementi chimici e composti, alle indicazioni geografiche, alle bandiere nazionali, agli stemmi e ai simboli statali, ecc.
La sezione 25 costituisce il fulcro della normativa in materia di conflitto con marchi precedenti. La sezione 26 prevede tre modalità per superare il richiamo a un marchio anteriore.
Strategia pratica: è importante adottare un approccio su più fronti, non limitandosi a contestare semplicemente la «mancanza di somiglianza», ma: ① ottenendo il consenso della controparte, ② limitando la specifica, ③ consolidando con prove l’uso concorrente in buona fede, ④ avviando un’azione di revoca o nullità nei confronti della registrazione anteriore.In Nuova Zelanda, a seguito della sentenza ZIPLOC della Corte Suprema (di cui si dirà più avanti), è stata esplicitamente stabilita una prassi in cui, dopo la revoca del marchio citato, le «circostanze particolari» di cui alla sezione 26(b) vengono interpretate in senso ampio.
| Procedura | Termine |
|---|---|
| Risposta al Compliance Report | Entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda in Nuova Zelanda (per i casi relativi alla Commissione Maori, entro 12 mesi dal primo «Full Compliance Report») |
| Successivamente alla “Notifica di intenzione di rigetto” | Richiesta di udienza entro 1 mese |
| Proroga del termine | Da presentare per iscritto, motivando la richiesta, prima della scadenza. I requisiti per la proroga sono rigorosi |
Il fulcro dei contenziosi inter partes risiede presso l’IPONZ Hearings Office (tribunale specializzato). Le principali procedure sono: opposizione / revoca / nullità / cancellazione / modifica / rettifica.
Tempistica del procedimento di opposizione:
Estremamente importante: le registrazioni prive di «uso effettivo» per un periodo continuativo di almeno 3 anni sono soggette a revoca. Si tratta dello strumento standard per l’eliminazione delle registrazioni di blocco. Il titolare del diritto deve presentare, entro 2 mesi, una controdichiarazione accompagnata da prove d’uso o da circostanze particolari a propria difesa. Nella fase di verifica della disponibilità, occorre esaminare non solo «l’esistenza o meno della registrazione», ma anche eventuali indizi di uso effettivo e la possibilità di conservare le prove.
La persona lesa (colui il cui deposito autonomo è stato bloccato, un concorrente, chi è oggetto di un’accusa di violazione, ecc., in senso lato) presenta istanza al Commissario o all’Alta Corte. Esiste una norma che limita la possibilità di dichiarare la nullità dopo che sono trascorsi 7 anni dalla data presunta di registrazione, ma sono previste eccezioni.
La tassa di deposito è gratuita. Sono oggetto di queste procedure le violazioni dei requisiti di registrazione e le questioni specifiche relative ai marchi di certificazione e ai marchi collettivi. La rettifica costituisce uno strumento di correzione di errori o omissioni nel registro, senza contestare la validità stessa del marchio.
Al marchio registrato sono connessi il diritto di uso esclusivo, il diritto di concedere licenze e il diritto di ottenere un rimedio in caso di violazione. È corretto interpretare tali diritti come simili al diritto di uso esclusivo e al diritto di divieto previsti dalla legislazione giapponese.
Caratteristica importante della normativa neozelandese: in linea di principio, le importazioni parallele di prodotti autentici non sono vietate.La sezione 97A, modificata a seguito della riforma legislativa, stabilisce che l’uso di un marchio registrato non costituisce contraffazione qualora i prodotti siano stati immessi sul mercato in qualsiasi parte del mondo dal titolare o con il suo consenso. Anche le autorità doganali non considerano illegali le importazioni parallele di prodotti autentici. Non è possibile controllare in modo estensivo la ridistribuzione dei prodotti autentici basandosi esclusivamente sulla contraffazione del marchio.
Le registrazioni prive di «genuine use» (uso effettivo) per oltre tre anni sono soggette a revoca. L’IPONZ raccomanda, nel caso in cui si intenda presentare una richiesta di revoca allo scopo di invalidare una registrazione citata, di indicare come data di revoca una data antecedente al giorno precedente alla data di deposito della propria domanda (o alla data di priorità).
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Durata di validità | 10 anni (rinnovabile senza limiti) |
| Tassa di rinnovo | 200 NZD per ogni classe (IVA esclusa) |
| Periodo di tolleranza per il rinnovo tardivo / ripristino | 6 mesi (ridotto da 1 anno in seguito alla modifica del 2020) |
I trasferimenti e le successioni vengono gestiti tramite la piattaforma online di gestione dei casi. La licenza è definita come l’utilizzo da parte di un soggetto sotto l’autorizzazione e il controllo del titolare; si presuppone quindi una licenza che comporti tale controllo. È fondamentale che le clausole relative al controllo di qualità siano espressamente indicate nel contratto.
Provvedimento inibitorio (injunction)
Cessazione dell’atto di violazione
Risarcimento dei danni
Risarcimento del danno effettivo
Restituzione dei profitti (account of profits)
Restituzione dei profitti illeciti
Consegna (delivery up)
Rimedi materiali relativi ai prodotti contraffatti
Non è possibile intentare un'azione legale per violazione di marchio registrato (registered trade mark infringement) nei confronti di un marchio non registrato. Si ricorre invece, in combinazione, ad azioni basate sul passing off o sul Fair Trading Act. Qualora l'uso pregresso da parte della controparte o la sua presenza sul mercato siano significativi, è rischioso basare la propria strategia esclusivamente sulla violazione del marchio registrato.
Le High Court Rules 2016 prevedono il “freezing order” e il “search order” (classicamente di tipo Anton Piller). Nei casi in cui sussista il rischio di dispersione dei prodotti contraffatti, dei registri contabili o dei dati relativi alle transazioni, si valuta l’adozione di misure cautelari immediate, che includono il “search order”, oltre alla normale richiesta di divulgazione.
Strumento efficace: la dogana neozelandese applica un sistema che prevede il fermo (detain) dei prodotti contraffatti (counterfeit goods) qualora il titolare dei diritti (rights holder) presenti un avviso (notice) (le importazioni parallele di prodotti autentici sono escluse da tale regime). Per i beni di consumo in cui si sospetta l’afflusso di prodotti contraffatti, in molti casi la predisposizione di un avviso doganale (customs notice) prima dell’avvio di un’azione civile risulta più vantaggiosa in termini di rapporto costi-benefici.
Il Trade Marks Act 2002 definisce i reati e le relative sanzioni, criminalizzando la contraffazione, la falsa registrazione di marchi registrati e la produzione di strumenti correlati. I dettagli relativi alle pene previste dalla legge (ammontare delle sanzioni pecuniarie e durata della reclusione) devono essere verificati separatamente.
① Crocodile International contro Lacoste [2017] NZSC 14
Sentenza della Corte Suprema relativa alla questione se l’«uso diverso dal marchio registrato» nell’ambito di una procedura di revoca per mancato uso possa essere considerato un «uso effettivo». Il marchio registrato n. 70068 di Lacoste è stato revocato a partire dal 12 dicembre 1999. Il punto centrale della controversia era se ciò alterasse o meno il carattere distintivo del marchio.
Suggerimenti pratici: è fondamentale gestire le discrepanze tra la forma registrata e quella effettivamente utilizzata. In occasione del rinnovo del marchio, si raccomanda di valutare la presentazione di domande aggiuntive o di difesa adeguate al nuovo logo.
② International Consolidated Business contro SC Johnson (Caso ZIPLOC) [2020] NZSC 110
Precedente giurisprudenziale che esamina se una revoca successiva possa sanare una domanda inizialmente ostacolata da una citazione. A seguito di questa sentenza, l’IPONZ ha esplicitato una prassi interpretativa relativamente ampia della sezione 26(b) relativa alle «circostanze particolari» nei casi in cui il marchio citato sia stato successivamente revocato.
Suggerimenti pratici: la registrazione a scopo di blocco presenta un elevato valore se preceduta o accompagnata da una revoca. La citazione in fase di esame non costituisce un ostacolo insormontabile.
③ Tasman contro Knauf (Caso PINK BATTS/Earthwool – 2015)
Caso vertente sulla questione se l’uso descrittivo o nominativo costituisca una violazione. Una successiva sentenza della Corte d’Appello ha definito il caso come «un caso di uso descrittivo o nominativo», stabilendo che non sussistesse un caso discutibile di violazione del marchio.
Suggerimenti pratici: per i marchi denominativi che contengono elementi semidescrittivi, la portata dell’esercizio dei diritti può risultare limitata. È opportuno, già in fase di deposito della domanda, rafforzare la differenziazione attraverso la creazione di un logo, la formazione di un marchio composito o l’aggiunta di prove supplementari.
I tre pilastri della prassi neozelandese: dalle tre sentenze sopra citate emergono i seguenti principi: «① I marchi registrati non utilizzati vengono cancellati», «② Il citazionamento può essere invalidato mediante revoca o in presenza di circostanze particolari», «③ L’uso descrittivo o nominativo presenta dei limiti in materia di violazione».A differenza del Giappone, dove il processo si esaurisce con la sola valutabilità della registrazione al momento della domanda, in questo sistema è fortemente integrato il realismo relativo all’uso e all’applicazione del marchio dopo la registrazione.
Consulenza in materia di domande di marchio in Nuova Zelanda
Lo studio di proprietà intellettuale Evolix offre un’assistenza completa, in collaborazione con agenti locali, che spazia dalla domanda di registrazione del marchio in Nuova Zelanda al rinnovo, alla gestione delle violazioni e alla domanda internazionale ai sensi del Sistema di Madrid.
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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei consulenti in brevetti del Giappone, l’Associazione asiatica dei consulenti in brevetti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).